Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 25.10.2005 – 29 W (pat) 175/04
29. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
25. Oktober 2005
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
…
betreffend die Marke 2 902 965
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 21. September 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin
Dr. Mittenberger-Huber
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts wird teilweise aufgehoben.
Die Löschung der Marke 2 902 965 wird angeordnet für die
Waren und Dienstleistungen „Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und/oder Bild;
Spielprogramme für Computer; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio- und Fernsehempfänger, Ton-
und/oder Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte, auch
tragbar und für digitale Bild- bzw. Tonsignale; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Bücher, Plakate (Poster), Transparente, Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten,
Postkarten, Ausweise; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen;
Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion;
Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“.
2.
Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 15. November 1995 veröffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke
2 902 965
für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9; 16; 18; 20; 21; 28; 29; 30; 32;
35; 38; 41 und 43
Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für
Ton und/oder Bild; codierte Telefonkarten; Spielprogramme für
Computer; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio-
und Fernsehempfänger, Ton- und/oder Bildaufzeichnungs- und
-wiedergabegeräte, auch tragbar und für digitale Bild- bzw Tonsignale; Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentücher,
Pappteller, Pappbecher, Papierschmuck, Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten,
Einwickelpapier; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Bücher, Plakate (Poster), Transparente, Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, Ausweise; Schreibwaren einschließlich
Schreib- und Zeichengeräte; Büroartikel, nämlich Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Brieföffner, Papiermesser, Briefkörbe,
Papierkörbe, Aktenordner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter,
Büro- und Heftklammern, Aufkleber, auch selbstklebend; Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von
Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen, Wandtafeln und Wandtafelzeichengeräten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich
Hüllen, Beutel, Taschen, Folien, letztere auch selbstklebend und
für Dekorationszwecke; Spielkarten und Kartenspiele; Waren aus
Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und nicht an den
aufzunehmenden
Inhalt angepaßte Behältnisse einschließlich
Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Reisetaschen,
Sporttaschen, Schulranzen, Packsäcke und Rucksäcke, ferner
Kleinlederwaren einschließlich Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Reisenecessaires, ferner Schreibunterlagen, Schreibgeräteköcher und -schalen, Zettelhalter und -behälter, Papierkörbe, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme,
Spazierstöcke; Spiele, auch elektrisch und elektronisch, Spielwaren, Spielzeug einschließlich Stofftiere; Turn-, Fitness- und Sportgeräte; Eier; Milch; Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Käsezubereitungen, Quark, Joghurt, Sahne; nicht-alkoholische Milchmischgetränke; Speiseöle und Fette; Fleischextrakte; verarbeitete
Nüsse; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Salatsaucen; Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer,
alkoholfreie, vitaminhaltige und isotonische Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Werbung und Marketing für Dritte; Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze;
Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Veröffentlichung und
Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von
Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie von
Sportwettbewerben; Betrieb einer Diskothek, nämlich Verpflegung
von Gästen mit Musikdarbietung
ist Widerspruch eingelegt worden (1) aus der prioritätsälteren Wortmarke 921 777
PENGUIN
eingetragen für die Waren der
Klasse 16: Druckschriften und Bücher, Zeitungen und
Zeitschriften;
(2) aus der Bildmarke 921 778
eingetragen für die Waren der
Klasse 16: Druckschriften und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften;
und (3) aus der Wortmarke 1 038 088
PENGUIN
eingetragen für die Waren der
Klasse 9: Magnetbänder und -platten mit magnetisierbarer Aufzeichnungs-(Ton-)-Spur und andere Träger (ausgenommen unbelichtete Filme), sämtlich zur Ton- oder
Bildaufnahme und -wiedergabe, belichtete Filme zur
Ton- und Bildwiedergabe; belichtete
fotografische
Filme; Filmkartenmaterial zur Bildaufnahme; Kassetten und Patronen für die vorgenannten Waren;
Lese- und Vorführgeräte zur Verwendung mit den vorgenannten Waren; elektrotechnische (soweit in Klasse 9 enthalten), fotografische, kinematografische oder
optische Apparate und Instrumente.
Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
vorgenannten Widersprüche mit Beschluss vom 23. Juni 2004 (Bl 152 ff dVA)
zurückgewiesen. Auch bei teilweiser Identität der Waren unter Zugrundelegung
einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte die jüngere,
angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein.
Sie unterscheide sich insbesondere durch ihre auffälligen farbigen Bildelemente
und die Worte „Geschichten mit Frack“, die in den älteren Marken keine
Entsprechung fänden. Eine Verwechslungsgefahr ergäbe sich nur dann, wenn die
übereinstimmenden Markenbestandteile in der Gesamtbezeichnung eine allein
prägende Bedeutung hätten, was allerdings nicht der Fall sei. Die jüngere Marke
könne nämlich nicht allein auf den Bestandteil „Pinguin“ reduziert werden. Der
Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei Wort-/Bildmarken am Wortbestandteil
orientiere, sei hier nicht einschlägig, da das Bildelement mit dem als Comic
gezeichneten Pinguin eine eigene kennzeichnende Wirkung besitze. Es sei im
übrigen kein Grund ersichtlich, weshalb der Verkehr den Zusatz „Geschichten mit
Frack“ weglassen sollte.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom
6. August 2004 (Bl 6 dA). Nach ihrer Auffassung sind die Vergleichszeichen für
identische sowie im engsten Ähnlichkeitsbereich liegende Waren eingetragen. Der
daher erforderliche deutliche Zeichenabstand der jüngeren zu den Widerspruchsmarken werde jedoch nicht eingehalten. Die sich gegenüberstehenden Zeichen
seien hochgradig ähnlich, weshalb eine Verwechslung nicht auszuschließen sei.
Prägend sei bei der jüngeren Marke nur das Wortelement „Pinguin“. Das Amt
messe dem Bildbestandteil bzw der weiteren Wortfolge „Geschichten mit Frack“
jeweils eine ihm bzw ihr nicht zukommende Bedeutung zu. Der Bildbestandteil
unterstreiche lediglich in beschreibender Weise den Wortbestandteil „Pinguin“. Die
weitere Wortfolge falle aufgrund der Neigung des Verkehrs zur Verkürzung weg.
Die Vergleichszeichen „Pinguin“ und „Penguin“ seien somit klanglich unmittelbar
zu verwechseln. Darüber hinaus bestehe die Gefahr der gedanklichen Verbindung, so dass der Verkehr wegen der Übereinstimmungen auf eine wirtschaftliche
oder organisatorische Verbindung zwischen den Markeninhabern schließe.
Die Widersprechende beantragt (Bl 6 dA),
den Beschluss vom 23. Juni 2004 aufzuheben,
die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde und den Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.
Zur Begründung verweist sie auf den Gesamteindruck der jüngeren Marke, der
erheblich von demjenigen der Widerspruchsmarken abweiche. Der Pinguin der
Bildmarke (Nr 921 778) der Widersprechenden sei sehr schemenhaft skizziert,
wohingegen der Pinguin in der angegriffenen Marke sehr wirkungsvoll aus einzelnen grafischen Elementen dargestellt und insgesamt farblich effektvoll unterlegt
sei. Der Wortfolge „Geschichten mit Frack“ komme schon deshalb mitprägende
Bedeutung zu, da es sich um ein doppeldeutiges originelles Wortspiel handle, da
der Name des dargestellten Pinguins „Frack“ sei. Eine Verwechslungsgefahr bestehe daher weder mit der Bildmarke noch mit den nur auf „Penguin“ lautenden
Wortmarken.
II.
Die gem. §§ 165 Abs 4, 66 Abs 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der
Sache teilweise Erfolg. Soweit die Waren und Dienstleistungen identisch bzw.
hochgradig ähnlich sind, besteht nach Auffassung des Senats bei der sich gegenüberstehenden Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin mit den älteren
Wortmarken der Beschwerdeführerin teilweise die Gefahr von Verwechslungen im
Sinn von § 42 Abs 2 Nr 1 iVm § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Soweit keine Waren- und
Dienstleistungsähnlichkeit festgestellt werden konnte, besteht keine Verwechslungsgefahr, mit der Folge, dass die Beschwerde insoweit zurückzuweisen war.
Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen
Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der
Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit
der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der
Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRsp; vgl BGH GRUR 2004,
598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Nach
diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das Publikum teilweise Verwechslungsgefahr.
1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs
die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien
gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie
ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren
oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit
liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen
Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen
aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (stRsp;
vgl EuGH GRUR 1998, 922 Rn 23 – Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS;
GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion).
Da die Einrede der fehlenden Benutzung nicht erhoben wurde, ist von der Registerlage auszugehen. Es besteht Identität bzw. engste Ähnlichkeit zwischen den
jeweils für die Wortmarke Nr 1 038 088 in Klasse 9 „Magnetbänder und -platten
mit magnetisierbarer Aufzeichnungs-(Ton-)-Spur und andere Träger (ausgenommen unbelichtete Filme), sämtlich zur Ton- oder Bildaufnahme und -wiedergabe, belichtete Filme zur Ton- und Bildwiedergabe; belichtete fotografische
Filme; elektrotechnische (soweit in Klasse 9 enthalten), fotografische, kinematografische oder optische Apparate und Instrumente“ und für die Wortmarke
Nr 921 777 in Klasse 16 eingetragenen Waren „Druckschriften und Bücher,
Zeitungen und Zeitschriften“ mit den Waren und Dienstleistungen der jüngeren
Wort-/Bildmarke 2 902 965 „Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und/oder Bild; Spielprogramme für Computer; Waren der Unterhaltungselektronik, nämlich Radio- und Fernsehempfänger, Ton- und/oder Bildaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte, auch tragbar und für digitale Bild- bzw
Tonsignale; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine,
Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Bücher, Plakate (Poster), Transparente, Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, Ausweise; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Veranstaltung und Verbreitung von
Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose oder drahtgebundene Netze; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Veröffentlichung und
Herausgabe von Druckereierzeugnissen“.
Auch die Dienstleistungen der jüngeren Marke liegen dabei im engen Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke Nr 1 038 088
(Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, S 358
„Filmproduktion“). Obwohl Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer
Erbringung verwendeten Waren zu vergleichen sind, noch mit dem durch sie erzielten Ergebnissen, können besondere Umstände eine Ähnlichkeit nahe legen.
Solche Umstände sind dann anzunehmen, wenn der Verkehr der Fehlvorstellung
unterliegt, der Hersteller der Ware trete als Produzent, Verleiher oder Vorführer
von Filmen auf (BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II). Aufgrund der Verflechtungen im Medienbereich besteht vorliegend auch deshalb die Gefahr der entsprechenden Zurechnung, da dem Verkehr auch bekannt ist, dass große Verlage
(wie zB Axel Springer AG; Bertelsmann AG, zu der Gruner & Jahr ebenso gehören
wie die RTL Group) an Filmproduktionen beteiligt sind. Der Verkehr erwartet deshalb, dass die Qualitätskontrolle von ein- und demselben Unternehmen durchgeführt wird.
„Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“ ist den Druckereierzeugnissen der Klasse 16 ähnlich.
2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist durchschnittlich. Für
eine erhöhte Kennzeichnungskraft gibt es keine Anhaltspunkte. Die Vergleichsmarken müssen deshalb - soweit Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht - einen großen Abstand einhalten.
3. Diesen Anforderungen wird die prioritätsjüngere Marke allerdings nicht gerecht.
Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand
des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Das angesprochene Publikum nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm
entgegentreten, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke
vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher, der nicht auf die verschiedenen
Einzelheiten achtet, als Ganzes wahrgenommen wird (vgl EuGH GRUR Int 2004,
843 Rn 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; GRUR 2004,
783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Der Gesamteindruck der
jeweiligen Marken kann bei mehrgliedrigen Zeichen dabei durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile
weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht
mitbestimmen (stRsp; vgl BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling).
Die jüngere Wort-/Bildmarke besteht aus der comicartigen Abbildung eines Pinguins, über dem in deutlich lesbarer Form „Pinguin“ steht. Am rechten Bildrand in
vertikaler, kleinerer Schreibweise befindet sich zusätzlich die Wortfolge „Geschichten mit Frack“. Da die einfachste Bezeichnung für eine Bildmarke das damit
begrifflich verbundene Wort ist, wird der Verkehr das Bild eines Pinguins sehen
und lesen, dass die dargestellte Abbildung auch ein „Pinguin“ ist. Die Bildwirkung
wird durch die wörtliche Bezeichnung bestätigt und bekräftigt. Der dargestellte
Pinguin weicht von einer üblichen Pinguin-Darstellung - wie der Verkehr sie
kennt - nicht ab, so dass er die dargestellte Figur auch nicht anders bezeichnen
wird. Im Gegenteil, das Bild beschreibt den - auch wörtlich so bezeichneten –
Pinguin. Eine Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung (BGH GRUR 2002,
167, 169 – Bit/Bud), die bei derartig kombinierten Marken in der Regel den Wortbestandteil für die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke hält, kommt
deshalb nicht in Betracht.
Der Bestandteil „Pinguin“ der jüngeren Kombinationsmarke handelt, prägt den Gesamtbegriff. Die Wortfolge „Geschichten mit Frack“ ist eine Inhaltsangabe, die bereits aus diesem Grund nicht an der Prägung des Gesamtbegriffs teilnimmt. Berücksichtigt man weiter, dass der Verkehr zu Verkürzungen neigt, wird er die zusätzliche Wortfolge umso weniger verbalisieren als er bereits ein treffendes Substantiv zur Bezeichnung der Marke, nämlich „Pinguin“ spontan erkannt hat.
Hinzu kommt, dass die Wortfolge erheblich kleiner als das Wort „Pinguin“ ist und
steht zudem rechts neben dem Bild in vertikaler Schreibweise steht, was die sofortige Erfassbarkeit zusätzlich vermindert. Die angesprochenen Verkehrskreise
werden die jüngere Marke daher mit „Pinguin“ bezeichnen. Damit stehen sich bei
den Vergleichsmarken „Pinguin“ und „Penguin“ gegenüber, die klanglich unmittelbar verwechselbar sind. Aufgrund derselben Bedeutung in der deutschen und
englischen Sprache kommt zusätzlich die begriffliche Verwechselbarkeit hinzu.
Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass wegen der teilweisen Identität bzw
Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Zeichenabstand
der jüngeren Marke zu den älteren Wortmarken nicht ausreichend ist.
4. Die Beschwerdeführerin hat ihren Widerspruch nicht auf bestimmte Waren
und Dienstleistungen im Verzeichnis der jüngeren Marke eingeschränkt. Da die
fehlende Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht durch andere Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker,
MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rn 71 mwN), hat die Beschwerde im übrigen keinen Erfolg.
5. Der Widerspruch aus der Bildmarke 921 778 ist einstweilen gegenstandslos.
6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 S 2 MarkenG).
Grabrucker
Baumgärtner
Dr. Mittenberger-Huber
Cl