Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 02.02.2006 – 21 W (pat) 44/03
21. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
2. Februar 2006
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 100 11 284.6-35
…
hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2006 unter Mitwirkung … 08.05
beschlossen:
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
24. Juni 2003 wird aufgehoben und das Verfahren zur weiteren
Prüfung zurückverwiesen.
G r ü n d e
I
Die Patentanmeldung wurde am 8. März 2000 unter der Bezeichnung „Vorrichtung
für eine
In-vivo Messung der Konzentration eines
Inhaltsstoffs einer
Körperflüssigkeit“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die
Offenlegung erfolgte am 20. September 2001.
Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat mit Beschluss vom 24. Juni 2003 die
Anmeldung unter Verweis auf den Bescheid vom 26. Oktober 2000
zurückgewiesen, wonach der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu sei.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentanspruchs 1 weiter.
Der Patentanspruch 1 lautet:
Vorrichtung für eine in-vivo Messung der Konzentration eines
Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit, mit
a)
einem Lichtsender (10), der Licht aus einem für den Inhaltsstoff sensitiven Wellenlängenbereich sendet und für eine Implantation im lebenden Gewebe (2) vorgesehen ist,
b)
einem Lichtdetektor (5), der in einer Messstellung der Vorrichtung das Licht empfängt und in Abhängigkeit von dem empfangenen Licht ein Signal ausgibt, aus dem die Konzentration des Inhaltsstoffs ermittelbar ist,
c)
und einer Lichtquelle (9) zur Erzeugung des Lichts, die in der
Messstellung das Licht durch das Gewebe (2) hindurch zu dem
Lichtsender (10) sendet,
d) wobei der Lichtdetektor (5) sich in der Messstellung ausserhalb des Gewebes (2) befindet,
e)
und wobei der Lichtsender (10) ein Reflektor (10) ist, der das
Licht der Lichtquelle (9) zu dem Lichtdetektor (5) reflektiert,
dadurch gekennzeichnet, dass
f)
der Lichtsender (10) wenigstens zwei
lichtreflektierende
Oberflächen oder Schichten (12, 13) aufweist,
g)
die unterschiedliche Rauhigkeiten aufweisen oder unterschiedliche Niveaus in Bezug auf die Hautoberfläche besitzen.
Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschrift in Betracht gezogen worden:
D1: WO 98/01071 A1
D2:
D3:
US 5 474 552
US 5 995 860
Vom Senat wurden noch folgende Druckschriften aus dem Recherchebericht der
parallelen WO-Anmeldung in das Verfahren eingeführt:
D4:
D5:
D6:
US 5 846 188
US 6 011 984
US 5 560 356
Die Anmelderin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren auf
der Basis des in der mündlichen Verhandlung eingereichten
Anspruchs 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurückzuverweisen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat auch insoweit
Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung an das
Patentamt führt, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.
Der Patentanspruch 1
ist zulässig, denn er
ist
in den am Anmeldetag
eingereichten Unterlagen offenbart. Der neue Patentanspruch ist insbesondere in
den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 5, 6 und 9 und der ursprünglich
eingereichten Beschreibung, Seite 11, Absatz 3 offenbart.
Dem Anmeldungsgegenstand liegt gemäß der Offenlegungsschrift, Spalte 1,
Zeilen 48 bis 51 die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Messung eines
Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit zu schaffen, die Probennahmen nicht erfordert
und die Belastung für einen Verwender gering hält.
Gegenüber dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Aus der Druckschrift D4 (siehe
insbesondere die Fig. 4 mit zugehöriger
Beschreibung in Spalte 6, Zeile 18 bis Spalte 7, Zeile 4) ist eine Vorrichtung für
eine in-vivo Messung der Konzentration eines Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit
bekannt (siehe abstract), mit einem Reflektor (reflector 44) als Lichtsender, einer
Lichtquelle (light source 52) und einem Lichtdetektor (detector 54) gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Über die Ausgestaltung des Reflektors hinsichtlich
der Merkmale im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 werden in der Druckschrift
keine Angaben gemacht.
Aus der Druckschrift D6 (siehe insbesondere die Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 5, Zeilen 25 bis 58) ist eine Vorrichtung für eine in-vivo
Messung der Konzentration eines Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit bekannt
(siehe abstract), mit einem Reflektor (reflective device 14) als Lichtsender, einer
Lichtquelle (energy source 12) und einem Lichtdetektor (detector 24) gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Über die Ausgestaltung des Reflektors hinsichtlich
der Merkmale im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 werden in der Druckschrift
ebenfalls keine Angaben gemacht.
Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab, da sie
insbesondere keinen Reflektor als Lichtsender aufweisen.
Somit sind aus keiner der Druckschriften die Merkmale des Kennzeichnungsteils
des Anspruchs 1 bekannt, wonach der Reflektor zwei unterschiedliche Oberflächen oder Schichten aufweist, die unterschiedliche Rauhigkeiten aufweisen
oder unterschiedliche Niveaus in Bezug auf die Hautoberfläche besitzen.
Aus dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik ergeben sich somit für
den Fachmann - als hier zuständig wird ein Dipl.-Physiker mit mehrjähriger
Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konzentrationsmessung mit optischen
Methoden angesehen - keine Hinweise auf eine Ausgestaltung des Reflektors mit
der beanspruchten Rauhigkeit oder geometrischen Anordnung gemäß den
Merkmalsgruppen f) und g) des Anspruchs 1.
Somit lässt sich mit dem bisher in Betracht gezogen Stand der Technik eine Zurückweisung der Anmeldung nicht begründen.
Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit
dem geltenden Anspruch 1 zur weiteren Prüfung an das Patentamt
zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das
Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache
selbst zu entscheiden, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegen, beseitigt werden und eine neue Sachprüfung erforderlich ist.
Danach kann die Anmeldung an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn
die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war
Rdn. 19 bis 21 - jeweils mit weiteren Hinweisen). Dies ist vorliegend offensichtlich
der Fall, da die in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat in den nunmehr
geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen zusätzlichen Merkmale ersichtlich
im bisherigen Prüfungsverfahren noch keine Rolle gespielt haben und dementsprechend auch nicht recherchiert wurden. Da die Recherche insoweit lediglich als
vorläufig anzusehen ist, ist nicht auszuschließen, dass bei einer somit erforderlichen Nachrecherche bezüglich der Merkmale im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird.
Angesichts der Notwendigkeit einer weiteren Prüfung auf Patentfähigkeit hat der
Senat von einer Überarbeitung der übrigen Unterlagen abgesehen. Dies gilt insbesondere für die Fassung eventueller Unteransprüche, die sinnvollerweise erst
dann eingereicht werden sollten, wenn ein gewährbarer Hauptanspruch vorliegt.
gez.
Unterschriften