BPatG Beschluss vom 08.02.2006 – 26 W (pat) 345/03

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 345/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

8. Februar 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 397 24 154

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 8. Februar 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Marke 397 24 154

für die Waren

„32: Mineralwasser, insbesondere koffeinhaltiges“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Ware

„32: Biere“

eingetragenen Marke

Lava.

Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung des Widersprechenden wegen fehlender Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) zurückgewiesen. Hiergegen hat der Widersprechende sich mit der Beschwerde gewandt,

mit der er seine Ansicht, dass zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen bestehe, mit ergänzenden Darlegungen weiterverfolgt hat. Er hat insbesondere unter Angabe von Gründen eine besondere Nähe der beiderseitigen Waren

sowie eine Prägung der angegriffenen Marke durch deren Bestandteil „LAVA“

geltend gemacht.

Der Markeninhaber ist dem entgegengetreten. Er bezieht sich auf die Begründung

der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle und weist auf den seiner Ansicht

nach auch wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen Bildbestandteile

signifikant unterschiedlichen Gesamteindruck der beiderseitigen Marken hin.

Außerdem hat der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 4. März 2004, der dem Widersprechenden zugestellt worden ist, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und beantragt, dem Widersprechenden die Kosten

des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Widersprechende hat die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft

gemacht und den Widerspruch

in der mündlichen Verhandlung am

8. Februar 2006 zurückgenommen.

II

Es besteht keine Veranlassung, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Im markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahren trägt grundsätzlich jeder

Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Für ein

Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Der

Verfahrensausgang allein reicht für eine Kostenauferlegung zu Lasten des Unterlegenen nicht aus. Umstände, die eine Kostenauferlegung als billig erscheinen

lassen können, sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht vereinbaren ist, wovon auszugehen ist, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg bietenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes

durchzusetzen versucht (BGH GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung; BPatG

Mitt. 1977, 73, 74).

Solche besonderen Umstände, die eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gebieten könnten, liegen hier nicht vor. Weder handelt es sich bei dem

die Widerspruchsmarke bildenden und als Bestandteil in der angegriffenen Marke

enthaltenen Wort „Lava“ um eine schutzunfähige oder erkennbar kennzeichnungsschwache Bezeichnung noch liegt ein Fall ersichtlich fehlender Ähnlichkeit

der beiderseitigen Waren vor. Vor diesem Hintergrund konnte und durfte die Frage

der Verwechslungsgefahr einer Überprüfung im dafür vorgesehenen Beschwerdeverfahren zugeführt werden, ohne dass darin ein Verstoß gegen prozessuale

Sorgfaltspflichten zu sehen wäre.

Auch der Umstand, dass der Widersprechende die Benutzung seiner älteren

Marke auf die erstmals im Beschwerdeverfahren erhobene Einrede der Nichtbenutzung nicht glaubhaft gemacht hat, rechtfertigt nicht die Auferlegung der gesamten, im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten des Markeninhabers auf

den Widersprechenden.

Zwar sind grundsätzlich einem Widersprechenden dann die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wenn er auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung seinen

Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung

weiterverfolgt (BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren konnte der Widersprechende jedoch zunächst ohne Verstoß

gegen prozessuale Sorgfaltspflichten Beschwerde erheben, ohne die Benutzung

seiner Marke glaubhaft zu machen, obwohl diese bereits zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung grundsätzlich bereits dem Benutzungszwang unterlag, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen war; denn der Markeninhaber hatte bis dahin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in Abrede gestellt, obwohl er dies bereits

geraume Zeit vor der Beschlussfassung durch die Markenstelle hätte tun können.

Nach der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede hat der Widersprechende seinen

Widerspruch - wenn auch erst nach Verstreichen eines längeren Zeitraums und

erst in der vom Senat anberaumten mündlichen Verhandlung - zurückgenommen.

Da der Markeninhaber nach seinem Schriftsatz vom 4. März 2004, mit dem er

erstmalig die Nichtbenutzungseinrede erhoben hat, jedoch keine weitere schriftliche Äußerung mehr zur Akte gereicht hat und auch nicht zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat erschienen ist bzw. dort auch nicht anwaltlich vertreten

war, sind ihm nach dem Zeitpunkt der Einredeerhebung auch keine Kosten erwachsen, die aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG der Widersprechenden auferlegt werden könnten. Deshalb kann der Kostenauferlegungsantrag keinen Erfolg haben, mit der Folge, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat.

gez.

Unterschriften