BPatG Beschluss vom 08.02.2006 – 32 W (pat) 238/03

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 238/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 399 39 146

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter

Mitwirkung …

in der Sitzung vom 8. Februar 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2003 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 1047853 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 6. Juli 1999 angemeldete, am 2. September 1999 eingetragene und

am 7. Oktober 1999 veröffentlichte Wortmarke 399 39 146

CHOCO TWISTERS

geschützt für die Waren

Schokoladen mit Haselnußpraline und Mandeln

ist von der Rechtsvorgängerin der Widersprechenden, der A… GmbH,

aus der am 2. Mai 1983 eingetragenen Wortmarke 1047853

Twister

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke umfasst die Waren

Speiseeis (auch mit Schokoladenüberzug), insbesondere Eiskrem

in Konfektform.

Mit am 6. September 2001 beim Patentamt eingegangenem Schriftsatz vom

3. September 2001 hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke bestritten.

Die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden reichte daraufhin mit Schriftsatz

vom 12. Dezember 2001 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung für die Zeit von 1995 bis 1999 ein. Vorgelegt wurde u. a. eine Eidesstattliche

Versicherung vom 25. Oktober 2001 des Marketingmanagers einer Schweizer

Firma, wonach diese ebenso zum Konzern der B…-Gruppe gehöre wie die

Rechtsvorgängerin der Widersprechenden. In der Eidesstattlichen Versicherung

heißt es weiter, in der Zeit von 1995 bis 1999 seien mit Zustimmung der Firma

B… N.V. in der Schweiz verschiedene Eisprodukte unter der Widerspruchsmarke vertrieben worden. Die Stückzahlen für diese Zeit hätten insgesamt

9 216 809 und der Umsatz insgesamt 7 223 074 betragen, wobei sich aus der Eidesstattlichen Versicherung jedoch die Währungsart nicht ergibt. Unter Hinweis

auf Artikel 5 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens betreffend den

gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz hat die Widersprechende die

Auffassung vertreten, ein Benutzungssachverhalt in der Schweiz sei der inländischen Benutzung einer Marke rechtlich gleichgestellt.

Dem ist die Markeninhaberin im Amtsverfahren entgegengetreten. Sie hält die Benutzung in der Schweiz für nicht ausreichend. Ein deutscher Markeninhaber könne

gegenüber dem deutschen Benutzungszwang nicht eine Benutzung in der

Schweiz geltend machen. Eine Benutzung sei auch deshalb nicht glaubhaft gemacht worden, weil der lapidare schriftsätzliche Hinweis, dass sowohl die deutsche Zeicheninhaberin wie auch die Schweizer Markenbenutzerin zu B… gehörten, kein Nachweis für die ausdrückliche Zustimmung des Inhabers der deutschen Marke sei.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30

des Deutschen Patent- und Markenamtes hat dem Widerspruch mit Beschluss

vom 26. Mai 2003 stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Eine Benutzung der Widerspruchsmarke sei ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die belegte Benutzung in der Schweiz reiche aus. Zwischen der

Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Schokolade der jüngeren Marke sei dem Speiseeis der Widerspruchsmarke

ähnlich. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht werden können. Der in der jüngeren Marke enthaltene Bestandteil "TWISTERS" sei der Widerspruchsmarke "Twister" wesensgleich. Der

weitere Bestandteil "CHOCO" weise lediglich darauf hin, dass in den Produkten

Schokolade enthalten sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Von

einer Begründung hat sie unter Hinweis auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren abgesehen.

Die Widersprechende hat die Zurückweisung der Beschwerde beantragt. Zur Sache hat sie sich im Beschwerdeverfahren nicht eingelassen.

Beide Parteien hatten zunächst hilfsweise Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Mit von beiden Parteien unterzeichnetem Schreiben vom 12. Januar 2006

beantragten sie gemeinsam, eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren zu erlassen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft

gemacht hat.

Auf die von der Markeninhaberin in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede traf die Widersprechende die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen nach § 43 Abs. 1

Satz 1 und 2 MarkenG glaubhaft zu machen. Der erste Benutzungszeitraum lief

gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufgrund der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 7. Oktober 1999 vom 7. Oktober 1994 bis 6. Oktober 1999; der

zweite Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bezieht sich auf

die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, d. h., die Zeit

von Februar 2001 bis Februar 2006.

Die zwischen den Parteien streitige Rechtsfrage, ob die Benutzung während des

ersten Benutzungszeitraums durch ein Schweizer Unternehmen in der Schweiz für

die deutsche Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung darstellt, kann

dahingestellt bleiben, da es jedenfalls für den zweiten Benutzungszeitraum von

Februar 2001 bis Februar 2006 an jeglicher Glaubhaftmachung der Benutzung

fehlt. Aufgrund des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatzes war der Senat daran gehindert, die anwaltlich vertretene Widersprechende auf die Notwendigkeit einer weiteren Glaubhaftmachung aufmerksam zu machen. Die Widersprechende kann nicht auf entsprechende Hinweise

durch das Gericht vertrauen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43

Rdn. 71).

Die Widersprechende hätte gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft machen

müssen, ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegenden Entscheidung benutzt zu haben, also von Februar 2001 bis Februar 2006. Dem ist sie

nicht nachgekommen, so dass der Beschwerde stattzugeben ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann

daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht

kein Anlass.

gez.

Unterschriften