BPatG Beschluss vom 15.02.2006 – 28 W (pat) 293/04

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 293/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

15. Februar 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 301 29 395

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle

für Klasse 29 – vom 30. September 2003, vom 15. Juli 2004 und

vom 20. September 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch

bezüglich der Waren der Klasse 30 und bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 42 zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird die Löschung der angegriffenen Marke 301 29 395

angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die Marke 301 29 395

ist am 22. Februar 2002 angemeldet und für folgende Waren und Dienstleistungen

in das Markenregister eingetragen worden:

Klasse 29: Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch

Klasse 30: Speiseeis; feine Backwaren und Konditorwaren;

Klasse 42: Verpflegung von Gästen

Hiergegen richtet sich der Widerspruch aus der Marke 1 089 269

Diese Marke ist seit 1986 für eine Vielzahl von Waren eingetragen, neben „Kaffee,

Tee, Kakao“ auch für „Speiseeis mit oder ohne Früchte; feine Back- und Konditorwaren; sämtliche Waren zum Verzehr in Gaststätten oder artverwandten Betrieben

bestimmt“.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende ihren Widerspruch auf

die Klassen 30 und 42 beschränkt.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss

eine Verwechslungsgefahr verneint, denn die Marken hielten auch bei identischen

Waren eine ausreichenden Abstand zueinander ein. Die Widersprechende hat

Erinnerung eingelegt und darauf hingewiesen, das es sich bei „Tchibo“ um eine

amtsbekannt berühmte Marke handle, ihr Schutzumfang sei deshalb erheblich

erweitert. Mit Erinnerungsbeschluss vom 15. Juli 2004 hat die Markenstelle eine

erhöhte Bekanntheit als richtig unterstellt, gleichwohl aber eine Verwechslungsgefahr in jeglicher Hinsicht verneint, denn das Gesamtklangbild der Marken sei

einprägsam verschieden. Eine gedankliche Verwechslungsgefahr scheitere daran,

dass „Tschipo“ in der jüngeren Marke nicht wesensgleich mit „Tchibo“ sei, womit

sich die Widersprechende nicht auf eine Markenserie berufen könne.

Diesen Beschluss hat die Markenstelle mit einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung versehen, worauf die Widersprechende erneut Erinnerung eingelegt hat. Am

20. September 2004 hat die Markenstelle sodann einen zweiten, gleich lautenden

Erinnerungsbeschluss erlassen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, denn nach ihrer Ansicht hat die Markenstelle den erheblich erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu wenig gewürdigt. Tchibo sei eine berühmte Marke und genieße

in der deutschen Bevölkerung eine Bekanntheit von 93 % für die Produkte

Tee/Kaffee und von 94 % als Name des Handelsunternehmens. Die Firma Tchibo

besitze deutschlandweit nahezu eintausend eigene Filialen, in etwa jedem dritten

Geschäft werde auch Kaffee ausgeschenkt. Tchibo Produkte gebe es darüber

hinaus in mehr als 13.800 Lebensmittelgeschäften und Bäckereien zu kaufen. In

mehreren deutschen Großstädten sei Tchibo auch auf den Bahnhöfen und Bahnsteigen mit sog. „Tchibo-Wagen“ vertreten, dort würden neben Kaffee auch

Snacks angeboten. Nach einer neuesten Marktstudie der Gfk Marktforschung in

2006 sei Tchibo zur stärksten Produktmarke in Deutschland aufgestiegen, noch

vor den Marken Lego, Miele, Nivea und adidas. Diese überaus große Bekanntheit

müsse zu einer Verwechslungsgefahr zumindest in gedanklicher Hinsicht führen,

denn die jüngere Marke wirke durch die Endung „-lino“ nur als Verkleinerungsform

der Widerspruchsmarke.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren weder sachlich geäußert

noch an der mündlichen Verhandlung teilgenommen. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er darauf hingewiesen, dass „Tschipolino“ die lautgetreue Wiedergabe des italienischen Wortes „Cipolino“ sei, was soviel wie „Zwiebelchen“ bedeute und in Deutschland wegen des gleich lautenden Titels eines Kinderbuches

bekannt sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg.

Die unrichtige Rechtsmittelbelehrung des ersten Erinnerungsbeschlusses hat zwar

den Lauf der Beschwerdefrist verhindert, nicht aber den materiellen Inhalt des Beschlusses berührt. Für den Erlass eines zweiten Beschlusses war - auch nach

Einlegung der sich erkennbar auf die unrichtige Rechtsmittelbelehrung stützenden

Erinnerung - kein Raum, vielmehr hätte nur eine weitere Ausfertigung des ersten

Beschlusses mit richtiger Belehrung zugestellt werden müssen. Der zweite Erinnerungsbeschluss war schon aus diesen Gründen aufzuheben.

In Hinblick auf die noch angegriffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30

und 42 besteht Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage ob Verwechslungsgefahr vorliegt ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Sie hängt von einer Vielzahl von

Faktoren ab, die entsprechend ihres Grades untereinander zu gewichten sind,

hierzu zählen die Ähnlichkeit der Marken, die Ähnlichkeit oder Identität der damit

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke

im Markt

(st. Rspr. z. B. EuGH vom

12. Januar 2006, C-361/04 P - PICARO/PICASSO) Die Bekanntheit einer älteren

Marke erweitert und definiert aber nicht nur deren Schutzbereich, sondern sie hat

unmittelbare Auswirkung auf die Frage, ob die beiden Marken verwechselt werden

können, denn bekannte oder berühmte Zeichen bleiben dem Verkehr in Erinnerung und bewirken, dass sie in der anderen Kennzeichnung leichter wieder erkannt werden (vgl. BGH, MarkenR 2004, 286 - Ferrari-Pferd, GRUR 2003, 880

- City Plus). Die gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Marke ist damit auch bei

der Prüfung der Frage, ob und gegebenenfalls welcher Bestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmt, zu berücksichtigen (BGH, MarkenR 2005, 519 - coccodrillo, BGH a. a. O. - City Plus, MarkenR 2005, 232

- MEY/Ella May). Diesen Gesichtspunkt hat die Markenstelle in den Erinnerungsbeschlüssen nicht ausreichend gewürdigt.

Angesichts die hier vorliegenden - nach der Registerlage bestehenden - Warenidentität bzw. erheblichen Nähe zu den Dienstleistungen müsste der Abstand der

Marken auch bei nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft erkennbar und deutlich sein. Hier handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine überaus bekannte Marke, wobei sich diese Bekanntheit in erster Linie auf die Waren Kaffe

und Tee und auf das Handelsunternehmen mit einem wechselnden Angebot von

Gebrauchsgütern bezieht. In der Regel wird der erweiterte Schutzumfang einer

Marke auf die Waren beschränkt, für die eine solche Bekanntheit belegt ist. Im

Einzelfall jedoch wird .eine Ausstrahlung dieser Bekanntheit auf andere, eng verwandte Warenbereiche bejaht, insbesondere dann, wenn der Grad der Erhöhung

des Schutzumfanges eine solche Ausstrahlungswirkung zulässt (vgl. Ströbele/

Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 9 Rdz. 308 m. w. N.). Einer Marke, die eine Bekanntheit von über 93 % (nach www.wikipedia.de sogar 99 %) genießt, steht wohl

unstreitig ein Schutzumfang zu, der im oberen Bereich des erweiterten Schutzumfanges angesiedelt werden kann, für eine Ausstrahlung dieses Schutzumfanges auf eng benachbarte Waren bleibt somit noch ausreichend Raum. Die hier

maßgeblichen Waren der Klasse 30, nämlich „Speiseeis, Back- und Konditorwaren, jeweils bestimmt zum Verzehr in Gaststätten oder artverwandten Betrieben“

sind unmittelbar benachbart zu Kaffee und Tee und betreffen darüber hinaus den

traditionellen Geschäftsbereich der Widersprechenden, nämlich die Verköstigung

von Gästen mit Kaffee, zusammen mit Snacks. Die Widersprechende kann für

diese Waren also ebenfalls einen über den Durchschnitt liegenden Schutzumfang

in Anspruch nehmen.

Die Bekanntheit der Marke Tchibo, die zur rechtlichen Erweiterung des Schutzumfanges führt - der unwidersprochen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der

angegriffenen Marke vorgelegen hat - hat darüber hinaus aber auch noch unmittelbaren fachlichen Einfluss auf den Markenvergleich selbst (womit wohl auch ein

erst

zum

Kollisionszeitpunkt

erworbener

erweiterter

Schutzumfang

Berücksichtigung finden muss). Die Frage der Prägung der beiden Marken kann

nämlich nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende

Kollisionslage beantwortet werden (BGH, a. a. O. - City Plus, MarkenR 2004, 76

- DONLINE). Dies bedeutet, dass die Bekanntheit einer Marke dazu führen kann,

dass sie der Verkehr leichter in dem angegriffenen Zeichen zu erkennen glaubt

und deshalb beide Zeichen unmittelbar miteinander verwechselt; die Bekanntheit

der Marke wirkt sodann „stilbildend“. Dies könnte hier deshalb bejaht werden, weil

die jüngere Marke - die unstreitig von dem Wortteil „Tschipolino“ bestimmt wird -

sich als eine Art Verkleinerungsform der bekannten Widerspruchsmarke darstellt.

Dafür spricht, dass die Buchstabenfolge „Tchi“ bzw. „Tschi“ in der deutschen

Sprache höchst ungewöhnlich ist und es sich bei „lino“ um eine italienische

Verkleinerungsformen handelt, die nach dem unwidersprochene Sachvortrag der

Widersprechenden bei Markenformen durchaus üblich ist (z. B. migros-microlino,

frisco-friscolino, arko-arkolino).

Ob eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt, kann jedoch dahingestellt

bleiben, denn die Marken sind zumindest in gedanklicher Hinsicht miteinander

verwechselbar. Ein gedankliches In Verbindung Bringen ist dann zu bejahen,

wenn die Zeichen zwar nicht miteinander verwechselt werden, der Verkehr sie

aber auf Grund besonderer Umstände demselben Inhaber zuordnet, also einen

organisatorischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang beider Markeninhaber

annimmt. Dies kann hier aus dem Gedanken eines Serienzeichens bejaht werden,

denn die sprachlich ungewöhnliche, dennoch aber überaus bekannte Marke

„Tchibo“ ist zudem Unternehmenskennzeichen und wird - auch das unwidersprochen - bereits als Stammbestandteil für die Marken Tchibono und Tchibo Sana

verwendet. Dass „Tchipo“ in der jüngeren Marke wenn nicht schon klanglich identisch, so doch wesensgleich enthalten ist, ist - entgegen der Annahme der Markenstelle in den Erinnerungsbeschlüssen - zumindest unter Berücksichtigung der

erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen (vgl. Ströbele

a. a. O., § 9 Rdz. 480). Aufgrund der Silbenbildung der jüngeren Marke tritt

„Tschipo“ dort auch als eigenständiger Wortstamm hervor und stellt sich in Verbindung mit der im italienischen gebräuchlichen Verkleinerungsform „lino“ (z. B.

Valentino, Marcellino, Pendolino) als eine der bekannten Widerspruchsmarke

„Tchibo“ zurechenbare neue Marke dar. All diese Umstände sprechen dafür, dass

der Verkehr beim Antreffen der angegriffenen Marke wegen der Bekanntheit der

Widerspruchsmarke und der Nähe der Produkte und Dienstleistungen an eine

wirtschaftliche Verknüpfung der Markeninhaber denken wird, womit eine gedankliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Eine „Neutralisierung“ dieser Verwechslungsgefahr etwa deshalb, weil die jüngere Marke klanglich das italienische

Wort für „Zwiebelchen“ ist, scheidet aus, denn dies würde einen besonders ausgeprägten und offenkundigen Bedeutungsunterschied verlangen, was zumindest

für den deutschen Verbraucher nicht zutrifft (s. EuGH a. a. O. - PICARO/

PICASSO).

Hier sprechen alle Umstände dafür, dass der Verbraucher ein mit der jüngeren

Marke gekennzeichneten Produkt dem Verantwortungsbereich der Widersprechenden zuordnen wird, womit die Voraussetzungen für eine rechtlich relevante

Verwechslungsgefahr erfüllt sind.

Der Beschwerde war somit stattzugeben und die angegriffene Marke ist in Bezug

auf die noch angegriffenen Waren und Dienstleitungen der Klassen 30 und 42 zu

löschen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 Satz 2 Markengesetz.

gez.

Unterschriften