BPatG Beschluss vom 26.04.2006 – 26 W (pat) 82/01

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 82/01

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(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 57 699 08.05

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung am 26. April 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

I.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 vom 16. Februar 2001 teilweise aufgehoben, soweit der Widerspruch aus

der Marke 396 09 933 in Bezug auf die Dienstleistungen

„Unternehmensverwaltung, Werbung“ der angegriffenen

Marke zurückgewiesen wurde, und die teilweise Löschung

der Marke 399 57 699 für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Werbung“ angeordnet.

II.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Marke 399 57 699

unter anderem für „Unternehmensverwaltung, Werbung; Mietwagendienste, Kurierdienste, Taxidienste“ ist ein auf die vorgenannten Dienstleistungen eingeschränkter Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 395 14 027

SMART,

die eingetragen ist für die Waren und Dienstleistungen

„Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 7 enthalten)

Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten)

Vermittlung und Abrechnung von Ersatzkraftfahrzeugen

für

Leasing- oder Mietkraftfahrzeuge

Vermittlung von Versicherungen, auch für Rechtsschutzversicherungen

Vermittlung von Parkplätzen für Kraftfahrzeuge

Fahr- und Sicherheitstraining; Ausbildung auf dem Gebiet des

Kraftfahrwesens

Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Technische Beratung

und Erstellen von technischen Gutachten

Beförderung von Personen und Gütern und Kraftfahrzeugen; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen

Zimmervermittlung

Leasing von Kraftfahrzeugen

Vermittlung von Kraftfahrzeugen

Begleitende Leistungen bei Leasing und Vermittlung von Kraftfahrzeugen, nämlich Wagenpflege, insbesondere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur, einschließlich des Ersatzes aller zur

Erhaltung der Betriebsfähigkeit erforderlichen Teile und Zubehör“

sowie ein in gleichem Umfang beschränkter Widerspruch aus der Wortmarke

396 09 933

Smart-Card,

die eingetragen ist für die Dienstleistungen

„Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit, Aufstellung von Statistiken,

Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, Marketing,

Marktforschung und Marktanalyse, Schaufensterdekoration, Unternehmensberatung, Personalberatung, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere, Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren, Verteilung

von Waren zu Werbezwecken, Vervielfältigung von Dokumenten,

Werbemittlung, Werbung, Rundfunk und Fernsehwerbung, Kinowerbung, sämtliche Dienstleistungen ausschließlich im Zusammenhang mit dem Kraftfahrwesen

Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung, Ausgabe von

Kreditkarten, Beleihung von Gebrauchsgütern, Finanzwesen, insbesondere Ausgabe von Reiseschecks, Effektenvermittlung,

Geldwechselgeschäfte,

Investmentgeschäfte, Kreditberatung,

Kreditvermittlung, sämtliche Dienstleistungen ausschließlich im

Zusammenhang mit dem Kraftfahrwesen; Leasing, Veranstaltung

von Lotterien, Vermittlung von Versicherungen, Versicherungswesen, sämtliche Dienstleistungen ausschließlich im Zusammenhang

mit dem Kraftfahrwesen

Vermietung von Kraftfahrzeugen.“

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die beiden Wortbestandteile der angegriffenen Marke

bildeten einen einheitlichen Gesamtbegriff, der sich dem inländischen Publikum

ohne Weiteres erschließe, zumal auch die Grafik der Marke die Einheitlichkeit der

Wortfolge herausstelle. Mit einer Verkürzung auf Einzelelemente sei regelmäßig

nicht zu rechnen. „Cab“ sei nicht in größerem Maße beschreibend als „smart“.

Auch wenn der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch „smart“ wesentlich

mitbestimmt werde, so sei nicht davon auszugehen, dass der Verkehr den weiteren Wortbestandteil unberücksichtigt lasse. Zwischen der jüngeren Marke und der

Widerspruchsmarke SMART bestehe deshalb keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Da in der angegriffenen Marke der Bestandteil „smart“ keine eigenständige

betriebliche Kennzeichnungsfunktion habe, bestehe zwischen ihr und der Widerspruchsmarke „SMART“ auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr.

Im Vergleich zur Widerspruchsmarke „Smart-Card“ ständen einander zwei einheitliche Gesamtbegriffe („smart-cab“ und „smart-card“) gegenüber. Deren Unterschiede seien auch in klanglicher Hinsicht deutlich; i. Ü. würden die unterschiedlichen Bedeutungen einer Verwechslung entgegenwirken.

Hiergegen richtet sich das als „Widerspruch“ bezeichnete, mit einem Abbuchungsauftrag für die Beschwerdegebühr versehene Rechtsmittel der Widersprechenden. Sie meint, bei „Smart-Card“ könne der Betrachter die jeweils letzten

Buchstaben sowohl in klanglicher wie auch in bildlicher Hinsicht mit den entsprechenden Buchstaben im Wortbestandteil der jüngeren Marke verwechseln. Auch

zwischen „SMART“ und der angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr.

Die einander gegenüberstehenden Dienstleistungen seien identisch oder sehr

ähnlich. Die Widerspruchsmarke „SMART“ habe eine normale Kennzeichnungskraft. Die Widersprechende beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss

aufzuheben und wegen der Widersprüche im beantragten Umfang die Löschung

der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

1.

Das Rechtsmittel der Widersprechenden ist als Beschwerde zu werten.

Diese ist zulässig, jedoch nur teilweise begründet.

Im Hinblick auf die Anträge in der Widerspruchsschrift, die jüngere Marke für die

Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Werbung“ sowie „Mietwagendienste,

Kurierdienste, Taxidienste“ zu löschen, sieht der Senat den Widerspruch als allein

gegen die Eintragung der vorgenannten Dienstleistungen gerichtet an, wobei sich

- wie sich der Widerspruchsbegründung entnehmen lässt - der Widerspruch gegen

die Eintragung für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Werbung“ auf

die Widerspruchsmarke „Smart-Card“ und der Widerspruch gegen die Eintragung

für die Dienstleistungen „Mietwagendienste, Kurierdienste, Taxidienste“ auf die

Widerspruchsmarke „SMART“ stützt.

2.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

Hierbei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden

Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der von

ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der

älteren Marke. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren

oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Marken, die eine hohe Kennzeichnungskraft

besitzen, genießen einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (vgl. EuGH MarkenR 1999, 22, 23 f. - Canon, st. Rspr.).

Die Widersprechende bewertet die Kennzeichnungskraft des Wortes „SMART“ als

durchschnittlich und beruft sich auf die Entscheidung des 28. Senats des Bundespatentgerichts in der Sache 28 W (pat) 199/99, in der es allerdings um die Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung für „Kraftfahrzeuge und deren Teile; technische Beratung und Erstellung von technischen Gutachten“ ging. Ob der Marke

„SMART“ dieselbe Kennzeichnungskraft auch für die vorliegend relevanten

Dienstleistungen „Beförderung von Personen und Gütern und Kraftfahrzeugen“

zukommt, ist zweifelhaft, denn „smart“ ist in der Bedeutung „geschickt, pfiffig,

clever“ für die vorgenannten Dienstleistungen erheblich beschreibender als für die

Waren und Dienstleistungen, die der Entscheidung des 28. Senats zugrunde lagen. Wie hoch der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die

hier maßgeblichen Dienstleistungen letztlich anzusetzen ist, kann aber dahinstehen, weil es hierauf für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden

Fall nicht entscheidend ankommt. Jedenfalls ist die Kennzeichnungskraft des

Wortes „SMART“ im Hinblick auf diese Dienstleistungen nicht höher als durchschnittlich.

Die Kennzeichnungskraft von „Smart-Card“ für die relevanten Dienstleistungen

„Unternehmensverwaltung, Werbung“

ist deutlich unterdurchschnittlich, weil

„SmartCard“ ein gängiger Begriff für Chipkarten mit Mikroprozessor, ROM und aufladbarem Speicher ist, so dass eine SmartCard allgemein z. B. als Geldkarte etc.

benutzt werden kann (http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Card).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen.

Hierbei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen, wobei zu

berücksichtigen ist, dass sich diesem nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der

betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH

vom 22. Juni 1999 - Lloyd, zu finden auf der Website des EuGH curia.eu.int).

In bildlicher Hinsicht besteht zwischen den einander gegenüberstehenden Marken

keinerlei Ähnlichkeit, weil die grafische Gestaltung der (farbig beanspruchten) jüngeren Marke, die in den Widerspruchsmarken keine Entsprechung hat, nicht zu

übersehen ist.

In klanglicher Hinsicht besteht keine Ähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke

„SMART“ und dem Wortbestandteil „smart-cab“ der angegriffenen Marke. Der Senat teilt die Beurteilung der Markenstelle, dass es sich bei „smart-cab“ um einen

Gesamtbegriff handelt, der nicht auf einen seiner Bestandteile verkürzt wird. Der

Verkehr wird sich daher bei der angegriffenen Marke auch nicht allein an dessen

Bestandteil „smart“ orientieren. Eine klangliche Ähnlichkeit zwischen der angegriffenen Marke mit dem insoweit selbständig kennzeichnenden Wortbestandteil

„smart-cab“ und der Widerspruchsmarke 396 09 933 „Smart-Card“ ist dagegen

nicht zu verneinen. Der Senat sieht sie als mittelgradig ähnlich an. Zwar sind

„Smart-Card“ und „smart-cab“ Gesamtbegriffe mit unterschiedlicher Bedeutung,

was einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich entgegenwirken kann, denn - wie

bereits oben ausgeführt - ist eine „Smart Card“ eine Chipkarte mit Mikroprozessor,

ROM und aufladbarem Speicher, während „cab“ ein englisches Wort für „Taxi“ ist,

was weiten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise bekannt ist. Zu berücksichtigen ist im vorliegenden Fall aber, dass beide Begriffe für die relevanten

Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Werbung“ nicht beschreibend sind,

was die erforderliche sofortige Erfassbarkeit ihrer Begriffsgehalte erschweren

dürfte.

Die im Verzeichnis der jüngeren Marke aufgeführte Dienstleistung „Werbung“

umfasst auch „Werbung ausschließlich im Zusammenhang mit dem Kraftfahrwesen“, für die die Widerspruchsmarke „Smart-Card“ Schutz genießt, so dass insoweit Dienstleistungsidentität besteht. Die mit der angegriffenen Marke des Weiteren beanspruchte Dienstleistung „Unternehmensverwaltung“ ist zwar so nicht im

Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke „Smart-Card“ enthalten, dafür

aber eine Vielzahl von Einzeldienstleistungen, die im Rahmen der Unternehmensverwaltung anfallen. Auch insoweit geht der Senat daher von identischen bzw.

hochgradig ähnlichen Dienstleistungen aus.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Feststellung zur Ähnlichkeiten der einander gegenüberstehenden Marken, der Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit

und der jeweiligen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken besteht keine

Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der

Dienstleistungen „Mietwagendienste, Kurierdienste, Taxidienste“, weil zwischen

der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 395 14 027 „SMART“ keine

relevante Markenähnlichkeit besteht. Dagegen ist hinsichtlich der Dienstleistungen

„Unternehmensverwaltung, Werbung“ unter Berücksichtigung identischer bzw.

hochgradig ähnlicher Dienstleistungen und mittelgradiger Ähnlichkeit der Marken

in klanglicher Hinsicht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 396 09 933 „Smart-Card“ trotz unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr

nicht zu verneinen.

3.

Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des § 71 Abs. 1 S. 2

MarkenG. Gründe, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

gez.

Unterschriften