BPatG Beschluss vom 30.05.2006 – 24 W (pat) 239/04

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 239/04 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 300 53 832 08.05

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 30. Mai 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss

der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 1. Juli 2004 aufgehoben mit der Maßgabe, dass

aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 399 03 842 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 300 53 832 für die

Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt und Steuerberater“ angeordnet wird.

G r ü n d e

I.

Die Wortbildmarke

ist unter der Nummer 300 53 832 für die Dienstleistungen

„Werbung; Telekommunikation, Rechtsberatung“

in das Register eingetragen und veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen

„Software; Hardware; Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten und Datenbanken

(Online und Offline), nämlich Vermietung von Zugriffszeiten,

Sammeln, Aufbereiten, Bereitstellen, Archivieren, Speichern,

Abrufen, Übermitteln und Liefern von Nachrichten und Informationen aller Art, einschließlich Text-, Ton- und Bilddarbietungen; Betrieb von Internet-Suchsystemen (Suchmaschinen); Bereitstellen

des Zugangs zu Datennetzen, insbesondere zum Internet; Vernetzung von EDV-Anlagen und Kommunikationsanlagen; EDV-Beratungen; EDV-Schulungen; Erstellen von Computerprogrammen,

insbesondere von juristischer, steuerlicher und kaufmännischer

Software; Entwicklung von Projekten über Software, Hardware,

EDV, Telekommunikation; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, elektronische Datenbanken und Datenträger, insbesondere Compact-Disks (CD), CD-ROM, CD-I, Videobänder

(bespielt); Filme (belichtet) und andere Speichermedien, insbesondere mit gespeicherten Verzeichnissen der in einem Computer-Netzwerk angebotenen juristischen Informationen; Herausgabe

von Verlagserzeugnissen in gedruckter und elektronischer Form;

Verlags- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Broschüren, Hefte, Zeitschriften, Newsletter, Zeitschriften- und Zeitungsbeilagen, Vorlagebogen und Gebrauchsanleitungen und andere Druckschriften, auch elektronische, alle vorgenannten Waren

und Dienstleistungen, insbesondere im juristischen Bereich“

eingetragenen Wortmarke 399 03 842

ADVOcontract

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2002 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und

Markenamts aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 399 03 842 die teilweise

Löschung der angegriffenen Marke 300 53 832 für die Dienstleistungen „Telekommunikation, Rechtsberatung“ angeordnet und i. Ü. den Widerspruch zurückgewiesen. Im Umfang der angeordneten Teillöschung bestehe wegen der insoweit

gegebenen Identität oder Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Marken die Gefahr von

Verwechslungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Gegen diesen Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke Erinnerung

eingelegt. Im Laufe des Erinnerungsverfahrens ist das Dienstleistungsverzeichnis

der angegriffenen Marke im Wege der Teillöschung antragsgemäß auf

„Werbung; Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“

eingeschränkt worden.

Mit Erinnerungsbeschluss vom 1. Juli 2004 hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit

einem Beamten des höheren Dienstes, auf die Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke den angefochtenen Erstbeschluss aufgehoben und den Widerspruch aus der Marke 399 03 842 - vollständig - zurückgewiesen. Begründet wird

diese Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Waren und Dienstleistungen

der Widerspruchsmarke und die nach der teilweisen Bestandskraft des Erstbeschlusses sowie der erfolgten Teillöschung verbleibenden verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“ der

angegriffenen Marke nicht so ähnlich seien, dass im Hinblick auf den Grad der gegenüberstehenden Kennzeichen eine Verwechslungsgefahr bestehe. Mit den Produkten der Widerspruchsmarke würden lediglich abstrakte Informationen und Daten aus dem juristischen Bereich zur Verfügung gestellt, jedoch keine individuelle

Beratung gewährt, während bei der Rechtsberatung der angegriffenen Marke die

konkrete fallbezogene Beratungsdienstleistung im Vordergrund stehe. Daraus ergebe sich eine allenfalls am äußersten Rand bewegende Ähnlichkeit der Produkte.

Angesichts dessen reichten auch die geringen Unterschiede in den Marken aus,

um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung habe der Erinnerungsprüfer den Grad der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen falsch eingeschätzt. Anwaltskanzleien böten heute neben Beratungstätigkeiten online auch juristische Informationen zu verschiedenen

Themen an, wie z. B. allgemeine juristische Informationen, Aufsätze, Bestimmungen oder Rechtsprechung, was die beigefügten Internet-Seiten von Anwaltskanzleien mit entsprechendem Online-Angebot zeigten. Derartige Datenbanken und

Portale bildeten nicht lediglich Hilfsdienstleistungen zur juristischen Beratungstätigkeit, sondern stellten ein ergänzendes Leistungsangebot von Anwaltskanzleien

dar. Ähnlichkeit bestehe weiterhin zwischen der Dienstleistung „Werbung“ der angegriffenen Marke und der Dienstleistung „Erstellen von Computerprogrammen“

der Widerspruchsmarke. Angesichts der ausgeprägten Ähnlichkeit der Marken im

Klang und Schriftbild sei daher eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Anfangsbestandteils „ADVO“ stehe dem

nicht entgegen, weil die Marken auch in den hinteren Bestandteilen „Contact/contract“ weitgehend übereinstimmten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 1. Juli 2004 aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Er stützt vollumfänglich die Gründe des angefochtenen Beschlusses. Mit an das

Deutsche Patent- und Markenamt gerichtetem Schriftsatz vom 15. Februar 2006

hat er außerdem den Antrag gestellt, im Wege der Teillöschung die Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“ der angegriffenen

Marke durch Aufnahme des Zusatzes

„ausgenommen/ohne

- Erstellen und/oder Bereithalten von Computerprogrammen, insbesondere von

juristischer, steuerlicher und kaufmännischer Software;

- Filme (belichtet) und andere Speichermeiden, insbesondere mit gespeicherten

Verzeichnissen der in einem Computer-Netzwerk angebotenen juristischen Informationen;

- Verlags- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Broschüren, Hefte,

Zeitschriften, Newsletter, Zeitungsbeilagen, Vorlagebogen und Gebrauchsanleitungen und andere Druckschriften, auch elektronische, alle vorgenannten Waren

und Dienstleistungen, insbesondere im juristischen Bereich.“

einzuschränken. Damit sei der Schutzbereich der angegriffenen Marke für die

Klasse 42 auf ein Maß reduziert, welches keine Überschneidungen mit den von

der Widerspruchsmarke erfassten Waren und Dienstleistungen aufweise.

In einem Zwischenbescheid hat der Senat die Beteiligten darauf hingewiesen,

dass nach seiner Auffassung der von dem Inhaber der angegriffenen Marke

erklärte Teilverzicht unwirksam sei und daher im Beschwerdeverfahren keine

Berücksichtigung finden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Nach

Auffassung des Senats besteht im Umfang der beschwerdegegenständlichen

Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“ der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke gemäß § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände

des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den

Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert

der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den

genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“;

GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2006, 237, 238

(Nr. 18 f.) „PICASSO“; BGH GRUR 2000, 506, 508 „ATTACHÉ/TISSERAND“;

GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2002, 626, 627 „IMS“;

GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“).

Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten wurde, ist bei der

Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit für die Widerspruchsmarke von

den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen.

Auch auf Seiten der angegriffenen Marke ist die Registerlage maßgeblich, da die

von dem Markeninhaber im Beschwerdeverfahren beantragte Teillöschung keine

Berücksichtigung finden kann. Zwar kommt dem in einem Löschungsantrag erklärtem vollständigen oder teilweisen Verzicht auf das Markenrecht nach h. M. unmittelbare Rechtswirkung zu (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 48 Rdn. 6;

BGH GRUR 2001, 337, 339 „EASYPRESS“), weshalb er in einem noch anhängigen Widerspruchsverfahren grundsätzlich zu beachten ist. Dies setzt allerdings

voraus, dass der Verzicht auf eine zulässige Beschränkung des Waren-/

Dienstleistungsverzeichnisses der Marke ausgerichtet ist, weil er nur in einem

solchen Fall Rechtswirkungen entfalten kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 48

Rdn. 4). Daran fehlt es vorliegend. Worauf der Senat die Beteiligten bereits in einem Zwischenbescheid hingewiesen hat, wird insoweit vom Inhaber der angegriffenen Marke eine objektiv gegenständlich nicht mögliche und damit unzulässige

Einschränkung der für die Marke eingetragenen Dienstleistungen beantragt. Die in

dem aufzunehmenden o. g. Zusatz aufgeführten Waren und Dienstleistungen unterfallen sämtliche nicht dem betroffenen registrierten Dienstleistungsoberbegriff

„Rechtsberatung als Rechtsanwalt oder Steuerberater“. Demzufolge ist es auch

nicht möglich, sie von diesem Dienstleistungsbegriff auszunehmen. Ungeachtet

der objektiven Unmöglichkeit der beanspruchten Einschränkung gäbe ein solchermaßen unrichtig beschränktes Waren-/Dienstleistungsverzeichnis außerdem

Anlass zu Missverständnissen und Irrtümern über den Inhalt der registrierten

Dienstleistungen und würde deshalb zu nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheiten

hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen (vgl. hierzu EuGH GRUR

2004, 674, 679 (Nr. 111 ff., insbes. Nr. 114, 115) „Postkantoor“). Auch im Hinblick

darauf ist die beantragte Teillöschung als unzulässig zu beurteilen.

Beschwerdegegenständlich sind ferner nur die Dienstleistungen „Rechtsberatung

als Rechtsanwalt und Steuerberater“ der angegriffenen Marke. Gegen die in dem

Erstbeschluss der Markenstelle vom 19. Dezember 2002 erfolgte Zurückweisung

des Widerspruchs i. Ü., d. h. für die weitere Dienstleistung „Werbung“ der

angegriffenen Marke, hat die Widersprechende innerhalb der vorgeschriebenen

Frist keine Erinnerung gemäß § 64 MarkenG eingelegt, so dass der Beschluss

insoweit rechtskräftig geworden ist. Darauf wurde bereits in dem Erinnerungsbeschluss zutreffend hingewiesen.

Die Dienstleistungen „Rechtsberatung als Rechtsanwalt und Steuerberater“ weisen nach Auffassung des Senats jedenfalls im Verhältnis zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen „Erbringung von Dienstleistungen in

Verbindung mit Online-Diensten und Datenbanken (Online und Offline), nämlich

… Sammeln, Aufbereiten, Bereitstellen, Archivieren, Speichern, Abrufen, Übermitteln und Liefern von Nachrichten und Informationen aller Art, einschließlich

Text-, Ton- und Bilddarbietungen; … alle

vorgenannten Waren und

Dienstleistungen

insbesondere

im

juristischen Bereich“, entgegen dem

angefochtenen Erinnerungsbeschluss, nicht nur eine entfernte, sondern eine

wenigstens durchschnittliche Ähnlichkeit auf. So ist es einerseits möglich, dass die

genannten Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke nach Art und

Inhalt den Rechtsberatungsdienstleistungen der angegriffenen Marke relativ nahe

kommen. Unter die betreffenden weit gefassten Dienstleistungsbegriffe aus dem

Bereich der - juristischen - Online- und/oder Offline-Informations-Dienste können

auch solche fallen, bei denen juristische Informationen auf konkrete Anfrage und

gegen Entgelt im Rahmen von individuellen Beratungssituationen bereitgestellt

und übermittelt werden und nicht nur, wie der Erinnerungsprüfer meint, solche, bei

denen als (abstraktes) Ergebnis einer Abfrage juristische Informationen zur

Verfügung gestellt werden (vgl. hierzu Anlagen 8 u. 9 z. Schriftsatz der

Widersprechenden v. 21. 11. 2005 betr. Online-Beratungsdienste von Rechtsanwälten). Andererseits bieten heute Anwaltskanzleien - neben der konventionellen Rechtsberatung in Form von Gesprächen und schriftlichen Stellungnahmen - in Erweiterung und Ergänzung ihres Leistungsspektrums zunehmend

allgemeine juristische Informationen zu bestimmten Rechtsgebieten und Rechtsfragen online im Internet an (vgl. hierzu Anlagen 1 bis 3 z. Schriftsatz der Widersprechenden vom 6. 3. 2001; Anlagen 1 bis 6 z. Schriftsatz der Widersprechenden

v. 6. 4. 2005 betr. das allg. juristische Online Informations-Angebot verschiedener

Anwaltskanzleien). Aufgrund dieser Faktoren können die beteiligten Verkehrskreise bei einer Begegnung mit den in Rede stehenden beiderseitigen Dienstleistungen - ihre Kennzeichnung mit identischen Marken unterstellt - ohne weiteres

annehmen, dass sie von denselben Unternehmen erbracht werden (vgl. u. a.

EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. (Nr. 22-29) „Canon“; BGH GRUR 2001, 507, 508

„EVIAN/REVIAN“; GRUR 2004, 594, 596 „Ferrari-Pferd“).

Der Widerspruchsmarke „ADVOcontract“ wird man im Hinblick auf ihren, im Sinn

von „Advokat Kontrakt“, also „(Rechts)anwaltsvertrag“, für die fraglichen Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten und Datenbanken im juristischen

Bereich deutlich sprechenden Charakter nur eine - gegenüber einer reinen Fantasiewortbildung - verminderte Kennzeichnungskraft am unteren Rand des Durchschnitts zubilligen können. Entsprechendes gilt i. Ü. auch für die jüngere Marke,

welche im Sinn von „Advokat Kontakt“ bzw. „(Rechts)anwaltskontakt“ ebenfalls

deutlich beschreibende Anklänge für Rechtsberatungsdienstleistungen besitzt.

Aber auch wenn infolge der Kennzeichnungsschwäche der prioritätsälteren Marke

die Unterschiede zwischen den Marken zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr - selbst bei ihrem Einsatz auf ohne weiteres ähnlichen Dienstleistungen - nicht

sonderlich ausgeprägt zu sein brauchen, halten die Vergleichszeichen gleichwohl

den hierzu erforderlich geringen Abstand zumindest in klanglicher Hinsicht nicht

mehr voneinander ein. In dem insoweit maßgeblichen Gesamteindruck, bei dem

auch der Einfluss übereinstimmender beschreibender oder kennzeichnungsschwacher Bestandteile mit zu berücksichtigen ist (vgl. BGH GRUR 2004, 783,

785 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“), stimmen die beiden Markenworte,

die mit Ausnahme des zusätzlichen Konsonanten „r“ in der Widerspruchsmarke,

welcher nach dem markanten Sprenglaut „t“ zu Beginn der Schlusssilbe zudem

leicht zu überhörenden ist, vollständig überein. Insoweit vermag auch der

unterschiedliche Sinngehalt der hinteren Wortbestandteile

„-Contact“ und

„-contract“ (s. oben) das hinreichend sichere Auseinanderhalten der Marken nicht

zu gewährleisten (vgl. hierzu EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 20) „PICASSO“;

BGH GRUR 2003, 1044, 1046 „Kelly“), da angesichts des hohen Maßes an

phonetischer Übereinstimmung den Verkehrsteilnehmern im Fall des erwartungsgemäßen Verhörens der abweichende Begriffsgehalt regelmäßig nicht

bewusst werden wird (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 155 m. w. N. aus

der Rspr.).

Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand

kein Anlass.

gez.

Unterschriften