BPatG Beschluss vom 20.06.2006 – 27 W (pat) 160/05

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 160/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 303 61 716.0

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

20. Juni 2006 durch … 08.05

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der

Markenstelle

für Klasse 25

vom 14. Juli 2005

teilweise

aufgehoben,

soweit

die Anmeldung

für

„Leder

und

Lederimitationen

sowie Waren daraus; Ausrichtung

von

Angebotsmessen und Verkaufsveranstaltungen

in gehobener

Atmosphäre für den Schuh-Fachhandel“ zurückgewiesen wurde.

2.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

dem im Tenor genannten Beschluss die Anmeldung der u. a. für

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Schuhe,

Schuhwaren;

Ausrichtung

von

Angebotsmessen

und

Verkaufsveranstaltungen in gehobener Atmosphäre“

als Wortmarke beanspruchten Kennzeichnung

DER SCHUH-CLUB

teilweise für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen nach § 37 Abs. 1, § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen,

weil die Bezeichnung von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres im

Sinne eines auf Schuhe ausgerichteten Clubs und somit nur als Sachangabe in

Bezug auf die Art und Weise der Erbringung der Leistung verstanden werde; infolge dieses im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts sei die Bezeichnung für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelders, mit der er

sein Eintragungsbegehren zunächst mit der Begründung weiterverfolgt hat, die

Bezeichnung enthalte keinen unmittelbaren und engen beschreibenden Bezug zu

den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen.

In der mündlichen Verhandlung vom 14. Februar 2006 hat er darüber hinaus erstmals geltend gemacht, dass die angemeldete Bezeichnung für „Messen für den

Fachhandel“ nach § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr durchgesetzt sei.

Nach der in seinem Einverständnis erfolgten Überleitung ins schriftliche Verfahren

hat er die Anmeldung für „Schuhe, Schuhwaren“ zurückgenommen, das Waren-

und Dienstleistungsverzeichnis in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35

auf „Ausrichtung von Angebotsmessen und Verkaufsveranstaltungen in gehobener

Atmosphäre für den Schuh-Fachhandel“ beschränkt und zur Glaubhaftmachung

der von ihm insoweit geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung Unterlagen eingereicht.

II

Die zulässige Beschwerde ist hinsichtlich der Waren „Leder und Lederimitationen

sowie Waren daraus“ begründet, so dass insoweit der anderslautende Beschluss

der Markenstelle aufzuheben ist; in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen führt die Beschwerde darüber hinaus zu einem Teilerfolg, indem der Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben und die Sache

nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 und 3 MarkenG an die Markenstelle zur Prüfung der vom

Anmelder geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung der Anmeldemarke für diese

Dienstleistungen zurückzuverweisen ist. Hinsichtlich der darüber hinaus zurückgewiesenen Waren der Klasse 25 hat sich das Verfahren durch die Teilrücknahme

der Anmeldung erledigt.

1.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die zurückgewiesenen Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren

daraus“ nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, also

nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH

MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35]

- Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000, 502,

503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) die Eignung, von den

Abnehmern, an welche sich die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen

richten, als Unterscheidungsmittel

für die angemeldeten Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen

aufgefasst zu werden. Unter Berücksichtigung des grundsätzlich gebotenen

großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] - PROTECH;

BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) kann nämlich nicht festgestellt werden,

dass die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl.

EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2)

Abnehmer in der Anmeldemarke keinen Hinweis mehr auf die Herkunft dieser

Waren aus einem bestimmten Unternehmen sehen, weil sie der angemeldeten

Marke nur einen für diese Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden

Begriffsinhalt entnehmen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch;

GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N.

- RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Mit der Markenstelle geht zwar auch der Senat davon aus, dass die Bezeichnung

„DER SCHUH-CLUB“ von dem weitaus größten Teil der angesprochenen Verkehrskreise nur als Sachangabe auf das Angebot von Schuhen bei einer clubähnlichen Verkaufsstelle verstanden wird, wie sie auch auf anderen Warengebieten

(etwa im Bereich von Büchern) gebräuchlich ist. In dieser Bedeutung ist die Marke

aber

lediglich

für die beanspruchte Dienstleistung

„Ausrichtung von

Angebotsmessen und Verkaufsveranstaltungen in gehobener Atmosphäre für den

Schuh-Fachhandel“ nicht unterscheidungskräftig; hieran ändert auch nichts die mit

der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erfolgte Begrenzung auf das Fachpublikum, weil bei diesem der durch die Verwendung des

Begriffs „CLUB“ in der Anmeldemarke bewirkte Hinweis auf die Beschränkung des

Warenangebots auf bestimmte Abnehmer sogar noch näher liegt. Bei den Waren

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus“ besteht demgegenüber für die

angesprochenen Durchschnittsverbraucher keine Veranlassung, sie nur in der

vorgenannten Bedeutung zu verstehen; dem steht schon gegenüber, dass es sich

bei diesen Waren der Klasse 18 gerade nicht um Schuhwaren handelt, welche

ausschließlich in Klasse 25 fallen und vom Anmelder nach entsprechender teilweiser Rücknahme der Anmeldung nicht mehr beansprucht werden. Für die danach

nur noch in Rede stehenden Waren ist der in der Anmeldemarke enthaltene Hinweis auf Schuhe vielmehr derart verfremdend, dass die angesprochenen Verkehrskreise keine Veranlassung mehr haben, sie allein als bloße Sachangabe anzusehen; vielmehr wird es für sie näher liegen, die Wortfolge für diese Waren als

Hinweis auf ihre Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen und damit als

Marke anzusehen. Damit kann der Anmeldemarke für diese Waren das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG letztlich nicht abgesprochen werden.

2.

Soweit die Anmeldemarke für die weiter beanspruchten Dienstleistungen

„Ausrichtung von Angebotsmessen und Verkaufsveranstaltungen in gehobener

Atmosphäre für den Schuh-Fachhandel“ auch nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses mangels Unterscheidungskraft wie oben

dargelegt nicht von Haus aus schutzfähig ist, hat der Anmelder die Möglichkeit

einer Verkehrsdurchsetzung im Sinn von § 8 Abs. 3 MarkenG für diese Dienstleistungen mit den nach der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen

glaubhaft gemacht. Danach erscheint es wahrscheinlich, dass der Verkehrskreis

mit rund 5000 Fachgeschäften überschaubar ist, zu jeder Verkaufsveranstaltung

des Anmelders rund 10 % dieses Verkehrskreises erscheinen, wobei etwa 17 %

des Verkehrskreises Bestellungen tätigen, die von ihm in diesem Zusammenhang

vertriebenen eigenen Fachzeitschriften und Werbemaßnahmen nahezu den gesamten Verkehrskreis erreichen und über die Veranstaltungen regelmäßig in einschlägigen Fachzeitschriften berichtet wird. Unter Beachtung des Grundsatzes,

dass an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung, deren es zur Durchführung weiterer Aufklärungsmaßnahmen bedarf, keine überzogenen Anforderungen zu stellen sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 8

Rn. 345), sind diese Angaben als ausreichende Grundlage für die Ermittlung des

tatsächlichen Grades der Verkehrsdurchsetzung und damit der Eintragbarkeit

nach § 8 Abs. 3 MarkenG anzusehen.

Da im Verfahren vor dem Patentgericht damit neue wesentliche Tatsachen bekannt geworden, war die Sache an die Markenstelle zur Vornahme weiterer Ermittlungen und eventuell weiterer Konkretisierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 und 3 MarkenG).

3.

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zu Unrecht die

Eintragung für die betroffenen Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren

daraus; Schuhe, Schuhwaren“ wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG versagt hat, war der Beschluss der Markenstelle auf die

Beschwerde des Anmelders aufzuheben und die Sache hinsichtlich der

Dienstleistungen „Ausrichtung von Angebotsmessen und Verkaufsveranstaltungen

in gehobener Atmosphäre für den Schuh-Fachhandel“ zurückzuverweisen.

gez.

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