BPatG Beschluss vom 02.08.2006 – 32 W (pat) 138/03

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 138/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

2. August 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 397 12 929

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 2. August 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 13. März 1997 angemeldete und am 25. April 1997 für die Waren

und Dienstleistungen

„Magnetaufzeichnungstonträger, Schallplatten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, jeweils ausgenommen

für Motorradfahrer; Unterhaltung, allgemein kulturelle Aktivitäten“

eingetragene Wortmarke 397 12 929

THE BOY'Z

ist Widerspruch erhoben aus der seit 18. Februar 1955 eingetragenen Wortmarke

671 672

Boy

geschützt für

„tragbare Rundfunkempfänger“.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41

des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom

27. Januar 2003 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dabei

ist die Markenstelle von einer engen Ähnlichkeit der Widerspruchsware mit den

Schallplatten der jüngeren Marke und einer normalen Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke ausgegangen. Zwar sei das Zeichen „Boy“ von Hause aus

wegen zahlreicher Drittmarken mit dem Bestandteil „Boy“ gerade auf dem hier

vorliegenden Warensektor kennzeichnungsschwach. Diese Kennzeichnungsschwäche sei jedoch durch die langjährige Nutzung durch die Widersprechende

überwunden. In klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht würden die

Marken sich durch den nur in der jüngeren Marke befindlichen Bestandteil „THE“

und den nur bei dieser Marke mit einem Apostroph am Wortende angehängten

Konsonanten „Z“ ausreichend voneinander unterscheiden. Dem Markenbestandteil „BOY“ komme in der angegriffenen Marke keine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zu. Im Hinblick auf die originäre Kennzeichnungsschwäche der

Widerspruchsmarke scheide auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem

Gesichtspunkt eines Serienzeichens aus.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie stellt (sinngemäß) den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 27. Januar 2003 aufzuheben

und die Marke 397 12 929 teilweise bezüglich der Waren und

Dienstleistungen „Magnetaufzeichnungstonträger, Schallplatten;

Unterhaltung, allgemein kulturelle Aktivitäten“ zu löschen.

Die Widerspruchsmarke werde seit 1950 für tragbare Rundfunkgeräte intensiv benutzt. Darüber hinaus besitze und nutze die Widersprechende zahlreiche Kombinationszeichen (Serienzeichen) mit dem Bestandteil „Boy“, wie z. B. „Beat-Boy“,

„City-Boy“, „Concert-Boy“, „Hit-Boy“, „Musical-Boy“, „Ocean-Boy“, „Prima-Boy“,

„Teleboy“, „Yacht-Boy“ für Geräte der Unterhaltungselektronik. Dem Bestandteil

„BOY“ komme somit Hinweischarakter auf die Widersprechende zu. Neben den im

engsten Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Klasse 9 weise auch die

Dienstleistung „Unterhaltung“ Ähnlichkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke

auf, da Unterhaltungsdienstleistungen mithilfe von Geräten der Unterhaltungselektronik erbracht werden könnten. Der erforderliche Markenabstand werde nicht

eingehalten. Das Wort „BOY“ trete in der angegriffenen Marke eigenständig hervor, präge deren Gesamteindruck und wirke kollisionsbegründend. Der weitere

Bestandteil „THE“ werde dagegen ohne Weiteres als bloßer Artikel erkannt und

verstanden. Das „Z“ am Wortende der jüngeren Marke sei für die Verbraucher

eher unauffällig. Zumindest die Gefahr der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter

dem Gesichtspunkt des Serienzeichens sei zwischen den Marken gegeben.

Die unbekannt verzogenen Markeninhaber haben sich weder im Amts- noch im

Gerichtsverfahren zur Sache eingelassen. Mit zwei Beschlüssen vom

11. Januar 2006 und vom 10. Mai 2006 hat der Senat die öffentliche Zustellung

der Beschwerdeschrift vom 11. März 2003 und der Beschwerdebegründung vom

30. Januar 2004 sowie der Terminsladung vom 9. Mai 2006 angeordnet.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet, weil die sich

gegenüberstehenden Marken keiner Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2

Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen.

Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs u. a. zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen

Marke älteren Zeitrangs und der (Identität oder) Ähnlichkeit der durch die beiden

Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von

Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich

miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.

Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der (Identität oder) Ähnlichkeit

der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass z. B. ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit

der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 60, 61

- coccodrillo m. w. N.).

1.

Die „Magnetaufzeichnungstonträger“ und „Schallplatten“ der

jüngeren

Marke sind den „tragbaren Rundfunkempfängern“ der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittlich, wenn nicht sogar eng ähnlich. Demgegenüber weisen die

angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke keine markenrechtlich ins

Gewicht fallenden Überschneidungen mit „tragbaren Rundfunkempfängern“ auf

(vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl.,

S. 371 re. Sp.). Es mag zwar zutreffen, dass Unterhaltungsdienstleistungen auch

mithilfe von Geräten der Unterhaltungselektronik erbracht werden, wie die Widersprechende meint. Allein deswegen identifiziert der Verkehr aber noch nicht den

Erbringer der Dienstleistung mit dem Gerätehersteller. Im Übrigen genießt die Widerspruchsmarke nicht allgemein für Geräte der Unterhaltungselektronik, sondern

lediglich für tragbare Rundfunkempfänger Schutz. Dass auch derartige Kleingeräte

bei der Erbringung von Unterhaltungsdienstleistungen oder kulturellen Aktivitäten

eingesetzt werden, erscheint fernliegend. Im Hinblick auf die angegriffenen

Dienstleistungen scheitert der Widerspruch daher bereits an fehlender Waren- und

Dienstleistungsähnlichkeit.

2.

Die Kennzeichnungskraft der seit mehr als 50 Jahren eingetragenen Widerspruchsmarke liegt aufgrund der langjährigen Benutzung im oberen durchschnittlichen Bereich (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 346 - ASTRO BOY/Boy). Dass die

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch zahlreiche Drittmarken auf

dem hier fraglichen Warensektor geschwächt ist, wie die Markenstelle in ihrem

Beschluss ausgeführt hat, ist nicht zu ersehen. Abgesehen davon, dass die Markenstelle in ihrer Entscheidung keine Drittmarken mit dem Bestandteil „Boy“ auf

dem einschlägigen Warengebiet benannt hat, ist über die Benutzung derartiger

Marken nichts bekannt. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Marke

kann aber grundsätzlich nur durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden

(Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 199).

3.

Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke im Hinblick auf die von

ihr erfassten Waren der Klasse 9 einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten, der jedoch gewahrt ist.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet aus.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichsmarken deutlich sichtbar durch

den nur in der jüngeren Marke vorhandenen Artikel „THE“, den nur in dieser Marke

am Ende des zweiten Wortbestandteils befindlichen Apostroph sowie den angefügten Buchstaben „Z“.

Auch der klangliche Abstand ist insbesondere wegen des Artikels „THE“ in der

jüngeren Marke ausreichend. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kollidierender Marken kann der Artikel „THE“ nicht ohne Weiteres vernachlässigt werden

(vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone in Bezug auf den bestimmten Artikel „il“ der italienischen Sprache). Da der Verkehr keine Veranlassung hat, den Bestandteil „THE“ bei der Benennung wegzulassen, besteht phonetisch keine relevante Markenähnlichkeit.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und so verwechselt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2,

2. Halbs. MarkenG). Diese besondere Fallgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass

zwei Marken zwar nicht füreinander gehalten und insoweit unmittelbar verwechselt

werden können, jedoch Gemeinsamkeiten aufweisen, die im Publikum Anlass zu

der Annahme geben können, dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein

Zeichen des Inhabers der älteren Marke handle. Erfasst werden damit insbesondere Fälle, in denen ein jüngeres Zeichen für ein Serienzeichen zu der älteren

Marke gehalten werden kann (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 346 - ASTRO BOY/

Boy). Dafür ist hier nichts ersichtlich. Die Widersprechende hat zwar dargelegt,

dass sie ausgehend von der Widerspruchsmarke eine umfangreiche Zeichenserie

geschaffen hat und nutzt. Die angegriffene Marke fügt sich in diese Serie aber

nicht ein. Die Serie der Widersprechenden ist dadurch gekennzeichnet, dass das

Zeichen „Boy“ als gleichbleibender Stammbestandteil erscheint, der durch

vorangestellte Zusätze mit meist beschreibendem Sinngehalt abgewandelt wird.

Demgegenüber erscheint die Wortverbindung „THE BOY’Z“ als geschlossener

Gesamtbegriff im Sinne einer Abwandlung von „The Boys“, also „Die Jung’s“. Das

erweckt, gerade

im Zusammenhang mit den angegriffenen Waren (und

Dienstleistungen) eher den Eindruck eines Namens, z. B. einer Band. Es wird also

weder von der Widerspruchsmarke als einem Stammbestandteil in identischer

oder auch nur wesensgleicher Form Gebrauch gemacht, noch erscheint der

vorangestellte Artikel „THE“ als eine weitere Abwandlung der Widerspruchsmarke.

Bei dieser Sachlage kann eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt

des Serienzeichens nicht bejaht werden.

Anhaltspunkte dafür, dass die Vergleichsmarken in anderer Weise gedanklich in

Verbindung gebracht werden könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Es bestand kein Anlass, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften