BPatG Beschluss vom 07.12.2006 – 17 W (pat) 104/04

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 104/04 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 10 781.9-53

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

…

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung am 7. Dezember 2006 unter Mitwirkung … 08.05

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Am 12. März 2003 ist ein Patent mit der Bezeichnung

„Verfahren zum Betreiben eines Mikroprozessors und eine

Mikroprozessoranordnung“

unter der Nummer 103 10 781.9-53 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F hat am 10. November 2003 einen Prüfungsbescheid erlassen, wonach das nachgesuchte Patent mangels erfinderischer Tätigkeit nicht erteilt werden könne. Sie hat auf die Möglichkeit einer Anhörung hingewiesen.

Daraufhin hat die Anmelderin den bisher geltenden Patentanspruch 1 durch Hinzufügen der Merkmale der ursprünglichen Patentansprüche 2 und 6 eingeschränkt

und im Einzelnen zu den Ausführungen im Prüfungsbescheid Stellung genommen.

Für den Fall, dass die Prüfungsstelle die Patentansprüche weiterhin nicht für gewährbar halte, hat sie die Anberaumung einer Anhörung beantragt.

5 Monate nach Eingang dieser Stellungnahme hat zwischen der Prüfungsstelle

und dem Anmeldervertreter ein Telefonat stattgefunden, in dem die Prüfungsstelle

den Patentanspruch 1 nur mit bestimmten Modifikationen für gewährbar gehalten

hat, die aber im Rahmen des ursprünglich Offenbarten nicht möglich seien. Dem

habe die Anmelderin zugestimmt.

Kurz darauf hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F einen Zurückweisungsbeschluss erlassen. Der neu eingereichte Patentanspruch 1 stimme in seinem sachlichen Gehalt mit dem ursprünglichen Patentanspruch 1 überein, zu dem bereits

im Beanstandungsbescheid dargelegt worden sei, dass er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Eines erneuten Bescheids vor der Beschlussfassung

habe es nicht bedurft, da sich aus der Eingabe der Anmelderin keine neue Entscheidungsgrundlage ergeben habe. Da auch die Beschreibung nichts Patentfähiges enthalte, sei die Anberaumung einer Anhörung nicht sachgerecht gewesen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und die Rückzahlung der

Beschwerdegebühr beantragt. Dies begründete sie u. a. damit, dass der Patentanspruch 1 entgegen den Ausführungen der Prüfungsstelle in seinem sachlichen

Gehalt nicht mit dem ursprünglichen Patentanspruch 1 übereinstimme. Vielmehr

sei er durch die Merkmale von zwei ursprünglich untergeordneten Patentansprüchen spezifiziert worden, zu denen die Prüfungsstelle in ihrem Prüfungsbescheid

ohne nähere Begründung lediglich unterstellt habe, dass sie keine erfinderische

Tätigkeit erkennen ließen. Der einzige Prüfungsbescheid habe keinerlei substantiierte Begründung zu den Merkmalen der untergeordneten Patentansprüche enthalten. Jedoch habe der Prüfungsbescheid erkennen lassen, dass der zuständige

Prüfer eine Anhörung für sachdienlich erachte. Daraufhin sei mit der folgenden

Eingabe hilfsweise die Anberaumung einer Anhörung beantragt worden. Da der

Prüfer die signifikanten und offensichtlich vorhandenen Unterschiede des neu eingereichten Patentanspruchs 1 zum ursprünglichen Patentanspruch 1 nicht erkannt

habe, wäre die Anberaumung einer Anhörung sachdienlich und aus Gründen der

Verfahrensökonomie zweckmäßig gewesen. Da die Möglichkeit einer Anhörung

gerade durch den amtsseitigen Prüfungsbescheid ins Spiel gebracht worden sei,

habe man anmelderseitig in gutem Glauben annehmen können, dass dem Antrag

stattgegeben werde.

Auf die Ladung des Senats hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 3 eingereicht, kurz vor Durchführung der mündlichen Verhandlung aber die Patentanmeldung zurückgenommen. Den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat sie ausdrücklich aufrecht erhalten.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig. Auch nach

Rücknahme der Anmeldung kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden (§ 80 Abs. 4 PatG).

Der Antrag hat auch Erfolg. Wegen der Formulierung „kann“ in § 80 Abs. 3 PatG

wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und

die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen

(Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21). Die Billigkeit der Rückzahlung

kann sich danach aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80 Rdnr. 66 ff.), wenn

diese für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Ursächlich in diesem

Sinne ist ein Verstoß, wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers

nicht auszuschließen ist, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig halten durfte. Dies ist

hier der Fall.

Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen die

Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar,

denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhörung wäre sachdienlich gewesen.

Sachdienlich

ist eine Anhörung grundsätzlich

in

jedem Verfahren einmal

(BPatGE 18,30). Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann,

insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche

Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung

kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 f.). Bei der Nachprüfung der

Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O., § 46

Rdnr. 8; BPatGE 24, 44).

Im vorliegenden Fall ist aber der Beurteilungsspielraum des Prüfers überschritten

worden, da objektive die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigende

Gründe nicht ersichtlich sind. Insbesondere gab das Verhalten der Anmelderin

gerade keinen Anlass für die Vermutung, dass eine Annäherung der gegensätzlichen Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhörung das

Verfahren lediglich verzögere.

Die Anmelderin hat nämlich den im einzigen Prüfungsbescheid von der Prüfungsstelle geäußerten Bedenken offensichtlich Rechnung getragen und einen neu formulierten Patentanspruch 1 eingereicht, der zusätzlich zur ursprünglichen Formulierung die Merkmale der bisherigen Ansprüche 2 und 6 enthält. Es ist schon nicht

nachvollziehbar, dass dies – wie im Zurückweisungsbeschluss behauptet – nicht

zu einem neuen sachlichen Gehalt des Patentanspruchs 1 geführt haben sollte.

Irgendeinen verbindlichen Hinweis darauf hat die Anmelderin von der Prüfungsstelle aber obendrein nicht erhalten. Die Anmelderin konnte vielmehr nach Einreichen des neu formulierten Anspruchs guten Glaubens sein, den von der Prüfungsstelle mitgeteilten Bedenken entsprochen zu haben. Zudem hat die Anmelderin ausdrücklich hilfsweise die Anberaumung einer Anhörung beantragt. Wäre

diese, wie oben ausgeführt, schon als solche sachdienlich gewesen, so kommt im

vorliegenden Fall noch hinzu, dass die Prüfungsstelle selbst in ihrem Bescheid auf

die Möglichkeit einer Anhörung hingewiesen hat und die Anmelderin unabhängig

von der ohnehin bestehenden gesetzlichen Situation diesen Hinweis aufgegriffen

hat. Der Antrag auf Anhörung zusammen mit dem Versuch, durch Änderung der

Ansprüche den Bedenken der Prüfungsstelle Rechnung zu tragen, sind hier als

deutliches Signal für die Gesprächsbereitschaft der Anmelderin anzusehen. Sie

musste unter diesen Umständen darauf vertrauen können, dass sie nicht durch

einen Zurückweisungsbeschluss überrascht und von ihren Möglichkeiten zur Verfahrensgestaltung unerwartet abgeschnitten werden würde.

Dass die Prüfungsstelle mit dem Anmeldervertreter ein Telefonat geführt hat, vermag eine Anhörung nicht zu ersetzen. Selbst wenn in diesem Telefonat die maßgeblichen Bedenken ausgetauscht worden sein sollten, so ist ein Telefonat lediglich geeignet, kleinere Bedenken ohne umfassende Tragweite abzuklären, kann

aber eine von beiden Seiten sorgfältig vorbereitete Anhörung nicht ersetzen, da

ein Telefonat immer einen gewissen Überraschungseffekt und ein gewisses Provisorium birgt (vgl. Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 39, insbes. Fußnote 33 mit Hinweis

auf die Prüfungsrichtlinien). Dass die Anmelderin im Laufe des Gesprächs auf die

beantragte Anhörung verzichtet hätte, ist der Telefonnotiz vom 30. Juli 2004 nicht

zu entnehmen.

Damit durfte die Prüfungsstelle die von der Anmelderin beantragte Anhörung nicht

ablehnen, ohne ihr zumindest eine andere Gelegenheit zu geben, die neu vorgebrachten Bedenken in Ruhe zu diskutieren und zu beheben.

Schließlich lässt die Rücknahme der Anmeldung in der Beschwerdeinstanz die

Annahme zu, dass die Anmelderin bei einer sachgerechten Auseinandersetzung

mit ihrer Anmeldung, wie insbesondere in einer Anhörung, von der Einlegung einer

Beschwerde abgesehen hätte (Schulte, a. a. O., § 73 Rdnr. 142; vgl. auch Busse,

Patentgesetz, 6. Aufl., § 80 Rdnr. 105).

Nach alledem entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

gez.

Unterschriften