BPatG Beschluss vom 31.01.2007 – 26 W (pat) 12/04

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 12/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

31. Januar 2007

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die IR-Marke 625 973

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2007 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. September 2003 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch gegen die

Waren "produits et préparations cosmétiques" zurückgewiesen

worden ist. Insoweit wird der IR-Marke 625 973 der Schutz verweigert.

G r ü n d e

I

Gegen die Schutzbewilligung in der Bundesrepublik Deutschland für die IR-Marke

625 973

DOMA

für die Waren und Dienstleistungen

3 Produits et préparations cosmétiques, produits d´hygiène et

de soins dentaires.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et médicinaux, notamment pour l`hygiène buccale et dentaire; produits diététiques, à buts médicinaux.

16 Papier, produits de l`imprimerie, articles de papeterie.

21 Brosses à dents.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

36 Finances, affaires financières, affaires immobilières.

42 Recherche scientifique et industrielle.

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 642 090

Dona,

die für die Ware "Arzneimittel" eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 21 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der

IR-Marke aufgrund des Widerspruchs den Schutz für die Waren und Dienstleistungen "produits d´hygiène et de soins dentaires; produits et préparations pharmaceutiques et médicinaux, notamment pour l´hygiène buccale et dentaire; produits

diététiques à buts médicinaux, recherche scientifique et industrielle" in der Bundesrepublik Deutschland versagt. Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, auf die zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin habe die Widersprechende die Benutzung der

Widerspruchsmarke für die Waren "Analgetika, Antirheumatika" nachgewiesen,

worauf die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke die Benutzungseinrede hinsichtlich dieser Waren zurückgenommen habe.

In Bezug auf die der Beurteilung zugrunde zu legenden Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der angegriffenen Marke bestehe Identität bezüglich "produits et préparations pharmaceutiques et medicinaux, notamment pour l´hygiène

buccale et dentaire" der angegriffenen Marke sowie Ähnlichkeit hinsichtlich "produits d´hygiène et de soins dentaires" und "produits diététiques a buts medicinaux"

aufgrund einer deutlichen medizinischen Zielrichtung. Keine Ähnlichkeit bestehe

zu den kosmetischen Produkten der angegriffenen Marke. Zwar könnten im Einzelfall stoffliche Übereinstimmungen zu Arzneimitteln gegeben sein, diese würden

aber stets unter anderen Marken angeboten.

Im Rahmen der Identität der Waren bzw. Dienstleistungen seien die Vergleichwörter bis auf den mittleren Buchstaben identisch, wobei auch die abweichenden

Buchstaben "n" und "m" eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit aufwiesen, was

insgesamt zu einer erheblichen Ähnlichkeit führe. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien daher in Bezug auf die ähnlichen Waren und

Dienstleistungen Verwechslungen in erheblicher Zahl zu erwarten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat sinngemäß

beantragt,

den Beschluss des DPMA auch insoweit aufzuheben, als darin der

Widerspruch hinsichtlich der Waren "kosmetische Produkte" (Produits et préparations cosmétiques) zurückgewiesen wurde und der

IR-Marke auch für diese Waren den Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland zu versagen.

Zur Begründung trägt sie vor, ein hinreichendes Maß an Ähnlichkeit sei auch bezüglich kosmetischer Produkte festzustellen. Die Ware "Kosmetische Produkte"

verbinde mit Arzneimitteln oftmals eine ähnliche stoffliche Zusammensetzung und

eine vergleichbare Wirkungsweise. So wirkten z. B. in Bezug auf Hauterkrankungen Hautsalben medizinisch, während eine "präventive" Hautpflege Hautkrankheiten verhindern könne. Im spezialisierten Einzelhandel - etwa in Apotheken und

Drogerien - würden typischerweise Kosmetikprodukte neben rezeptfreien Arzneimitteln vertrieben.

Zum Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Marke hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren umfangreiche Unterlagen vorgelegt, u. a. eine eidesstattliche Versicherung des Prokuristen, aus der sich zwischen 1996 und

2005 ein Jahresumsatz von 6 Mio. bis hin zu 14 Mio. € mit der Widerspruchsmarke ergebe; vorgelegt wurden zudem Werbekostenstatistiken, die nach Auffassung

der Widersprechenden beträchtliche Werbeetats (zwischen 800 000 bis 3,5 Mio. €

pro Jahr) für die Widerspruchsmarke "Dona" auswiesen, sowie Kopien einiger Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. Von einer entsprechend hohen Bekanntheit

sei daher auszugehen. Aus der Entscheidung "Public Nation/PUBLIC" des Bundespatentgerichts (GRUR 2005, 772) gehe hervor, dass einer Marke mit gesteigerter Kennzeichnungskraft ein erheblich größerer Schutzumfang zuzubilligen sei,

was sich auch auf die Annahme einer Warenähnlichkeit auswirke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke, die zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie hat sich zur Beschwerde im Einzelnen nicht geäußert, da die Marken ihrer Auffassung nach offensichtlich nicht ähnlich seien.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

Hierbei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden

Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken oder Dienstleistungen sowie

der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der

Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-

Pferd; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella

May).

Wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat, ist im Wege der Integration eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht für den eingetragenen Oberbegriff der "Arzneimittel", sondern nur für die tatsächlich benutzte Untergruppe der "Analgetika" und "Antirheumatika" anzuerkennen (vgl. Ströbele/Hacker,

Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdnr. 140, 141; BGH GRUR 2006, 937 ff. - Ichthyol II). In Bezug auf diese Waren hat die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke

die Nichtbenutzungsrede ohnehin zurückgenommen. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit stehen sich demnach "Produits et préparations cosmétiques" bei

der angegriffenen IR-Marke und "Analgetika, Antirheumatika" bei der Widerspruchsmarke gegenüber. Diesbezüglich ist eine Ähnlichkeit zu bejahen.

Grundsätzlich ist eine Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen anzunehmen, wenn

diese unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart

als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe -

so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der

Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN;

GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd).

Unter Berücksichtigung des Umstands, dass Rheumamittel wie auch Schmerzmittel allgemein häufig nicht nur in Tablettenform, sondern auch als Salben dargereicht werden, um mögliche Nebenwirkungen zu verringern oder lokale Heilungseffekte zu erhöhen (vgl. z. B. unter www.medizin.de/gesundheit/...: "… Schmerzmittel in Form von Salben und kühlenden Gelen wirken schmerzlindernd und entzündungshemmend. …"), was insbesondere für den Bereich der Pflanzenheilkunde gilt (vgl. z. B. unter www.meine-gesundheit.de/...: "… Arnika: bei Verletzungen

und Rheuma in vielen schmerzstillenden Cremes enthalten …"), ergibt sich zu

kosmetischen Produkten eine Stoffgleichheit, die gerade im pflanzlichen Bereich

auch mit einer (zumindest teilweisen) Übereinstimmung der Inhalts- bzw. Wirkstoffe einhergehen kann (vgl. z. B. unter www.gesundeheitspro.de/Kosmetik ...: "...

Heilkräuter sind voll im Trend - auch in Pflegemitteln für Haut und Haar"; unter

www.apotheke.com/...: "Heilpflanzen in der Kosmetik … Die Wirkstoffe kommen

traditionell aus der Natur und wurden meist zuerst als Heilpflanzen verwendet …").

Apotheken stellen daher häufig neben medizinisch indizierten Salben und Cremes

individuell gemischte Hautpflegeprodukte unter Beigabe von Heilpflanzen und

Heilkräutern her. Die Tendenz zur Verwendung pflanzlicher Wirkstoffe im Kosmetikbereich hat auch dazu geführt, dass einzelne Arzneimittelhersteller ihre Produktpalette auf den Kosmetikbereich ausgedehnt haben (so z. B. die bekannte Firma "A…", die unter ihrem Markennamen sowohl Arzneimittel als auch ganzheitliche Körperpflegeprodukte, u. a. auch pflegende Kosmetik, anbietet). Gewisse

Berührungspunkte der Vergleichswaren im Herstellerbereich, die die Annahme einer Warenähnlichkeit zusätzlich fördern, sind daher gegeben.

Zudem kann die mitunter bestehende Übereinstimmung in Bezug auf dieselben

Vertriebsstätten der betreffenden Waren (vgl. etwa den Begriff "Apothekenkosmetik") zwar nicht ein allein ausschlaggebendes Argument für eine Ähnlichkeit sein

(vgl. HABM BK R 805/01-2 in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und

Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 11 re. Spalte und S. 12 li. Spalte), aber dennoch einen zusätzlichen Faktor für deren Annahme darstellen. Das Bundespatentgericht

hat in zwei früheren Entscheidungen eine Gleichartigkeit nach dem damals geltenden Warenzeichengesetz zwischen "Analgetika, Antirheumamittel" mit "Mitteln zur

Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Haarwässern, Zahnputzmitteln" bzw. mit

"kosmetischen Präparaten" ebenfalls bejaht - wenn auch unter Annahme eines

Warenabstands (vgl. 24 W (pat) 5/92 sowie 25 W (pat) 244/68). Aufgrund der aufgezeigten Übereinstimmungen der Vergleichswaren, die insbesondere im Bereich

der stofflichen Beschaffenheit und Zusammensetzung im Vergleich zur Ausgangslage bei den vorstehend genannten Entscheidungen stetig zugenommen haben

und durchaus erheblich sein können, ist vorliegend von einer mittleren Warenähnlichkeit auszugehen.

Angesichts dieser mittleren Warenähnlichkeit in Bezug auf "Produits et préparations cosmétiques" zu den Waren der Widerspruchsmarke und der hochgradigen

klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichswörter "DOMA" und "Dona", von der die

Markenstelle mit zutreffender Begründung ausgegangen ist, ist in diesem Bereich

eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben, ohne dass es einer abschließenden Feststellung zum Vorliegen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bedarf.

III

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2

MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften