BPatG Beschluss vom 30.07.2007 – 25 W (pat) 125/05

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 125/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marken meldung 304 53 071 an

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

30. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsit

zenden Richters Kliems sowie des

R

ichters Merzbach und der Richterin Bayer

b

eschlossen: 08.05

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

ActiveSpamFilter

ist am 13. Septemb

er 2004 für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Dateiverwaltung mittels Computer, Durchführung von

Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet,

Präsentation von Firmen im Internet und anderen

Medien, Standortermittlung von Güterwaggons durch

Computer, Vermietung von Werbeflächen, auch im

Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels-

und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet,

Werbung im Internet für Dritte

Klasse 38:

Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer,

Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen von

Informationen

im

Internet, Bereitstellung

von

Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im

Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren,

E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art

an Internet-Adressen (Web-Messaging)

Klasse 42:

Zurverfüg

ungstellen von Webspace (Webhosting),

Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren

von Internetseiten, Beratung bei der G

estaltung von

Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik,

Bereitstellung

von

Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von

Suchmaschinen für das Internet, Computersystem-

Design, Datensicherung, Datenverwaltung

auf

Servern, Design von Computersoftware, Design von

Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer

Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten,

Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte,

Hard- und Softwareberatung, Implementierung von

EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von

Computerprogrammen,

Konfiguration

von

Computernetzwerken durch Software, Konvertieren

von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen

physische Veränderung), Konzeptionierung

von

Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen,

Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und

im Internet für Dritte, redaktionelle Betreuung von

Internetauftritten,

Serveradministration,

Styling

(industrielles Design), technische Beratung, Vergabe

und Registrierung Domainnames, Vermietung und

Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als

Websites

für Dritte

(Hosting), Vermietung von

Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im

Internet, Vermietung von Webservern, Wartung von

Internetzugängen,

Zurverfügungstellen

von

Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-

Housing), Zurverfügungstellen von Speicherplätzen im

Internet

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 1. März 2005 und vom 2. Mai 2005, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG zurückgewiesen. Ob darüber hinaus die Eintragung auch nach § 8

A

bs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt werden kann, was der Erstprüfer bejaht hatte, blieb

im Erinnerungsbeschluss dahingestellt.

D

as angemeldete Zeichen stelle eine nicht unterscheidungskräftige Wortzusammensetzung aus den Begriffen „active“ und „Spamfilter“ dar, die als solche von

den maßgeblichen Verkehrskreisen begrifflich als „aktiver Spamfilter“ und in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ohne weiteres als eine

im Vordergrund stehende Sachangabe erfasst werde. Diese Wortzusammensetzung weise darauf hin, dass die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen

mittels eines aktiven Spamfilters vor unerwünschten Spams geschützt werden.

Das Wort „Spamfilter“ sei auf dem Sektor der elektronischen Datenverarbeitung im

weiteren Sinne ohne weiteres als Filtersoftware, die Spams aus Dateien, Datenbeständen und -banken und auch aus Suchmaschinen selektiere, den von den

beanspruchten Produkten überwiegend angesprochenen allgemeinen und teilweise spezialisierten Verkehrskreisen verständlich. Dieser IT-Fachbegriff werde

aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise in seiner beschreibenden Eigenschaft sinnvoll durch das Adjektiv „Active“ ergänzt. Abgesehen davon, dass auch

Spamfiltern Aktivität zugebilligt und zugeschrieben werde, etwa dahin, dass diese

Technologie automatisch Daten untersuche und dann automatisch die Bereinigung starte, was sodann als aktiver Schutz oder aktiver Spam-Schutz bezeichnet

werde, würde es auch genügen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise

glaubten, dass es aktiven Spamschutz gebe und die entsprechenden Angaben

daher als beschreibend empfän

den. Die von den Produkten aus dem Bereich der

e

lektronischen Datenverarbeitung, -verbreitung und insbesondere Kommunikation

im weitesten Sinne angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise und nur

teilweise

spezialisierten Verkehrskreise verstünden diese Wortkombination ohne analysierende Betrachtung wegen der diesen Medien und Dienstleistungen wesensimmanenten und gewünschten Aktivität daher ohne weiteres beschreibend dahin, dass

d

iese Dienstleistungen über solche aktiven Spamfilter verfügten oder mittels solcher arbeiteten oder deren Realisierung zu dienen bestimmt seien oder diese zum

Inhalt hätten.

Dagegen richtet sich

die Beschwerde der Anmelderin, die keinen Antrag gestellt

h

at.

Dem angemeldeten Zeichen fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Es könne

ihm kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden und es

handle sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache. Ein Spamfilter könne als Programm nicht „Active“,

also aktiv sein. Gerade die Zusammensetzung mit dem Wort „active“ stelle die

erforderliche Unterscheidungskraft her. Zu beachten sei auch, dass die Anmelderin den Ausdruck seit geraumer Zeit auf ihrer Website verwende und die angesprochenen Verkehrskreise diesen Begriff gerade mit Produkten in Verbindung

bringe, die von der Anmelderin angeboten werden, mithin die Wortmarke bereits

als Herkun

ftsangabe verstanden werde. Die Tatsache der Unterscheidungskraft

z eige sich letztlich auch daran, dass eine Eingabe des Begriffs in der Internetsuchmaschine „google“ lediglich einen Treffer erziele, nämlich den auf die Websi

te

der Anmelderin, die diesen Begriff originär verwende. Der Anmeldung stehe auc

h

kein Freihaltebedürfnis entgegen. Vorliegend beschreibe die Marke weder die

Qualität der Ware oder Dienstleistung, noch den Wert, noch die geographisch

e

Herkunft noch deren bestimmungsgemäße Verwendung. Der Beg

riff werde im

d

eutschsprachigen Raum ebenso wenig wie im englischsprachigen Raum verwendet, da er gerade nicht die Eigenschaften eines Spamfilters beschreibe un

d

hierzu auch nicht geeignet sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,

da der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die streitgegenständlichen

Dienstleistungen zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs -

kraft entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger

Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Ma

rke, die Ursprungsidenti tät der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die

einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden

(vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 –

Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich

noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8

Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten streitgegenständlichen Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung

eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche

Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt

zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat

der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft

ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen

(vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur

für einen Teil der Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen

Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Der Verkehr sieht in der Bezeichnung “AktiveSpamFilter“ hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen eine bloße Sachbezeichnung.

Der englische Begriff „SpamFilter“ beschreibt ein Programm zum Filtern von unerwünscht übermittelten „Spams“ bzw. Nachrichten, etwa zu Werbezwecken, aus

Dateien, virtuellen Diskussionsforen im Internet oder Datenbeständen in Datenbanken oder Suchmaschinen. Es ist hier davon auszugehen, dass diese Bedeutung den von den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angesprochenen

allgemeinen und teilweise spezialisierten Verkehrskreisen bekannt ist. Entgegen

der Auffassung der Anmelderin vermag das englische Eigenschaftswort „Active“

als Wortbestandteil des angemeldeten Wortzeichens demselben keine Unterscheidungskraft zu verleihen. Vielmehr ergänzt dieses Eigenschaftswort begrifflic

h

d

en Wortbestandteil „SpamFilter“ im Sinne von einen „aktiven Spamfilter bzw.

Spamschutz“ beschreibend, denn ein „Spamfilter“ kann entgegen der Auffassung

der Anmelderin aktiv oder inaktiv sein, selbst wenn ein solcher „Spamfilter“, sofern

vorhanden, zweckmäßigerweise nicht inaktiv ist. Die von den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise werden dem in

Rede stehenden Wortzeichen, ohne dieses einer analysierenden Betrachtung zu

unterziehen, keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern vielmehr ohne weiteres eine beschreibende Sachangabe dahingehend entnehmen, dass diese

Dienstleistungen mit einem „aktiven Spamfilter bzw. Spamschutz“ angeboten werden.

Ein solcher Spamschutz kann für alle angemeldeten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe sein, da alle eine Kommunikation erfordern können, bei dem

ein aktiver Spamfilter zum Einsatz kommen kann, um bei dieser Kommunikation

einen Schutz vor Spams zu gewährleisten. Wenn die Anmelderin meint, ein

Spamfilter könne als Programm nicht aktiv sein, so ist zu berücksichtigen, dass

„aktiv“ in der Bedeutung von wirksam auf einen leistungsstarken Spamschutz hinweisen kann, der mit dem Programm zu erzielen ist. Hinzu kommt, dass ein

Spamfilter auch insoweit aktiv sein kann, als er selbstständig anhand von Kriterien

und Erfahrungswerten bei einer vorangegangenen Kommunikation Spams eigenständig als solche erkennen und entsprechend behandeln kann.

Da die Dienstleistungen der Klasse 35 „Dateiverwaltung mittels Computer,

Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet, Präsentation

von Firmen im Internet und anderen Medien, Standortermittlung von Güterwaggons durch Computer, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bann

erexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das

Internet, Werbung im Internet für Dritte“ eine Datenkommunikation erfordern können, ist ein aktiver Spamschutz ein Merkmal dieser Dienstleistungen, das der Beschreibung dienen kann und vom Verkehr nur als Sachangabe verstanden wird.

Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen Klasse 38 “Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen

von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren,

E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-

Messaging)“ und die Dienstleistungen der Klasse 42 “Zurverfügungstellen von

Webspace (Webhosting), Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von

Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten,

Beratung für Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersystem-Design, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoftware, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer

Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt

von Websites für Dritte, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-

Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration

von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konzeptionierung von

Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, Nachforschungen, Recherchen

in

Datenbanken und im Internet für Dritte, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Serveradministration, Styling (industrielles Design), technische Beratung, Vergabe und Registrierung Domainnames, Vermietung und Wartung von

Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von

Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von

Webservern, Wartung von Internetzugängen, Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing), Zurverfügungstellen von Speicherplätzen im Internet“.

Unerheblich ist, ob das Wort „AktiveSpamFilter“ lexikalisch nachgewiesen werden

kann oder ob die Anmelderin die Bezeichnung bisher in dieser Form als erste verwendet. Auch Wortzusammensetzungen, die lexikalisch nicht nachweisbar sind,

erfüllen nicht die Anforderungen an die Unterscheidungskraft (vgl. BGH

GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK), wenn es

sich um eine sprachübliche Begriffsbildung mit unmittelbar beschreibendem Waren- oder Dienstleistungsbezug handelt. Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für d

ie die Eintragung beantragt wird, selbst beschreibend

(E

uGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dabei können auch relativ allgemeine Angaben von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten

sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). Dass das angemeldete Zeichen nicht den konkreten Inhalt der einzelnen Dienstleistung beschreibt,

sondern eine eher allgemeine Angabe darüber enthält, dass ein aktiver Spamfilter

verwendet wird oder eingerichtet werden kann, ändert nichts daran, dass es sich

dabei um eine Sachangabe handelt. Dies gilt hier in besonderem Maße, da Spamschutz in allen Fällen einer Kommunikation über Datennetze von Bedeutung sein

kann. Dass es noch andere Möglichkeiten gibt, dieses Merkmal der Dienstleistung

en auszudrücken, ändert nichts am Verständnis des Verkehrs, dass es sich auch

bei dem angemeldeten Ausdruck um einen bloßen Sachhinweis handelt (vg

l.

EuGH, GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Auch die konkrete Wortzusammensetzung mit Binnengroßschreibung vermag die

Schutzfähigkeit des angemeldeten Zei

chens nicht zu begründen. Die Verbindung

d

es Adjektivs mit einem Substantiv ist sprachüblich (vgl. z. B. „Aktivurlaub“). Die

englischsprachige Bezeichnung für „aktiv“ ist für deutsche Verkehrskreise nicht

sprachunüblich, denn im Bereich der EDV und des Internets ist der Verkehr an

englischsprachige Bezeichnungen gewöhnt, wobei hinzu kommt, dass das englische „active“ und das deutsche Wort „aktiv“ sehr ähnlich sind, so dass der Verkehr

die Bedeutung ohne weiteres versteht. Die Binnengroßschreibung in der angemeldeten Marke ist ein werbeübliches Mittel. Sie dient hier insbesondere der klaren Gliederung und erhöht noch das Verständnis des Begriffs. Die angemeldete

Marke besteht da

her aus einer bloßen Aneinanderreihung beschreibender Bes tandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, und kann nur

zu einer Bezeichnung führen, die

a

usschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bez

eichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen

können

(EuGH GRUR 2004, 680 Rdn.

39 - Biomild

) und vom Verkehr nich

t als

M

arke verstanden werden.

Eintragungen der Bezeichnungen „NetMeeting“ und „Strukturfaser“, auf die die

Anmelderin hingewiesen hat, sind schon wegen ihres unterschiedlichen Begriffsgehalts mit der angemeldeten Marke nicht ohne weiteres vergleichbar, wobei

hinzu kommt, dass das Verkehrsverständnis sich weiterentwickelt, so dass es wesentlich auch auf den Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Eintragung ankommen

kann. Darüber hinaus geben selbst Voreintragungen identischer Zeichen keinen

Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke, da es sich bei der

Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht um eine Ermessensentscheidung handelt

(Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25).

Ob es sich darüber hinaus - wofür vieles spricht - bei dem angemeldeten Zeichen um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2

Nr. 2 Markengesetz handelt, kann dahingestellt bleiben, da die Eintragung hinsichtlich der streitgegenständlichen Dienstleistungen bereits wegen fehlender

Unterscheidungskraft zu versagen ist.

Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Marke im Sinne

von § 8 Abs. 3 MarkenG Unterscheidungskraft erlangt haben könnte. Dass die

Anmelderin nach ihrem Vortrag den Ausdruck „AktiveSpamFilter“ seit geraumer

Zeit auf ihrer Website verwendet und dem Teil der angesprochenen Verkehrskreise, der diese Website der Anmelderin aufruft, diesem Begriff in Verbindung mit

Produkten der Anmelderin begegnet, stellt noch keinen Hinweis darauf dar, dass

die angemeldete Wortmarke als Marke für die angemeldeten Dienstleistungen

verstanden wird.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Bb