BPatG Beschluss vom 21.08.2007 – 33 W (pat) 82/03

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 82/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 398 51 466

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 21. August 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Dr. Kortbein und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke wird

zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 51 466

FERAX

für

Klasse 1: chemische Erzeugnisse

für gewerbliche Zwecke;

Kunststoffe im Rohzustand; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke,

ausgenommen solche für Wandbeläge;

Klasse 4:

technische Öle und Fette; Schmiermittel;

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren und

Kleineisenwaren; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten;

Klasse 20: Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz oder

aus Kunststoffen; Dübel, nicht aus Metall

(Warenverzeichnis nach Eintragung der Teillöschung vom 3. November 2005)

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 899 373

PERFAX

für

Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Lösungsmittel für Farben und

Lacke; Grundiermittel für Anstrichflächen; Spachtelmassen, auch

als Anstrichmittel sowie zum Glätten von Anstrichflächen; Anstrichfarben, Ablösemittel für Tapeten; Abbeizmittel; Klebstoffe für

Büro- und Haushaltszwecke; Dichtungs- und Isoliermittel; Zement.

Mit Schriftsatz vom 30. Dezember 1999 hat der Markeninhaber gegen die 1972

eingetragene Widerspruchsmarke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Nach

der Vorlage von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende hat er die

Nichtbenutzungseinrede mit Schriftsatz vom 30. Januar 2001 zunächst "fallengelassen, soweit die Benutzung der Widerspruchsmarke … als Exportmarke für

die Waren "Spachtelmasse" und "Instant-Spezialtapetenkleister" nachgewiesen

wurde". Im Übrigen hat er die Einrede aufrecht erhalten. Die Widersprechende hat

hierauf keine weiteren Glaubhaftmachungsunterlagen mehr vorgelegt.

Mit Beschluss vom 18. November 2002 hat die Markenstelle für Klasse 1 durch ein

Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der

Markenstelle besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr. Mangels

anderweitiger Hinweise sei von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Zwar sei die Benutzung der Widerspruchsmarke nur für die

Waren "Spachtelmasse; Instant-Spezialtapetenkleister" anerkannt worden, jedoch

komme es nicht auf die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren an. Trotz übereinstimmender Zweisilbigkeit, Betonung auf der ersten Silbe und identischer

Schlussbuchstaben "AX" halte die angegriffene Marke den erforderlichen Markenabstand ein, so dass selbst bei identischen bzw. sehr ähnlichen Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Verkehr werde seine Aufmerksamkeit nicht auf

die Zeichenendungen lenken. Die Silbentrennung sei unterschiedlich. Der Anfangs-Sprenglaut "P" der Widerspruchmarke finde in der angegriffnen Marke keine

Entsprechung, da sie mit dem weich gesprochenen klangschwachen Konsonanten

"F" beginne. Dieser Konsonantenunterschied falle besonders auf und verändere

trotz gleicher Vokalfolge den Klangeindruck, zumal die Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet würden. Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich

die Marken ausreichend. In der Kleinschreibung weise die Widerspruchsmarke mit

dem "f" der zweiten Silbe eine besonders auffallende und einprägsame Oberlänge

auf. Bei durchgehender Großschreibung unterschieden sich die Marken durch die

unterschiedlichen Anfangsbuchstaben sowie den zusätzlichen Buchstaben "F" der

Widerspruchmarke am Beginn ihrer zweiten, dadurch verlängerten Silbe. Dies

werde noch durch den eindeutigen Begriffsinhalt der Bestandteile "PER" und

"FAX" der Widerspruchsmarke verstärkt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur

Begründung führt sie aus, dass die Waren teilweise identisch seien, so dass der

einzuhaltende Markenabstand sehr groß sein müsse. Diesen halte die angegriffene Marke nicht ein. Die Vokalfolge und die Endungen der Marken seien identisch. Gleiches gelte für fünf von insgesamt sechs Buchstaben, wobei vier noch an

gleicher Stelle stünden. Demgegenüber seien die Silbentrennung und die Unterschiede in den Anfangslauten nicht für den Gesamteindruck maßgebend. Im Übrigen habe die Markenstelle den Sinngehalt "PER" und "FAX" nicht erläutert, so

dass sie auch nicht mit den angeblich abweichenden Begriffsinhalten argumentieren könne. Vielmehr seien die beiden Marken Fantasiewörter.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke

398 51 466 wegen des Widerspruchs aus der Marke 899 373 zu

löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 16. April 2007 hat er durch seinen damaligen Vertreter,

Dipl.-Phys. P…, erklärt, dass der Einwand der mangelnden rechtserhaltenden

Benutzung der Widerspruchsmarke "aufrecht" bleibe. Wie die Widersprechende

selbst zugebe, werde ihre Marke im Bundesgebiet nicht rechtserhaltend benutzt,

während eine Benutzung in Nachbarländern, wie den Niederlanden oder Belgien,

nicht ausreiche, um eine rechtserhaltende Benutzung im Bundesgebiet zu belegen. Im Übrigen bestehe keine Verwechslungsgefahr, insbesondere auch keine

Ähnlichkeit der Waren. Spachtelmassen und Spezialtapetenkleister seien nicht

ähnlich zu chemischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke, die erst noch zu

Halb- oder Fertigprodukten weiter verarbeitet werden müssten. Auch liege keine

Ähnlichkeit der Marken vor. Die beiderseitige Wortendung "AX" sei verbraucht und

die Bestandteile "FER" und "PER" seien weder klanglich noch schriftbildlich verwechselbar. Der Bestandteil "PERF" erinnere eher an das Wort "PERFEKT", so

dass sich ein anderer Sinngehalt ergebe. Zudem seien die Anfangskonsonanten

der Marken, ebenso wie die Trennung der Anfangssilben unterschiedlich. Der angefochtene Beschluss sei "markenrechtlich in Ordnung", so dass die Beschwerde

kostenpflichtig zurückzuweisen sei.

Dieser Schriftsatz ist am Tag vor der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2007,

zu der keiner der Beteiligten erschienen ist, eingegangen. Nachdem der Senat auf

die mündliche Verhandlung beschlossen hat, dem Markeninhaber aufzugeben,

eine Vollmacht des Verfahrensbevollmächtigten vorzulegen und zugleich dessen

Ausschließung vom Verfahren in Aussicht gestellt hat, sind die o. g. Ausführungen

des Schriftsatzes vom 16. April 2007, einschließlich derjenigen zur Benutzung der

Widerspruchsmarke, in einem neu eingereichten Schriftsatz vom 8. Juni 2007 von

Rechtsanwältin K… als weiterer Bevollmächtigter des Markeninhabers weitgehend wörtlich wiederholt worden.

Mit Beschluss vom 15. Juni 2007 hat der Senat Dipl.-Ing. P… als Vertreter des

Markeninhabers vom Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. In den Entscheidungsgründen hat der Senat unter Ziffer II 3. darauf hingewiesen, dass sein Beschluss konstitutive Wirkung hat, die Wirksamkeit der bis dahin vorgenommenen

Prozesshandlungen des zurückgewiesenen Vertreters also unberührt lässt. Wörtlich heißt es in den Beschluss weiter:

"Der Senat geht damit insbesondere von der Wirksamkeit der mit Schriftsatz des

bisherigen Vertreters vom 16. April 2007 sinngemäß wieder aufgegriffenen Nichtbenutzungseinrede aus, die im Übrigen mit Schriftsatz von Rechtsanwältin K…

vom 8. Juni 2007 ausdrücklich aufrechterhalten worden ist."

Die Widersprechende hat sich hierauf nicht geäußert, insbesondere keine weiteren Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Der Widerspruch ist nicht begründet, so dass auch die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen ist. Mit der Erklärung, "Der Einwand der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke bleibt aufrecht"

(Schriftsatz vom 16. April 2007) bzw. "… bleibt aufrechterhalten" (Schriftsatz vom

8. Juni 2007) ist die Nichtbenutzungseinrede sinngemäß neu erhoben worden.

Dies ergibt sich zum einen daraus, dass die ursprünglich im Verfahren vor der

Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede nach Vorlage von Benutzungsunterlagen zunächst

teilweise

fallen gelassen worden

ist, so dass eine

(sechs Jahre später) im Beschwerdeverfahren erklärte (undifferenzierte) "Aufrechterhaltung" der Einrede sinngemäß nichts anderes als eine Neu- bzw. Wiedererhebung der Nichtbenutzungseinrede darstellen kann. Dies wird auch durch

die ergänzenden Ausführungen deutlich, nach denen die Widerspruchsmarke

nicht in Deutschland, sondern allenfalls im Ausland benutzt werde. Der Markeninhaber geht daher erkennbar von einer aus seiner Sicht veränderten oder neu beurteilten Benutzungslage aus, und will von den ihm nach § 43 Abs. 1 MarkenG

gewährten prozessualen Möglichkeiten Gebrauch machen.

Obwohl der Senat im Beschluss vom 15. Juni 2007 vorsorglich darauf hingewiesen hat, dass er von der Wirksamkeit dieser Nichtbenutzungseinrede ausgeht,

was im Übrigen schon wegen ihrer späteren Wiederholung durch Rechtsanwältin K… außer Frage steht, hat die Widersprechende keine weiteren Benutzungsunterlagen vorgelegt. Es kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit die im

Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 30. Mai 2000 vorgelegten Benutzungsunterlagen geeignet sind, eine rechtserhaltende Benutzung für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen. Für den Zeitraum

nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG reichen diese Unterlagen jedenfalls schon im

Hinblick auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. Einreichung offensichtlich nicht

mehr aus. Die Nichtbenutzungseinrede ist daher jedenfalls nach § 43 Abs. 1

Satz 2 MarkenG begründet, so dass nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten

der Widerspruchsmarke keine Waren zu Grunde gelegt werden können. Der Widerspruch ist damit unbegründet und die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

2. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist unbegründet.

Nach § 71 Abs. 1 MarkenG kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten

des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies

der Billigkeit entspricht. Wie sich aus der Vorschrift des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ergibt, trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten

selbst (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71, Rdn. 13). Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtlosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen

des Markenschutzes durchzusetzen versucht (a. a. O., m. w. N.).

Zwar liegen solche besonderen Umstände nach der Rechtsprechung dann vor,

wenn ein Widersprechender auf eine zulässige Nichtbenutzungseinrede ohne

ernsthaften Versuch einer Glaubhaftmachung der Benutzung seinen Widerspruch

weiterverfolgt (a. a. O., Rdn. 15 m. w. N.), dennoch entspricht es hier aufgrund der

Besonderheiten des Einzelfalls nicht der Billigkeit, der Widersprechenden die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass sie

immerhin noch im Verfahren vor der Markenstelle Benutzungsunterlagen vorgelegt

hat, die den Markeninhaber - ohne es auf die Beurteilung durch die Markenstelle

ankommen zu lassen - bewogen haben, von sich aus die Einrede teilweise fallen

zu lassen. Die Widersprechende muss sich also nicht vorwerfen lassen, ihren Widerspruch aus einer gänzlich und von Anfang an unbenutzten Marke heraus betrieben, insbesondere weiter betrieben zu haben. Auch musste sie zwar grundsätzlich damit rechnen, dass der Markeninhaber seine Einrede jederzeit neu erheben kann. Nach dem teilweisen Fallenlassen der Einrede war die Wahrscheinlichkeit hierfür erfahrungsgemäß allerdings nicht sehr hoch.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende nach der Neuerhebung

der Nichtbenutzungseinrede (erstmals mit Schriftsatz vom 16. April 2007) keine

weiteren Kosten verursacht hat, insbesondere nicht auf Seiten des Markeninhabers. Denn im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens ist nur noch die Zulässigkeit der Vertretung des Markeninhabers durch Dip.-Ing. P… erörtert worden, wobei die Widersprechende hierzu, ebenso wie zu sonstigen rechtlichen oder

tatsächlichen Fragen, keine weitere Stellungnahme mehr abgegeben hat , die dem

Markeninhaber Anlass zu einer Prüfung und Erwiderung gegeben hätten. Soweit

in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens Kosten entstanden sind, sind sie allein

der Seite des Markeninhabers und seiner Vertreter zuzurechnen. Im Übrigen hat

der Markeninhaber auch keine Begründung eingereicht, warum er seinen zeitgleich mit der Neuerhebung der Nichtbenutzungseinrede gestellten Kostenantrag

als begründet ansieht. Dass der angefochtene Beschluss "markenrechtlich in Ordnung" gewesen sei, wie er meint, reicht hierfür nicht aus, da die Kostenregelung

des § 71 MarkenG gerade nicht davon ausgeht, dass das bloße Unterliegen eine

Kostentragung rechtfertigt.

Auch wenn es sich insoweit um einen Grenzfall handeln mag, sieht der Senat

nach alledem keinen zureichenden Anlass, vom Regelfall des § 71 Abs. 1 Satz 2

MarkenG abzuweichen, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten

selbst trägt.

Dr. Hock

Dr. Kortbein

Kätker

Cl