BPatG Beschluss vom 12.09.2007 – 29 W (pat) 150/05

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 150/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 38 429.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 12. September 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker, der Ric

hterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters am Oberlandesgericht Karcher 08.05

beschlossen:

Der Besch ss der Markenstelle

lu

fü

s r Klasse 16 de Deutschen Patent- und M

arkenamts vom 14. Oktober 2005 wird aufgehoben,

soweit die E

intragung der Anmeldung zurückgewiesen wurde für

die Dienstle

istungen

„Verm

ittlung von Handelsgeschäften im Bereich der

Fernm

eldetechnik für Dritte und/ oder Vermittlung von

Verträ

gen im Bereich der Fernmeldetechnik für Dritte

über d

ie Anschaffung und Veräußerung von Waren als

auch ü

ber die Erbringung von Dienstleistungen, insbesonde

re auch in digitalen Netzen, wie zum Beispiel im

Interne

t; Geschäftsführung; Dienstleistungen eines

Fernm

eldeingenieurs; Erstellen von fernmeldetechnischen

Gutachten, Beratung und gutachterliche Tätigkeit

im Ber

eich der Fernmeldetechnik“.

G r ü n d e

I.

Die Wort-/ Bildmark

e Nr. 305 38 429.5

soll für Waren und D

ienstleistungen der

Klasse 9:

Wissenschaftliche,

Schifffahrts-,

Vermessungs-,

fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-,

Kontroll-, Rettungs- und U

nterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten,

Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung,

Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder

Daten; Datenträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten

und Mechaniken

für

geldbetätigte Apparate;

Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV- und Telekommunikationssoftware; Telekommunikationsgeräte,

insbesondere für den Festnetz- und Mobilfunkbereich; ausgenommen Arbeitsstationen, Server, Computer und

andere stationäre Computerhardwarevorrichtungen,

von vorstehender Ausnahmeregelung nicht erfasst:

mobile Hardware, wie PDA´s, Mobiltelefone oder andere mobile Handsets oder mobile Vorrichtungen, die

in Zusammenhang mit mobilen Telekommunikationsnetzen benutzt oder hierauf vorwiegend gestützt sind,

einschließlich entsprechenden Zubehörs (soweit in

Klasse 9 enthalten), wie jeweils zur Verfügung gestellt;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen

Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Computerhandbücher; Buchbinderartikel;

Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier-

und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

Drucklettern; Druckstöcke

Klasse 35:

Werbung; Werbung und Marketing

für Dritte,

insbesondere

in digitalen Netzen

(Webvertising);

Markt- und/oder Meinungsforschung, auch im Internet;

Aufführungen von Auktionen und Versteigerungen,

auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen, auch

im

Internet; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Vermittlung vo

n Handelsgeschäften für Dritte und/oder Vermittlung von

Verträgen für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung von Waren als auch über die Erbringung von

Dienstleistungen, insbesondere auch in digitalen Netzen, wie z. B. im Internet; Geschäftsführung; Personalmanagementberatung;

Vermietung von Verkaufsautomaten; Abwickeln von Abrechnungen, auch in

elektronischer Form; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellen von Daten

in

Computerdatenbanken;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;

Zurverfügungstellung

von elektronischen Abbuchungssystemen, nämlich Vermittlung des Zahlungsverkehrs und/ oder Versenden von Telekommunikationsrechnungen mittels elektronischer Datenübertragung; Abwickeln von Geldgeschäften oder Abbuchungen, auch in elektronischer Form; Immobilienwesen;

Klasse 38:

Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für

die Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art;

telefonische Au

skunftsdienste, nämlich direkte Herstellung der Gesprächsverbindung zum gesuchten

Anschluss, das Mitteile

n von Telefonnummern, Anschriften, Faxnummern; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers,

nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen, insbe

sondere im Internet;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und

kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen, auch online; Veranstaltung und Durchführung

von Seminaren,

Workshops (Ausbildung);

Klasse 42: Die

nstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen

eines Programmierers; Erstellen von

technischen

Gutachten; Recherchen (technische und rechtliche) in

Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes;

technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit;

Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und

Computern; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; technische Projektierung und Planung von Einrichtungen

für die Telekommunikation; Dienstleistungen eines

Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von

Zugriffszeiten zu Datennetzen und Datenbanken;

Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken für

Dritte; Wettervorhersage; Schlichtungsdienstleistungen; Forschungen auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnik;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 14. Oktober 2005 teilweise zurückgewiesen, und zwar für die Dienstleistungen

„Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte und/oder Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch in digitalen Netzen, wie z. B. im Internet;

Geschäftsführung; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen

von technischen Gutachten; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit“.

Der Eintragung der übrigen Waren und Dienstleistungen standen nach Auffassung

der Markenstelle keine absoluten Schutzhindernisse

entgegen. Im Umfang der

Z

urückweisung sei die Eintragung dagegen ausgeschlossen, da das angemeldete

Zeichen insoweit geeignet sei, die

beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar zu

b

eschreiben. „O2“ sei die dem Verkehr bekannte chemische Formel des Elementes Sau

erstoff (Oxygenium) und erschöpfe sich in der Verbindung mit „Servic

e“ im

Hinweis

auf einen „Sauerstoff-Service“. E

in solcher werde für die Befüllung von

Sauerstoffanlagen benötigt. In ähnlicher Form gebe es einen „Helium-Service“

oder einen „Stickstoff-Service“. Die zurückgewiesenen Dienstleistungen stünden in

engem Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen. Unter deren weit

gefasste Oberbegriffe könnten ohne Weiteres Einzelleistungen fallen, die die Verm

ittlung der Befüllung von Sauerstoffflaschen oder die Projektierung von Sauerstoffanlagen z. B. für Krankenhäuser zum Inhalt hätten. Die von der Anmelderin

b

eanspruchten Dienstleistungen seien insoweit nicht auf den Bereich der Telekommunikation beschränkt. Die grafische Gestaltung sei hingegen einfach, werbeüblich und ebenfalls nicht schutzbegründend. Es liege ein Freihaltebedürfnis

vor. Darüber hinaus fehle die Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, die Markenstelle gehe zu

Unrecht von der Ann

ahme aus, dass sie beabsichtige, Dienstleistungen in Zus

ammenhang mit Sauerstoff zu erbringen. Es sei gerichtsbekannt, dass die Anmelderin einen Geschäftsbetrieb im Bereich der mobilen Telekommunikation

betreibe und für diesen die schlagwortartige Kurzbezeichnung „O2“ verwende.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sauerstoff fielen in Klasse 44, für die sie

keine Dienstleistungen angemeldet habe. Angesichts der hohen Bekanntheit des

Firmenschlagworts „O2“ sei die Interpretation als „Sauerstoff Service“ nicht nur

abwegig, sondern rechtlich unzulässig und gehe an der Lebenswirklichkeit vorbei.

Nach einem Hinweis des Senats

in der mündlichen Verhandlung vom

25. Juli 2007 aufgrund bestehender Bedenken gegen die Schutzfähigkeit und die

Möglichkeit ei

ne

r ent

sp

rechenden

Ei

nschränk

un

g der Dienstle tunge

is

n

hat die

Anmelderin mit Schriftsatz vom 7. August 2007 das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie aus dem Tenor ersichtlich beschränkt.

Die Anmelderin beantragt daher,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke

Nr. 305 38 429.5/16 einzutragen.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung des Zeichens „O2Service“ sowie von dessen Bestandteilen wurde der

Anmelderin übersandt und in der mündlichen Verhandlung erörtert.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache begründet. Für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist

die angemeldete Marke weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1

und Nr. 2 MarkenG).

1.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke

in

newohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die

von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion

der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten

Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel;

GRUR 2006,

- Rn. 27 ff.

- BioID; GRUR 2004,

- Rn. 34

- POSTKANTOOR). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum Einen im Hinblick auf

die Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet worden ist, und

zum Anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise

zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren bzw. Empfängern

der Dienstleistung zusammensetzen (std. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 233 ff.

- Rn. 25 - Standbeutel). Sie

fehlt einer Wortmarke nur dann, wenn das

Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und

ohne Weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei

solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als

Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard;

GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES). Für Wort-/

Bildzeichen

gelten

die

allgemeinen Grundsätze

für

die Prüfung

zusammengesetzter Zeichen, d. h. wenn auch nur ein Bestandteil, sei es der

grafische, sei es der Wortbestandteil, schutzfähig ist, ist das ganze Zeichen

eintragbar. Einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder

beschreibende Bildzeichen begründen keine Unterscheidungskraft. Erst dann,

wenn die grafische Gestaltung eine gewisse Gestaltungshöhe aufweist und nicht

nur die beantragte Ware abbildet, ist ein Bildzeichen schutzfähig. Nach diesen

Grundsätzen verfügt die angemeldete Wort-/ Bildmarke in der eingeschränkten

Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses über die erforderliche

Unterscheidungskraft.

1.1.

„O2“ ist die chemische Formel von molekularem Sauerstoff, zugleich aber

auch die Firmenkennzeichnung eines internationalen Mobilfunkbetreibers. Bei der

Anmelderin handelt es sich um die deutsche Niederlassung dieses Mobilfunkbetreibers. „O2-Service“ ist damit einmal als „Sauerstoff-Service“ in seiner begrifflichen Bedeutung verständlich, zum Anderen kann es als Service des Mobilfunkbetreibers O2 (Germany) verstanden werden. Der Einwand der Anmelderin, die

Interpretation von „O2-Service“ als „Sauerstoff-Service“ aufgrund

der Bekanntheit

ih

res Unternehmens im Marktsegment der Telekommunikation sei abwegig und

rechtlich unzulässig, geht fehl. Die in § 1 Abs. 1 WZG notwendige Voraussetzung,

dass der Anmelder einer Marke einen Geschäftsbetrieb zu besitzen hat, der ursprünglich auch noch auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen bezogen

sein musste, wurde bereits mit § 47 ErstrG aufgegeben und im Jahr 1995 auch

nicht in das Markengesetz übernommen. Es gilt der Grundsatz der Nichtakzessorietät (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 7 Rn. 1). In der vorgenannten

ersten Variante liegt dem angemeldeten Zeichen „O2-Service“ daher ein sachbeschreibender Bezug zugrunde, im zweiten Fall handelt es sich dagegen um einen

unternehmensbezogenen Herstellerhinweis. Der Verkehr kennt im Rahmen der

ersten Bedeutungsvariante den Begriff „Sauerstoff-Service“ beschreibend im Zusammenhang mit dem chemischen Element O2 für diverse Dienstleistungen, wie

z. B. „Wichtig beim Sauerstoff-Service ist konzentriertes Arbeiten wie uns das hier

Oscar demonstriert“ www.tauchsport-seiler.de/o2service.html; „Sie werden währe

nd unserer Geschäftszeiten direkt mit unserem Sauerstoff-Service

verbunden.“

www.airproducts.de/HomeCare/kontakt/hotline.htm; „Sauerstoffservice an Ausrüstungsteilen“ www.tauchschule-dresden.de/tec_gasmixing.html; www.linde.com/

international/web… „Zur Produktpalette von Linde Gas zählen unter anderem:

Sauerstoff,

Stickstoff

und

Argon,

Acetylen …“;

www.medicrent.de/view.php?Ing=1&id=83&sub=212 „Aktiv und mobil mit dem tragbaren Flüssig-Sauerstoff-Mobilteil … Durch das

integrierte O2-Sparsystem …“;

www.airproducts.de/HomeCare/kontakt/hotline.htm

„Sauerstoff-Nachbestellung.

Für den Fall, dass Sie … erhalten und ihr Sauerstoff-Vorrat ist aufgebraucht, …“;

www.oxiana-aktuell.de/… „Nutzen Sie die Möglichkeiten … zur Gestaltung einer

attraktiven Sauerstoff-Bar …“.

Da nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften

(EuGH) ein Zeichen bereits dann nicht schutzfähig ist, wenn es in einer seiner

möglichen Bedeutungen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH MarkenR 2004, 450 ff. – DOUBLEMINT), ist „O2-

Service“ nur für solche Waren und Dienstleistungen schutzfähig, bei denen ein

Bezug zum Element „Sauerstoff“ ausgeschlossen werden kann.

1.2. Aufgrund der Einschränkung der noch beanspruchten Dienstleistungen auf

s

olche, die - mit Ausnahme der Geschäftsführung - ausschließlich im Bereich des

Fernmeldewesens angesiedelt sind, nämlich „Vermittlung von Handelsgeschäften

im Bereich der Fernmeldetechnik für Dritte und/ oder Vermittlung von Verträgen im

Bereich der Fernmeldetechnik für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung

von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch

in digitalen Netzen, wie zum Beispiel im Internet“, ist diese Voraussetzung erfüllt.

Ein unmittelbarer Bezug zum Element „Sauerstoff“ kann verneint werden. Es ist

nicht davon auszugehen, dass mit „O2“ im Zusammenhang mit Fernmeldetechnik

die verkehrsfähige Handelsware „Gase“, und damit auch Sauerstoff, gemeint ist.

Das angesprochene Publikum hat daher keine Veranlassung, die angemeldete

Marke in Verbindung mit diesen Dienstleistungen als Sachhinweis auf deren Verwendungszweck oder sonstige Merkmale aufzufassen.

1.3. Aufgrund der Einschränkung der weiteren Dienstleistungen, nämlich

„Dienstleistungen eines Fernmeldeingenieurs; Erstellen von fernmeldetechnischen

Gutachten, Beratung und gutachterliche Tätigkeit im Bereich der Fernmeldetechnik“ werden sich auch diese Beratungsdienstleistungen nicht mit der Bearbeitung,

Nutzung und Verwendung von Gasen, und dabei insbesondere Sauerstoff, sondern mit Fragen der Fernmeldetechnik beschäftigen. „Fernmeldetechnik“ ist dabei

in der Sache durch den Begriff „Telekommunikation“ abgelöst worden. § 3 Ziffer 22 Telekommunikationsgesetz (TKG) definiert „Telekommunikation“ als den

technischen Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens von Signalen mittels Telekommunikationsanlagen“ und rekurriert dabei auf das Begriffsverständnis gem. Art. 87 f. GG. Danach hat der Begriff „Telekommunikation“ entsprechend dem international üblichen Sprachgebrauch die vorgängige Bezeichnung

„Fernmeldewesen“ ersetzt, um sich dadurch zugleich neuen Techniken zu öffnen

(Windthorst in Sachs, Grundgesetz, 3. Aufl. 2002, Art. 87 f. Rn. 6). Insgesamt

handelt es sich jedenfalls um Techniken, die sich nicht mit Gasen beschäftigen.

Dem angemeldeten Zeichen „O2-Service“ lässt sich daher für die o. g. Dienstleistungen keine im Vordergrund stehende Sachangabe mit eindeutige

m Begriffsgeh

alt entnehmen.

.4. Soweit die Dienstleistung „Geschäftsführung“ betroffen ist, war eine Einschränkung

nicht erforderlich

. Diese Dienstleistung w

ird typischerweise nicht nur

fü

r bestimmte eng begrenzte Marktsegmente erbracht, sondern orientiert sich eher

a

n der Größe der Unternehmen (Mittelstand, Handwerk, Industriebetrieb etc.). Die

Geschäftsführung für Dritte ist eine technokratische Verwaltungstätigkeit, die im

Wesentlichen unabhängig vom Unternehmensgegenstand durchgeführt werden

wird und in einem chemischen Betrieb genauso stattfindet, wie in einer Bäckerei,

einer metallverarbeitenden Werkstatt oder einem Lebensmittelkonzern. Die Bezeichnungsgewohnheiten in dem speziellen Dienstleistungsbereich gehen deshalb

auch dahin, den Namen des Inhabers mit der Gesellschaftsform oder einem Fantasiebegriff zu verbinden, nicht aber Sachbegriffe aus einem bestimmten Marktbereich zu wählen.

2.

Auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht ebenfalls

nicht. Nach der genannten Vorschrift sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger

Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende

Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674,

Rn. 97

- POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38

- BIOMILD; BGH

GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Da die

angemeldete Marke für die nochverfahrensgegenständlichen Dienstleistungen

keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, ist nicht erkennbar,

welche Merkmale oder Eigenschaften mit der Bezeichnung „OB2B-Service“ konkret

beschrieben werden könnten. Ein Bedürfnis, diese Bezeichnung

für den

Geschäftsverkehr als Sachangabe freizuhalten, besteht daher nicht.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Karcher

WA