BPatG Urteil vom 16.10.2007 – 3 Ni 44/04 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 16. Oktober 2007 …

In der Patentnichtigkeitssache

3 Ni 44/04 (EU)

(Aktenzeichen)

… 08.05

betreffend das europäische Patent EP 0 965 619

(DE 599 06 414)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche

Verhandlung vom 16. Oktober 2007 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer

und die Richter Voit, Dipl.-Chem. Dr. Egerer, Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw und die

Richterin Dipl.-Chem. Zettler

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 965 619 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang

der Patentansprüche 9 und 10 für nichtig erklärt.

2. Die Klägerin trägt 2/3, die Beklagte 1/3 der Kosten des

Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte ist nach Umfirmierung Rechtsnachfolgerin der Inhaberin des auch

mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 965 619 (Streitpatent), das am 10. Juni 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 198 26 412 vom

16. Juni 1998 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter

der Nummer DE 599 06 414 geführt. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Geruchsvermindertes, kalthärtendes

(Meth)acrylat-Reaktionsharz

für Bodenbeschichtungen, dieses Reaktionsharz aufweisende Bodenbeschichtungen sowie

Verfahren zur Herstellung solcher Bodenbeschichtungen“ und umfasste in der erteilten Fassung zunächst 10 Patentansprüche, die insgesamt angegriffen waren.

Auf die von der Klägerin unstreitig ohne Vorankündigung gegen das Streitpatent

gerichtete Nichtigkeitsklage hat die Beklagte innerhalb der Widerspruchsfrist mit

Schriftsatz vom 10. Dezember 2004 durch Erklärung gegenüber dem Deutschen

Patent- und Markenamt auf die Patentansprüche 1 bis 8 verzichtet und zugleich

erklärt, dass sie insoweit auch für die Vergangenheit auf jegliche Ansprüche aus

dem Patent verzichte. Die Parteien haben den Rechtsstreit daraufhin im Umfang

des Teilverzichts in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die verbleibenden Patentansprüche 9 und 10 des Streitpatents lauten wie folgt:

9. Verfahren zur Herstellung einer geruchsverminderten Bodenbeschichtung,

dadurch gekennzeichnet,

dass man ein geruchsvermindertes, kalthärtendes (Meth)-

acrylat-Reaktionsharz für Bodenbeschichtungen bestehend

aus

A)

(Meth)acrylat

Methyl(meth)acrylat

Ethyl(meth)acrylat

C3 – C6 (Meth)acrylat

≥ C7 (Meth)acrylat

mehrwertige (Meth)acrylate

Comonomere

Vinylaromaten

Vinylester

50-100 Gew.-%

0-5 Gew.-%

0-5 Gew.-%

0-97 Gew.-%

0-50 Gew.-%

3-10 Gew.-%

0-50 Gew.-%

0-30 Gew.-%

0-30 Gew.-%

wobei die Bestandteile der Komponente A) 100 Gew.-%

ergeben,

B) 0-2 Gewichtsteilen auf 1 Gewichtsteil A) eines in A) löslichen oder quellbaren (Pre)polymers, wobei der Anteil an

Methyl(meth)acrylat oder an Ethyl(meth)acrylat < 5 Gew.-%,

bezogen auf B), beträgt,

C) 2 bis 5 Gewichtsteilen auf 100 Gewichtsteile (A+B) mindestens eines Paraffins und/oder Wachses,

D) einem bis zur Polymerisation von den polymerisierbaren

Bestandteilen des Systems wenigstens in Bezug auf eine

Komponente des Redoxsystems getrennt zu haltendes Redoxsystem enthaltend einen Beschleuniger und einen peroxydischen Katalysator oder Initiator in einer Menge ausreichend zur Kalthärtung der Komponente A) und

E) üblichen Additiven

auf eine zu beschichtende Fläche aufträgt und aushärten

lässt.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

dass das Aushärten bei Umgebungstemperatur (+10

bis +30° C) erfolgt.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, der verbleibende Gegenstand des Streitpatents sei jedenfalls nicht erfinderisch. Zur Begründung trägt sie vor, im Stand der

Technik seien (Meth)acrylat-Reaktionsharze, die für Beschichtungen geeignet

seien, zum Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen. Der Einsatz derartiger (Meth)acrylat-Reaktionsharze nun zur Beschichtung einer Bodenfläche sei deshalb nicht

erfinderisch. Hierbei beruft sich die Klägerin insbesondere auf folgende Druckschriften:

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

EP 0 693 503 A1

JP 08-217837 A, in: Patent Abstracts of Japan

DE 39 03 670 C1

FR 1 426 188 B

Vieweg, R. und Esser, F. (Hrsg.): Kunststoff-Handbuch, Band IX, „Polymethacrylate“, Carl Hanser Verlag, München (1975), S. 43-56

EP 0 742 264 A2

Technical Brochure der Fa. Elf Atochem betreffend das Acrylatsystem „NORSOCRYL® DCPOEMA“ mit dem Druckdatum-Vermerk „M105FC/01-

92“ auf S. 3 und der Angabe auf den maßgeblichen Kenntnisstand bezüglich des Produkts: „4 August 1992“ auf S. 5

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 965 619 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 9 und 10 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin voll umfänglich entgegen und hält das Streitpatent in dem Umfang der Verfahrensansprüche 9 und 10 für patentfähig.

Die zulässige Klage ist begründet. Sie führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents

in dem nach dem Teilverzicht verbliebenen Umfang mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, denn der Gegenstand der Patentansprüche 9 und 10 ist nicht patentfähig (Art: II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1

Buchst. a), Art. 56 EPÜ).

I.

1. Das Streitpatent betrifft nach der Streitpatentschrift Absatz [0001] ein geruchsvermindertes, polymerisierbares, kalthärtendes, reaktives (Meth)acrylat-System für

Bodenbeschichtungen, insbesondere Fußbodenbeschichtungen. Weiter bezieht

sich das Streitpatent auf Verfahren zur Herstellung dieser beschichteten Böden,

insbesondere von Fußböden, welche unter Verwendung eines entsprechenden

geruchsverminderten, polymerisierbaren, kalthärtenden, reaktiven (Meth)acrylat-

Systems erhältlich sind.

In der Streitpatentschrift wird zum Stand der Technik einleitend ausgeführt, dass

die Verarbeitung von Reaktionsharzen auf der Basis von Methylmethacrylat zu

Fußbodenbeschichtungen normalerweise mit einer starken Geruchsbelästigung

einhergeht, wobei häufig die MAK-Grenzwerte nicht eingehalten werden können

(Absatz [0002]). Geruchsverminderte Methacrylat-Systeme seien bereits Stand

der Technik. So sei in der japanischen Offenlegungsschrift JP 95-46571 A ein

System offenbart, das ungesättigte Harze, Cyclopentadienyl(meth)acrylate, Vernetzungsmittel, wie beispielsweise organische Peroxide, und Beschleuniger, wie

beispielsweise Metallsalze organischer Säuren, enthalte (Absatz [0003]). Es sei

auch gezeigt worden, dass ein System, das Cumolhydroperoxid und Cobaltoctoat

als Härter und Beschleuniger umfasse, härtet (Absatz [0004]). Weitere Systeme,

die ebenfalls Cumolhydroperoxid und Cobaltoctoat verwendeten, seien in den japanischen Offenlegungsschriften JP 95-5661 A und JP 94-199427 A beschrieben

(Absatz [0005]). Nach der Schilderung in der Beschreibung lösen diese Systeme

zwar das Problem der Geruchsbelästigung, während eine Gesundheitsgefährdung

beim Auftragen dieser Systeme durch die Verwendung des problematischen

Startsystems aus Co-Verbindung und Cumolhydroperoxid aber bestehen bleibt

(Absatz [0006]).

2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als zu lösendes

technisches Problem, geruchsverminderte kalthärtende (Meth)acrylatharze für Bodenbeschichtungen zur Verfügung zu stellen, die bei dem Auftragen eine besonders geringe Gesundheitsgefährdung zeigen (vgl. EP 0 965 619 B1, Abs. [0007]).

Nach dem Inhalt der mündlichen Verhandlung ist die Aufgabe weiter darin zu sehen, durch geeignete Auswahl einzelner Bestandteile nach Art und Menge im Reaktionsharz die Geruchsbelästigung beim Auftragen der Bodenbeschichtungssysteme zu verringern.

3. Zur Lösung dieser Aufgaben - sowie weiterer Aufgaben, die in der Streitpatentschrift als zwar nicht explizit genannt, jedoch aus den genannten Zusammenhängen ohne Weiteres ableitbar oder erschließbar bezeichnet werden - beschreibt Patentanspruch 9, nach Merkmalen gegliedert, ein

M1

Verfahren

zur Herstellung

einer

geruchsverminderten

Bodenbeschichtung,

dadurch gekennzeichnet, dass man

M2

ein

geruchsvermindertes,

kalthärtendes

(Meth)acrylat-

Reaktionsharz

M2a

für Bodenbeschichtungen

bestehend aus

M3

Komponente A)

M3.1.

50 - 100 Gew.-%

(Meth)acrylat, mit

M3.1.1

Methyl(meth)acrylat

M3.1.2

Ethyl(meth)acrylat

M3.1.3

M3.1.4

M3.1.5

C3 - C6 (Meth)acrylat

≥ C7 (Meth)acrylat

0 - 5 Gew.-%

0 - 5 Gew.-%

0 - 97 Gew.-%

0 - 50 Gew.-%

mehrwertige (Meth)acrylate

3 - 10 Gew.-%

M3.2

0 - 50 Gew.-% Comonomere, mit

M3.2.1

Vinylaromaten

M3.2.2

Vinylester

0 - 30 Gew.-%

0 - 30 Gew.-%

M3.3

wobei die Bestandteile der Komponente A) 100 Gew.-% ergeben,

M4

Komponente B)

M4.1

0 - 2 Gewichtsteilen auf 1 Gewichtsteil A) eines in A) löslichen

oder quellbaren (Pre)polymers, wobei

M4.2

der Anteil an Methyl(meth)acrylat oder an Ethyl(meth)acrylat

< 5 Gew.-%, bezogen auf B), beträgt,

M5

Komponente C)

M5.1

2 - 5 Gewichtsteilen auf 100 Gewichtsteile (A + B) mindestens

eines Paraffins und/oder Wachses,

M6

Komponente D)

M6.1

einem bis zur Polymerisation von den polymerisierbaren Bestandteilen des Systems wenigstens in Bezug auf eine Komponente des Redoxsystems getrennt zu haltendes Redoxsystem,

enthaltend

M6.1.1

einen Beschleuniger und

M6.1.2

einen peroxydischen Katalysator oder Initiator

M6.1.3

in einer Menge ausreichend zur Kalthärtung der Komponente A) und

M7

Komponente E) üblichen Additiven,

M8

M9

auf eine zu beschichtende Fläche aufträgt

und aushärten lässt.

4. Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein Polymer-

Chemiker der Fachrichtung Acrylatchemie anzusehen, der sich mit der Anwendung von (Meth)acrylat-Reaktionsharzen für Beschichtungssysteme allgemein und

unabhängig von der Art sowie der Form des zu beschichtenden Gegenstandes

befasst.

II.

Der Gegenstand der Patentansprüche 9 und 10 des Streitpatents erweist sich als

nicht patentfähig.

1. Es bestehen bereits Zweifel, ob das Verfahren gemäß Patentanspruch 9 des

Streitpatents durch die Druckschrift EP 0 693 503 (D1) nicht schon neuheitsschädlich vorweggenommen ist. Diese Druckschrift offenbart in den Patentansprüchen 6 und 7 nämlich ein Verfahren zur Herstellung eines hinterfütterten Sanitärartikels, bei dem auf die Rückseite eines Formteils aus Acrylglas ein polymerisierbares, kalthärtendes, reaktives (Meth)acrylat-System aufgesprüht wird, das die

gleichen Komponenten A bis E wie das bei dem Verfahren gemäß Patentanspruch 9 des Streitpatents eingesetzte, reaktive (Meth)acrylat-Reaktionsharz umfasst, wobei sich die erfindungsgemäß einzusetzenden Mengenbereiche als Teilbereiche der in der Druckschrift EP 0 693 503 (D1) genannten Bereiche darstellen

und damit nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

(vgl. GRUR 1992, 842 - Chrom-Nickel-Legierung; GRUR 2000, 591 – Inkrustierungsinhibitoren) als neuheitsschädlich vorweggenommen anzusehen sind. Da

das patentgemäße Verfahren über die allgemeinen Verfahrensschritte des Beschichtens und Aushärtens hinaus keine weiteren Verfahrensmaßnahmen umfasst, besteht der einzige Unterschied zu dem in der Druckschrift D1 offenbarten

Verfahren darin, dass dieses zur Herstellung von Bodenbeschichtungen dient, die

zu beschichtende Fläche also ein Boden ist, während in der D1 die Rückseite von

Sanitärartikeln beschichtet wird, die aus tiefgezogenen Acrylglasformteilen bestehen. Im Hinblick darauf, dass der Begriff „Boden“ im allgemeinen Sprachgebrauch

nicht nur Ausdruck für eine dem Beschreiten dienende, ebenerdige Fläche ist,

sondern häufig auch die Unterseite (mit Innen- und Außenoberfläche) räumlich

geformter Gegenstände bezeichnet, z. B. Wannen-, Schrank-, Topf-, Pfannen-,

Vasenboden etc., kann auch die Beschichtung der Rückseite einer Bade- oder

Duschwanne als Bodenbeschichtung angesehen werden. Im Ergebnis kann aber

dahingestellt bleiben, ob der angesprochene Fachmann die Begriffe „Bodenbeschichtung“ bzw „beschichtete Böden“ in dem Gesamtzusammenhang der Streitpatentschrift deshalb ausschließlich im Sinne der Beschichtung von Böden als begehbare, ebenerdige Flächen versteht, weil als Beispiele stets nur Fußböden genannt sind und sich keine Hinweise auf Böden sonstiger Gegenstände finden.

2. Ungeachtet der Frage der Neuheit beruht das Verfahren gemäß Patentanspruch 9 des Streitpatent jedenfalls nicht auf einer erfinderischer Tätigkeit.

Der Senat ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung davon überzeugt,

dass der hier einschlägige Durchschnittsfachmann im Prioritätszeitpunkt des

Streitpatents in der Lage war, aufgrund seines Fachwissens und in Kenntnis des

in das Verfahren eingeführten Standes der Technik, insbesondere D1 und D5, das

streitpatentgemäße Verfahren in naheliegender Weise aufzufinden.

a.) Als nächstkommende Druckschrift ist die EP 0 693 503 A1 (D1) anzusehen.

Dort ist im Anspruch 6 ein Beschichtungsverfahren zur Herstellung eines hinterfütterten Sanitärartikels angegeben, bei dem ein überwiegend auf (Meth)acrylaten

basierendes, reaktives Harzsystem auf die Rückseite eines Formteils aus Acrylglas aufgesprüht wird, wobei das Harzsystem im Kontakt mit dem Acrylglasformteil

aushärtet und sich dabei mit dem Acrylglasformteil verbindet.

Gemäß Anspruch 7 der D1 wird in dem Beschichtungsverfahren ein kalthärtendes

(Meth)acrylatreaktionsharz (M2) eingesetzt, das die gleichen Komponenten wie

das im angefochtenen Anspruch 9 des Streitpatents angegebene Reaktionsharz

umfasst, wobei die erfindungsgemäß einzusetzenden Mengenbereiche Teilbereiche der in der D1 genannten Bereiche darstellen.

Dieses bekannte (Meth)acrylat-Reaktionsharz enthält als Komponente A) (M3)

30 bis 100 Gew.-% (Meth)acrylat, so dass sich für Merkmal M3.1 eine Überschneidung im Bereich von 50 bis 100 Gew.-% ergibt.

In der Komponente A) gemäß Streitpatent können Methyl(meth)acrylat (M3.1.1)

und Ethyl(meth)acrylat (M3.1.2) jeweils in Anteilen von 0 bis 5 Gew.-% vorhanden

sein, was in die Bereiche fällt, die in D1 für diese Komponenten in der Tabelle des

Anspruchs 7 wiedergegeben sind, nämlich je 0 bis 100 Gew.-%, so dass auch in

dem dortigen Reaktionsharz trotz der breiten Bemessungsregel, aber wegen der

fakultativen Formulierung der Untergrenze Methyl(meth)acrylat und Ethyl(meth)-

acrylat nicht zwingend vorgesehen sind.

Komponente A) des beanspruchten Reaktionsharzes kann weiter C3-C6 (Meth)-

acrylat in einem Bereich von 0 bis 97 Gew.-% (M3.1.3) und ≥ C7 (Meth)acrylat in

einer Menge von 0 bis 50 Gew.-% (M3.1.4) enthalten. Diese Angaben können

ebenfalls aus der Tabelle in Anspruch 7 der D1 herausgelesen werden, denn dort

ist für C2-C4 (Meth)acrylat ein Bereich von 0 bis 100 Gew.-% und für ≥ C5 (Meth)-

acrylat ein Bereich von 0 bis 50 Gew.-% angegeben, so dass auch für diese Anteile Überschneidungen resultieren.

Ferner enthält Komponente A) des Streitpatents 3 bis 10 Gew.-% mehrwertige

(Meth)acrylate (M3.1.5), eine Bemessung, die in den Bereich von 0 bis 50 Gew.-%

der mehrwertigen (Meth)acrylate nach der Tabelle in Anspruch 7 der D1 fällt. Auch

wenn in der Tabelle des Anspruchs 7 mehrwertige (Meth)acrylate ebenfalls nur fakultativ genannt sind, so findet sich doch in der Beschreibung auf Seite 4 der D1,

Zeilen 23 bis 26, der Hinweis, dass besonders vorteilhaft in der Komponente A)

polyfunktionelle (Meth)acrylate enthalten sind, wobei deren Gehalt üblicherweise

im Bereich von 1 bis 50 Gew.-% und meist bei 1 bis 10 Gew.-% liegt, d. h. der im

Streitpatent

in der Komponente A) zwingend vorgesehene Bereich von 3

bis 10 Gew.-% wird von der besonders bevorzugten Bemessung in D1 mit 1

bis 10 Gew.-% voll umfasst.

Auch der Gehalt der Comonomere mit 0 bis 50 Gew.-% (M3.2) sowie die Auswahl

dieser Comonomere, nämlich 0 bis 30 Gew.-% Vinylaromaten (M3.2.1) und 0

bis 30 Gew.-% Vinylester (M3.2.2), in der Komponente A) können der Tabelle in

Anspruch 7 der D1 identisch entnommen werden.

Ebenso ist in D1 Merkmal M3.3 verwirklicht, weil wegen der Angabe „Gewichtsprozent“ die Bestandteile der Komponente A) sich schon per definitionem auf 100

addieren müssen.

Des Weiteren lässt sich aus D1 die Komponente B) (M4) herleiten, denn im Reaktionsharz der D1 ist ein in A) lösliches oder quellbares (Pre)polymer vorgesehen,

wobei auf einen Teil A) 0 bis 5 Gewichtsteile des Prepolymers B) eingesetzt werden (D1, Anspruch 7 i. V. m. Seite 4, Zeilen 29 bis 31). Nachdem das Reaktionsharz des Streitpatents gemäß M4.1 auf einen Gewichtsteil A) 0 bis 2 Gewichtsteile

eines in A) löslichen oder quellbaren (Pre)polymers enthält, ist auch dieser Bereich von D1 umfasst. Merkmal M4.2 kann D1 expressis verbis nicht entnommen

werden, allerdings ist es aufgrund der breiten Zahlenbereiche in D1 bei entsprechender Wahl des Methyl(meth)acrylat- und Ethyl(meth)acrylat-Anteils selbstverständlich möglich, diesen Anteil kleiner 5 Gew.-%, bezogen auf B), einzustellen.

Das Streitpatent enthält als Komponente C (M5) im Reaktionsharz 2 bis 5 Gewichtsteile mindestens eines Paraffins und/oder Wachses, bezogen auf 100 Gewichtsteile (A + B) (M5.1). Auch in D1 ist die Verwendung solcher Paraffine

und/oder Wachse vorgesehen (D1, Seite 4, Zeilen 47 bis 49), und zwar in einer

Menge von 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das gesamte Bindemittel A) bis E), so

dass sich wiederum eine zahlenmäßige Überschneidung im Bereich vom 2 bis

5 Gew.-% (bzw. 2 auf 100 Gew.-Teile) ergibt.

Zwar sind in Anspruch 7 der D1 als Komponente C) Weichmacher genannt, während beim Streitpatent dafür die Paraffine und/oder Wachse angegeben sind, jedoch stellen sowohl die Weichmacher als auch die Paraffine und/oder Wachse nur

sog. Zusatzstoffe dar, die auch in beiden Reaktionsharzen enthalten sind. Im

Streitpatent ist auf Seite 11, Abs. [0071] bis [0074], ausgeführt, dass die erfindungsgemäßen Reaktionsharze bis zu 7 Gewichtsteile, vorzugsweise bis zu

2 Gewichtsteile eines Weichmachers auf 10 Gewichtsteile der Summe aus A)

und B) enthalten können. Dies entspricht exakt der Bemessung der Weichmacher

in D1. Insoweit ist in der Komponente C kein Unterschied feststellbar.

Ebenso ist die Komponente D (M6) in Anspruch 7 der D1 vorbeschrieben, denn

auch dort enthält das Reaktionsharz ein bis zur Polymerisation von den polymerisierbaren Bestandteilen des Systems ganz oder teilweise getrennt zu haltendes

Redoxsystem (M6.1), enthaltend einen Beschleuniger (M6.1.1) und einen peroxydischen Katalysator oder Initiator (M6.1.2) in einer Menge ausreichend zur Kalthärtung der Komponente A) (M6.1.3).

Übliche Additive als Komponente E) (M7), wie sie im Streitpatent Abs. [0058] aufgezählt sind, finden sich entsprechend in der D1, Seite 4, Zeilen 39 bis 43 und 54

bis 55 sowie Seite 5, Zeilen 31 bis 33.

Des Weiteren sind auch die Merkmale M8 und M9 in D1 verwirklicht, denn gemäß

Anspruch 6 wird dort das reaktive Harzsystem auf die zu beschichtende Fläche

aufgetragen (M8) und aushärten gelassen (M9).

b.) Somit unterscheidet sich das angegriffene Verfahren nach Anspruch 9 des

Streitpatents von D1 allenfalls in der Zweckangabe, nämlich für Bodenbeschichtungen anstelle der aus D1 bekannten Beschichtung der Rückseite eines Acrylglas-Formteils.

Zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents waren aber Beschichtungsverfahren mit

(Meth)acrylat-Reaktionsharzen ua auch für Böden bereits in so hohem Maße Teil

des allgemeinen Fachwissens, dass dies bereits Eingang in zahlreiche Standardlehrbücher, wie in das Kunststoff-Handbuch gemäß D5, gefunden hatte.

So finden sich in D5 im Kap. 2.4.8 - Anwendungen von Methacrylat-Gießharzen

(Seite 53 ff.) unter der Ziffer 2.4.8.6 „Beschichtungsmassen“ Ausführungen darüber, dass Methacrylat-Gießharze prinzipiell als Beschichtungsmaterial geeignet

seien. Für einige Gebiete der Beschichtungstechnik seien heute schon Methacrylat-Gießharze in modifizierter Form in der Anwendung, z.B. Kaltplastik-Straßenmarkierfarben. Hierbei werde auf dem Asphalt bzw. Beton der Fahrbahn mittels

Redox-Polymerisationssystemen eine sog. Kalthärtung durchgeführt. Auf dem Bodenbeschichtungssektor fungierten Methacrylat-Gießharze als Bindemittel speziell

für Autobahnreparaturmassen und für Industriebodendünnbeschichtungen.

Dass in D5 dabei von „Gießharzen“ gesprochen wird, spielt im Hinblick auf das

Streitpatent keine Rolle, nachdem im gesamten Dokument des Streitpatents detaillierte Verfahrensmaßnahmen fehlen. Insofern sind sowohl Gießverfahren wie in

D5 als auch Sprühverfahren wie in D1 unter das allgemeine Merkmal M8 „auftragen“ subsumierbar.

Demzufolge war der streitpatentgemäße Zweck, nämlich Bodenbeschichtung,

schon bisher der Öffentlichkeit zugänglich und bekannt gewesen, so dass dem

Merkmal M2a keine patentbegründende Bedeutung zukommt, vielmehr hat es für

einen Fachmann aufgrund seines Fachwissens nahegelegen, das aus D1 bekannte, kalthärtende (Meth)acrylat-Reaktionsharz auch in einem Bodenbeschichtungsverfahren zu erproben. Insofern legte das Fachwissen, zumindest aber D5

es nahe, kalthärtende (Meth)acrylat-Reaktionsharze, wie sie bereits der D1 zu entnehmen waren, als Bodenbeschichtungsmittel wie im Streitpatent zu verwenden.

c.) Gleichwohl meint die Beklagte, dass die durch das streitpatentgemäße Verfahren erzielbaren Vorteile aus D1 nicht herleitbar seien.

Dass die in D1 beschriebenen Reaktionsharzsysteme beim Auftragen eine besonders geringe Gesundheitsgefährdung zeigen, ist in der Druckschrift nicht ausdrücklich angesprochen. Der Fachmann, dem das Problem der Gesundheitsgefährdung durch die Verwendung des problematischen Startsystems aus Co-Verbindung und Cumolhydroperoxid jedoch bekannt ist (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0006]), wird aber aus den in den Beispielen der D1 bevorzugten Startersystemen mangels gegenteiliger Anhaltspunkte den Schluss ziehen, dass mit den

dort genannten Beschleuniger/Katalysator-Kombinationen keine gesundheitsgefährenden Wirkungen zu erwarten sind. Ob sich der Fachmann eine solche Erwartung bewusst machte, ist letztlich nicht entscheidend, da sich in D1 mit dem

Einsatz von Dimethyl-p-toluidin als Beschleuniger und Dibenzoylperoxid als Katalysator (D1, Seite 8, Zeile 26 und Zeile 45 sowie Beispiel 1 auf Seite 9), d. h. von

Verbindungen, die denen in den streitpatentgemäßen Beispielen entsprechen, die

patentgemäße Wirkung, nämlich geringe Gesundheitsgefährdung, von selbst ergibt.

Im Übrigen kann aber dieser Vorteil der streitpatentgemäßen Reaktionsharze, der

bei der im angegriffenen Patentanspruch 1 offenbarten allgemeinen Lehre nicht

notwendigerweise, sondern nur in den bestimmten Weiterbildungen der streitpatentgemäßen Beispiele eintritt, nicht als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit berücksichtigt werden, denn die allgemein gefassten Merkmale M6.1 bis M6.1.3 im

Patentanspruch 1 schließen die Verwendung des problematischen Startsystems

aus Co-Verbindung und Cumolhydroperoxid nicht aus.

d.) Die weiter von der Beklagten sowohl im Streitpatent auf Seite 3, Zeilen 3

bis 15, als auch in der mündlichen Verhandlung geltend gemachten Vorteile des

streitpatentgemäßen Beschichtungsverfahrens qualifizieren es ebenfalls nicht als

Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit. Zwar können Vorteile, insbesondere unerwartete Vorteile, im Einzelfall als Anzeichen dafür gewertet werden, dass eine

technische Lehre, deren Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit in Zweifel

steht, für den Fachmann nicht naheliegend war. Die mit den Merkmalen M2

und M3 bis M7 des streitpatentgemäßen Verfahrens verbundenen Vorteile, nämlich Verringerung der Geruchsbelästigung beim Auftragen der Reaktionsharzsysteme, vollständige und schnelle Aushärtung auf unterschiedlichen Substraten, so

dass nach 0,5 bis 5 Stunden das Reaktionsharz nicht mehr klebrig ist, und gute

Haftung auf vielen unterschiedlichen Substraten, mögen zwar aufgrund der in D1

breiten Bereichsbemessungen in Komponente A) nicht alle gleichzeitig bei D1 vorliegen, sind aber vom Fachmann in D1 ohne weiteres erkennbar und aufgrund

seines Fachwissens leicht erreichbar. So ist in den Beispielen 1 und 2 der D1 gezeigt, dass die Aushärtungszeit des Reaktionsharzes in Abhängigkeit von der

Härterdosierung variiert werden kann, beispielsweise beträgt in Beispiel 1 die

Aushärtungszeit 50-60 min bei einer Härterdosierung 100:2 und ca. 30 min bei

einer Härterdosierung 100:4 (D1, Seite 9, Zeilen 56/57). Darüber hinaus werden

klebfreie Oberflächen erzielt (D1, Seite 4, Zeilen 52/53). Allein aus der Tatsache,

dass in den Beispielen der D1 der Gehalt an Methylmethacrylat höher ist als in

den Merkmalen M3.1.1 und M3.1.2 des Streitpatents, kann nicht zwingend gefolgert werden, dass mit einer Verringerung des Methyl(meth)acrylat- und/oder

Ethyl(meth)acrylat-Gehalts zugunsten des ≥ C3-(Meth)acrylat-Anteils im Reaktionsharz der damit verbundene Vorteil der Verringerung der Geruchsbelästigung

nicht erkannt wurde und daher eine erfinderische Tätigkeit zum Auffinden des

noch zulässigen Methyl(meth)acrylat- und/oder Ethyl(meth)acrylat-Gehalts in einem geruchsarmen Reaktionsharz erforderlich war. Denn zum Einen ist Methyl-

(meth)acrylat- und/oder Ethyl(meth)acrylat in den Reaktionsharzen der D1 nicht

zwingend vorgesehen, zum Anderen ist das Problem der Geruchsbelästigung dem

Fachmann bei seiner täglichen Arbeit mit solchen Acrylat-Reaktionsharzen allgegenwärtig (D1, Seite 3, Zeilen 58/59). Nachdem (Meth)acrylat-Reaktionsharze oft

einen arteigenen, esterartigen Geruch aufweisen (D5, Seite 45, Zi. 2.4.4 - Eigenschaften der Methacrylat-Gießharze), stellt sich dem Fachmann dieses Problem

regelmäßig, weshalb er eine Verbesserung in dieser Hinsicht stets im Blickfeld

haben wird. Eine Substitution von leicht flüchtigen C1-C2 (Meth)acrylaten durch

schwerer flüchtige ≥ C3 (Meth)acrylate hat daher nahegelegen, auch weil in D1

unter den geeigneten monofunktionellen

(Meth)acrylaten neben Methyl-

(meth)acrylat (leicht flüchtig) auch Butylmethacrylat und Butylacrylat (schwerer

flüchtig) als bevorzugt offenbart worden sind (D1, Seite 4, Zeilen 20/21). Insoweit

hat der Fachmann die am besten geeigneten Monomere unter dem Gesichtspunkt

der Vermeidung von Geruchsbelästigung ohne Weiteres anhand von Routineversuchen herausfinden können.

Entsprechendes gilt für mehrwertige (Meth)acrylate in Bezug auf verbesserte

Härtung bei Vernetzung.

Der Fachmann konnte daher ausgehend von der D1 mithilfe seines allgemeinen

Fachwissens, zumindest aber gestützt auf die D5, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 9 gelangen, da er allenfalls die D5 zu Rate ziehen musste, um Hinweise dahingehend zu erhalten,

dass kalthärtende (Meth)acrylat-Reaktionsharze auch für Bodenbeschichtungen

geeignet sind.

Insoweit beruht der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 9 nicht auf

einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 9 hat deshalb keinen Bestand.

3. Entsprechendes gilt für den angegriffenen Unteranspruch 10, denn die in diesem Anspruch angegebene Verfahrensmaßnahme, dass das Aushärten bei Umgebungstemperatur (+ 10 bis + 30° C) erfolgt, geht unmittelbar aus dem Stand der

Technik nach der D1 hervor.

So ergibt sich für den Fachmann aus der Beschreibung der D1 auf Seite 8, Zeilen 11 bis 13, dass das Beschichtungsverfahren der D1 bei Umgebungstemperatur durchgeführt werden kann, d. h. üblicherweise zwischen 0 und 35 °C, so dass

der beanspruchte Bereich im Anspruch 10 von D1 voll umfasst ist.

Auch Patentanspruch 10 hat daher keinen Bestand.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1, 91a

Abs. 1, 93 ZPO.

Soweit das Streitpatent für nichtig erklärt worden ist, trägt die unterlegene Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1

ZPO. Im Umfang des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits hat die Klägerin die Kosten gemäß § 91a ZPO zu tragen. Nach der im Rahmen des § 91a ZPO zu treffenden Billigkeitsentscheidung ist der Rechtsgedanke

des § 93 ZPO entsprechend auch im Nichtigkeitsverfahren anzuwenden (vgl.

Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 91a Rdnr. 48; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.,

§ 81 Rdnr. 36). Da die Beklagte unstreitig ohne Vorwarnung der Klägerin von der

Nichtigkeitsklage überrascht worden ist und innerhalb der Widerspruchsfrist auf

das angegriffene Patent teilweise unter entsprechendem Verzicht auf jegliche Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit verzichtet hat, hat sie insoweit zu

der Klage keine Veranlassung gegeben. Es fallen ihr daher auch insoweit nicht die

Kosten zur Last.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer

Voit

Dr. Egerer

Richter Dr. Maksymiw ist erkrankt und daher kann nicht unterschreiben.

Dr. Schermer

Zettler

Pr