Rechtsprechung / BPatG / 2007
BPatG Beschluss vom 05.12.2007 – 24 W (pat) 14/05
24. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. Dezember 2007
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 301 41 837.3
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
R
ichters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
b
eschlossen: 08.05
G r ü n d e
I.
EtherCAN
Die Wortmarke
ist für die Waren und Dienstleistungen
„Klasse 09: Hard- und Software;
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“
zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte
Register angemeldet worden.
Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat
die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne
von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und als beschreibende freihaltebedürftige Angabe
nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Bei der Bezeichnung „EtherCAN“
handele es sich bezogen auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen um
eine unmittelbar beschreibende, freihaltebedürftige Sachangabe ohne jegliche
Unterscheidungskraft.
Der Markenbestandteil „Ether“ stehe in Wortkombinationen der vorliegenden Art
stellvertretend für den Begriff „Ethernet“, womit eine bestimmte lokale Netzwerktechnologie bezeichnet werde. Es gebe zahlreiche in gleicher Weise gebildete
Begriffe. So würden an einem „Etherport“ Ethernet-Netzwerke angeschlossen.
Das „EtherBord“ enthalte die komplette für den Betrieb eines Ethernets notwendige Hardware. Der Anschluss an das Ethernet erfolge schließlich über „Ethercards“. Im Hinblick auf solche vergleichbar gebildeten Begriffe lasse sich daher
der Bezeichnung „EtherCAN“ der Sinngehalt entnehmen, dass es hierbei um die
Verbindung eines Ethernets mit einem „CAN“, also mit einem „Controller Area
Network“ gehe. Unter der Bezeichnung „EtherCAN“ würden am Markt bereits entsprechende Hardware-Bauteile, sogenannte „Gateways“, zur Verbindung eines
Ethernets mit einem „Controller Area Network“ angeboten werden. Die Wortkombination „EtherCAN“ sei daher im Zusammenhang mit Hardware als unmittelbar
beschreibende Gattungsbezeichnung anzusehen; dies treffe aber auch in Bezug
auf Software zu, weil zur Steuerung entsprechender Geräte auch spezielle Datenverarbeitungsprogramme notwendig sein könnten. Für die Eintragungsfähigkeit
der Wortkombination „EtherCAN“ spreche auch nicht der Umstand, dass dieser
Begriff erst in den letzten zwei bis drei Jahren stärkere Verbreitung gefunden habe
und eventuell erstmals vom Anmelder verwendet worden sei. Der Begriff „Ether-
CAN“ sei offensichtlich ein neu entstandener Gattungsbegriff für entsprechend neu
entwickelte Geräte.
Der Bezeichnung „EtherCAN“ fehle zudem im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
jegliche betriebskennzeichnende Unterscheidungskraft. In Hinblick auf die Reihe
vergleichbar gebildeter Begriffe und des sich hieraus ergebenden beschreibenden
Aussagegehalts der Bezeichnung „EtherCAN“ sowie wegen der bereits tatsächlich
erfolgten Verwendung des Begriffs werde der Verkehr die Bezeichnung „Ether-
CAN“ in Verbindung mit Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen nicht als
Herkunftshinweis erkennen.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung trägt er
vor, dass der angemeldeten Marke für die von der Zurückweisung betroffenen Waren nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle;
ebenso wenig stelle sich die Wortkombination „EtherCAN“ als eine beschreibende
Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Bei der Wortbildung „EtherCAN“
handele es sich vielmehr um eine kreative Wortschöpfung, die im allgemeinen
Sprachgebrauch der Verkehrskreise nicht üblich sei. Es sei nicht zutreffend, dass
das Wort „Ether“ stets als Synonym für die Netzwerktechnologie „Ethernet“ verwendet werde. Die Markenstelle habe zwar ihrem Erstbeschluss mehrere Anlagen
beigefügt, der Begriff „EtherCAN“ finde sich jedoch nur in einer dieser Veröffentlichung und sei dort nicht als beschreibende Angabe, sondern als Produktname zu
verstehen. Das in dieser Veröffentlichung mit dem Namen „EtherCAN“ beschriebene Produkt eines Mitbewerbers sei im Übrigen erst lange nach der vorliegenden
Markenanmeldung auf den Markt gekommen. Die weiteren Anlagen zum Erstbeschluss umfassten lediglich Beschreibungen von Produkten, die zwar Schnittstellen für „Ethernet“ und „CAN“ aufwiesen, jedoch sei in keinem Falle zwischen den
beiden Schnittstellen eine funktionale Verknüpfung vorgesehen. Der als Marke
angemeldete Begriff „EtherCAN“ bezeichne eindeutig eine betriebliche Herkunft,
nicht dagegen die Art, Gattung oder Beschaffenheit eines Produkts. Darüber hinaus stehe die Ablehnung der vorliegenden Eintragung im krassen Gegensatz zur
sonstigen Eintragungspraxis des DPMA. Beispielsweise seien die - zum Teil sogar
später angemeldeten - Bezeichnungen „EtherSafe“, „ETHERRAID“, „ETHERNITY“
oder „Ethernut“ als Marken eingetragen worden.
Die Anmelder beantragt,
die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg. Nach
Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke bezogen auf die von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe im
Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzusehen und daher von der Markenstelle
zu Recht von der Eintragung als Marke ausgeschlossen worden.
Nach der genannten Bestimmung dürfen Marken nicht ins Register eingetragen
werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt
wird. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (Markenrichtlinie) übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet
werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben
aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl.
EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31)
„DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004,
680, 681 (Nr. 35-36) „BIOMILD“). Als eine in diesem Sinn für die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen merkmalsbeschreibende Angabe, an deren ungehinderten Verwendung die Konkurrenten des Anmelders ein berechtigtes Interesse
haben, ist die als Marke angemeldete Bezeichnung „EtherCAN“ zu bewerten.
Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, steht die Bezeichnung „Ether“ auf
dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik für den Begriff
„Ethernet“ (vgl. BPatG vom 14. Dezember 1998 - 30 W (pat) 113/98 „SmartEther“).
Hierbei handelt es sich um einen Netzwerkstandard für ein lokales Datennetz
(LAN), der den Datenaustausch in Form von Datenrahmen zwischen allen in einem LAN angeschlossenen Geräten (Computer, Drucker usw.) ermöglicht (vgl.
Duden - Fremdwörterbuch, 9. Aufl., 2007 [CD-ROM]; Lehrbuch „Technik der
Netze“ von Gerd Siegmund, 5. Aufl., Hüthig Verlag Heidelberg, 2002, S. 181 ff.).
Zum anderen enthält die Bezeichnung „EtherCAN“ die Buchstaberfolge „CAN“, die
auf dem Gebiet der Automatisierungs- und Informationstechnik für den Begriff
„Computer Area Network“ steht. Unter einem „CAN“ ist ein asynchrones, serielles
Bussystem zu verstehen, das ursprünglich entwickelt wurde, um - insbesondere
im Bereich der Fahrzeugelektronik - mit einer Reduzierung von Kabelbäumen Produktionskosten zu senken (vgl. Lehrbuch „PC-Schaltungstechnik“ von Herbert
Bernstein, Franzis-Verlag, Poing, 1998, S. 380 ff.; vgl.
ferner auch
im
Internet-Lexikon
„Wikipedia“
unter
„http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network“).
Zu Recht hat die Markenstelle aus den von ihr ermittelten Nachweisen, die dem
Anmelder mit dem Erinnerungsbeschluss übersandt worden waren, geschlossen,
dass sich die Bezeichnung „EtherCAN“ als eine unmittelbar beschreibende Sachangabe für ein Gateway anbietet, das sich auf eine Verbindung zwischen einem
Ethernet und einem CAN-Bus bezieht. Der Anmelder hat selbst eingeräumt, dass
bei bestimmten Netzwerken Geräte zum Einsatz kommen, die als „Ether-CAN-
Gateways“ bezeichnet werden. Die Verknüpfung von einem Ethernet mit einem
„CAN“ unter Verwendung eines „Ether-CAN-Gatways“ scheint hierbei eine so
zentrale und geläufige Fragestellung zu sein, dass sie in der Fachliteratur als
durchaus erörterungswürdig angesehen wird, wie sich anhand eines Aufsatzes
von Hartmut Tietz aus dem Jahr 2004 mit dem Titel „Ethernet und CAN mit gemeinsamer Zukunft?“ zeigt, der im SPS-Magazin und entsprechend auch im Internet veröffentlicht wurde. In dem Artikel wird die Verknüpfung von Ethernet- und
CAN-Technik beschrieben und auch ein entsprechendes als „EtherCAN“ bezeichnetes Bauteil vorgestellt. Auch in den weiteren von der Markenstelle ermittelten
Internet-Veröffentlichungen, die der Anmelder mit dem Erinnerungsbeschluss
erhalten hat, wird die Bezeichnung „EtherCAN“ nicht nach Art eines betrieblichen
Herkunftskennzeichens,
sondern
sachbezogen
verwandt
(vgl.
unter
„http://www.port.de/deutsch/canprod/content/hw_ethercan.html“;
„http://www.esdelectronics.com/german/products/CAN/ether-can_e.htm“;
„http://www.cancia.de/products/pg2004/html/index-274.htm“). Dieser Eindruck spiegelt sich auch
im Ergebnis einer vom Senat ergänzend durchgeführten Internet-Recherche wieder. In den ermittelten Belegen wird die Bezeichnung „EtherCAN“ gleichfalls als
Fachbegriff im Zusammenhang mit Hard- und Softwarelösungen, die die Verknüpfung eines Ethernets mit einem „CAN“ betreffen, benutzt (vgl. z. B. unter
http://www.geitmann.de,
„http://www.softing.com“;
„http://digitalether.de“ und
http://www.ixxat.de/introduction_bridges_de,575,147.html - jeweils in Verbindung
mit dem Stichwort „EtherCAN“). Hiernach können die einschlägigen Verkehrskreise in dem als Marke angemeldeten Wortzeichen „EtherCAN“ in Bezug auf die
von der Markenanmeldung umfassten Waren „Hard- und Software“ eine Bezeichnung der Art und Beschaffenheit und im Zusammenhang mit der Dienstleistung
„Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ eine Zweckangabe erkennen. Dass im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Markenanmeldung weder die Ware „Ether-CAN-Gateways“ noch das Erstellen von Programmen für derartige Geräte ausdrücklich enthalten sind, ändert nichts an dem beschreibenden
Charakter. Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren und Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass für einen entsprechend weit gefassten Oberbegriff Schutz beansprucht wird (vgl.
Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 203).
Der Annahme einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht ferner nicht entgegen, dass zur Benennung von Merkmalen einschlägiger Hard- und Software sowie von Dienstleistungen, die das Erstellen entsprechender Programmen für die Datenverarbeitung zum Gegenstand haben, gegebenenfalls noch andere gleichwertige oder sogar gebräuchlichere Begriffe als die
Bezeichnung „EtherCAN“ zur Verfügung stehen. Dies folgt aus der oben bereits
zitierten Rechtsprechung des EuGH, wonach mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c Markenrichtlinie und der damit übereinstimmenden Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG der Zweck verfolgt wird, dass alle zur Beschreibung von einschlägigen
Waren oder Dienstleistungen im Verkehr geeigneten Angaben allen Unternehmen
zur freien Verfügung belassen werden, den Mitbewerber also auch die freie Wahl
zwischen sämtlichen unmittelbar beschreibenden Angaben erhalten bleiben soll
(vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 55) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681
(Nr. 36) „BIOMILD“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 192).
Im vorliegenden Fall kann auch dahingestellt bleiben, ob die Endverbraucher das
Markenwort „EtherCAN“ als Fachbezeichnung für ein „Ether-CAN-Gateway“ erkennen. Als beteiligte Verkehrskreise im Sinn der Rechtsprechung des EuGH sind
nicht stets alle mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in Berührung
kommenden Kreise anzusehen, insbesondere sind nicht stets die Verbraucher in
ihrer Gesamtheit maßgeblich. Der EuGH differenziert insofern zwischen dem
Handel und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, wobei er durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch einer dieser beiden Kreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH
GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) „Matratzen Concord/Hukla“; vgl. auch bereits
EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 29) „Chiemsee“).
Vor allem in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, welches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, beschreibende Angaben
allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, ist davon auszugehen,
dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters fremd- und fachsprachiger Marken nicht notwendigerweise die - teilweise sehr beschränkten - Sprach-
und Fachkenntnisse des inländischen Durchschnittsverbrauchers, vorliegend also
eines durchschnittlichen IT-Anwenders mit Erfahrungen ihm Bereich von lokalen
Datennetzen, entscheidungserheblich sind. Für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe im Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher Weise beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung eines fremd- und fachsprachigen
Begriffs nur den am Handel mit den betroffenen Waren bzw. der Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen partizipierenden Verkehrskreisen erkennbar ist (vgl. hierzu Ströbele, MarkenR 2006, 433, 434 f.; BPatG Mitt. 2007,
287 - Leitsatz - „BAGNO“). Dass die insoweit beteiligten Fachverkehrskreise
überwiegend wissen, was sich hinter den Begriffen „Ethernet“ und „CAN“ verbirgt,
und deshalb im Stande sind, die Bezeichnung „EtherCAN“ in ihrer beschreibenden
Bedeutung zu erkennen, kann vorliegend angenommen werden. Da es insoweit
auch nicht entscheidend darauf ankommt, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist,
die ein Interesse an der Verwendung der beschreibenden Angabe haben (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 58) „Postkantoor“), genügt es bereits, dass die
beteiligten Fachkreise die Bezeichnung „EtherCAN“ ohne analysierende Betrachtungsweise in der dargelegten unmittelbar beschreibenden Bedeutung verstehen
und ein Interesse daran haben, diese im Rahmen des Handelsverkehrs ungehindert von Monopolrechten Einzelner zur Beschreibung einsetzen zu können (vgl.
Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 196; Ströbele, MarkenR 2006, 433,
434 f.).
Ohne Belang für die Schutzfähigkeit des Begriffs „EtherCAN“ ist auch der Vortrag
des Anmelders, dass die Bezeichnung „EtherCAN“ ursprünglich von ihm stamme
und es sich bei den im Rahmen einer Internet-Recherche ermittelten Treffer vorrangig um Hinweise auf Produkte seines Unternehmens handele. Die Marke stellt
- anders als ein Patent - kein Leistungsschutzrecht dar, bei dem der Erfinder für
seine Leistung ein Verbietungsrecht zugesprochen bekommt (vgl. BPatGE 33, 12,
17 „IRONMAN TRIATHLON“; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 296/02 „Öko-
Check in Sportanlagen“; vgl. auch BGH GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“).
Daher ist es für die Frage der Anwendbarkeit des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unerheblich, auf wen die Bezeichnung „EtherCAN“ zurückgeht, wer sie geschaffen
oder sie zuerst in Deutschland benutzt hat.
Ein Recht auf Markeneintragung kann der Anmelder ferner nicht mit Rücksicht auf
die von ihm genannten deutschen Voreintragungen der Marken Nr. 301 26 024
„EtherSafe“, Nr. 303 33 218 „ETHERRAID“, Nr. 302 43 522 „ETHERNITY“ oder
301 71 166 „Ethernut“ (usw.) herleiten. Auch soweit sich der Anmelder bereits im
patentamtlichen Verfahren darauf berufen hat, das DPMA hätte in der Vergangenheit Zeichen eingetragen, deren Eintragungsfähigkeit in markenrechtlicher Hinsicht
gleich der des vorliegenden Zeichens - was nebenbei bemerkt nicht zutrifft - zu
bewerten sei, kommt diesem Umstand generell weder eine Bindungswirkung noch
eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegenden Markenanmeldung zu. In Rechtsprechung und Literatur ist nahezu unumstritten, dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das DPMA und das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten. So ist dieser Grundsatz vom
Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis vertreten worden (vgl. z. B. BPatG
GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene
Dietrich“; GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit jeher von der Unverbindlichkeit nationaler Voreintragungen
ausgegangen (vgl. z. B. BGH GRUR 1985, 1055 „Datenverarbeitungsprogramme
als Ware“; GRUR 1989, 420, 421 „KSÜD“; GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“;
GRUR 1997, 527, 529
„Autofelge“; BlPMZ 1998, 248, 249
„Today“). Dieser
Grundsatz findet sich - wie der Europäische Gerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat - zudem
im Gemeinschaftsmarkenrecht
(vgl.
insbesondere
EuGH GRUR 2006, 229, 231
(Nr. 46-49)
„BioID“; GRUR 2006, 233, 235 f.
(Nr. 41-50) „Standbeutel“). Hierbei schließt der Gerichtshof ausdrücklich an seine
zur Bedeutung ausländischer Voreintragungen ergangene Grundsatzentscheidung
(EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. (Nr. 59-65) „Henkel“) an, mit der er hervorgehoben hat, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgebend sein
dürfen.
Dr. Ströbele
Kirschneck
Eisenrauch
Bb