BPatG Beschluss vom 11.12.2007 – 27 W (pat) 102/07

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 102/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 304 67 103

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

11. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter

Dr. van Raden und Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 18. Februar 2005 veröffentlichte Eintragung der am 25. November 2004 angemeldeten Marke Nr. 304 67 103

die nach Verzicht auf die ursprünglich auch für „Spielwaren“ beanspruchten Waren

noch geschützt ist für

Klasse 16: Druckereierzeugnisse

Klasse 25: Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Unterhaltungsspiele, Beschäftigungsspiele, Turn- und Sportartikel,

soweit in Klasse 28 enthalten

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 7. September 1963 angemeldeten und seit

4. August 1964 für

Klasse 28: Spielwaren

eingetragenen Marke eingetragenen Nr. 792 572

Lumpi.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, die Nichtbenutzungseinrede aber, nachdem die Widersprechende Benutzungsunterlagen vorgelegt hatte,

denen zu folge die Widerspruchsmarke für eine Hundefigur verwendet wird, nicht

mehr aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

Beschluss vom 26. April 2007 den Widerspruch zurückgewiesen, weil selbst bei

Warenidentität und hochgradiger klanglicher Zeichenähnlichkeit die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu gering sei, um eine Verwechslungsgefahr

zu begründen, denn bei dem Markenwort „Lumpi“ handele es sich um einen häufig

verwendeten Hundenamen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie

räumt zwar eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke ein, meint

aber, dass diese durch die Warenidentität ausgeglichen würde. Darüber hinaus sei

zu berücksichtigen, dass sich nahezu klangidentische Marken gegenüberstünden,

was nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Annahme der

Verwechslungsgefahr ausreiche.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. April 2006 aufzuheben und die

Marke Nr. 304 67 103 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke Nr. 792 572 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie stellt eine Warenidentität in Abrede, nachdem die angegriffene Marke nicht

mehr für „Spielwaren“ geschützt sei; im Übrigen sei zwar eine Warenähnlichkeit

gegeben, diese sei aber wegen des geringen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke nicht ausschlaggebend. Zudem würden die betroffenen Waren weitgehend

auf Sicht gekauft, so dass eine mögliche Klangnähe keine Rolle spiele.

Ihren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende nach der Terminsbestimmung mit Schriftsatz vom 27. November 2007

zurückgenommen.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat

zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken

nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, da der Grad der Kennzeichnungskraft und der Zeichenähnlichkeit selbst

im Bereich identisch beanspruchter Waren zu gering ist, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren

Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden

Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die

Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten

miteinander in einer Wechselbeziehung (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923

- Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei der geringerer Grad einer

Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen

werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma;

EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243). Der

Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die

Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die

Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion, zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern,

beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f.

[Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-

Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2.2. Nach diesen Grundsätzen liegt eine Verwechslungsgefahr hier nicht vor.

a) Die für die angegriffene Marke weiterhin geschützten Waren „Spielzeug“ sind

mit den „Spielwaren“ der Widerspruchsmarke identisch; selbst wenn man aufgrund

der tatsächlichen Benutzung nur „Stofftiere“ berücksichtigen würde, läge wegen

der üblichen gemeinsamen Herstellungs- und Vertriebsorte sowie angesichts derselben funktionalen Bedeutung (Kinderspielsachen) eine hochgradige Warenähnlichkeit vor.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, wie die Widersprechende

ausdrücklich selbst einräumt, deutlich geschwächt. Da das Markenwort „Lumpi“

- wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und was auch die Widersprechende nicht in Abrede gestellt hat - für Hunde ausgesprochen häufig ist und Spieltiere,

welche Hunde darstellen, unter das Warenverzeichnis fallen, ist von einer sehr geringen Kennzeichnungskraft auszugehen. Für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung ist weder etwas vorgetragen noch anderweitig ersichtlich;

angesichts der mitgeteilten geringen Umsätze kann sie sogar ausgeschlossen

werden.

c) Selbst unter Zugrundelegung von Warenidentität könnte eine Verwechslungsgefahr angesichts des am unteren Rand liegenden geringen Grades an Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur angenommen werden, wenn der Grad der

Zeichenähnlichkeit überdurchschnittlich wäre. Dies lässt sich allerdings nicht feststellen.

aa) In schriftbildlicher Hinsicht (selbst ohne Berücksichtigung der weiteren

Graphik) unterscheiden sich die beiden Marken durch die abweichenden Vokale

(zweimal „y“ in der angegriffenen Marke; „u“ und „i“ in der Widerspruchsmarke)

deutlich, weil dieser Unterschied bei den jeweils zweisilbigen und damit relativ kurzen Zeichen von den Verbraucher nicht unbemerkt bleiben wird.

bb) Eine semantische Ähnlichkeit scheidet aus, da es sich bei der jüngeren Marke

um eine bislang unbekannte Fantasiebezeichnung handelt, während die Widerspruchsmarke einen geläufigen (Hunde-) Namen wiedergibt.

cc) Allerdings kann eine klangliche Nähe beider Zeichen nicht in Abrede gestellt

werden, wobei allerdings entgegen der Ansicht der Widersprechende keine Klangidentität, sondern lediglich klanglich hochgradig ähnliche Zeichen vorliegen. Die

Klangnähe ergibt sich daraus, dass der einzige klangliche Unterschied, nämlich

der abweichende, in der Regel wie ein „i“ oder „ű“ ausgesprochene Buchstabe „y“

in der jüngeren Marke, bei einer klanglichen Wiedergabe beider Marken allenfalls

geringfügig auswirken wird, zumal es sich bei der angegriffenen Marke um kein

bekanntes Wort handelt. Dass in „Lympy“ das erste y als ű und das zweite als i

gesprochen wird, ist nicht in einem Maß zu erwarten, das eine klangliche Verwechslungsgefahr ergeben könnte.

Die Klangnähe beider Zeichen begründet aber nicht notwendig die Annahme einer

Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 21 f., 28] - SIR/Zirh).

Ob die klangliche Ähnlichkeit im Einzelfall für die Annahme der Verwechslungsgefahr ausreichen kann (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21] - SIR/Zirh), hängt neben den

Graden der Kennzeichnungskraft und der Warenähnlichkeit nach der neueren

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch davon ab, welche Bedeutung der klanglichen Wiedergabe der betroffenen Marken auf dem jeweiligen Warensektor zukommt.

Dafür, dass bei den hier in Rede stehenden Spielwaren nur die klangliche Wiedergabe im Vordergrund steht, sind Anhaltspunkte weder vorgetragen noch ersichtlich. Spielwaren werden vielmehr im Allgemeinen in Spezialgeschäften oder Spezialabteilungen großer Kaufhäuser erworben, in denen die optische Präsentation

der gekennzeichneten Waren (sog. „Kauf auf Sicht“) und damit die optische Wahrnehmung der Marken sogar überwiegt.

Lässt sich aber wie vorliegend nicht feststellen, dass die klangliche Wiedergabe

von Marken auf dem betroffenen Marktsektor im Vordergrund steht, führt die allein

gegebene klangliche Ähnlichkeit, die nur einen der bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit relevanten Umstände betrifft (vgl. EuGH, a. a. O., [Rz. 21]

- SIR/ZIRH), nicht dazu, dass der Grad der Markenähnlichkeit oberhalb des

Durchschnitts anzusiedeln wäre. Eine allenfalls in einem mittleren Grad gegebene

Zeichenähnlichkeit ist angesichts der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegend aber zu gering, um selbst bei identisch beanspruchten

Waren eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

3. Damit scheidet die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Da die Markenstelle somit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen, war der Beschwerde der

Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

B. Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1

Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei

zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten

selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

C. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von

grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch

die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Dies gilt auch, soweit der Senat von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

(vgl. BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR

1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992,

550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions) zur klanglichen Verwechslungsgefahr abweicht, denn diese beruht auf der entgegenstehenden Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der wegen Art. 234 EGV für die Bestimmung der Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr nach den Vorschriften des

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausschließlich zuständig ist, da diese Bestimmungen

auf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b) der Ersten Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104

beruhen. Damit ist die Frage, welche Bedeutung der Klangähnlichkeit von Zeichen

bei fehlender optischer und semantischer Ähnlichkeit für die Annahme der Verwechslungsgefahr zukommt, weder von grundsätzlicher Bedeutung noch aus

Gründen der Rechtseinheitlichkeit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs zuzuführen.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

Ko