Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 14.01.2008 – 20 W (pat) 308/04
20. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
14. Januar 2008
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
…
betreffend das Patent 198 55 391 08.05
hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Bastian, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Höppler
und Dipl.-Ing. Kleinschmidt
beschlossen:
Das Patent wird widerrufen.
G r ü n d e
I.
1. Auf die am 1. Dezember 1998 eingereichte Patentanmeldung wurde das Patent 198 55 391 mit der Bezeichnung „Verfahren zum Bestimmen der Luftgüte“
erteilt. Die Erteilung wurde am 23. Oktober 2003 veröffentlicht. Das Patent umfasst insgesamt 19 Patentansprüche.
Die hier allein interessierenden Patentansprüche 1, 11 und 12 haben folgenden
Wortlaut:
„1. Verfahren zum Bestimmen der Luftgüte mittels eines Luftgüte-
Rindenmonitorings oder eines Immissions-Fingerprintings, bei
dem Proben, insbesondere aus der Rinde von Bäumen oder
anderen aktiven oder passiven Akkumulationsindikatoren,
entnommen und anschließend auf ihre Schadstoffbelastung
analysiert werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Proben in definierter Tiefe und/oder Stärke mittels eines Fräsers (13) entnommen werden, der einen den Fräser (13) rohrartig umgebenden Anschlag (21, 23) zum Einstellen der Frästiefe aufweist, welcher den Fräser (13) zum Auffangen der
Probe umfangsseitig umgibt und einen Auslass (22) zum Auffangen der Probe aufweist.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser der Fräsers (13) der Beschaffenheit der Baumrinde entsprechend
ausgebildet ist.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag (21, 23) einen
dem Durchmesser des Fräsers (13) angepassten Durchmesser aufweist.“
Bezüglich des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 10 und 13 bis 19 wird auf die Patentschrift verwiesen.
2. Gegen das Patent wurde am 22. Januar 2004 Einspruch erhoben, mit dem der
Widerruf des Patents begehrt wurde. Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf
die Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 4 PatG.
Die Einsprechende macht geltend, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgehe, weil in den ursprünglichen Unterlagen ausgehend von dem bekannten Monitoring-Verfahren lediglich eine Vorrichtung zur Entnahme von Proben offenbart sei, das Patent nach dem Wechsel
der Patentkategorie jedoch den Eindruck erwecke, dass das Verfahren zur Bestimmung der Luftgüte mittels Borkenproben erst entwickelt worden sei. Dies
stehe im Widerspruch zum Stand der Technik und sei auch nicht durch die ursprünglichen Unterlagen gedeckt.
Unter Bezugnahme auf die Druckschriften
E1 RAUNEMAA, T. [u. a.]: Analysis of the bark of scots pine as a method
of studying environmental changes. In: Water, Air and Soil Pollution,
Bd. 32, 1987, S. 445-453
E2 HUHN, Gernot [u. a.]: Evaluation of regional heavy metal deposition by
multivariate analysis of element contents of pine tree barks. In: Water,
Air and Soil Pollution, Bd. 84, 1995, S. 367-383
E2/1 SCHULZ, Horst; HUHN, Gernot; SCHULZ, Uwe: Bestimmung der
Deposition von Fremd- und Schadstoffen in Kieferforste mit Hilfe von
Baumborken. UFZ-Bericht Nr. 21/1997 der UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, ISSN 0948-9452, Seite 3-4, 65, 84-88, 90,
131-133
E3 SCHULZ, Horst [u. a.]: Determination of Throughfall Rates on the Basis
of Pine Bark Loads: Results of a Pilot Field Study. In: Journal of the Air
& Waste Management Association, Band 47, April 1997, S. 510-516
E4 PRODAN, M.: Holzmesslehre, Frankfurt am Main: J. D. Sauerländer’s
Verlag, 1965, S. 457, Abb. 195 (S. 416)
E4/1 Lexikon der Holztechnik, Leipzig: Fachbuchverlag, 1964, Stichwort
„Prüfbohrer“
E5 PRESTEMON, Dean R.: Improving the Power Increment Borer for
Hardwoods. In: Journal of Forestry, Bd. 63, 1965, S. 763-766
E6 GB 2 183 336 A
E7 DE 196 37 690 A1
trägt die Einsprechende dazu vor, dass dem Fachmann das sogenannte Rindenmonitoring-Verfahren zur Bestimmung der Luftgüte an sich bekannt sei. Dabei sei
insbesondere bekannt, dass die für die Luftgütebestimmung wichtige Schadstoffakkumulation bei Kiefern in einem Tiefenbereich von 0,5 mm bis 1,5 mm stattfinde
und deshalb die Probennahme gerade in diesem Tiefenbereich erfolgen müsse.
Die Benutzung eines Fräsers zur Probenentnahme und damit die Abkehr von der
bislang praktizierten Methode der Probenentnahme mittels einer manuell geführten Klinge würden nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, weil dem Fachmann
aus dem Stand der Technik hinreichend Anregungen gegeben seien, so vorzugehen. Insbesondere mit Blick auf die Druckschriften E6 und E7 sei dem Fachmann die Verwendung eines Werkzeugs zur Probenentnahme in Form eines Fräsers mit einem rohrartig umgebenden Anschlag zum Einstellen der Frästiefe bekannt, bei dem der Anschlag den Fräser zum Auffangen der Probe umfangsseitig
umgäbe und einen Auslass zum Auffangen der Probe aufweise.
Die Einsprechende stellt den Antrag,
das Patent zu widerrufen.
Der Patentinhaber stellt den Antrag,
das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten (Hauptantrag)
hilfsweise unter Zusammenfassung der Patentansprüche 1 und 12
(Hilfsantrag 1) bzw. der Patentansprüche 1 und 11 (Hilfsantrag 2)
beschränkt aufrechtzuerhalten.
Der Patentinhaber vertritt die Auffassung, dass das patentgemäße Verfahren unter
Verwendung des patentgemäß gestalteten Fräsers nicht durch den Stand der
Technik nahegelegt sei. Er räumt ein, dass das Luftgüte-Rindenmonitoring und
das Immissions-Fingerprinting als solche mehr als 30 Jahren bekannt seien und
die Erfindung lediglich bei der Probennahme ansetze. Hierzu seien dem Fachmann zwar seit langem verschiedene Werkzeuge (Ziehklinge, Zuwachsbohrer,
Asbest-Bohrer, Oberfräse etc.) bekannt gewesen, keiner der weltweit mit dem
Luftgüte-Rindenmonitoring befassten Fachleute hätte jedoch die nunmehr beanspruchte Lehre vorgeschlagen. Es hätte seit vielen Jahren ein permanentes Bedürfnis nach einer Verbesserung der Probennahme bestanden, da dem Fachmann
bewusst sei, dass eine Standardisierung der Probennahme erforderlich sei.
Hinzu komme, dass die Einsprechende als Mitbewerberin nur kurze Zeit nach Bekanntwerden der Lehre deren hohen Wert erkannt hätte und das spezielle Fräswerkzeug nachgeahmt habe.
II.
1. Der zulässige Einspruch führt zum Widerruf des Patent, da sich der Patentgegenstand weder in der erteilten Fassung noch in einer der hilfsweise verteidigten
Fassungen als rechtsbeständig erweist.
Der Durchschnittsfachmann für den Erfindungsgegenstand ist ein Umwelttechniker, der zumindest über einen Fachhochschulabschluss und über eingehende Berufserfahrungen auf dem Gebiet des Luftgüte-Rindenmonitorings bzw. des Immissions-Fingerprintings verfügt und in Detailfragen weitere Fachleute zu Rate zieht.
2. Der Gegenstand des Patents geht zur Überzeugung des Senats nicht über
den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus.
Mit den ursprünglichen Unterlagen ist zwar zunächst eine „Vorrichtung zur Entnahme von Proben, insbesondere aus der Rinde von Bäumen oder anderen aktiven oder passiven Akkumulationsindikatoren für ein Luftgüte-Rindenmonitoring
oder Immissions-Fingerprinting“ beansprucht, diese Vorrichtung ist jedoch in den
ursprünglichen Unterlagen im Kontext des sehr ausführlich dargelegten Verfahrens zum Bestimmen der Luftgüte beschrieben, das insoweit mit offenbart wurde.
Dass anfänglich lediglich auf die Vorrichtung Ansprüche gerichtet waren, ist hinsichtlich der Frage der Offenbarung unerheblich. Vielmehr sind die ursprünglich
eingereichten Ansprüche als Formulierungsversuche anzusehen. Dem Patentanmelder steht im Rahmen der Prüfungs- und Erteilungsverfahrens weitgehende
Gestaltungsfreiheit für seine Ansprüche zu. Die Grenzen des Offenbarten wurden
dabei vorliegend nicht überschritten.
3. Der Patentgegenstand beruht jedoch weder in der erteilten Fassung noch in
einer der hilfsweise verteidigten Fassungen auf erfinderischer Tätigkeit.
A. Zum Hauptantrag
In der Druckschrift E3 ist ausführlich und an einem Beispiel dargestellt, dass die
Schadstoffanreicherung in der Borke der gemeinen Kiefer (Pinus sylvestris L.) als
Indikator für die Luftgüte dienen kann. Zum Zwecke der Luftgütebestimmung werden Proben der Borke gewonnen, die nach geeigneter Aufbereitung chemisch
analysiert werden. Aus der quantitativen Analyse wird unter Berücksichtigung von
Ausbreitungsmodellen und des zeitlichen Verlaufs des Schadstoffeintrags auf die
Luftgüte und mögliche Ursachen (Quellen) einer Luftverschmutzung geschlossen.
In diesem Zusammenhang ist u. a. ausgeführt, dass die Schadstoffanreichung bei
der Borke von Kiefern in einer Tiefe von 0,5 mm bis 1,5 mm besonders hoch ist,
während sie in größeren Tiefen deutlich abnimmt. Deshalb sollten die Proben aus
den äußeren 2 mm der Borke gewonnen werden, auch wenn ältere Berichte eine
Tiefe von 3 mm bis 4 mm empfohlen hätten (Seite 512: „Results and Discussion,
1. Absatz; Figure 2).
Die Probe wird bei den in Druckschrift E3 beschriebenen Untersuchungen mit einem Messer in 1,50 m bis 1,70 m Höhe über dem Erdboden aus der Borke herausgeschnitten (Seite 511: „Bark Samples“).
Insoweit ist aus dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift E3 ein Verfahren
zum Bestimmen der Luftgüte mittels eines Luftgüte-Rindenmonitorings oder eines
Immissions-Fingerprintings, bei dem Proben, insbesondere aus der Rinde von
Bäumen oder anderen aktiven oder passiven Akkumulationsindikatoren, entnommen und anschließend auf ihre Schadstoffbelastung analysiert werden, bekannt.
Die Proben werden dabei in definierter Tiefe und/oder Stärke entnommen.
Von diesem bekannten Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 durch Merkmale, die sich auf das zur Probennahme verwendete Werkzeug beziehen, nämlich dadurch, dass
a)
die Proben in definierter Tiefe und/oder Stärke mittels eines
Fräsers entnommen werden,
b)
der einen den Fräser rohrartig umgebenden Anschlag zum
Einstellen der Frästiefe aufweist,
c) welcher den Fräser zum Auffangen der Probe umfangsseitig
umgibt und
d)
einen Auslass zum Auffangen der Probe aufweist.
Nachdem der Fachmann aus der Druckschrift E3 weiß, dass die Schadstoffanreicherung in bestimmten Tiefen besonders hoch ist (gemeine Kiefer: 0,5 mm bis
1,5 mm), während sie in größeren Tiefen deutlich abnimmt und ohne Weiteres erkennt, dass die für die angestrebte Verwertbarkeit der Analyseergebnisse erforderliche Probennahme unter definierten Bedingungen erfolgen muss, wird er in
Betracht ziehen, ein Werkzeug zu verwenden, mit dem eine Probennahme in dem
gewünschten - und insoweit definierten - Tiefenbereich unter gleich bleibenden
Bedingungen möglich ist. Der Fachmann sieht ohne Weiteres ein, dass dies mit
dem bekannten Messer nur sehr schwierig zu realisieren ist und von vielerlei Zufällen abhängt.
Auf der Suche nach geeigneten Alternativen wird der Fachmann solche Werkzeuge und Vorrichtungen in Betracht ziehen, die ihm zur maßgenauen Materialbearbeitung bereits bekannt sind. Dabei wird er auch die Druckschrift E7 berücksichtigen, aus der eine Schnitttiefeneinstellung für ein Werkzeug, insbesondere
eine handgeführte Oberfräse mit einem Fräser (Merkmal a), bekannt ist, die im
Wesentlichen aus einer Kunststoffkappe besteht, die den Fräser rohrartig, umfangsseitig umgibt und an der Vorderseite einen Anschlag zum Einstellen der
Frästiefe bildet (Merkmal b). Die Kunststoffkappe hat seitliche Öffnungen, über
die die Frässpäne - die im Kontext einer Probennahme die Probe darstellen - abgeführt werden können. Bei Verwendung eines solchen Werkzeugs bleibt dann
lediglich die Frage offen, wie die durch Fräsen gewonnene Probe möglichst kontaminationsfrei gesammelt werden kann, damit sie für die nachfolgend erforderlichen Analyseschritte für die Bestimmung der Luftgüte zur Verfügung steht.
Zur Lösung dieser Frage kann der Fachmann auf sein Allgemeinwissen und weiteren druckschriftlichen Stand der Technik zurückgreifen. Aus der Druckschrift E6
ist ihm nämlich bekannt, dass zur kontaminationsfreien Gewinnung von Materialproben (hier: Asbest-Beton) mittels Bohren den Bohrer (cutting tool / drill 1) umfangsseitig mit einer rohrartigen Hülse (wall / tube 3) zu umfassen (Merkmal c),
die einen Auslass (outlet / side arm 4) zum Auffangen der Probe aufweist (Merkmal d) (vgl. Zusammenfassung; Zeile 34-40, 71-87; Fig. 1). Die Übertragbarkeit
der aus der Druckschrift E6 bekannten Merkmale auf einen Fräser ist für den
Fachmann selbstverständlich, denn er erkennt auf der Grundlage seines Fach-
und Allgemeinwissens ohne Weiteres, dass die Unterschiede zwischen Bohren
und Fräsen (Anzahl der Dimensionen der Vorschubbewegung) im Zusammenhang
mit dem hier beachtlichen Auffangen der Probe ohne Belang sind. Er erkennt ohne
Weiteres, dass die bei dem Fräser gemäß der Druckschrift E7 vorhandene
Kunststoffkappe anstelle der mehreren seitlichen Öffnungen auch in Form der
Hülse mit Auslass gemäß der Druckschrift E6 gestaltet werden kann.
Dem Fachmann wird somit durch den Stand der Technik ein Werkzeug nahegelegt, das alle patentgemäßen Unterscheidungsmerkmale a bis d aufweist und mit
dem die gewünschten Proben entnommen werden können. Dieses Werkzeug im
Rahmen des an sich bekannten Verfahrens zum Bestimmen der Luftgüte anstelle
des bekanntermaßen zum Einsatz kommenden Messers einzusetzen liegt dann
auf der Hand.
Ergänzend hat der Senat die von dem Patentinhaber vorgetragenen Hilfserwägungen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit in Betracht gezogen.
Soweit der Patentinhaber meint, seit den ersten Erkenntnissen über die Möglichkeiten zum Bestimmen der Luftgüte mittels eines Luftgüte-Rindenmonitorings oder
eines Immissions-Fingerprintings, die etwa aus dem Jahre 1952 stammen, hätte
ein permanentes Bedürfnis nach einer Verfahrensverbesserung im Bereich der
Probennahme bestanden, verkennt er, dass sich dieses Bedürfnis gerade in den
90er Jahren deutlich geändert hat. Ein sich weiter entwickelndes gesellschaftliches Bewusstsein für Fragen des Umweltschutzes, ein gestiegener Bedarf an gesicherten Nachweisen der Ursachen und der Verursacher von Luftbelastungen,
steigende Anforderungen an die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse sowie
die z. B. durch die Druckschrift E3 nachgewiesenen neueren Erkenntnisse hinsichtlich des Schadstoffakkumulationsprofils in der Baumrinde haben dem Fachmann zum Anmeldezeitpunkt verstärkte Anreize dafür geliefert, im Rahmen der
Bestimmung der Luftgüte auch Verbesserungen bei der Probennahme zu erreichen und dabei insbesondere den besonders relevanten Tiefenbereich von weniger Millimetern zu berücksichtigen. Ein lange unbefriedigtes Bedürfnis konnte der
Senat insoweit nicht feststellen.
Auch mit dem Hinweis auf eine sofortige Nachahmung des bei dem patentgemäßen Verfahren eingesetzten Fräswerkzeugs durch die in einem Wettbewerbsverhältnis zum Patentinhaber stehende Einsprechende, die nach Ansicht des Patentinhabers ein Indiz für die besondere Qualität der Erfindung sei, kann der Patentinhaber nicht durchdringen. Nach dem unwidersprochenen Vortrag der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung hat sie das nachgeahmte Werkzeug
lediglich zu Erprobungszwecken eingesetzt, um festzustellen, ob mit dem neuen
Werkzeug signifikant besserer Ergebnisse erreicht werden können als mit dem
bislang eingesetzten Messer. Für einen produktiven Einsatz bei einer größeren
Anzahl von Wettbewerbern über einen längeren Zeitraum nach Bekanntwerden
des Patentgegenstandes, der für den wirtschaftlichen Erfolg sprechen könnte und
mithin das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit
indizieren könnte
(BGH
in
GRUR 1965, 473, 475/476 - Dauerwellen I), gaben weder die Ausführungen der
des Patentinhabers noch der Einsprechenden Anhaltspunkte.
Unter Abwägung aller diese Argumente gelangte der Senat zu der Überzeugung,
dass das im erteilten Patentanspruch 1 angegebene Verfahren zum Bestimmen
der Luftgüte, das hinsichtlich der Verfahrensschritte an sich aus der Druckschrift E3 bekannt ist und bei dem der durch die Merkmale a bis d gekennzeichnete, jedoch durch die Druckschriften E6 und E7 nahegelegte Fräser zum Einsatz
kommt, nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden kann.
B. Zum Hilfsantrag 1
Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem Hauptantrag dadurch
eingeschränkt, dass das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 12 hinzutritt, mithin
e1) der Anschlag einen dem Durchmesser des Fräsers
angepassten Durchmesser aufweist.
Für den so definierten Gegenstand gilt das zum Hauptantrag unter II.3.A Ausgeführte in analoger Weise.
Das hinzutretende Merkmal e1 erschöpft sich ersichtlich in einer Maßnahme, die
als solche auch aus der Druckschrift E7 entnehmbar ist. Auch beim Gegenstand
der Druckschrift E7 ist der Anschlag hinsichtlich seines Durchmessers an den
Durchmesser des Fräsers angepasst; der Durchmesser des Anschlags ist nämlich
ersichtlich größer als der Durchmesser des Fräsers. Ob die Anpassung konkreten
Regeln unterliegt, kann dahinstehen, da solche Regeln auch im neu hinzutretenden Merkmal e1 (erteilter Patentanspruch 12) nicht genannt sind.
Somit wird die Überzeugung des Senats, dass der Gegenstand durch den Stand
der Technik nahegelegt ist, nicht erschüttert.
C. Zum Hilfsantrag 2
Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag 2 ist gegenüber dem Hauptantrag dadurch
eingeschränkt, dass das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 11 hinzutritt, mithin
e2) der Durchmesser der Fräsers der Beschaffenheit der Baumrinde entsprechend ausgebildet ist.
Für den so definierten Gegenstand gilt das zum Hauptantrag unter II.3.A Ausgeführte in analoger Weise.
Beim hinzutretenden Merkmal e2 handelt es sich - soweit es im sehr weit gefassten Anspruch sehr allgemein definiert ist - um eine platte Selbstverständlichkeit,
denn selbstverständlich wird der Fachmann das Werkzeug zur Probennahme irgendwie der Beschaffenheit der Baumrinde entsprechend ausbilden. Bei einer
grob strukturierten Baumrinde wird ein anderer Fräserdurchmesser zum Einsatz
kommen, als bei einer fein strukturierten Baumrinde, dies ist für den Fachmann
selbstverständlich. Regeln, nach denen die konkrete Ausbildung des Durchmessers erfolgen soll, sind im Anspruch nicht angegeben. Auch soweit unter Hinzuziehung der Beschreibung die Anpassung des Durchmessers des Fräsers dahingehend zu verstehen ist, dass sie nach der Baumart erfolgt, um dadurch auch bei
unterschiedlichen Baumarten stets eine exakte Frästiefe einzuhalten (Absatz 0045
der Patentschrift), geht dies nicht über Selbstverständliches hinaus.
Somit muss auch der Gegenstand eines aus den erteilten Patentansprüchen 1
und 11 zusammengesetzten Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 2 als durch den
Stand der Technik nahegelegt angesehen werden.
4. Das Patent war vollständig zu widerrufen, weil sich das Patent in allen vom
Patentinhaber beantragten Fassungen als nicht rechtsbeständig erwiesen hat
(BGH in GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät; BGH in GRUR 2007,
862 - Informationsübermittlungsverfahren II).
Dr. Bastian
Martens
Höppler
Kleinschmidt
Pr