BPatG Beschluss vom 27.02.2008 – 29 W (pat) 10/06

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 10/06 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 58 244.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 27. Februar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richter

in

Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber 08.05

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2005 wird aufgehoben,

soweit die Eintragung der Anmeldung zurückgewiesen wurde für

die Dienstleistungen

„Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen;

Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Nachrichtenagenturdienste; Satellitenübertragungen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen“.

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wort-/Bildmarke DE 304 58 244.1

soll nach einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

noch für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Verzeichnisse für Telefonnummern, Telefaxnummern, e-mail-Adressen, Adressen und andere Informationen; Adress- und Telefonbücher;

Klasse 38:

Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen;

Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Bildschirmtextdienste;

Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Datenfernübertragung von Informationen (einschließlich Webseiten), Computerprogrammen und anderen Daten; elektronische Nachrichtenübermittlung; Bereitstellen und Wartung eines Registers für Markennamen und für Kontaktinformationen zum Gebrauch in Verbindung mit Telefonauskunftsdiensten; Nachrichtenagenturdienste;

Satellitenübertragungen; Information und Beratung in Bezug auf

alle vorstehend genannten Dienstleistungen;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 17. November 2005 aufgrund fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden

dem angemeldeten Zeichen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen.

Der Begriff „Die Nummer“ stelle in dem fraglichen Waren- und Dienstleistungsbereich mit seinem kommunikationsspezifischen Schwerpunkt einen unmittelbaren

sachlichen Hinweis auf „Die Telefonnummer“ und ebenso einen telekommunikationstechnischen Basisbegriff, nämlich die übliche Bezeichnung für eine Adressangabe in Form einer Ziffernfolge, dar. Die graphische Gestaltung sei werbeüblich

und verleihe dem Zeichen in seiner Gesamtheit ebenfalls keine Unterscheidungskraft. Die weiße Schrifttypengestaltung befinde sich innerhalb eines herkömmlichen Hintergrundfeldes und einer Rechteckumrandung und stelle damit lediglich

eine Kombination einfachster graphischer Gestaltungsmittel dar. Auch das Kürzel „™“ vermöge nicht die ansonsten fehlende Unterscheidungskraft zu begründen. Die zum Vergleich herangezogene Gemeinschaftsmarkeneintragung von

„The Number“ sowie weiterer Eintragungen am englischen Patent- und Markenamt, deren Indizwirkung gewürdigt wurde, seien nicht in der Lage, Eintragungshindernisse des Zeichens zu überwinden.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, dass dem angemeldeten

Zeichen zwar ein waren- und dienstleistungsbeschreibender Bedeutungsanklang

nicht abgesprochen werden könne, aber ihm dennoch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Das Zeichen sei geeignet, aus

Sicht der Verkehrskreise herkunftshinweisend zu wirken, da sich der Verkehr in

Bezug auf Waren und Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich im normalen Sprachgebrauch nicht des Begriffs „Die Nummer“ bediene, um deren Eigenschaften zu bezeichnen. Darüber hinaus erfülle das Kürzel „™“ auf Grund seines

Hinweises auf eine eingetragene Marke bereits aus diesem Grund die Hinweisfunktion des Gesamtzeichens. Ferner habe die Markenstelle die indizielle Wirkung

der ausländischen Eintragungen sowie der genannten Gemeinschaftsmarkeneintragung nicht hinreichend gewürdigt. Mit Schriftsatz vom 26. Februar 2008 hat die

Beschwerdeführerin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen beschränkt.

Die Anmelderin beantragt daher,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

17. November 2005 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur Verwendung der

Wortfolge „Die Nummer“ sowie deren beider Bestandteile wurde der Anmelderin

übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg, da der Zeichenfolge „Die Nummer“ lediglich für die beanspruchten Dienstleistungen

„Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen;

Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Nachrichtenagenturdienste; Satellitenübertragungen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen“

kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

1. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Zeichen, denen

die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der

Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber

solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke

besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und

Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff.

- BioID; GRUR 2004, 1027 – Rn. 42 ff. – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT;

GRUR 2003, 604 – Rn. 62 – Libertel; BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18 - FUSS-

BALL WM 2006; GRUR 2005, 257 – Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050

- Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – anti KALK). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke dann, wenn das Zeichenwort einen für die

beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne Weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein

Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl.

BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch;

GRUR 1999, 1089 - YES). Eine Zusammensetzung von beschreibenden Begriffen

ist nur dann in der Summe nicht beschreibend, wenn die Neuschöpfung einen

eigenen - über die Kombination hinausgehenden - Bedeutungsgehalt erkennen

lässt (EuGH, GRUR 2004, 680 - Rn. 39 - BIOMILD). Für Wort-/Bildzeichen gelten

die allgemeinen Grundsätze für die Prüfung zusammengesetzter Zeichen, d. h.

wenn auch nur ein Bestandteil, sei es der graphische, sei es der Wortbestandteil

schutzfähig ist, ist das ganze Zeichen eintragbar. Einfache geometrische Formen,

bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen begründen keine Unterscheidungskraft. Erst dann, wenn die graphische Gestaltung eine gewisse Gestaltungshöhe aufweist und nicht nur die beantragte Ware abbildet, ist ein Bildzeichen

schutzfähig.

Nach den vorgenannten Grundsätzen kommt der angemeldeten Wortfolge nicht

für die beanspruchten Waren, dagegen jedoch für die beanspruchten Dienstleistungen Unterscheidungskraft zu.

2. Lexikalisch wird eine Nummer definiert als „Zahl, die etw. kennzeichnet, eine

Reihenfolge o. Ä. angibt: eine hohe, niedrige, laufende Nummer; die Nummer

(Hausnummer) auf der Adresse stimmt nicht; ich wohne im zweiten Stock, Nummer (Zimmernummer) sieben; ich bin unter dieser Nummer (Telefonnummer) zu

erreichen; …“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]).

Ausdrücklich wird insoweit „Nummer“ als Kurzform für „Telefonnummer“ in den

vorgenannten Beispielen angeführt. In dem elektronischen Wörterbuch „Leipziger

Wortschatz“ (http://wortschatz.uni-leipzig.de Stichwort: Nummer) wird „Nummer“

als Grundform genannt, die verschiedene Unterbegriffe wie „Telefonnummer, Rufnummer, …, Handynummer, … Faxnummer, … Festnetznummer, …“ kennt. Als

Verwendungsbeispiel wird zitiert: „In der SMS wurden die Handynutzer aufgefordert, eine kostenfreie Nummer anzurufen. (Quelle: spiegel.de vom 01.01.2005)“.

Der unspezifische Oberbegriff wird vom Verkehr im Kontext dann jeweils mit dem

richtigen Unterbegriff belegt. Die Firma telegate AG bewirbt aus diesem Grund die

(Telefon-)Nummer ihrer Fernsprechauskunft auch mit dem Slogan „11880 kann

mehr als nur Nummern finden“ (www.slogans.de Stichwort: Nummer). Die 11818

Auskunft GmbH wirbt für ihre Dienstleistung mit „11818 - Für jeden die richtige

Nummer“ (a. a. O.). Die angesprochenen Verkehrskreise wissen damit, dass sie

mit Anwahl der jeweiligen Auskunftsstelle bestimmte „Nummern“, und zwar Telefon-, Telefax- oder Mobiltelefonnummern erfragen können. Die Benutzung des bestimmten Artikels vermag dem Begriff „Die Nummer“ ebenfalls keine Hinweiseignung im markenrechtlichen Sinn zu verschaffen. Vielmehr versteht der Verkehr

auch die Kombination mit dem bestimmten Artikel lediglich als Hinweis darauf,

dass der Verwender dieses Zeichens deutlich machen will, es handle sich um die

einzig richtige und empfehlenswerte Nummer.

3. Für die beanspruchten Waren in Klasse 16, nämlich „Druckereierzeugnisse;

Verzeichnisse für Telefonnummern, Telefaxnummern, e-mail-Adressen, Adressen

und andere Informationen; Adress- und Telefonbücher“ ist das angemeldete Zeichen daher nur eine im Vordergrund stehende Sachaussage für ein Verzeichnis,

in dem Nummern enthalten sind, mittels deren man Kontakt zu anderen natürlichen oder juristischen Personen aufnehmen kann. Das Harmonisierungsamt für

den Binnenmarkt hat die Markenanmeldung „DIE NUMMER“ (Entscheidung vom

18.03.2004, R 629/03-1) in Klasse 38 für das Bereitstellen von Informationen,

nämlich von Telefon- und Faxnummern, und Adressen und ihre Übermittlung

durch Telekommunikation ebenfalls mit der Bemerkung zurückgewiesen, die angesprochenen Verkehrskreise sähen darin nur einen Sachhinweis auf eine anzuwählende Nummer, „um eine Telefonnummer, eine Faxnummer oder die Adresse

von Gesellschaften oder Personen“ zu erhalten. Im Bereich der Waren oder

Dienstleistungen, die sich mit Telekommunikation im Sinne von Festnetz, Mobilfunk und Internet beschäftigen, ist „Die Nummer“ Wort als solches, das vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.

3.1. Die von der Anmelderin gewählte Graphik ist nicht geeignet, den beschreibenden Sachhinweis durch eine graphische Gestaltungshöhe auszugleichen, die

ihrerseits dem Zeichen für sich genommen Schutzfähigkeit verleihen könnte. Die

Wortfolge „Die Nummer“ ist in weißer Schrift innerhalb eines üblichen schwarzen

Hintergrundfeldes in einer rechteckigen Umrahmung mit abgerundeten Ecken in

werbeüblicher Form angebracht (BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – anti KALK).

3.2. Gemäß der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu „BioID“ (GRUR Int. 2005, 1012 ff. - Rn. 72) vermag auch die Hinzufügung des Zeichens „®“ einem Gesamtzeichen nicht den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung zu verleihen. Gleiches gilt im vorliegenden Fall für

das aus dem amerikanischen Rechtsraum stammende Kürzel „™“, das für „Trademark“ steht. Der Verkehr ist an derartige Schutzhinweise gewöhnt und misst ihnen

keine eigenständige Bedeutung zu. Es würde zudem Sinn und Zweck der Schutzfähigkeitsprüfung zuwiderlaufen, wenn die Kombination eines Schutzhinweises auf

eine angemeldete oder eingetragene Marke mit einem an sich nicht unterscheidungsfähigen Zeichen ipso facto bereits die Unterscheidungskraft des beanspruchten Zeichens begründen würde.

3.3. Die von der Anmelderin geltend gemachten internationalen Voreintragungen führen zu keiner anderen Beurteilung. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hat es keinen Einfluss auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke, dass in einem anderen Mitgliedsland der

Europäischen Union ähnliche Marken für ähnliche Waren registriert worden sind

(GRUR 2004, 428, 432 – Rn. 64 – Henkel). Zwar könnte eine uneinheitliche nationale Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die dazu führt,

dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte

ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine

Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG darstellen. Dies setzt aber voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich

darstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen

rechtmäßig und welche unrechtmäßig waren. Anhaltspunkte für eine solche ungleiche Amtspraxis sind aber für den Senat nicht ersichtlich und von der Anmelderin auch nicht vorgetragen.

4. Eine andere Beurteilung gilt für die Dienstleistungen „Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Nachrichtenagenturdienste; Satellitenübertragungen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen“. Für diese spielen Nummern in ihrer Außenwirkung für den angesprochenen Verbraucher allenfalls eine mittelbare Rolle bzw.

sind Hilfsmittel bei der Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen. Intern besteht

kein Zweifel an der Wichtigkeit von Nummern, da sämtliche Internetadressen in

Form von Ziffernfolgen angesprochen und übermittelt werden. Die vorgenannten

Dienstleistungen, wie z. B. „Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen“ werden aber üblicherweise nicht unter der Bezeichnung „Die

Nummer“ angeboten. Es lässt sich insoweit auch nicht feststellen, dass Nummern

zur Beschreibung dieser Dienstleistungen üblich sind. Die Annahme, der Verkehr

werde auch insoweit der angemeldeten Zeichenfolge einen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalt zuordnen, ist daher fernliegend. Das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses zur Verwendung des Zeichens durch Mitbewerber ist ebenfalls

nicht ersichtlich.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko