BPatG Beschluss vom 11.03.2008 – 33 W (pat) 66/06

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 66/06 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 64 547.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 11. März 2008 unter M

itwirkung des Vorsitzenden Richters Bender

sowie der Richter Knoll und Kätker 08.05

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Am 8. Dezember 2003 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

MarkenBilanz

u. a. für folgende, nach Beschränkung des Verzeichnisses noch verfahrensgegenständliche Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 41:

Aus- und Weiterbildung; Durchführung von Schulungen und Seminaren; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bilanzierung von Marken

Klasse 42:

Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten;

Rechtsberatung und -vertretung; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bilanzierung von Marken.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschlüssen vom 11. Mai 2005 und

22. März 2006, letzterer im Erinnerungsverfahren, die Anmeldung nach § 37

Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, weil ihr jegliche

Unterscheidungskraft fehle und ein Freihaltungsbedürfnis bestehe. Nach ihrer

Auffassung sei die beanspruchte Wortverbindung erkennbar und in sprachüblicher, grammatikalisch korrekter Weise aus den beiden deutschen Wörtern "Marken" (gewerbliche Schutzrechte für Zeichen) und "Bilanz" (Kontenabschluss, Ergebnis, Fazit) zusammengesetzt. Die Begriffsbildung erwecke den Eindruck einer

beschreibenden Angabe, indem sie vom angesprochenen Fachpublikum, das sich

mit der Terminologie von Markenentwicklung und -führung auskenne, als anerkanntes Instrument zur Bestimmung und Steuerung des Wertes einer Marke verstanden werde, nämlich als Hinweis auf Dienstleistungen, die die Erstellung und

Handhabung von Markenbilanzen beträfen bzw. in Zusammenhang mit Beratungsdiensten erfolgten. Allgemein sei der Begriff "Markenbilanz" als Bilanz, als

Überblick über die Positionierung der Marken eines Unternehmens zur Steigerung

der Markeneffizienz in den deutschen Sprachraum eingegangen. Auch die konkrete Schreibweise mit einer Binnenmajuskel sei der Verkehr als Stilmittel zur

Aufmerksamkeitserregung aus der Werbung gewöhnt.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der

sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass der Anmeldung keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden. Es handele sich

nicht um eine allgemein bekannte und übliche Begriffsbildung, sondern um eine

lexikalisch nicht nachweisbare, bis dahin unbekannte, von der Anmelderin kreierte

Schöpfung der Markentechnik, die durch viele Veranstaltungen und Veröffentlichungen von ihr in Fachkreisen bekannt geworden sei. Dass sie dort zwischenzeitlich Verwendung finde, schließe den Markenschutz nicht aus. Der Anmeldung

fehle es an einem Zusammenhang mit Marken und damit an einer beschreibenden

Angabe, da Dienstleistungen auf dem Gebiet der Markentechnik, -forschung,

- analyse und -bilanzierung nicht beansprucht würden. Die entgegenstehende Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts beruhe nur auf subjektiven Interpretations- und Assoziationsversuchen, die keinesfalls nahe lägen. Es bestehe

auch kein Freihaltungsbedürfnis, da Mitbewerber nicht darauf angewiesen seien,

die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen gerade unter dem angemeldeten Zeichen im Geschäftsverkehr anzubieten. Es komme nicht auf eine abstrakte,

sondern konkrete Betrachtung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen

an.

Die vorläufige Rechtsauffassung des Senats ist der Beschwerdeführerin unter

Beifügung von Internetfundstellen mitgeteilt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Die Anmeldung ist hinsichtlich

der verfahrensgegenständlichen Waren von der Eintragung wegen § 8 Abs. 2

Nr. 1 und 2 MarkenG ausgeschlossen, da es sich um eine beschreibende Angabe

handelt und ihr auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der

Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der

Waren oder Dienstleistungen dienen können. Damit werden Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren

oder Dienstleistungen dienen können, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke

verfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. Urteil des EuGH vom 23. Oktober 2003, C-191/01 P - Doublemint, Randnummern 30 - 32; GRUR 2004, 146) das im Allgemeininteresse

liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder

Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können.

Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche

Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. u. a. zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3

Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

(MarkenRL; ABl. EG 1989, L 40/1) das Urteil des EuGH vom 4.5.1999, C-108/97

und C-109/97 - Chiemsee, Randnummern 25, 26; GRUR 1999, 723).

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht

voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend

verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung

ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden,

wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in

Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (s. Urteil des EuGH

vom 12.2.2004, C-363/99 - Postkantoor, Randnummer 97, zu der entsprechenden

Vorschrift in Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c MarkenRL; GRUR 2004, 674).

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke, auch und gerade von Mehrwortzeichen oder Begriffskombinationen, ist auf die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des

EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Randnummer 35; GRUR 2004, 943),

und zwar auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (s. Urteil des EuGH vom

16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Randnummer 31; GRUR

Int. 1998, 795).

Es ist nicht maßgebend, ob die einzelnen Bestandteile an sich, isoliert gesehen, in

Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den jeweils angesprochenen Durchschnittsverbraucher beschreibend sind. Entscheidend ist vielmehr, ob das auch für die angemeldete Kombination als Ganzes gilt (s. EuGH,

SAT.2, a. a. O., Randnummer 28).

Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder

Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für

diese Merkmale beschreibend. Ihre bloße Aneinanderreihung ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art,

kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienste dienen können.

Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der

bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das

Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienste einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von

dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile

hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen

ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist, soweit die neue Bedeutung nicht selbst

beschreibend ist.

Im Übrigen spielt es bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fällt, keine Rolle, ob es Synonyme

gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren

oder Dienstleistungen bezeichnet werden können. Es ist auch ohne Bedeutung,

ob andere Zeichen oder Angaben, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die

fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der beanspruchten

Waren oder Dienstleistungen existieren (s. EuGH, Postkantoor, a. a. O., Randnummern 57, 58 und 98 - 102).

Die im vorliegenden Fall beanspruchten Dienstleistungen richten sich vorwiegend

an ein spezielles Fachpublikum im Marketingbereich von Unternehmen mit gewissen professionellen Kenntnissen, die sich im Rahmen der Produktpräsentation

und -vermarktung mit Fragen der Markenpflege und der Markenpolitik befassen.

Die verfahrensgegenständliche Anmeldung besteht nach Erkenntnis des Senats

aus der Aneinanderreihung zweier, im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen beschreibender Begriffe, die auch in ihrer konkreten Kombination keinen

über die Summe der Bestandteile hinausreichenden, von einer sachbeschreibenden Angabe wegführenden Eindruck hervorrufen.

Das Wort "Marken" dient zur Bezeichnung von gewerblichen Schutzrechten für

Zeichen, und der aus dem kaufmännischen Bereich stammende Begriff "Bilanz"

bedeutet "Kontenabschluss, abschließende Gegenüberstellung von Aktiva und

Passiva, Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Schulden, besonders für das

abgelaufene Geschäftsjahr", aber auch im übertragenen Sinne "Übersicht, Überblick, Ergebnis, Fazit" (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2001).

Die Kombination beider Wörter ist grammatikalisch korrekt und sprachüblich gebildet.

Mit der Wortzusammenstellung wird eine (abschließende) Übersicht über Marken

zum Ausdruck gebracht, die einen Überblick und ein Ergebnis verschaffen soll.

Die Kombination wird in der Marketingfachsprache und auch weit darüber hinaus

als ein anerkanntes Instrument zur Bestimmung und Sicherung des Wertes von

Marken, ein Überblick über die Positionierung von Marken eines Unternehmens

zur Erhaltung oder Steigerung der Markeneffizienz verstanden. Dies ergibt sich

aus einschlägigen Internetfundstelle (z. B. http:www.kmeik.de/markenbilanz.htm).

Insoweit wird auf die zutreffenden Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts in den angefochtenen Beschlüssen Bezug genommen.

Dass die Anmeldung eventuell in ihrer konkreten Wortbildung in Lexika nicht auffindbar ist, steht dem nicht entgegen, da schon aus technischen Gründen nicht

alle möglichen Wortkombinationen dort verzeichnet sein können.

Im Hinblick auf die nach Rücknahme noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen in Klasse 41 und 42 stellt die Anmeldung eine unmittelbar beschreibende Bestimmungsangabe dar, indem sie auf den Gegenstand der Aus- und

Weiterbildung, der Schulungen und Seminare sowie der wissenschaftlichen

Dienste, Forschungen und Rechtsberatung, -vertretung hinweist. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Anmeldung im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich dahingehend verstehen, dass diese sich im

weitesten Sinne der Erstellung einer Markenbilanz, der wirtschaftlichen Bewertung

von Marken dienen. Ausbildung und Schulung erfolgen auf diesem Gebiet zum

Erlernen der Systematik und Methodik, wissenschaftliche Dienste und Forschungsarbeiten entwickeln Verfahren zur Markenbewertung. Rechtsberatung und

-vertretung werden anlässlich der Markenbilanzierung geleistet, z. B. anlässlich

von Transaktionen.

An dieser Beurteilung kann auch die von der Anmelderin vorgenommene Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses durch die Beifügung des Zusatzes

"alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bilanzierung von Marken"

nichts ändern, weil dieser zwar verhindert, dass die begehrten Dienstleistungen

unmittelbar die Bilanzierung von Marken zum Gegenstand haben, nicht aber dass

sie sich als Ausbildungs-, Forschungs- und Beratungsgegenstand mit Markenbilanzen befassen.

Dieser beschreibende Sinngehalt drängt sich dem angesprochenen Publikum, den

Fachverkehrskreisen der Werbe- und Marketingbranche sowie des Unternehmensmanagements, auch unmittelbar auf, zumal bereits die aktuelle beschreibende Verwendung durch Internetauszüge hinreichend belegt ist, wie in den angefochten Beschlüssen ausgeführt.

So heißt es z. B. auf der, auch oben nochmals ausdrücklich zitierten Internetseite:

"Die Marken-Bilanz ist ein Instrument, um das Management des Auftraggebers mit

dem Erfordernis der Fokussierung auf ein überzeugendes und fundiertes Leistungsversprechen vertraut zu machen und um festzustellen, ob die Positionierung

in den für das Unternehmen relevanten Märkten bereits signifikant ist. Sie gibt den

Entscheidungsträgern - neben der Analyse selbst - eine optische Botschaft an die

Hand, die besagt, welcher Teil des Unternehmensauftritts vom Markt (Kunden,

Kunden des Kunden, Investoren, Partner, Rekrutierungsumfeld, Mitarbeiter) besonders gut verstanden worden ist und welcher nicht. Im operativen Geschäft

verhilft die Marken-Bilanz dazu, Marketing-Dienstleister mit einer relevanten

Briefing-Unterlage besser einbeziehen und deren Vorschläge an einer Richtschnur

ausrichten zu können. Sie wirkt darüber hinaus auch nach innen und stärkt so das

Ringen um konsistente Prägnanz."

Demgegenüber kann die Anmelderin nicht erfolgreich in Frage stellen, dass die

Anmeldung "keine allgemein bekannte und übliche Begriffsbildung" sei. Dass sie

in "Fachkreisen" Verwendung findet, spricht nicht für die Schutzfähigkeit, sondern

belegt gerade das Gegenteil, zumal sich die beanspruchten Dienstleistungen auch

an ein einschlägiges Fachpublikum richten. Es kann dahingestellt bleiben, ob der

Begriff der "Markenbilanz" erstmals von der Anmelderin kreiert und verwandt worden ist, jedenfalls handelt es sich um eine klar beschreibende Aussage, die zwischenzeitlich als Sachangabe in die Fachsprache eingegangen ist. Insoweit ist die

von der Markenstelle vorgenommene Beurteilung nicht "subjektiv", sondern korrekt unter Bezugnahme auf die konkret beanspruchten Dienstleistungen erfolgt.

Ebenso spielt keine Rolle, ob es Synonyme für die beanspruchte Wortkombination

gibt, weil dies eine beschreibende Angabe nicht schutzfähig macht.

Wenn der relevante Verkehr mit dem Begriff "MarkenBilanz" konfrontiert werden

wird, wird er ihn lediglich als Hinweis auf das Thema ansehen, womit sich die offerierte Leistung befasst, also als eine beschreibende Bestimmungsangabe.

Daran vermag auch die Großschreibung des Binnen-B in der Anmeldung nichts zu

ändern, da dies in der Werbe- und teils auch in der alltäglichen Umgangssprache

geläufig geworden ist. Diese Schreibweise erleichtert zusätzlich die Trennung des

Gesamtbegriffs in seine einzelnen Elemente und damit sein Verständnis insgesamt.

Soweit sich die Anmelderin auf eine angebliche Wortneuschöpfung beruft, kann

dadurch die Schutzunfähigkeit nicht überwunden werden, da die Anmeldung nicht

nur zur Beschreibung geeignet ist, wie oben dargelegt, sondern auch tatsächlich

im einschlägigen Fachbereich hierfür verwandt wird.

2. Aufgrund ihres klaren beschreibenden Gehalts fehlt der Anmeldung auch jegliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nämlich die einer Marke,

gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten

Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend

zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen

anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Marke muss einen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen, also die Garantie

einer bestimmten Ursprungsidentität bieten. Der Verbraucher kann erwarten, dass

die mit der Marke gekennzeichneten Dienstleistungen unter Kontrolle eines einzigen Unternehmens erbracht werden. Bei der Beurteilung ist jeweils das beanspruchte Zeichen in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Auffassung der

beteiligten Verkehrskreise zu betrachten (vgl. Urteil des EuGH vom 16.9.2004,

C-329/99 P - SAT.2, a. a. O., Randnummer 48). Insbesondere fehlt einer Marke,

die Merkmale von Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig

insoweit die

Unterscheidungskraft (vgl. EuGH - Postkantoor, a. a. O., Randnummer 86).

Die Anmeldung wird wegen ihrer klaren beschreibenden Aussage nicht als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis verstanden, da nichts in ihrem Aussagehalt oder Erscheinungsbild über eine Sachangabe hinausreicht. Insoweit wird auf

die obigen Feststellungen des Senats zum beschreibenden Charakter der Anmeldung verwiesen.

Schließlich fällt auch die von der angemeldeten Wortmarke gewählte Gestaltung

mit der Großschreibung des Binnen-B innerhalb der Wortkombination nicht aus

dem üblichen Rahmen, wird vom Verkehr kaum als Eigenart, lediglich als Hervorhebung der einzelnen Elemente oder als elegantere, modisch moderne

Schreibweise verstanden. Diese geringe Variation reicht jedenfalls zur Begründung von Unterscheidungskraft nicht aus.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Bender

Knoll

Kätker

Cl