BPatG Beschluss vom 11.06.2008 – 29 W (pat) 11/07

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 11/07

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

11. Juni 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 305 05 921.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2008 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker, die Richterin Fink und den Richter Dr. Kortbein 08.05

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2006

wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen

wurde für die Waren und Dienstleistungen "Hardware, soweit

in Klasse 9 enthalten; Datenverarbeitungsgeräte, Datenübertragungsgeräte; Werbung; Erstellen von Programmen für die

Datenverarbeitung".

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

Photomemo

ist für die Waren und Dienstleistungen

Hard- und Software, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte Datenträger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte

CD-ROM’s und Disketten; Datenverarbeitungsgeräte, Datenübertragungsgeräte; Druckereierzeugnisse; Anzeigekarten (Papeteriewaren); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fotos und Bilder; Etiketten nicht aus Textilstoffen; Postkarten; Bildkarten bestehend aus Papier, Pappe, Kunststoff; digitale Bildkarten;

Werbung; Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen

zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren;

Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation;

digitaler Bilderdienst;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen

und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in

Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken,

digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von

Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten;

digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 15. November 2006 als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Das angesprochene inländische Publikum erfasse

den Begriff "Memo" ohne weiteres mit der Bedeutung von "Kurznotiz" bzw. "Erinnerung". In Verbindung mit dem gängigen Wort "Photo" erschöpfe sich das Zeichen in seiner Gesamtheit in dem beschreibenden Hinweis auf mit Digitalfotos bedruckte Karten und die zugehörigen Dienstleistungen. Mit dieser Bedeutung finde

der Gesamtbegriff "Photomemo" auch bereits beschreibende Verwendung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei dem Zeichen um eine von ihr

geschaffene Wortbildung handele. Die von der Markenstelle ermittelten Internetausdrucke zeigten ausnahmslos Verwendungen durch Kooperationspartner der

Anmelderin. Der Zusammensetzung des bekannten Wortes "Photo" und dem Begriff "Memo" als Bezeichnung für eine kurze Aktennotiz lasse sich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein klarer Begriffsinhalt zuordnen. Das Erfassen der von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutung erfordere mehrere

analytische Zwischenschritte, die der Verkehr regelmäßig nicht vornehme.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur

teilweise Erfolg. Für die Waren und Dienstleistungen

Software, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte Datenträger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM’s

und Disketten;

Druckereierzeugnisse; Anzeigekarten (Papeteriewaren); grafische

Darstellungen; grafische Reproduktionen; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fotos und Bilder; Etiketten nicht aus Textilstoffen; Postkarten; Bildkarten bestehend aus

Papier, Pappe, Kunststoff; digitale Bildkarten;

Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren;

Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation;

digitaler Bilderdienst;

Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung

der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere

lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen

einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen

stehen der Eintragung die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und

Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder

sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Ein

Wortzeichen, das in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, kann daher nicht als

Marke geschützt werden

(vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32

- DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Rn. 97 – POSTKANTOOR; BGH GRUR

2006, 850, Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Dieses Schutzhindernis besteht

auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten

ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit

bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674,

Rn. 97 – POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH

GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS).

1.1. Der Begriff "Photomemo" ist erkennbar aus den beiden Substantiven "Photo"

und "Memo" zusammengesetzt. Das Wort "Memo" ist lexikalisch belegt als

Kurzform von "Memorandum" und als "Merkzettel" (vgl. Duden, Deutsches

Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Die Bedeutung des Wortes

"Photo" bzw. "Foto" als Kurzform für "Fotografie" bedarf keiner weiteren

Erläuterung. Es ist Bestandteil zahlreicher gängigen Wortbildungen wie

"Fotoalbum, Fotoapparat, Fotodrucker, Fotogeschäft, Fotokopierer, Fotolabor" usw., in denen es einen Bezug zu Fotos bzw. zur Fotografie zum

Ausdruck bringt. Für den Gesamtbegriff ergibt sich daraus die Bedeutung

eines "Fotomerkzettels". Die vom Senat durchgeführte Internetrecherche

zeigt darüber hinaus eine beschreibende Verwendung der Begriffe "Photomemo" bzw. "Fotomemo" für ein Memory-Spiel mit Fotomotiven (vgl.

www.printeria.de - "Photomemo: Der Evergreen unter den Spielen. Das

Photomemo ist der Klassiker unter den Spielen"; www.webprint.de - "Das

Photomemo mit den eigenen Bildmotiven sorgt immer wieder für freudige

Überraschungen in geselliger Runde"; www.digital.fotoservice.de - "Neben

den klassischen Funprodukten wie Pussle, Photomemo, Fototasse, gibt es

Fotoalben, Wandbilder…"; www.winload.de - "printeria Software zum Gestalten und Bestellen von Fotogeschenken, wie Fotobücher, Fotokalender,

Photomemo, Photopuzzle und vieles mehr".

1.2. In Verbindung mit den beanspruchten Waren "bespielte Datenträger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM’s und Disketten; Druckereierzeugnisse; Bildkarten bestehend aus Papier, Pappe,

Kunststoff; digitale Bildkarten" beschreibt das Zeichen daher lediglich deren

Art und Bestimmung. Denn diese Warenoberbegriffe umfassen sowohl

Memory-Spiele, die bekanntermaßen nicht nur in der herkömmlichen Papierform, sondern auch in digitaler Form angeboten werden, als auch die

zugehörigen Spielkarten. Dass es sich bei den ermittelten Belegstellen möglicherweise um Verwendungen handelt, die auf die Anmelderin zurückzuführen sind bzw. von ihr autorisiert wurden, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Auch eine beschreibende Verwendung durch den Anmelder selbst kann

dazu führen, dass eine ursprünglich schutzfähige Bezeichnung eine beschreibende Funktion entfaltet (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkrais).

1.3. Eine beschreibende Angabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist das

Zeichen darüber hinaus in Verbindung mit den Waren "Anzeigekarten (Papeteriewaren); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Aufkleber,

Stickers (Papeteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fotos und Bilder; Etiketten nicht aus Textilstoffen; Postkarten". Es handelt sich dabei um Waren,

die als Memo im Sinne einer Merk- oder Einnerungszettels zum Einsatz kommen können und für die der Begriff "Photomemo" daher zur Beschreibung

dienen kann. Eine solche beschreibende Verwendung lässt sich zwar noch

nicht feststellen. Sie ist aber nahegelegt durch die Möglichkeiten der Digitalfotografie, die das Bedrucken beliebiger Gegenstände mit Fotos ermöglicht

und die zahlreichen, bereits gebräuchlichen Wortverbindungen, die zur Bezeichnung entsprechender Produkte, wie etwa "Fotokalender, Fototasse, Fotoset" usw. üblich sind.

1.4. Für die vorgenannten Waren fehlt dem angemeldeten Zeichen auch die erforderliche Unterscheidungskraft, denn das angesprochene Publikum nimmt

nur den im Vordergrund stehenden Aussagegehalt wahr und erkennt in der

Angabe "Photomemo" keinen betrieblichen Herkunftshinweis (§ 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG).

2. Keine Unterscheidungskraft hat das Zeichen außerdem für die Dienstleistungen "Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation; digitaler Bilderdienst; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-

Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von

Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von

Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen."

2.1. Zeichenwörtern, die einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt

aufweisen, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2001,

1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Dies gilt auch

für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren

oder Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe zu

diesen ein enger beschreibender Bezug hergestellt wird und der Verkehr

deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch unmittelbar hinsichtlich

dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850,

Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner).

2.2. Sämtliche der oben genannten Dienstleistungen können auf die Herstellung

von Fotomemos bzw. die Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Fotomemos ausgerichtet sein. Für die Dienstleistungen "Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren;

Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten

und Digitaldruckarbeiten;" ergibt sich der enge beschreibende Bezug aus

dem funktionalem Zusammenhang zwischen dem Fotomemo und der Dienstleistung, mittels derer Fotomemos als Bildkarte oder sonstiges Druckereierzeugnis entstehen (vgl. BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou). Aber auch hinsichtlich der Dienstleistungen "Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten,

Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation;

digitaler Bilderdienst; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von

Grafiken und Fotografien; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank,

insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen" erfasst das angesprochene Publikum ohne

weiteres den beschreibenden Aussagegehalt des Begriffs "Photomemo" und

sieht darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Denn es ist aufgrund der

verschiedenen elektronischen Hilfsmittel zur beruflichen und privaten Terminplanung auch an elektronische Memos gewöhnt und erkennt daher auch im

Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen lediglich den Hinweis auf die

Übermittlung digitaler Fotomemos bzw. auf Bilderdienste und Datenbanken,

mit deren Hilfe solche Memos erstellt werden können (vgl. BGH GRUR 2006,

850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

3. Etwas anderes gilt hingegen für die Dienstleistungen "Werbung; Erstellen

von Programmen für die Datenverarbeitung". Anhaltspunkte für eine Üblichkeit von Werbemaßnahmen, die mittels Fotomemos erbracht werden, sind

nicht ersichtlich. Ebensowenig lässt sich feststellen, dass Programmierdienstleistungen nach dem konkreten thematischen Inhalt der erstellten Programme benannt werden (vgl. BGH GRUR LOKMAUS). Die Annahme, das

angesprochene Publikum werde in dem Zeichen "Photomemo" auch insoweit

als reinen Sachhinweis erkennen, ist daher fernliegend.

Grabrucker

Fink

Richter Dr. Kortbein ist in Urlaub und kann nicht unterzeichnen.

Grabrucker

Hu