BPatG Beschluss vom 17.07.2008 – 21 W (pat) 53/06

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 53/06

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

17. Juli 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 42 30 009.6-23

…

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfel

dt

sowie der Richter Kätker,

Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Müller 08.05

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der

Prüfungsstelle für Klasse A 61 C des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 7. Juni 2006 aufgehoben und das Patent erteilt.

B e z e i c h n u n g : Vorrichtung zur Rekonstruktion von Zähnen

A n m e l d e t a g : 8. September 1992

Die Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 18. September 1991 ist in Anspruch genommen.

(Aktenzeichen der Erstanmeldung: CH-02757/91-4)

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1-5, überreicht in der mündlichen Verhandlung

vom 17. Juli 2008,

Beschreibung Seiten 4, 5, 8, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juli 2008,

Beschreibung Seiten 1, 1a, eingegangen am 5. Oktober 2006,

Beschreibung Seiten 2, 3, 6, 7 und 9, eingegangen am Anmeldetag,

3 Blatt Zeichnungen Figur 1-3, eingegangen am Anmeldetag.

2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

G r ü n d e

I

Die Patentanmeldung wurde am 8. September 1992 unter der Bezeichnung "Vorrichtung zur Rekonstruktion von Zähnen" beim Deutschen Patent- und Markenamt

eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 1. April 1993.

Im Prüfungsverfahren sind die Entgegenhaltungen

D1: EP 0 320 024 A1

D2: EP 0 477 644 A1

D3: DE 2 157 139 A

D4: DE 38 39 837 A1

D5: DE 38 29 576 A1

D6: DE 38 25 601 A1

D7: DE 41 27 839 A1

D8: US 4 575 340

D9: US 4 681 542

D10: DE 87 17 235 U1

D11: DE 37 23 643 A1

in Betracht gezogen worden.

Dabei sind die Druckschriften D2 und D7 jeweils nicht vorveröffentlichte ältere Anmeldungen, die nur zur Prüfung der Neuheit heranzuziehen sind.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 C hat mit Beschluss vom 7. Juni 2006 die Patentanmeldung zurückgewiesen. In diesem Beschluss hat die Prüfungsstelle mangelnde erfinderische Tätigkeit bezüglich des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 vom 24. August 2005 geltend gemacht und hinsichtlich der drei im Anspruch 1 beanspruchten Ausführungsformen auf die Druckschrift D1 in Verbindung

mit den Druckschriften D2, D3 und D4 hingewiesen. Außerdem hat sie noch auf

die Druckschrift D5 hingewiesen.

Eine mit Einreichung des Patentanspruchs 1 am 24. August 2005 beantragte Anhörung hat die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss abgelehnt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Patentanmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage der in der

mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1 bis 5 weiter.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene geltende Patentanspruch 1 lautet:

M1 Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verloren

gegangenen Zähnen,

M2 mit einem, mit einem Kieferknochen biologisch fest verbindbaren und im gingivalen Bereich endenden Implantat,

M3 das im Wesentlichen aus einem im Knochen verankerbaren

Implantatskörper (3) und einem zahnfleischseitigen Implantatskopf (4) als Verankerungssitz für ein Abutment (7) besteht, das den Aufnahmesitz eines zu rekonstruierenden

Zahnes (11) bildet,

M4 wobei das Abutment (7) eine Umhüllung (9) aus einem Keramikwerkstoff aufweist,

M5 und ein rekonstruierter Zahn (11) an der Umhüllung (9) befestigbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M6 das Abutment (7) einen Metallkern (8) aufweist.

Hinsichtlich der geltenden Unteransprüche 2 bis 5 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit

den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüchen 1 bis 5,

den am 5. Oktober 2006 eingegangenen Beschreibungsseiten 1 und 1a, den in der mündlichen Verhandlung eingereichten

Beschreibungsseiten 4, 5 und 8,

im Übrigen mit den ursprünglichen Unterlagen (Beschreibungsseiten 2, 3, 6, 7 und 9, Figuren 1 bis 3)

zu erteilen,

2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Patentanmelderin die Teilung

der Anmeldung erklärt.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung

des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung des Patentes sowie zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr führt.

1. Auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1-5 und den neuen Beschreibungsunterlagen war der angefochtene Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen.

Die Patentansprüche 1 bis 5 sind zulässig, denn sie sind in den am Anmeldetag

eingereichten Unterlagen offenbart.

Der neue Patentanspruch 1 geht auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 7

bzw. die ursprüngliche Beschreibung Seite 4, Absatz A.a), und Seite 7, zweiter Absatz, zurück. Der Patentanspruch 2 geht auf die ursprüngliche Beschreibung

Seite 8, Zeilen 1 bis 5 zurück. Der Patentanspruch 3 geht auf die ursprüngliche

Beschreibung Seite 8, Zeilen 5 bis 8 zurück. Die Patentansprüche 4 und 5 gehen

auf den ursprünglichen Patentanspruch 8 zurück.

Gemäß Seite 3, zweiter Absatz, der Beschreibung liegt der Erfindung die Aufgabe

zugrunde, bei einer Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verlorengegangenen Zähnen eine optimale Gestaltung der zu rekonstruierenden Zähne zu

erreichen.

Der hier zuständige Fachmann ist ein auf dem Gebiet der Implantologie tätiger berufserfahrener Zahnarzt.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu, denn keine der entgegengehaltenen

Druckschriften offenbart eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder

verlorenen gegangenen Zähnen mit allen Merkmalen des Gegenstandes gemäß

dem Patentanspruch 1.

So ist aus der dem Anmeldungsgegenstand am nächsten kommenden, nicht vorveröffentlichten älteren Anmeldung Druckschrift D2 (vgl. die Figuren 1, 5 und 9 mit

Beschreibung) eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verloren

gegangenen Zähnen bekannt, die alle im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale M1 bis M5 aufweist, nicht jedoch das im Kennzeichen des

Anspruchs 1 beanspruchte Merkmal M6, wonach das Abutment einen Metallkern

aufweist, da dieses support post 28 bei der Druckschrift D2 (vgl. Spalte 3, letzter

Absatz) aus Keramikmaterial besteht.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

Aus der Druckschrift D1 (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung) ist eine Vorrichtung zur

Rekonstruktion von fehlenden oder verlorengegangenen Zähnen (vgl. Spalte 1, 1.

Absatz, spacer for dental implants) (Merkmal M1) bekannt, mit einem, mit einem

Kieferknochen (vgl. Spalte 1, 1., 4. und 5. Absatz, bone tissue) biologisch fest verbindbaren und im gingivalen Bereich endenden Implantat (dental implants, vgl. Figur 1, Spalte 3, Zeilen 10 bis 22, screw 1), (Merkmal M2), das im Wesentlichen

aus einem im Knochen verankerbaren Implantatskörper (vgl. Figur 1, Spalte 3,

Zeilen 10 bis 22, screw 1) und einem zahnfleischseitigen Implantatskopf (upper

portion 3) als Verankerungssitz für ein Abutment (spacer element 4) besteht, das

den Aufnahmesitz eines zu rekonstruierenden Zahnes bildet (Merkmal M3).

Das Abutment (vgl. Spalte 3, Zeilen 16 bis 18, spacer element 4 of titanium) weist

einen Metallkern (Merkmal M6) und (vgl. die Figur 1, Spalte 3, Zeile 40, bis Spalte 4, Zeile 15, spacer element 4) eine Umhüllung (Spalte 4, Zeile 3, sleeve 12 of

ceramics) aus einem Keramikwerkstoff auf (Merkmal M4).

Ein rekonstruierter Zahn wird jedoch im Unterschied zum Merkmal M5 (vgl. die Figur 3 und Beschreibung Spalte 3, Zeilen 29 bis 39) am Metallkern (cylindrical portion 9, joint surface 11) und nicht an der Umhüllung (sleeve 12) befestigt. Wegen

der Zerbrechlichkeit des Keramikwerkstoffs der Umhüllung (vgl. Spalte 3, Zeilen 57 und 58, "Because of the fragibility of such materials, the sleeve should not

be subjected to any loading") wird außerdem ausdrücklich vor einer Belastung des

Keramikwerkstoffs gewarnt. Eine Befestigung eines rekonstruierten Zahns an der

aus Keramik bestehenden Umhüllung ist somit für den Fachmann auch nicht nahegelegt.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und können

die Patentfähigkeit des Gegenstandes gemäß dem Patentanspruch 1 auch nicht in

Frage stellen. Sie haben dementsprechend in der mündlichen Verhandlung keine

Rolle gespielt.

Die Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Gründen der Billigkeit

zurückzuzahlen, denn der Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör ist verletzt worden.

Bei ihrer Begründung zur Ablehnung der beantragten Anhörung führt die Prüfungsstelle aus, dass abschließend entschieden werden konnte, da der am

24. August 2005 vorgelegte Anspruch 1 in seinem Kennzeichen lediglich die Varianten der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3 zusammenfasse, zu denen bereits im

ersten Prüfungsbescheid vom 18. Dezember 2001 Stellung genommen worden

sei. Diese Argumentation verkennt aber, dass die Beschlussbegründung ganz wesentlich auf die Entgegenhaltung D1 = EP 0 320 024 A1 abstellt, die die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss als nächstkommenden Stand der Technik ansieht; vgl. den Beschluss auf Seite 4 im zweiten Absatz. Diese Entgegenhaltung D1 hatte die Prüfungsstelle im Erstbescheid vom 18. Dezember 2001 aber

noch gar nicht berücksichtigt, sie wurde vielmehr erst im zweiten Prüfungsbescheid vom 24. Mai 2005 genannt. In diesem Zweitbescheid wird dann im Wesentlichen argumentiert, dass der von der Anmelderin vorgelegte neue Anspruch 1 unzulässig erweitert sei und nur am Rande darauf hingewiesen, dass der geltende

Anspruch 1 durch die neu in das Verfahren eingeführte D1 neuheitsschädlich getroffen sei, d. h. die Entgegenhaltung D1 wurde im zweiten Prüfungsbescheid ausschließlich zur Neuheit genannt und nicht zur erfinderischen Tätigkeit, so dass

sich schon dadurch die Frage nach der Verletzung des rechtlichen Gehörs stellt.

Im Zurückweisungsbeschluss erkennt die Prüfungsstelle die Neuheit gegenüber

der D1 dann an (vgl. den Zurückweisungsbeschluss auf Seite 4 im vierten Absatz)

und macht erstmals geltend, dass der Anspruch 1 ausgehend von der Vorrichtung

nach der D1 bei zusätzlicher Berücksichtigung von weiterem Stand der Technik

wegen fehlender Tätigkeit nicht gewährbar sei. Diese Interpretation war für die Anmelderin nicht nur überraschend und somit nicht vorhersehbar, sondern sie ist darüber hinaus rechtsfehlerhaft, weil die Entgegenhaltung D1 nicht vorveröffentlicht

ist. Sie stellt lediglich eine ältere Anmeldung im Sinne des § 3 Abs. 2 PatG dar, die

gemäß § 4 Satz 2 PatG bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in

Betracht gezogen werden durfte. Wie sich aus dem dritten Absatz der Beschwerdebegründung vom 2. Oktober 2006 ergibt, hätte die Anmelderin dieses Argument

mit Sicherheit in der Anhörung vorgetragen.

Somit wurde der Anmelderin durch den ablehnenden Zurückweisungsbeschluss

vom 7. Juni 2006 das rechtliche Gehör verweigert. Auch die für die Rückzahlungsanordnung erforderliche Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der Beschwerdeeinlegung liegt vor.

Hätte der Prüfer die beantragte Anhörung durchgeführt, so hätte die Anmelderin

Gelegenheit gehabt, auf die fehlerhafte Beurteilung der ersten beanspruchten Variante hinzuweisen und ein Patentbegehren darauf zu richten. Diese Möglichkeit

wurde ihr jedoch durch den Zurückweisungsbeschluss genommen. Es ist vorliegend nicht auszuschließen, dass die Entscheidung bei zutreffender Sachbehandlung durch den Prüfer anders ausgefallen und der Zurückweisungsbeschluss nicht

ergangen wäre, so dass die Beschwerde nicht eingelegt hätte werden müssen.

Dr. Winterfeldt

Kätker

Bernhart

Dr. Müller

Pü