Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Urteil vom 22.07.2008 – 4 Ni 23/07 (EU)
4. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
Verkündet am 22. Juli 2008 …
In der Patentnichtigkeitssache
4 Ni 23/07 (EU)
(Aktenzeichen)
… 08.05
…
betreffend das europäische Patent EP 0 888 093
(DE 697 05 706)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 22. Juli 2008 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die
Richter Voit, Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Ing. Bernhart und
Dipl.-Phys. Dr. Müller
für Recht erkannt:
1. Das europäische Patent 0 888 093 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages
vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand§
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 888 093
(Streitpatent), das am 5. März 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der
kanadischen Patentanmeldungen CA 2171047 vom 5. März 1996, CA 2175722
vom 3. Mai 1996, CA 2185740 vom 17. September 1996 und CA 2192520 vom
10. Dezember 1996, angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 697 05 706 geführt. Es betrifft einen expandierbaren Stent
und umfasst nach einem durchgeführten Einspruchsverfahren 14 Ansprüche, die
insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch
ohne Bezugszeichen wie folgt:
An unexpanded stent comprising a proximal end and a distal end
in communication with one another, a tubular wall disposed
between the proximal end and the distal end, the tubular wall
having a longitudinal axis and a porous surface defined by a plurality of rows of intersecting members, adjacent rows of intersecting members being interconnected by a series of longitudinal
struts substantially parallel to the longitudinal axis, the stent being
expandable from a first, contracted position to a second, expanded
position upon the application of radially outward force on the stent;
each longitudinal strut comprising an arcuate flexure means disposed in the longitudinal strut between a first straight section and
a second straight section and between apices of adjacent rows of
intersecting members to allow for substantially complementary
extension and compression of a diametrically opposed pair of the
longitudinal struts upon flexure of the stent characterised in that
at least one of the apices is substantially flat,
and in that the stent is produced by laser cutting techniques applied to a tubular starting material dependent claims as in letter of
Feb, 3, 2006.
In der deutschen Übersetzung lautet Anspruch 1 ohne Bezugszeichen wie folgt:
Nicht-expandierter Stent mit einem proximalen und einem distalen
Ende, die miteinander in Verbindung stehen, einer zwischen dem
proximalen Ende und dem distalen Ende angeordneten hülsenförmigen Wand, wobei die hülsenförmige Wand eine Längsachse
und eine poröse Fläche aufweist, die durch eine Anzahl von Reihen sich schneidender Elementen gebildet wird, wobei benachbarte Reihen sich schneidender Elemente durch eine Anzahl von
Längsstreben miteinander verbunden sind, die im Wesentlichen
parallel zur Längsachse sind, wobei der Stent bei Aufbringen einer
radial nach außen gerichteten Kraft von einer ersten, zusammengezogenen Position zu einer zweiten, expandierten Position, expandierbar ist, jede Längsstrebe ein bogenförmiges Biegeelement
umfasst, das in der Längsstrebe zwischen einem ersten geradlinigen Abschnitt und einem zweiten geradlinigen Abschnitt und zwischen Scheiteln von benachbarten Reihen sich schneidender
Elemente angeordnet ist, um eine im Wesentlichen komplementäre Ausdehnung und Kompression von diametral gegenüberliegenden Paaren der Längsstreben bei Biegen des Stents zu ermöglichen, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der
Scheitel im Wesentlichen flach ist und dass der Stent durch Laserstrahlschneidtechniken hergestellt ist, die auf hülsenförmiges
Ausgangsmaterial angewendet werden.
Wegen des Wortlauts der übrigen, unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen, Patentansprüche 2 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift
EP 0 888 093 B2 Bezug genommen.
Die Klägerinnen behaupten, der Gegenstand des Streitpatents sei infolge fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig. Zudem seien
die Prioritäten zu Unrecht in Anspruch genommen worden, da der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 über den Inhalt der Prioritätsanmeldungen hinausgehe.
Zur Begründung führen sie ferner an, im Stand der Technik seien zum maßgebenden Zeitpunkt bereits Stents mit den Merkmalen des Patentgegenstandes bekannt gewesen. Hierzu legen die Klägerinnen die Prioritätsdokumente vor und berufen sich im Übrigen insbesondere auf folgende Druckschriften und Dokumente:
K5
K6
K7
K8
K9
WO 96/03092 A1
WO 95/26695 A2
US 5 397 355 A
US 5 449 373 A
EP 0 669 114 A1
K10 US 5 192 307 A
K11 US 4 733 665
K12 US 4 762 128
K13
EP 0 709 067 A2
K14
EP 0 790 041 A2
K15
FR 2 710 834
K16 DE 88 12 719 U1
K17 WO 92/11824 A1
K18 WO 97/33532 A2
K19 WO 98/30173 A1
K20 US 5 607 442 A
K27
Prospekt „PALMAZ-SCHATZ balloon expandable STENT”
K28
International Medicine World Report, Symposium Issue, Cardiology Update, März 1996
K29
Kopie von Deckblatt und 2 Seiten aus: Ernst, R.: „Wörterbuch der
industriellen Technik“, Bd. II, 5. Aufl. 1985, zu den Begriffen „arcuate(d)“,
„bow“ und „bowed filling, ~handle“
Die Klägerinnen beantragen,
das europäische Patent EP 0 888 093 B2 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für
nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen
hilfsweise verteidigt sie ihr Patent nach Maßgabe dreier, in der
mündlichen Verhandlung übergebener Hilfsanträge zur Fassung
des Anspruchs 1.
Wegen des Wortlauts der Hilfsanträge wird auf die Anlagen zur Niederschrift über
die mündliche Verhandlung Bezug genommen.
Im Übrigen tritt die Beklagte dem klägerischen Vorbringen insgesamt entgegen,
behauptet eine ordnungsgemäße Inanspruchnahme der Prioritäten und hält das
Patent wenigstens in der beschränkt verteidigten Fassung für schutzfähig..
Entscheidungsgründe§
I.
Die zulässige Klage ist begründet und führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents
mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, denn der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3
in den vorliegenden Fassungen geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. c), 123 Abs. 2 EPÜ).
II.
1. Das Streitpatent betrifft einen Stent, also nach der Einleitung der Streitpatentschrift jede expandierbare Protheseneinrichtung („expandable prosthetic device for
implantation in a body passageway“) zur Einführung in Körpergefäße [0002]. Solche Vorrichtungen sind nach der Streitpatentschrift seit langem bekannt, wobei die
anfänglichen Stents selbstexpandierende, federnde Einrichtungen waren, die im
kontrahierten Zustand eingesetzt und sodann freigegeben wurden, wie etwa der
„Wallstent“ [0004]. Da sich dabei die Gefahr einer übermäßigen Belastung der
Wände des Gefäßes und eine unvorhersagbare Verkürzung herausstellte, wurden
nachfolgend Stents entwickelt, die am Zielort steuerbar auszudehnen waren
[0005], etwa mithilfe eines Ballons [0006]. Derartige Stents sind aus verschiedenen, im Streitpatent genannten, Patenten bekannt, etwa der „Palmaz-Schatz-Balloon-Expandable Stent“ [0007] oder der „Gianturco Roubin Flex Stent“ [0008]. Zur
Verbesserung der erzielbaren Wirkung wurden expandierbare Stents entwickelt,
die sich von einer ersten, zusammen gezogenen Position zu einer zweiten expandierten Position durch Anwendung einer radialen, auf den Stent ausgeübten Kraft
ausdehnen lassen [0011]. Als nachteilig soll sich herausgestellt haben, dass
hierzu eine nicht unerhebliche Kraft aufzuwenden ist und zudem, dass die Implantation dort schwierig sein kann, wo der nicht expandierte Stent über einen gekrümmten Weg zum Zielort verbracht werden muss [0013]. Dazu sind im Stand
der Technik Nachentfaltungs-Stentstrukturen gemäß EP-A-0 669 114 bekannt, wo
die von einem S-förmigen Abschnitt empfangenen Kräfte direkt auf einen Punkt
fokussiert werden und dieses Element mit den benachbarten Ringen verbunden ist
[0015]. Auch Lösungen mit Mäandermustern werden in der Einleitung des Streitpatents als bekannt vorausgesetzt (WO-A-96/03092) [0016].
2. Vor diesem Hintergrund soll die Streitpatentschrift einen neuartigen,
verbesserten expandierbaren Stent zur Verfügung stellen, der die Nachteile der
bekannten Stents vermeidet beziehungsweise lindert.
3. Diese Aufgabe soll durch den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
gelöst werden, der mit Gliederungspunkten versehen in deutscher Übersetzung
lautet:
M1
Nicht-expandierter Stent
M2
mit einem proximalen und einem distalen Ende, die miteinander in Verbindung stehen,
M3
einer zwischen dem proximalen Ende und dem distalen
Ende angeordneten hülsenförmigen Wand, wobei die hülsenförmige Wand eine Längsachse und eine poröse Fläche aufweist, die durch eine Anzahl von Reihen sich
schneidender Elementen (750, 760, 850, 860, 950, 960)
gebildet wird,
M4
wobei benachbarte Reihen sich schneidender Elemente
durch eine Anzahl von Längsstreben (735, 740, 770, 835,
840, 870, 935, 940, 970) miteinander verbunden sind, die
im Wesentlichen parallel zur Längsachse sind,
M5
wobei der Stent bei Aufbringen einer radial nach außen
gerichteten Kraft von einer ersten, zusammengezogenen
Position zu einer zweiten, expandierten Position, expandierbar ist,
M6
jede Längsstrebe (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940,
970) ein bogenförmiges Biegeelement (736, 741, 771,
836, 841, 936, 941, 971) umfasst,
M7
das in der Längsstrebe zwischen einem ersten geradlinigen Abschnitt und einem zweiten geradlinigem Abschnitt
und zwischen Scheiteln von benachbarten Reihen sich
schneidender Elemente (750, 760, 850, 860, 950, 960)
angeordnet ist,
M8
um eine im Wesentlichen komplementäre Ausdehnung
und Kompression von diametral einander gegenüberliegenden Paaren der Längsstreben (735, 740, 770, 835,
840, 870, 935, 940, 970) bei Biegen des Stents zu ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet,
M9
dass wenigstens einer der Scheitel im Wesentlichen flach
ist
M10
und dass der Stent durch Laserstrahlschneidtechniken
hergestellt ist, die auf hülsenförmiges Ausgangsmaterial
angewendet werden.
Hinsichtlich des Wortlauts der übrigen, unmittelbar oder mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen, erteilten Patentansprüche 2 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 888 093 B2 Bezug genommen.
Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1
lautet:
M1a An unexpanded stent
M2a
comprising a proximal end and a distal end in communication with one another,
M3a
a tubular wall disposed between the proximal end and the
distal end, the tubular wall having a longitudinal axis and a
porous surface defined by a plurality of rows of intersecting members (750, 760, 850, 860, 950, 960),
M4a
adjacent rows of intersecting members beeing interconnected by a series of longitudinal struts substantially parallel to the longitudinal axis (735, 740, 770, 835, 840, 870,
935, 940, 970),
M5a
the stent being expandable from a first, contracted position
to a second, expanded position upon the application of a
radially outward force on the stent;
M6a
each longitudinal strut (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935,
940, 970) comprising an arcuate flexure means (736, 741,
771, 836, 841, 936, 941, 971)
M7a
disposed in the longitudinal strut between a first straight
section and a second straight section and between apices
of adjacent rows of intersecting members (750, 760, 850,
860, 950, 960)
M8a
to allow for substantially complementary extension and
compression of a diametrically opposed pair of the longitudinal struts (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940,
970) upon flexure of the stent
characterised
M9a
in that at least one the apices is substantially flat,
M10a and in that the stent is produced by laser cutting techniques applied to a tubular starting material,
M11a wherein the arcuate flexure means (736, 741, 771, 836,
841, 936, 941, 971) comprises at least one lateral section
disposed in each longitudinal strut (735, 740, 770, 835,
840, 870, 935, 940, 970),
M12a and wherein the at least one lateral section comprises a
rounded apex.
Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2
lautet:
M1a An unexpanded stent
M2a
comprising a proximal end and a distal end in communication with one another,
M3a
a tubular wall disposed between the proximal end and the
distal end, the tubular wall having a longitudinal axis and a
porous surface defined by a plurality of rows of intersecting members (750, 760, 850, 860, 950, 960),
M4a
adjacent rows of intersecting members beeing interconnected by a series of longitudinal struts substantially
parallel to the longitudinal axis (735, 740, 770, 835, 840,
870, 935, 940, 970),
M5a
the stent being expandable from a first, contracted position
to a second, expanded position upon the application of a
radially outward force on the stent;
M6a
each longitudinal strut (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935,
940, 970) comprising an arcuate flexure means (736, 741,
771, 836, 841, 936, 941, 971)
M7a
disposed in the longitudinal strut between a first straight
section and a second straight section and between apices
of adjacent rows of intersecting members (750, 760, 850,
860, 950, 960)
M8a
to allow for substantially complementary extension and
compression of a diametrically opposed pair of the longitudinal struts (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940,
970) upon flexure of the stent
characterised
M9a
in that at least one the apices is substantially flat,
M10a and in that the stent is produced by laser cutting techniques applied to a tubular starting material,
M13a a plurality of intersecting members being aranged to define a repeating pattern comprised of a polygon
M14a having a pair pair of side walls substantially parallel to the
longitudinal axis, a first wall having a first apex and a
second wall having a second apex,
M15a wherein the segments of the first and second wall
connecting to the respective apex are curved.
Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3
lautet:
M1a An unexpanded stent
M2a
comprising a proximal end and a distal end in communication with one another,
M3a
a tubular wall disposed between the proximal end and the
distal end, the tubular wall having a longitudinal axis and a
porous surface defined by a plurality of rows of intersecting members (750, 760, 850, 860, 950, 960),
M4a
adjacent rows of intersecting members beeing interconnected by a series of longitudinal struts substantially
parallel to the longitudinal axis (735, 740, 770, 835, 840,
870, 935, 940, 970),
M5a
the stent being expandable from a first, contracted position
to a second, expanded position upon the application of a
radially outward force on the stent;
M6a
each longitudinal strut (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935,
940, 970) comprising an arcuate flexure means (736, 741,
771, 836, 841, 936, 941, 971)
M7a
disposed in the longitudinal strut between a first straight
section and a second straight section and between apices
of adjacent rows of intersecting members (750, 760, 850,
860, 950, 960)
M8a
to allow for substantially complementary extension and
compression of a diametrically opposed pair of the longitudinal struts (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940,
970) upon flexure of the stent
characterised
M 9a
in that at least one the apices is substantially flat,
M10a and in that the stent is produced by laser cutting techniques applied to a tubular starting material,
M11a wherein the arcuate flexure means (736, 741, 771, 836,
841, 936, 941, 971) comprises at least one lateral section
disposed in each longitudinal strut (735, 740, 770, 835,
840, 870, 935, 940, 970),
M12a and wherein the at least one lateral section comprises a
rounded apex,
M13a a plurality of intersecting members being aranged to define a repeating pattern comprised of a polygon
M14a having a pair pair of side walls substantially parallel to the
longitudinal axis, a first wall having a first apex and a
second wall having a second apex,
M15a herein the segments of the first and second wall connecting to the respective apex are curved.
Hinsichtlich des Wortlauts der übrigen, unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 1 und 3 rückbezogenen Patentansprüche 4 bis 14
wird auf die Streitpatentschrift EP 0 888 093 B2 hingewiesen.
4. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 gehen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.
So wird im Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in den Merkmalen M6 und M7
beansprucht, dass jede Längsstrebe (735, 740, 770, 835, 840, 870, 935, 940, 970)
ein bogenförmiges Biegeelement (736, 741, 771, 836, 841, 936, 941, 971) umfasst, das in der Längsstrebe zwischen einem ersten geradlinigen Abschnitt und
einem zweiten geradlinigem Abschnitt und zwischen Scheiteln von benachbarten
Reihen sich schneidender Elemente (750, 760, 850, 860, 950, 960) angeordnet
ist.
Dies ist in den ursprünglichen Unterlagen jedoch nicht offenbart.
Wie aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung WO 97/32543 A1 (vgl. die Figuren 8 bis 10, Beschreibung Seite 5, letzter Absatz, „Preferably, the sinusoidal or
S-shaped portion is adjacent the second apex of the polygon and the remaining
portion of the strut is substantially straight“) hervorgeht, ist ein bogenförmiges Biegeelement in der Längsstrebe auf einer Seite unmittelbar benachbart zu einem
ersten Scheitel sich schneidender Elemente und auf der anderen Seite durch einen geradlinigen Abschnitt beabstandet zu einem zweiten Scheitel sich schneidender Elemente angeordnet. Somit weist jede Längsstrebe zwischen Scheiteln
von benachbarten Reihen sich schneidender Elemente neben dem bogenförmigen
Biegeelement lediglich einen geradlinigen Abschnitt auf und nicht zwei, zwischen
denen sich das bogenförmige Element befinden soll, wie im Patentanspruch 1
gemäß Hauptantrag beansprucht ist.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist somit durch die
ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt.
Auch die Argumente der Beklagten, wonach das bogenförmige Biegeelement lediglich benachbart zu den Scheiteln sich schneidender Elemente angeordnet und
somit noch eine geradliniger Zwischenraum möglich sei, konnte den Senat nicht
überzeugen, da mit der oben genannten Formulierung „adjacent“ unmittelbar benachbart zu verstehen ist und ein Zwischenraum somit nicht offenbart ist.
Außerdem handelt es sich bei dem kurzen geraden Stück (vgl. die Figuren 8
bis 10) zwischen dem bogenförmigen Biegeelement und dem Scheitel sich
schneidender Elemente nicht um einen geradlinigen Abschnitt der Längsstrebe,
wie von der Beklagten behauptet, sondern um einen Teil des bogenförmigen Biegeelements wie im Übrigen auch den Figuren 12d, 12e, 12f und 12g der
WO 97/32543 A1, in denen unterschiedliche bogenförmige Elemente dargestellt
sind, zu entnehmen ist.
Außerdem würde auch das Weglassen jeder zweiten Reihe sich schneidender
Elemente, wie von der Beklagten als mögliches Ausführungsbeispiel angegeben
wurde, das auf Seite 13, Zeile 27, bis Seite 14, Zeile 2 ursprünglich offenbart sein
soll, nicht zu einer Ausbildung der Längsstrebe mit zwei geraden Abschnitten und
einem dazwischen liegenden bogenförmigen Biegeelement führen, da in diesem
Fall (vgl. die Figuren 8 und 10) neben zwei geraden Abschnitten auch zwei bogenförmige Biegeelemente in der Längsstrebe zwischen den verbleibenden
Scheiteln von benachbarten Reihen sich schneidender Elemente vorhanden wären.
Mangels eines gewährbaren Patentanspruchs 1 ist auch den weiter angegriffenen
und mittelbar oder unmittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen erteilten
Unteransprüchen 2 bis 14 die Grundlage entzogen. Sie teilen das Rechtsschicksal
des erteilten Patentanspruchs 1.
Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 weisen
ebenfalls die genannten als ursprünglich nicht offenbart angesehen Merkmale in
den englisch formulierten Merkmalen M6a und M7a auf. Es gilt deshalb die oben
dargelegte Beurteilung in gleicher Weise auch für die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 die somit ebenfalls über den Inhalt der
Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.
Mangels eines gewährbaren Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 und 3 ist
auch den weiter angegriffenen und mittelbar oder unmittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen 4 bis 14 gemäß Hilfsantrag 1 und 3 die
Grundlage entzogen. Sie teilen das Rechtsschicksal der Patentansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 1 und 3.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
Winkler
Richter Voit ist wegen Urlaubs an der Unterschrift gehindert.
Winkler
Dr. Morawek
Bernhart
Dr. Müller
Pr