BPatG Beschluss vom 30.07.2008 – 32 W (pat) 95/07

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 95/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 304 69 550

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter

Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck

und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 30. Juli 2008

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 19. April 2007 aufgehoben, soweit der

Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens

auferlegt worden sind.

2. Der Antrag der Markeninhaberin der Widersprechenden, die

Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Nussetti

Die Wortmarke

ist unter der Nummer 304 69 550 für Waren der Klasse 30 eingetragen.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der unter der Nummer 301 46 414 für Waren der Klassen 30 und 32 eingetragenen Wortmarke

Nussely.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30

des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom

19. April 2007 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und der

Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Die Erhebung des Widerspruchs gebe Anlass zur Kostenauferlegung, da die

Widerspruchsmarke nur hinsichtlich des schutzunfähigen Bestandteils "Nuss-",

aus dem keine Rechte hergeleitet werden könnten, Ähnlichkeiten mit der angegriffenen Marke aufweise. Diese Bewertung der Ähnlichkeit der Marken habe der

Widersprechenden aus dem Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke bekannt sein müssen, das die Markeninhaberin aufgrund einer mit der im

vorliegenden Fall angegriffenen Marke im Wortbestandteil übereinstimmenden

Wort-/Bildmarke eingeleitet habe. Die Markenstelle für Klasse 30 habe dort bereits

festgestellt, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende hat ihre gegen diese Beurteilung gerichtete Beschwerde im

weiteren Verlauf des Verfahrens auf die Kostenauferlegung in dem angegriffenen

Beschluss der Markenstelle beschränkt und im Übrigen zurückgenommen. Sie

macht geltend, dass für sie nicht erkennbar gewesen sei, ob die Markeninhaberin

noch vor die ordentlichen Gerichte gehen würde. Sie habe daher ein legitimes

Interesse gehabt, das Widerspruchsverfahren fortzuführen und sich auch die Möglichkeit einer Überprüfung durch das Bundespatentgericht offenzuhalten.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle im Umfang der

Ziffer II. des Tenors (Kostenauferlegung) aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die hinsichtlich der Kostenauferlegung aufrechterhaltene Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden außerdem

die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin verteidigt den angefochtenen Beschluss der Markenstelle

hinsichtlich der Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt. Darüber hinaus macht sie geltend, dass es

aus Gründen der Billigkeit geboten sei, der Widersprechenden auch die Kosten

des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die unterbliebene Begründung der

Beschwerde zeige, dass die Widersprechende das Beschwerdeverfahren nicht

unter Beachtung der gebotenen Sorgfalt aufgenommen habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Voraussetzungen für eine Kostenauferlegung nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu Lasten der Widersprechenden

liegen entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht vor. Ebenso wenig ist der

Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, begründet.

1. Die Markenstelle hat der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu Unrecht auferlegt. In mehrseitigen Verfahren vor dem Patentamt hat jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten grundsätzlich selbst

zu tragen (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine hiervon abweichende Anordnung kommt nur in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Zwar ist es in Fällen, in denen die Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der

angegriffenen Marke aufweist, in der Regel geboten, dem Widersprechenden

die Kosten aufzuerlegen (vgl. Kirschneck, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz,

8. Aufl., § 63 Rn. 7; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 13). Im

vorliegenden Fall handelt es sich jedoch nicht um mehrgliedrige Marken, bei

denen der schutzunfähige Bestandteil eindeutig als solcher hervortritt. Vielmehr handelt es sich um Einwortmarken, deren Schutzbereich aufgrund der

Anlehnung an die beschreibende Angabe "Nuss" zwar eng zu bemessen ist

und sich auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt

(Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 204). In diesen Fällen ist eine

Verwechslungsgefahr zu verneinen, wenn sich die Übereinstimmungen beider Marken auf die zugrundeliegende schutzunfähige Angabe beziehen. Weisen die Vergleichsmarken weitergehende Gemeinsamkeiten in ihrer über eine zugrundeliegende schutzunfähige Angabe hinausreichenden schutzbegründenden Eigenprägung auf, besteht dagegen kein Anlass für eine Einschränkung des Schutzumfangs der älteren Marke (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 205). Bei den hier zu beurteilenden Vergleichsmarken weisen auch die schutzbegründenden Endungen mit der Vokalfolge

"e-i/y" klangliche Gemeinsamkeiten auf. Der Widerspruch war daher nicht

von vorne herein völlig aussichtslos. Der Widersprechenden kann daher eine

Verletzung der gebotenen prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zur Last gelegt

werden, weil sie ihren Standpunkt durch Einlegung des Widerspruchs einer

Überprüfung durch die Markenstelle zugeführt hat.

2. Auch im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten in der Regel selbst zu tragen hat (§ 71 Abs. 1

Satz 2 MarkenG).

Die Erwägungen, die für die Ablehnung einer Kostentragungspflicht der Widersprechenden im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

maßgeblich sind, gelten für die Kosten des Beschwerdeverfahrens entsprechend. Dass die Widersprechende ihre zunächst auch gegen die Sachentscheidung gerichtete Beschwerde nicht begründet hat, stellt ebenfalls keinen

Grund für eine Kostenauferlegung dar. Nachdem im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren keine Pflicht zur Begründung der Beschwerde besteht,

kann das Unterlassen einer Begründung auch nicht als Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht gewertet werden. Da auch sonst keine Gründe ersichtlich sind, die es geboten erscheinen lassen, der Widersprechenden die

Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, war der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden, die Kosten des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen, zurückzuweisen.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu