BPatG Beschluss vom 20.08.2008 – 29 W (pat) 39/07

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 39/07

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

20. August 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

…

betreffend die Marke 302 28 832

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

mündlichen Verhandlung vom 20. August 2008 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1.

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2007 wird aufgehoben,

soweit die Löschung der Marke 302 28 832 angeordnet wurde für die Waren

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen

Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel; Fotografien; Drucklettern; Druckstöcke; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke 302 28 832

Cross Marketing Produktion

wurde am 25. November 2002 für die Waren und Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien soweit

in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel;

Photographien; Drucklettern; Druckstöcke;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Werbung; Geschäftsführung;

in das Register eingetragen.

Mit Antrag vom 19. Januar 2006 hat die Beschwerdegegnerin die Löschung der

Marke beantragt. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass die Marke

entgegen bestehender absoluter Schutzhindernisse eingetragen worden sei. Bei

"Cross Marketing" handele es sich um einen lexikalisch belegten Begriff, der nicht

unterscheidungskräftig und zudem freihaltebedürftig sei.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Löschungsantrag mit Beschluss vom 7. März 2007 stattgegeben und die Löschung

der Marke angeordnet. Der Eintragung hätten die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und eines Freihaltebedürfnisses entgegen gestanden,

die im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag fortbestünden. Der

Begriff "Cross Marketing" bezeichne eine Unterform des Marketing, nämlich sowohl die Mehrfachvermarktung von Produkten als auch die Verknüpfung von Waren und Dienstleistungen aus unterschiedlichen Branchen. Bei "Marketing Produktion" handele es sich um einen häufig verwendeten Begriff, der das Erstellen sämtlicher Marketingunterlagen für die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens beschreibe. Der Marke in ihrer Gesamtheit entnehme das angesprochene Publikum daher lediglich den Sachhinweis, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entsprechende Marketingunterlagen darstellten oder auf

deren Erstellen ausgerichtet seien. Auch das Interesse der Mitbewerber an der ungehinderten Verwendung der Wortfolge könne nicht verneint werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie

vertritt im Wesentlichen die Auffassung, dass die Marke als Kombination des englischen Begriffs "Cross Marketing" und des deutschen Wortes "Produktion" einen

Phantasiebegriff darstelle, dem sich für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen kein klarer und eindeutiger Aussagegehalt zuordnen lasse. Der Marke könne daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin hat keinen Antrag gestellt und sich

auch in der Sache nicht geäußert.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur

teilweise Erfolg. Für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse; Werbung; Geschäftsführung" steht der Eintragung der Marke sowohl bezogen auf den

Zeitpunkt der Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen (§ 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer

Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie

entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung

der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2008, 608,

Rn. 66 f. EUROHYPO; GRUR 2004, 674, Rn. 34 POSTKANTOOR; BGH

GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL

WM 2006). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, den das angesprochene Publikum für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ohne weiteres erfasst, ist der

angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti

KALK; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL

WM 2006). Bei einer aus mehreren Wortelementen zusammengesetzten

Marke, die für sich genommen nicht unterscheidungskräftig sind, weist die

Kombination dieser Bestandteile nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft auf, wenn das Zeichen in seiner Gesamtheit eine Bedeutung erlangt, die

über die Summe der einzelnen Elemente hinausgeht (vgl. EuGH GRUR

2008, 608, Rn. 69 - EUROHYPO; GRUR 2006, 1012, Rn. 34, 37 - BioID;

BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Nach diesen Grundsätzen fehlte der angegriffenen Marke für die Waren und

Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse; Werbung; Geschäftsführung" bereits im Zeitpunkt der Entscheidung die erforderliche Unterscheidungskraft.

1.1. Die angegriffene Marke besteht aus der Kombination der englischsprachigen

Wortfolge "Cross Marketing" mit dem deutschen Wort "Produktion". Eine beschreibende Verwendung des Gesamtbegriffs lässt sich nach der Recherche

des Senats nicht feststellen. Der Ausdruck "Cross Marketing" ist aber für den

deutschen Sprachgebrauch lexikalisch belegt als Fachbegriff des Marketings

für eine "Methode zur Mehrfachvermarktung eines [erfolgreichen] Produkts in

Form von verschiedenen Medien, z. B. als Computerspiel, Buch, Fernsehserie" (vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]). Mit dieser Bedeutung war der Begriff auch bereits vor Eintragung der Marke im Jahr

2002 in der allgemeinen Medienberichterstattung gebräuchlich, z. B. Frankfurter Allgemeine (FAZ) vom 4. Mai 1993 - Im Dutzend billiger: "Dieses

"Cross-Marketing" hat allerdings nicht

funktioniert

[…]"; FAZ vom

13. August 2005 - Das Auto gehört zum Film: "Man habe lediglich einen Vertrag über das sogenannte "Cross-Marketing" geschlossen, […]"; Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 20. Februar 2000 - Allianz für Kabelfernsehen und

Internet: "In den Unterlagen ist von einem "cross-marketing" zwischen Fernsehen und Internet die Rede."; SZ vom 14. Oktober 2000 - Nur ja kein Mittelmaß: "Cross-Marketing nennen es die Experten, wenn man die neuen Kleider gleich im neuen Auto nach Hause fährt."; SZ vom 31. Dezember 2001

- Alles Bio: "Außerdem versprechen die Fernseh-Biografien […] somit gute

Möglichkeiten

für das sogenannte Cross-Marketing.";

SZ vom

7. Januar 2003 - Bügeln à la carte: "Cross-Marketing nennen das Experten,

und dieser Trend kommt - wie so viele - aus den USA."; SZ vom

20. September 2004 - Schluss mit dem Discount-Studium?: "Cross-Marketing" nennt sich das, mit Handys von Siemens, wüstentauglichen Geländewagen aus Stuttgart und Hightech-Studium in Deutschland."; SZ vom

3. Mai 2005 - Vater unser to go: "So funktioniert erfolgreiches Cross-Marketing.". Im Sinne einer speziellen Vermarktungsmethode ist das Thema Cross-

Marketing außerdem Gegenstand der Fachliteratur, z. B. Meyer/Schade,

Cross-Marketing - Allianzen, die stark machen: Mit Partnern schneller erfolgreich werden, Göttingen 2007; Muszalik u. a., Cross-Marketing im Food-

Sektor, Wissenschaftliche Studie, 2004.

Ebenfalls belegt ist nach der vom Senat durchgeführten Recherche der Begriff "Marketingproduktion", der die Herstellung von Katalogen, Prospekten,

Preislisten usw. bezeichnet, die im Marketing zur Kommunikation von Produktdaten benötigt werden, z. B. www. competence-site.de - "Media Asset

Management für effiziente Marketing-Produktionsabläufe. […] Die Produktion

von Marketingmaterialien wird hauptsächlich aus Kreativität und Inspiration

genährt."; www.reinisch.de - Weniger Produktions- und Prozesskosten durch

automatisierte Marketingproduktion."; www.softguide.de - "Die Software ist

speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen

zugeschnitten, die aus einer Datenquelle automatisierte Marketingproduktion

betreiben wollen."; www.infolox.de - "Automatisierte Marketingproduktion bei

JUNKERS! infolox automatisiert Katalogerstellung bei JUNKERS und verpasst dem Katalog gleichzeitig ein neues Gesicht".

1.2. Als Kombination bekannter und ohne weiteres verständlicher Begriffe erschöpft sich die Angabe "Cross Marketing Produktion" in Verbindung mit den

Waren "Druckereierzeugnisse" in dem Sachhinweis auf Waren, die sich

thematisch mit der Cross Marketing Produktion befassen oder das Ergebnis

einer solchen Produktion sind. Denn dieser Oberbegriff umfasst neben Büchern und Zeitschriften auch Prospekte, Kataloge und sonstige gedruckte

Marketingmaterialien. Hinsichtlich der Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung", die sowohl das Erbringen von Marketingdienstleistungen als

auch die Produktkommunikation im Rahmen der Geschäftsführung umfassen, erkennt der angesprochene Fachverkehr lediglich den beschreibenden

Hinweis auf Dienstleistungen, die auf die Marketingproduktion im Rahmen

des Cross Marketing ausgerichtet sind und versteht das Zeichen auch

insoweit nicht als betrieblichen Herkunftshinweis. Dass sich der Anordnung

der einzelnen Bestandteile nicht eindeutig entnehmen lässt, ob sich der Begriff "Marketing" auf das Wort "Cross" oder auf "Produktion" bezieht, steht

der Annahme einer beschreibenden Bedeutung nicht entgegen. Es genügt,

dass die Wortfolge in einer ihrer möglichen Bedeutungen einen beschreibenden Aussagegehalt aufweist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIO-

MILD; GRUR 2004, 146, Rn. 32 - DOUBLEMINT). Auch die Art der Zeichenbildung durch Kombination eines englischen Ausdrucks mit dem eingedeutschten Wort "Produktion" führt zu keinem anderen Ergebnis. Zum einen

ist der Unterschied zu dem entsprechenden englischen Wort "Production" so

gering, dass er von der Mehrzahl der angesprochenen Verbraucher überhaupt nicht oder jedenfalls nicht als regelwidrig wahr genommen wird. Zum

anderen ist das Publikum im Bereich der Werbesprache aufgrund der Vielzahl englischsprachiger Fachbegriffe an derartige Kombinationen gewöhnt,

wie z. B. Direct Marketing, Flyererstellung, Media Planung usw..

1.3. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bestand auch bereits im Zeitpunkt der Eintragung der Marke im November 2002. Die erste

ermittelte Verwendung des Begriffs "Cross Marketing" datiert, wie oben ausgeführt, aus dem Jahr 1993, weitere Verwendungen sind für die Jahre 2000

bis 2005 dokumentiert. Für die Allgemeinsprache ist der Begriff jedenfalls ab

dem Jahr 2005 lexikalisch belegt (vgl. Duden, Fremdwörterbuch, 2005). Berücksichtigt man die Tatsache, dass nur solche Begriffe zu einem lexikalischen Eintrag führen, die sich im Sprachgebrauch nachweisen lassen, und

die Veröffentlichung eines Wörterbuchs einen zeitlichen Vorlauf erfordert, so

ist davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum den Begriff auch

schon im Jahr 2002 als reine Sachangabe erfasst hat. Für den Bestandteil

"Marketing Produktion" lässt sich der Zeitpunkt einer erstmaligen Verwendung nicht belegen. Bei der Zusammensetzung zweier so gängiger Begriffe

wie "Marketing" und "Produktion" sieht der Senat aber keine Anhaltspunkte

für einen Bedeutungsgehalt, der den Verkehr von der Vorstellung eines

Sachhinweises wegführen könnte.

2.

Hingegen lässt sich der Wortfolge für die Waren "Papier, Pappe (Karton) und

Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel; Fotografien; Drucklettern; Druckstöcke; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" kein im Vordergrund stehender Begriffinhalt zuordnen. Es handelt sich dabei um Waren, die weder einen thematischen Inhalt

aufweisen noch üblicherweise Gegenstand der Marketingproduktion im oben

beschriebenen Sinne (s. Ziffer 1.1.) sind. Selbst unter Berücksichtigung der

Tatsache, dass insbesondere Papierwaren, Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen im Rahmen des Cross Marketing als Werbeträger eingesetzt

werden können, bleibt der Bedeutungsgehalt unklar. Denn es lässt sich nicht

feststellen, dass die Herstellung derartiger Werbeträger mit dem Begriff "Marketingproduktion" beschrieben wird, so dass es am engen beschreibenden

Bezug zwischen diesen Waren und dem Bedeutungsgehalt des Zeichens

fehlt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Bezüglich dieser

Waren war der Beschluss der Markenstelle daher aufzuheben.

3.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Hu