BPatG Beschluss vom 23.09.2008 – 27 W (pat) 118/07

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 118/07

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

23. September 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

…

betreffend die Marke 396 02 433 (S 283/05 Lösch)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 23. September 2008 durch den Richter Schwarz als

Vorsitzenden, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin hat am 16.12.2005 (Eingang 17.12.2005) die Löschung der am

5. September 1996 für

Klasse 9:

Verbindungselemente

für Kommunikations- und Datennetze,

nämlich mit elektrischen Kontakten versehene Anschluss-, Trenn

und Schaltleisten, Anschlussdosen; Kabelführungen und -abfangungen, Verbindungskabel und

-schnüre, Lichtwellenleiter,

Stecker, Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Lichtwellenleiterkupplungen, Schutzmagazine und - elemente, Schirmabfangungen, Abdeckstreifen, Anschlussteile, -gestelle, Profilstangengestelle und Gehäuse

für die vorgenannten Verbindungselemente, insbesondere zur Verwendung in Haupt- und

Nebenverteileranlagen, Kabelverzweigern, Verzweigungspunkten

und Endverschlüssen; Einschübe für Gehäuse; optische und

elektronische Bauelemente und Geräte (soweit

in Klasse 9

enthalten), Modems und Datenverarbeitungsprogramme (soweit in

Klasse 9 enthalten) für Kommunikations- und Datennetze

eingetragenen Marke Nr. 396 02 433

LSA Profil

wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bösgläubigkeit beantragt.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

Beschluss vom 27. Juni 2007 (S 283/05 Lösch) den Antrag zurückgewiesen, weil

der angegriffenen Marke weder die erforderliche Unterscheidungskraft fehle noch

die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Zwar lasse sich

der Bestandteil „LSA“ in der angegriffenen Marke im Sinne von „löt-, schraub- und

abisolierfrei“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren verstehen, allerdings verleihe der weitere Bestandteil „Profil“ der angegriffenen Marke die

erforderliche Unterscheidungskraft, weil er selbst auf dem hier einschlägigen

technischen Warenbereich keine eindeutige Bedeutung aufweise, so dass der

Gesamtmarke kein eindeutiger beschreibender Bedeutungsgehalt für die beanspruchten Waren zukomme; ein solcher ergebe sich vielmehr erst nach mehreren

analytischen Schritten, was für die Verneinung der Unterscheidungskraft aber

nach ständiger Rechtsprechung nicht ausreiche. Damit sei die angegriffene Marke

aber weder freihaltungsbedürftig noch fehle ihr die Unterscheidungskraft. Auch

eine Bösgläubigkeit der Anmelderin liege nicht vor, weil der von der Widersprechenden geltend gemachte Grund, dass sie bei der Anmeldung selbst von der

Schutzunfähigkeit ausgegangen sei, für eine Bösgläubigkeit nicht ausreiche.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie

bestreitet, dass der weitere Markenteil „Profil“ mehrdeutig und nicht beschreibend

sei, insbesondere werde er von der Markeninhaberin selbst beschreibend verwendet. Der beschreibende Begriffsinhalt der angegriffenen Marke erfasse dabei

- wie sie im Einzelnen weiter ausführt - sämtliche beanspruchten Waren.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-

und Markenamtes aufzuheben und die Marke Nr. 396 02 433 zu

löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet, dass sie selbst die angegriffene Marke beschreibend verwende; die

von der Widersprechenden genannten Belegstellen bezögen sich vielmehr, wie

ihnen ohne weiteres entnommen werden könne, durchweg auf die Marke und

stellten keine Warenbeschreibung dar. Ein(e) löt-, schraub- und abisolierfreie

Profil(stange) gebe es nicht; sie könne daher auch kein Merkmal der beanspruchten Waren darstellen.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung

hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den

Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung der angegriffenen Marke nach

§§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10 MarkenG zurückgewiesen.

1. Da die Antragstellerin eine Bösgläubigkeit der Anmelderin im Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend gemacht hat, sind weitere Ausführungen hierzu

entbehrlich. Im Übrigen hatte die Markenabteilung den im Verfahren vor dem Amt

allein geltend gemachten Grund als für die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht

ausreichend bewertet. Sonstige Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit waren

darüber hinaus weder geltend gemacht worden noch anderweitig ersichtlich.

2. Der Senat teilt auch die Einschätzung der Markenabteilung, dass ein Löschungsgrund fehlender Unterscheidungskraft (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG) nicht vorliegt.

a) Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht auf die Vorgaben des Art. 3

Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl.

Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV

wortidentisch ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen

nach Art. 234 EGV allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch

für die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Unterscheidungskraft“ in

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und

für alle nationalen Gerichte bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer

angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die

Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die

Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren soll, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden

(vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927

[Rz. 30] – Philips/Remington;

GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID).

Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten

Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die

anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen

anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die

Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese

nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung

beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] - Libertel;

GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten

Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen

von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002,

924, 930

[Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190

[Rz. 41]

- Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung nicht

der Fall, weil nicht feststellbar ist, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Eintragung und

zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag nur einen im

Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163

m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Zwar reicht hierfür aus,

dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine

sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein

Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR

2003, 58, 59

[Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453

[Rz. 32]

- DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109

[Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen

Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen

infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - nicht hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer

schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109

[Rz. 98] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] - BIOMILD;

GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] - BioID;

MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - CELLTECH). Diese Voraussetzungen sind

aber nach den getroffenen Feststellungen nicht erfüllt.

c) Zwar ist davon auszugehen, dass der Markenbestandteil „LSA“ als „löt-,

schraub- und abisolierfrei“ den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es

sich um Fachleute handelt, verständlich ist. Dies entspricht den von der Antragstellerin bei Antragstellung vorgelegten Belegen insbesondere aus Abkürzungsverzeichnissen und wird auch von der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren nicht in Abrede gestellt.

Allerdings lässt sich anhand der vorgelegten Belege nicht ermitteln, dass auch der

weitere Bestandteil „Profil“ von einer nicht nur unerheblichen Zahl der Abnehmer

nur als warenbeschreibend verstanden wird.

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke kommt es hierbei

aber nicht darauf an, ob es ein „löt-, schraub- und abisolierfreies Profil“ gibt;

vielmehr würde die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke schon dann

entfallen, wenn die beanspruchten Waren zwei unterschiedliche Merkmale

aufweisen, von denen eines (was zwischen den Beteiligten nunmehr außer Streit

steht) mittels „LSA“ als „löt-, schraub- und abisolierfrei“ und ein anderes mit dem

Begriff „Profil“ beschrieben wird, sofern die Kombination beider Begriffe keinen

über die bloße Addition zweier beschreibender Sachbedeutungen hinausgehenden abweichenden Gesamtbegriff ergibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681

[Rz. 39 f.] - BIOMILD). Der erste Markenteil muss also nicht zwangsläufig allein

eine adjektivische Einschränkung des zweiten Begriffs sein, vielmehr reicht es

aus, wenn die Abnehmer die Marke als (beschreibende) Benennung zweier

verschiedener Merkmale der beanspruchten Waren verstehen.

Dies lässt sich aber nach den vorgelegten Unterlagen nicht feststellen. Auch wenn

die beanspruchten Waren (unstreitig) löt-, schraub- und abisolierfrei sein können,

so dass der angesprochene Fachverkehr dem Markenteil „LSA“ nur eine

warenbeschreibende Bedeutung entnimmt, bedeutet dies nicht, dass dies auch bei

dem weiteren Bestandteil „Profil“ der Fall ist. Zwar steht der Begriff „Profil“, der

verschiedene Bedeutungen haben kann (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], Stichwort „Profil), u. a. auch für

„charakteristisches Erscheinungsbild, Gesamtheit von (positiven) Eigenschaften,

die unverwechselbar typisch für etwas sind, Längs- od. Querschnitt u. Umriss,

vorgeformtes Bauteil verschiedenen Querschnitts“; in dieser für sich genommen

nichts sagenden Allgemeinheit wird der Fachverkehr dem Begriff aber in Zusammenhang mit den hier zu betrachtenden Waren kaum eine bestimmte oder

zumindest bestimmbare Bedeutung entnehmen können, aufgrund derer er geneigt

ist, diesem Begriff, wenn er ihn zusammen mit den beanspruchten Waren

wahrnimmt, nur einen warenbeschreibenden Sinn zu entnehmen. Etwas Anderes

ergibt sich auch nicht aus den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen, bei

denen es sich weitgehend um Produktbeschreibungen der Markeninhaberin handelt; zwar wird dort beispielsweise ausdrücklich davon gesprochen, dass die

Anschluss-, Trenn- und Erddrahtleisten ein - näher definiertes - „Profil“ (vgl. Bl. 93

GA), einen „Profilabstand“ (vgl. Bl. 95 GA) oder einen „Profilrahmen“ (vgl. Bl. 101

GA) aufweisen, aus „Profilstangen“ bestehen (vgl. Bl. 99 GA), eine „Profilstangen-Bauweise“ ermöglichen (vgl. Bl. 100 GA) oder ein „Profilgestell“ haben (vgl.

Bl. 102 GA). Auch die Patentschrift EP 0 304 393 A2 der Markeninhaberin (vgl.

Bl. 104 ff. GA) stellt bei der Angabe der Aufgabenlösung maßgeblich auf das

(näher bezeichnete) Profil der verwendeten Profilschienen ab. In allen diesen

Fällen ist es aber erforderlich, den Begriff „Profil“ mit konkreten weiteren Aussagen

zu verbinden, wodurch sich erst bei dem angesprochenen Verkehr eine bestimmte

konkrete beschreibende Bedeutung einstellt; ohne diese zusätzlichen Angaben

besteht für ihn demgegenüber kein Anlass, dem für sich genommenen nichtssagenden Begriff „Profil“ eine bloße beschreibende Bedeutung für die gekennzeichneten Waren zu entnehmen. Damit wird in Form eines „sprechenden

Zeichens“ zwar ein bestimmtes Merkmal der gekennzeichneten Waren angedeutet

(weswegen dem Gesamtzeichen, das mit dem Bestandteil „LSA“ einen eindeutig

erkennbaren beschreibenden Begriff enthält, nur eine am untersten Rand liegende

Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist), wegen seiner Vagheit und Unbestimmtheit

kann dem Bestandteil „Profil“ aber die Eignung, die gekennzeichneten Waren

(auch) nach ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu kennzeichnen,

aber nicht völlig abgesprochen werden. Dies wird auch in den vorgelegten

Unterlagen der Anmelderin selbst deutlich, denn soweit er dort zusammen mit

dem weiteren Bestandteil „LSA“ verwendet wird, wird der Verkehr schon wegen

der sich aus dem beschreibenden Text heraushebenden Schreibweise des Gesamtzeichens eher dazu neigen, diesem eine herkunftshinweisende Bedeutung zu

entnehmen und es damit als Marke anzusehen.

3. Da sich somit ein bloß warenbeschreibender Sinngehalt der Gesamtmarke nicht

feststellen lässt, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche

Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann und die Markenabteilung

aus diesem Grund den Löschungsantrag der Antragstellerin zu Recht zurückgewiesen hatte, war ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde der Erfolg zu versagen.

4. Für eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen keine

Gründe, so dass es bei dem Grundsatz zu verbleiben hat, dass jeder Beteiligte

seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Schwarz

Kruppa

Kopacek

Me