BPatG Beschluss vom 05.11.2008 – 28 W (pat) 160/07

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 160/07

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

5. November 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 306 47 541. 3/10

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 5. November 2008 unter Mitwirkung

des

Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell 08.05

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Angemeldet ist die Wortmarke

I.

SMARTMIX

für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 5 und 10

„zahnärztliche Füllmittel, Befestigungsmaterialien und Abdruckmaterialien; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für

zahnärztliche Zwecke;

chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere Spritzen zum Applizieren von zahnärztlichen

Füllmitteln“.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes, vom 15. Februar

2007, gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen und die Frage eines

bestehenden Freihaltungsbedürfnisses ausdrücklich offen gelassen. Zur Begründung wurde ausgeführt, bei dem angemeldeten Begriff handle es sich um eine

sprachregelgerechte Verbindung zweier beschreibender Wörter, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in werbeüblicher Weise auf eine

gerätetechnisch intelligent ausgestaltete Mischung hinweise und damit auf die

Gattung der fraglichen Waren bzw. deren Zweckbestimmung. Vom angesprochenen Verkehr werde sie daher nur als Sachhinweis verstanden werden, nicht

aber als betrieblicher Herkunftshinweis.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie vor, der Bestandteil „SMART“ sei als beschreibende Angabe

allenfalls im Zusammenhang mit Geräten gebräuchlich, wie sie vorliegend aber

nicht beansprucht würden. Bereits aus diesem Grund, darüber hinaus aber auch

wegen seiner lexikalisch belegbaren Mehrdeutigkeit vermittle der fragliche Bestandteil der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft und

nehme ihr jeden eindeutig beschreibenden Aussagegehalt. Diese Wertung werde

auch durch die Voreintragung derselben Wortmarke für die Anmelderin sowie

durch Eintragungen von gleichlautenden Wortmarken durch das Harmonisierungsamt aus den Jahren 2004 und 2006 bestätigt.

Mit gerichtlichem Zwischenbescheid vom 28. Oktober 2008 hat der Senat der

Anmelderin Fundstellen zur Gebräuchlichkeit der Sachbegriffe „Smart“, „intelligent“, „Mix“, „Mischung“ und „Automix“ auf dem hier einschlägigen Produktsektor

übermittelt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten

Marke stehen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Wortkombinationen wie das vorliegend angemeldete Markenwort „SMARTMIX“

sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie

dazu dienen können, im Verkehr relevante Produktmerkmale zu beschreiben (vgl.

EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2000, 211, 212

- FÜNFER). Diese Eignung zur Merkmalsbeschreibung kann dabei auch neuen

Begriffsbildungen zukommen, wenn sie in ihrem beschreibenden Sinngehalt allgemein verständlich sind.

Nach den Feststellungen des Senats wird der Bestandteil „MIX“ auf dem hier

einschlägigen Dentalsektor bereits seit längerem als Sachbegriff verwendet (vgl.

etwa H. Bucksch, Wörterbuch der Zahnmedizin und Zahntechnik, S. 805 - „to mix

= (an)mischen, (an)rühren“; sowie die im Jahr 2002 veröffentlichte Patentschrift

EP 20020002151 - „zur Darreichung in Automix-Systemen darzubietende dentale

Abformmasse“; sowie unter http://www.degudent.de/Kommunikation_und_Service/Download/Keramik/Direktvertrieb/Duceram_Kiss/Duceram_Kiss_GB_d.pdf

-

Stichwort „Mix“). Ebenso geläufig ist dem hier angesprochenen Fachpublikum das

ursprünglich englischsprachige, inzwischen aber auch im Deutschen allgemein

gebräuchliche Wort „Smart“, mit seinen Begriffsgehalten „intelligent, clever,

schlau, geschäftstüchtig“. Der Begriff „SMART“ ist dabei nicht etwa nur als

Hinweis auf gerätetechnische Intelligenz im Zusammenhang mit EDV-Produkten

nachweisbar, sondern wird darüber hinaus auch für eine Vielzahl anderer Waren

mit einer selbständigen bzw. situationsgerechten Funktionsweise verwendet, die

sich durch besonders vorteilhafte Problemlösungen auszeichnen. In diesem Sinne

findet der Begriff „smart“ bzw. sein deutschsprachiges Pendant „intelligent“ auch

bei Dentalprodukten entsprechende Verwendung. Hierzu hat der Senat die Anmelderin mit Fundstellen konfrontiert, die den dargestellten Sachverhalt mit Formulierungen wie „smart dental products“, „smart ceramics“, „intelligente Keramik“,

„schnell und

intelligent

(Bonding-Systeme),

„intelligente Lösungen“

(Verblendkeramiken), „intelligenter Anwendung“ (Abformmaterialien), „Easy - Quick

- Unique - Intelligent - Aesthetic“ (Füllungszement) belegen. Die Eignung des

Begriffs „SMART“ im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Produkten zur

Merkmalsbeschreibung dienen zu können, veranschaulicht im Übrigen auch die

von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Produktbeschreibung einer ihrer Lizenznehmer. Dort heißt es u. a. „Smartmix - Die clevere

… Doppelspritze - automatisch anmischen und direkt applizieren.“

Vor diesem Hintergrund stellt sich die angemeldete Marke als sprachregelgemäße

Aneinanderreihung zweier beschreibender Angaben dar, aus der sich ein ebenfalls beschreibender Gesamtbegriff ergibt, der in seiner Bedeutung „intelligenter,

cleverer Mix“ bzw. „intelligentes (An)-Mischen“ nicht über die bloße Summe seiner

beiden Bestandteile hinausgeht. Vielmehr erschöpft sich das Markenwort in einer

produktbeschreibenden, anpreisenden Aussage über bestimmte Wareneigenschaften bzw. den Bestimmungszweck der fraglichen Produkte (vgl. hierzu auch

EuGH GRUR 2004, 680, 682, Rdn. 43 – BIOMILD). Somit ist von einem

schutzwürdigen Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit der angemeldeten Bezeichnung auszugehen, das einer markenrechtlichen Monopolisierung des Markenworts zugunsten der Anmelderin entgegensteht (EuGH GRUR

Int. 2004, 631, 634, Rdn. 48 - Dreidimensionale Tablettenform I). Dieses Freihaltungsbedürfnis wird auch nicht durch den Umstand beseitigt, dass dem

Markenwort „SMARTMIX“ aufgrund der Mehrdeutigkeit des Wortbestandteils

„SMART“ durchaus verschiedene Bedeutungsgehalte zugeordnet werden können.

Denn nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Wortzeichen bereits

dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es - wie hier - zumindest in einer

seiner möglichen Bedeutungen ein wesentliches Merkmal der fraglichen Waren

bezeichnet (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146, Rdn. 32 - Doublemint). Für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es

auch nicht entscheidend, ob eine beschreibende Angabe für die konkret beanspruchten Waren bereits verwendet wird oder ob den Mitbewerbern zur Beschreibung der fraglichen Produktmerkmale ggf. andere Angaben zur Verfügung

verbleiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 57 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke ist somit bereits nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der

Eintragung ausgeschlossen. Ihr fehlt zudem jegliche Unterscheidungskraft gemäß

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einer

Marke innewohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel

für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens

gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr. BGH,

GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Die Herkunftsfunktion der Marke muss dabei

aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher immer klar im Vordergrund

stehen. Weitere mögliche Funktionen - wie beispielsweise eine Werbefunktion -

dürfen daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein (vgl. EuGH GRUR 2004,

1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass beschreibenden Angaben i. S. v. § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gleichzeitig auch die erforderliche Unterscheidungskraft

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff.,

Rdn. 19 - BIOMILD; EuG MarkenR 2006, 557, Rdn. 34 - map&guide; BGH GRUR

2001, 1151, 1152 - marktfrisch; sowie Hacker, Markenrecht, Rdn. 127 m. w. N.).

Zwar unterscheidet sich die Rechtsprechung des EuGH und des EuG von der des

BGH insoweit, als EuGH und EuG hervorheben, beschreibenden Angaben und

Zeichen fehle „zwangsläufig“ die Unterscheidungskraft, während der BGH davon

spricht, dass solchen Angaben „regelmäßig“ auch die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen sei (vgl. etwa BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Für den vorliegenden Fall ergeben sich hieraus jedoch keine unterschiedlichen

Wertungen. Aufgrund des klar im Vordergrund stehenden produktbezogenen

Aussagegehalts werden die angesprochenen Fachkreise das angemeldete Markenwort als schlagwortartigen beschreibenden Sachhinweis werten und in ihm

nicht - wie es zwingend erforderlich wäre - in erster Linie einen Hinweis auf die

betriebliche Herkunft der fraglichen Waren entnehmen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Die von der Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung angeführten Voreintragungen begründen kein anderes Ergebnis. Zum einen können die konkreten

Umstände, die zu diesen Eintragungen geführt haben, nicht mehr ermittelt werden.

Zudem ist davon auszugehen, dass auf dem hier maßgeblichen Warensektor

durch die Entwicklung neuer Werkstoffe, Techniken und Fertigungsverfahren

fortlaufend erhebliche Veränderungen im Marktgeschehen stattfinden. Im Zusammenhang mit den konkreten Feststellungen des Senats veranschaulicht dieser

Aspekt, dass die sprachüblich gebildete Wortkombination „Smartmix“ jedenfalls

aktuell zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen kann.

Darüber hinaus dokumentiert die vorliegende Fallgestaltung ganz allgemein die

Notwendigkeit einer ausschließlich am konkreten Einzelfall orientierten Entscheidung, die beim Vorliegen begründeter Anhaltspunkte auch von vorausgegangenen

Eintragungen abweicht. Unabhängig davon bleibt aber generell darauf hinzuweisen, dass es für die vorliegende Beschwerde grundsätzlich nicht darauf ankommen kann, ob und ggf. wie oft identische Wortmarken bereits eingetragen

wurden. Dieser Grundsatz ist durch verschiedene Entscheidungen des EuGH zum

Gemeinschaftsmarkenrecht sowie durch die Rechtsprechung des BGH immer

wieder bestätigt worden (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 -

BioID; BGH WRP 2008, 1428, Rdn. 18

- Marlene-Dietrich-Bildnis,

jeweils

m. w. N.). Im Übrigen wird sowohl von der europäischen Markenrichtlinie als auch

vom Markengesetz anerkannt, dass schutzunfähige Marken durch Fehlentscheidungen ins Register gelangen können, weshalb beide ein eigenständiges

Verfahren für die Löschung solcher Marken vorsehen.

Stoppel

Werner

Schell

Me