Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 20.11.2008 – 17 W (pat) 156/05
17. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
17 W (pat) 156/05 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2004 034 554.6-34
hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr
…
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung am 20. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und
der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung 08.05
beschlossen:
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Am 17. Juli 2004 ist ein Patent mit der Bezeichnung
„Tastschalter“
unter der Nummer 10 2004 034 554.6-34 beim Deutschen Patent- und Markenamt
angemeldet worden.
Am 13. April 2005 hat die Prüfungsstelle für Klasse H01H einen Prüfungsbescheid
erlassen. Darin beanstandet sie u. a., dass der Patentanspruch 1 nicht klar sei. So
seien im Patentanspruch nur teilweise Bezugszeichen angegeben, weswegen er
teilweise nur schwer verständlich sei. Darüber hinaus sei der Abstand „P“ weder in
der Bezugszeichenliste noch in der einzigen Figur enthalten. Weiterhin sei die
Wirkungsangabe des Stößels bezüglich der „Vorspannung“ missverständlich. Der
Patentanspruch lasse daher ohne Zuhilfenahme der Beschreibung nicht zweifelsfrei erkennen, was unter Schutz gestellt werden solle und sei somit nicht gewährbar. Die Prüfungsstelle stellte eine Patenterteilung in Aussicht, falls die von
ihr genannten und aufgezählten Unklarheiten beseitigt würden.
Auf diesen Bescheid der Prüfungsstelle hat die Anmelderin eine Würdigung des
Standes der Technik sowie einen überarbeiteten Satz Patentansprüche eingereicht, der, wie von der Prüfungsstelle gefordert, vollständig Bezugszeichen enthält. Die Anmelderin schließt sich jedoch der Prüfungsstelle nicht an, soweit diese
die ursprünglichen Anmeldeunterlagen für „nicht ganz klar“ hält. Die von der
Prüfungsstelle vorgeschlagenen Änderungen hält sie deshalb nicht für erforderlich,
vielmehr zum Teil sogar für unzulässige Erweiterungen. Sollte sich die Prüfungsstelle dem nicht anschließen können, bittet sie die Prüfungsstelle um Erläuterung bzw. hilfsweise um Anhörung.
Am 9. September 2005 hat die Prüfungsstelle für Klasse H01H die Patentanmeldung zurückgewiesen. Patentanspruch 1 lasse ohne Zuhilfenahme der Beschreibung nicht klar erkennen, was unter Schutz gestellt werden solle. Dies habe
sie bereits gerügt. Zwar enthalte der geltende Patentanspruch 1 nunmehr
durchgängig Bezugszeichen, ansonsten sei er jedoch gegenüber den bislang
geltenden und insbesondere bezüglich der gerügten Unklarheiten unverändert
geblieben. Er sei daher nicht geeignet, ein zweifelsfreies Schutzbegehren zu
begründen und folglich nicht gewährbar. Die hilfsweise beantragte Anhörung sei
nicht sachdienlich. Die beanstandeten Mängel seien im Bescheid vom 13. April
2005 dargelegt und ein Vorschlag zur Klarstellung gemacht worden. Dagegen
habe die Anmelderin die von der Prüfungsstelle bemängelten unklaren Formulierungen bestritten und darauf beharrt, dass diese unverändert in Patentanspruch 1 verblieben. Damit hätten sich gefestigte und gegensätzliche Auffassungen bezüglich der Klarheit der bemängelten Merkmale gegenübergestanden. Dem
Antrag auf Gewährung einer Anhörung habe deshalb mangels Sachdienlichkeit
nicht entsprochen werden können. Weiterhin seien auch keine Fragen mehr offen
gewesen, die in einer Anhörung hätten geklärt werden müssen.
Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der
sie beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen sowie die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten. Die Prüfungsstelle habe
festgestellt, daß dem Patentbegehren kein patenthindernder Stand der Technik
entgegenstehe, sondern dass die Patenterteilung aufgrund formaler Mängel nicht
möglich sei. Zu Recht bemängelte formale Mängel aber seien durch die Anmelderin behoben worden. Auf die bestehende Diskussionsbereitschaft der Anmelderin sei mehrfach hingewiesen worden. Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle gehe nicht auf die von der Anmelderin vorgetragenen Bedenken ein.
Die beantragte Anhörung habe die Prüfungsstelle als nicht sachdienlich zurückgewiesen und ausgeführt, die Anmelderin „beharre darauf“ und es stünden sich
erheblich gefestigte und gegensätzliche Auffassungen gegenüber, weshalb eine
Anhörung nicht sachdienlich sei. Dem werde entschieden widersprochen. In ihrer
Bescheidserwiderung habe die Anmelderin zunächst ihren Standpunkt dargelegt
und darauf hingewiesen, dass nicht alle Änderungswünsche der Prüfungsstelle
zwangsläufig berechtigt seien. Darüber hinaus habe die Anmelderin mehrmals
betont, dass sie diskussionsbereit sei und die Prüfungsstelle um Erläuterungen
und Hinweise auf mögliche Rechtsgrundlagen gebeten. Daraus hätte die Prüfungsstelle entnehmen können, dass trotz gegensätzlicher Auffassungen eine
Anhörung mit entsprechender Diskussion sinnvoll und zielführend gewesen wäre.
Bei der ersten Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid könne es sich keinesfalls
um eine „beharrliche Weigerung“ der Anmelderin handeln.
Am 1. Februar 2008 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Feststellung
getroffen, dass die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen gilt. Die Anmelderin hat den Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufrechterhalten.
II.
Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig. Auch nach
Rücknahme der Anmeldung kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden (§ 80 Abs. 4 PatG). Dabei kann die Rücknahme der Anmeldung
auch auf einer gesetzlichen Fiktion wie derjenigen des § 58 Abs. 3, 2. Alt. PatG
beruhen (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 113).
Der Antrag hat Erfolg. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann das Patentgericht anordnen,
dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind alle Umstände des Falles unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen
(Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21). Die Billigkeit der Rückzahlung
kann sich danach aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und
Markenamt ergeben (Schulte, a. a. O., § 80 Rdnr. 110 ff.), wenn diese für die
Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Ursächlich in diesem Sinne ist ein
Verstoß, wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen ist, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen wäre
und er deshalb die Beschwerde für notwendig halten durfte. Dies ist hier der Fall.
Die Prüfungsstelle hätte weder die beantragte Anhörung ablehnen dürfen noch
entsprach ihre Vorgehensweise einer angemessenen Sachbehandlung.
Bereits die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt für sich
einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar, denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhörung wäre sachdienlich
gewesen. Sachdienlich ist eine Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren einmal
(BPatGE 18,30). Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann,
insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche
Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung
kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe
dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 f.). Bei der Nachprüfung
der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O.,
§ 46 Rdnr. 8; BPatGE 24, 44).
Im vorliegenden Fall ist aber der Beurteilungsspielraum des Prüfers überschritten
worden, da objektive, die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigende
Gründe nicht ersichtlich sind. Insbesondere gab das Verhalten der Anmelderin
gerade keinen Anlass für die Vermutung, dass eine Annäherung der gegensätzlichen Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhörung
das Verfahren lediglich verzögere.
Die Anmelderin hat nämlich den im einzigen Prüfungsbescheid von der Prüfungsstelle geäußerten Bedenken jedenfalls teilweise Rechnung getragen und
eine Würdigung des Standes der Technik sowie einen Satz Patentansprüche
eingereicht, der - wie von der Prüfungsstelle gefordert - vollständig Bezugszeichen
enthalten hat. Soweit die Prüfungsstelle die Anmeldeunterlagen für „nicht ganz
klar“ gehalten hat, hat die Anmelderin ihre gegenteilige Ansicht unter ausführlicher
Erläuterung ihrer Auffassung dargelegt. Dabei hat sie sich eingehend, ausführlich
und auf technischen Sachverstand gestützt mit den Bedenken der Prüfungsstelle
auseinandergesetzt (vgl. BPatG 7 W (pat) 57/03) und beispielsweise geltend
gemacht, dass einzelne von der Prüfungsstelle vorgeschlagene Formulierungen
als unzulässige Erweiterungen aufgefasst werden könnten. Gleichzeitig hat sie bei
einer weiterhin abweichenden Auffassung der Prüfungsstelle um Erläuterung bzw.
hilfsweise Anhörung gebeten. Dies zeigt eine grundsätzliche Bereitschaft der
Anmelderin, sich mit den Beanstandungen der Prüfungsstelle auseinanderzusetzen. Eine beharrliche Weigerung der Anmelderin zur Klarstellung der Ansprüche vermag der Senat in diesem Verhalten nicht zu erkennen, vielmehr kann
das Handeln der Anmelderin bei der gebotenen wohlwollenden Betrachtung
durchaus als verhandlungsbereit verstanden werden. Damit wäre auch keine
Verfahrensverzögerung eingetreten.
Die Vorgehensweise der Prüfungsstelle zeigt darüber hinaus keine angemessene
Sachbehandlung. Die Prüfungsstelle hat der Anmelderin bereits eine Patenterteilung in Aussicht gestellt. Eine solche trotz der erklärten Diskussionsbereitschaft
und Mitarbeit der Anmelderin an Formalien scheitern zu lassen, ist jedenfalls beim
vorliegenden Verfahrensablauf unangemessen.
Es vermag kein anderes Ergebnis zu begründen, dass die Anmelderin die Jahresgebühr nicht beglichen hat und die Anmeldung deshalb als zurückgenommen
gilt, da die Vorgehensweise der Prüfungsstelle für die Einlegung der Beschwerde
kausal war.
Dr. Fritsch
Baumgardt
Dr. Thum-Rung
Eder
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