Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 28.11.2008 – 30 W (pat) 65/07
30. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 65/07
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
28. November 2008
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
…
betreffend die Marke 304 61 780
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 15. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin
Hartlieb
beschlossen:
1.
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke
wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Juli 2007 insoweit
aufgehoben, als darin die Marke 304 61 780 hinsichtlich der
Waren „Seifen, Parfümeriewaren, Haarwässer, Zahnputzmittel, Babykost, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel,
Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide“ gelöscht wurde. Der Widerspruch aus der Marke
258 774 wird auch insoweit zurückgewiesen. Im Übrigen wird
die Beschwerde zurückgewiesen.
2.
Die Beschwerde der Widersprechenden 2) aus der Marke
187 213 wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
Eingetragen seit dem 28. Februar 2005 unter der Nummer 304 61 780 - nach teilweiser Beschränkung im Widerspruchsverfahren - für die Waren
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel
zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse
sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Sanitärprodukte
für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke;
Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen
Tieren; Fungizide, Herbizide chirurgische, ärztliche, zahn- und
tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen,
Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial (zum Fettdruck s. u.)
ist die Wortmarke
DOLORFEN.
Widerspruch wurde beschränkt - nämlich ausgenommen gegen Wasch- und
Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel - erhoben aus der
unter der Nummer 258 774 am 18. Januar 1921 für
Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate,
Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, diätetische Nährmittel
eingetragenen Wortmarke
Dolormin
gestützt auf die Waren in Fettdruck.
Die Benutzung der Widerspruchsmarke
ist bestritten - ausgenommen
für
Schmerzmittel.
Widerspruch wurde weiter erhoben aus der unter der Nummer 187 213 am
17. Januar 1914 für
Pharmazeutische Präparate
eingetragenen Wortmarke
Dolorsan,
deren Benutzung bestritten ist.
Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 258 774 „Dolormin“ teilweise - für die eingangs genannten Waren zur Verdeutlichung in Fettdruck - wegen Verwechslungsgefahr gelöscht und im Übrigen diesen Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, bei sehr ähnlichen bis
identischen Waren, gesteigerter Kennzeichnungskraft
für Schmerzmittel
- ansonsten normaler Kennzeichnungskraft - seien die dann zu fordernden überdurchschnittlichen Anforderungen an den Markenabstand nicht eingehalten. Die
Vergleichsmarken Dolorfen und Dolormin stimmten bis auf die letzte Silbe überein
und wiesen darin eine hohe klangliche Übereinstimmung auf. Der Bedeutungsanklang in der ersten Silbe „Dolor“ an Schmerz sei für den medizinischen Laien nicht
immer erkennbar. Angesichts weitgehender Übereinstimmungen würde der Verkehr die geringen Unterschiede in den Endsilben überhören und bei hoher Warenähnlichkeit beide Marken verwechseln. Darüber hinaus bestehe auch hohe schriftbildliche Ähnlichkeit insbesondere bei Wiedergabe in Großbuchstaben.
Die Markenstelle hat den weiteren Widerspruch aus der Marke 187 213
- Dolorsan“ zurückgewiesen, da bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und
teils enger ähnlichen, teils identischen Vergleichswaren die strengen Anforderungen an den Markenabstand eingehalten seien. Die Wortenden „fen“ und „san“
seien deutlich verschieden, „fen“ klinge wesentlich weicher, auch die Vokale seien
klangverschieden.
Hiergegen haben die Inhaberin der angegriffenen Marke und die Widersprechende 2) Beschwerde eingelegt.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Widerspruchsmarke „Dolormin“ erhoben und die Benutzung lediglich für
Schmerzmittel anerkannt. Darüber hinaus führt sie aus, die Kennzeichnungskraft
von „Dolormin“ sei schwach, da der Bestandteil „Dolor“ in Klasse 5 als Indikationshinweis beschreibend verwendet werde. Im Bereich der Schmerzmittel gebe es
daher zahlreiche Drittmarken mit den Bestandteilen „Dolor“ oder „Dolo“; auch die
Endung „min“ sei verbraucht und kennzeichnungsschwach, der Bestandteil „-fen“
der angegriffenen Marke deute den enthaltenen Wirkstoff an. Für einen erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestünden keine Anhaltspunkte. Beide
Vergleichsmarken seien endungsbetont, die Unterschiede in den Wortendungen
„fen“ und „min“ seien ausreichend deutlich, auch schriftbildlich bestehe keine Ähnlichkeit.
Zur Widerspruchsmarke „Dolorsan“ führt die Inhaberin der angegriffenen Marke
aus, die im relevanten Zeitraum erfolgte Benutzung sei nicht ausreichend, im Übrigen sei der abweichende Bestandteil „san“ allgemein verständlich und erleichtere
die Unterscheidbarkeit der Vergleichsmarken.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
13. Juli 2007 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke
258 774 Dolormin zurückzuweisen,
sowie die Beschwerde der Widersprechenden 2) zurückzuweisen
und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde in beiden Verfahren an, insbesondere im Hinblick auf die behauptete gesteigerte
Kennzeichnungskraft einerseits und die Drittzeichenlage andererseits.
Die Widersprechende 1) beantragt,
die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an zu der
Frage, inwieweit die Kennzeichnungsschwäche von Bestandteilen
einheitlicher Wortmarken zu einem eingeschränkten Schutzbereich führen, insbesondere bei einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke.
Die Widersprechende 1) verweist auf die vorgelegten Benutzungsunterlagen und
macht lediglich eine Benutzung für „Analgetika, Antirheumatika und Migränemittel“
geltend, die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke „Dolormin“ für Schmerzmittel anerkannt.
Die Widersprechende 1) führt aus, die Widerspruchsmarke „Dolormin“ sei ein übliches sprechendes Zeichen, das trotz beschreibender Einzelbestandteile als solches ursprünglich normal kennzeichnungskräftig sei. Dolormin werde für Präparate zur Selbstmedikation umfangreich benutzt, hohe Umsatzzahlen, eine nachgewiesene Empfehlungshäufigkeit sowie eine auf Studien gestützte Markenbekanntheit belegten einen erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Am
Markt befindliche Drittzeichen lägen jedenfalls nicht im Ähnlichkeitsbereich der
Widerspruchsmarke „Dolormin“. Ein erheblicher Teil der Laien erkenne im Bestandteil „Dolo“ keinen beschreibenden Hinweis und werde sich daher nicht an
den verbleibenden Unterschieden der Vergleichsmarken orientieren, auch angesprochene Fachkreise seien nicht immer aufmerksam.
Die Widersprechende 2) beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
13. Juli 2007 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der
Marke 187 213 zurückgewiesen wurde und die angegriffene
Marke zu löschen.
Die Widersprechende 2) führt aus, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei
nach jahrzehntelanger Benutzung und Auslaufen des damit gekennzeichneten
Produkts neu wieder aufgenommen worden. Eine Schwächung der Widerspruchsmarke durch Drittmarken sei nicht gegeben, da deren Benutzungslage
nicht dargelegt sei. Der Bestandteil „Dolor“ präge den Gesamteindruck mit, es bestehe Übereinstimmung in sechs von acht Buchstaben, demgegenüber sei die
Abweichung angesichts der Übereinstimmungen in den Endsilben nicht groß genug. So seien „f“ und „s“ beides weiche Konsonanten, die Vokale „e“ und „a“ jeweils helle Laute. Auch schriftbildlich kämen sich die beiden Vokale sehr nahe.
Hierauf hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede
hinsichtlich der Widerspruchsmarke „Dolorsan“ erhoben. Die Widersprechende 2)
hat Benutzungsunterlagen eingereicht für die Zeiträume 2000 bis 2002 sowie 2006
bis 2007. Die Inhaberin der angegriffenen Marke bestreitet weiter die Benutzung.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
A Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke 304 61 780
- Dolorfen
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Löschung der
angegriffenen Marke auch bezüglich der Waren „Seifen, Parfümeriewaren, Haarwässer, Zahnputzmittel, Babykost, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von
schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide“ angeordnet hat. Hinsichtlich dieser Waren besteht zwischen der angegriffenen Marke Dolorfen und der Widerspruchsmarke Dolormin nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1
Nr. 2 Markengesetz, so dass der Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben
war.
Dagegen erachtet der Senat für die sonstigen von der Löschungsanordnung durch
die Markenstelle umfassten Waren der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr für gegeben, so dass die Beschwerde der Markeninhaberin im Übrigen,
nämlich hinsichtlich der Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke, Pflaster, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, ätherische Öle, Mittel zur Körper und Schönheitspflege“ zurückzuweisen war.
Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad
der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in
st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang;
GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX).
1. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die von der Widersprechenden 1) behauptete und - zuletzt mit der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 12. August 2008 des Herrn A…
zur Benutzung für ein Analgetikum - glaubhaft gemachte Benutzung für Schmerzmittel anerkannt hat, ist von diesen Waren auszugehen, die sich unter die im Warenverzeichnis der Widersprechenden genannten Waren subsumieren lassen.
Folgend der erweiterten Minimallösung, nach der der Markeninhaber nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden soll
(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26 Rdn. 136), ist im Rahmen der Integrationsfrage nicht nur von dem konkreten Arzneimittel auszugehen, für welches
die Marke benutzt worden ist, sondern es sind Arzneimittel der jeweiligen Hauptgruppe - hier HG 05, Analgetika/Antirheumatika - ganz allgemein, insbesondere
ohne eine Beschränkung auf eine Rezeptpflicht oder einen bestimmten Wirkstoff,
zu berücksichtigen und der Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichswaren zugrundezulegen. Eine Berücksichtigung auch für Migränemittel, die unter eine andere Hauptgruppe fallen, ist dann nicht zulässig. Eine weitergehende Benutzung
hat die Widersprechende 1) nicht geltend gemacht.
Danach sind für die Beurteilung der Warenähnlichkeit den von der angegriffenen
Marke „Dolorfen“ beanspruchten Waren die Widerspruchswaren „Analgetika/Antirheumatika“ gegenüber zu stellen.
2. Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter
Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als einander ergänzende Produkte - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben
Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH
GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX).
Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen
können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird und
damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens
(vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 - ASTRO BOY/Boy). Daher liegt eine Warenähnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen
Waren aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist für die Ähnlichkeit der Waren nicht
die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung
des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH GRUR 1999, 731 - Canon II).
Ausgehend von den als benutzt anzusehenden Waren „Analgetika/Antirheumatika“ der Widerspruchsmarke Dolormin besteht für einen Teil der Waren teils Identität, teils enge Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu den Waren
der angegriffenen Marke. So werden „Analgetika/Antirheumatika“ von dem weiten
Warenoberbegriff „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“ der
angegriffenen Marke mitumfasst. Die Ware „Pflaster“ der angegriffenen Marke
weist zwar grundsätzlich eine stoffliche Verschiedenheit zu den Widerspruchswaren auf, kann aber aufgrund auch gebräuchlicher Ausstattung ein Eindringen von
Wirkstoffen über die Haut in den Körper bewirken, z. B. als Rheuma- oder
Schmerzpflaster, so dass enge Ähnlichkeit anzunehmen ist.
„Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische
Zwecke, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke“ lassen sich im Rahmen einer
Behandlung von schmerzhaften oder rheumatischen Erkrankungen als ergänzende Waren verwenden. Für diese Waren der angegriffenen Marke lassen sich
jedenfalls nach den obengenannten Grundsätzen Gemeinsamkeiten bei Verwendung, Vertrieb und Verkaufsstätten feststellen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 11 re. Sp.), so dass ebenfalls
enge Ähnlichkeit anzunehmen ist.
Für einen weiteren Teil ist teils mittlere, teils nur entfernte Ähnlichkeit anzunehmen. „Ätherische Öle, Mittel zur Körper und Schönheitspflege“ können Übereinstimmungen in der stofflichen Beschaffenheit und Zusammensetzung zu den Widerspruchswaren aufweisen, da sie insbesondere im Zusammenhang mit der Behandlung rheumatischer Erkrankungen als beruhigend wirkende Einreibemittel
Anwendung finden können, wobei die Schmerzbehandlung hierbei nicht im Vordergrund steht, so dass lediglich mittlere Ähnlichkeit anzunehmen ist (vgl. Richter/Stoppel a. a. O., S. 14 li. Sp.). Hinsichtlich der weiteren Waren „Seifen, Parfümeriewaren, Haarwässer, Zahnputzmittel, Babykost, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel, Mittel
zur Vertilgung von schädlichen Tieren“ kann zwar grundsätzlich auch eine Verwendung unter medizinischen Gesichtspunkten in Betracht kommen und es können Berührungspunkte hinsichtlich Vertriebsorten und Vertriebswegen bestehen,
deren Verwendungszweck unterscheidet sich jedoch wesentlich von der Indikation
der Widerspruchswaren (vgl. Richter/Stoppel a. a. O., S. 14 li. Sp.).
Hinsichtlich der angegriffenen Waren „Fungizide, Herbizide“ besteht keine Warenähnlichkeit.
Da auch die pharmazeutischen Erzeugnisse der angegriffenen Marke registermäßig keiner Rezeptpflicht unterliegen, sind hierfür wie für die übrigen Waren allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen. Dabei ist aber davon
auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je
nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506
- ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit
zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH
GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).
3. Bei seiner Entscheidung hat der Senat - ausgehend von einer ursprünglich
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzumfang - eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft und einen erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.
Zwar lässt sich in dem in Drittmarken häufig verwendeten Markenbestandteil „Dolor“ ein deutlich beschreibender Anklang an den Sinngehalt von „dolor“ (lateinisch
für Schmerz) erkennen, wodurch sich ein gewisser Hinweis auf das Anwendungsgebiet der Widerspruchswaren ergibt, und auch in dem weiteren ebenso stark verbrauchten und damit kennzeichnungsschwachen Bestandteil „-min“ lässt sich ein
beschreibender Anklang - sei es als Hinweis auf „Mineralien“ oder in Anlehnung
an „Vitamin“ - entnehmen. Aus der jeweils bestehenden Kennzeichnungsschwäche der Einzelbestandteile kann jedoch nicht ohne weiteres auf die Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden. Im Arzneimittelbereich
sind häufig mehr oder weniger deutliche Sachhinweise in den Zeichen enthalten,
die aber regelmäßig nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke
führen, wenn diese insgesamt eine ausreichend eigenständige Abwandlung einer
beschreibenden Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin). Das ist
vorliegend der Fall, da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine sog. sprechende Marke handelt, die aber in ihrer Kombination der kennzeichnungsschwachen Bestandteile eine ausreichende schutzbegründende Eigenprägung aufweist.
Die ursprünglich normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nach
Auffassung des Senats durch langjährige und intensive Benutzung für die als benutzt anzusehenden Waren deutlich gesteigert. Wie sich aus den von der Widersprechenden 1) mit Schriftsatz vom 8. September 2008 vorgelegten und in der
mündlichen Verhandlung erörterten Unterlagen ergibt, weist die Widerspruchsmarke auf dem Bereich Schmerzmittel im Zeitraum vor und zum Anmeldezeitpunkt
der angegriffenen Marke einen hohen Bekanntheitsgrad auf und liegt hinsichtlich
Bekanntheit, Empfehlungshäufigkeit und Verwendung im vorderen Bereich vergleichbarer Schmerzmittel.
Dies ergibt sich einmal aus den in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn
A… vom 12. April 2004
(Anlage W 5 des Schriftsatzes) angegebenen
hohen und bis 2003 kontinuierlich steigenden Umsatzzahlen bis
i. H. v.
… Euro sowie aus den vorgelegten sog.
IMS-Tabellen
für 2001/2002
(Anlagen W 6, 7 des Schriftsatzes), wonach die Widerspruchsmarke in der Rangfolge der meistverkauften, nicht-verschreibungspflichtigen, pharmazeutischen
Produkte an vierter Stelle steht. Die hohe Bekanntheit ergibt sich weiter aus den
Umsatzberichten über steigende Umsatzzahlen (Anlagen W 8, 9 des Schriftsatzes) sowie aus Übersichten eines Werbeforschungsunternehmens zur Markenbekanntheit, wonach sich für den Zeitraum 2001 bis 2002 eine gestützte Markenbekanntheit von 80 %, eine ungestützte von 20 % bei Werbeaufwendungen von monatlich zwischen … bis … Euro
feststellen
lässt
(Anlagen W 10, 11
des Schriftsatzes) und zuletzt aus einer Übersicht über die ungestützte Markenbekanntheit von insgesamt 16 namentlich benannten Schmerzmitteln im Zeitraum
von 2001 bis 2002, wonach die Widerspruchsmarke an 4. Stelle im Vergleich zu
sehr gut bekannten Marken steht sowie aus den Angaben des sog. OTC-Barometers 2005 für den Indikationsbereich Schmerzmittel (Anlage W 12 des Schriftsatzes).
Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke war eine Zurückweisung des Vortrags der Widersprechenden 1) hierzu als verspätet nicht veranlasst.
Die vorgelegten Unterlagen betreffen sämtlich Vorbringen der Widersprechenden 1) zum Nachweis der von der Markenstelle im angegriffenen Beschluss angenommenen erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Dolormin.
Diese Wertung war von der Inhaberin der angegriffenen Marke in ihrer Beschwerde anhand rechtlicher Überlegungen zur Wertung des Bestandteils „Dolor“
und der ursprünglichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angegriffen
worden, ohne jedoch substantiiert konkrete Tatsachen oder Umstände vorzutragen, die dem Vortrag der Widersprechenden 1) zur hohen Bekanntheit oder guten
Benutzung entgegen stehen könnten. Auf das pauschale Bestreiten der Inhaberin
der angegriffenen Marke hat die Widersprechende 1) Unterlagen vorgelegt, um
ihren Vortrag zur Benutzung und erhöhten Kennzeichnungskraft zu untermauern,
so dass sich ihr weiteres Vorbringen im Rahmen des von ihr bereits vorgetragenen Tatsachenmaterials bewegt, zu dem die Inhaberin der angegriffenen Marke im
Ergebnis bereits Stellung genommen hat.
Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die aufgrund langjähriger und intensiver Benutzung erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft durch auf dem Markt befindliche und benutzte Drittmarken erheblich geschwächt wäre. Zwar lassen sich zahlreiche Marken feststellen, die unter Verwendung der Bestandteile „dolor“ oder
„dolo“ gebildet sind, diese unterscheiden sich jedoch in der Mehrzahl hinsichtlich
Aufbau und Ausgestaltung ausreichend von der Widerspruchsmarke. Allein aus
der Verwendung des gemeinsamen Bestandteils „Dolor“ kann eine Schwächung
durch Drittmarken nicht begründet werden. Zwar hat die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Reihe von eingetragenen „Dolo(r)-“ Marken benannt, den erforderlichen Nachweis über den Umfang ihrer Benutzung hat sie aber nicht erbracht.
Eine (auch nachträgliche) Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Marke
kann aber lediglich durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden, weil nur insoweit der Verkehr genötigt und gewöhnt sein kann, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu
achten, und deshalb weniger Verwechslungen unterliegt. Diese Benutzung muss
aber „liquide“, also unstreitig oder amtsbekannt oder zumindest glaubhaft gemacht
sein (vgl. BGH GRUR 1967, 246, 248 - Vitapur; GRUR 2001, 1161, 1162
- CompuNet/ComNet; Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 199, 200 m. w. N.). Zudem lassen sich allenfalls einzelne Drittmarken feststellen, die den Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke erreichen könnten. Aber selbst dann, wenn diese
dem Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke nahekommenden Drittmarken
auch einen ausreichenden Umfang der Benutzung erreichten, rechtfertigt die
Existenz einiger weniger Drittmarken noch nicht die Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, allenfalls graduell, so dass weiterhin von einer
gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen ist.
4. Der unter diesen Umständen gebotene überaus deutliche Markenabstand wird
von der angegriffenen Marke Dolorfen im Bereich identischer und eng ähnlicher
Waren sowie im Bereich mittlerer Warenähnlichkeit nicht mehr eingehalten.
Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen
Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht
dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt,
in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden,
möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des
Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen. Zudem
ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede
abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).
Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden
Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind.
Soweit ausschließlich Fachleute wie Ärzte, Apotheker und deren Hilfspersonal mit
den Marken in Berührung kommen, können Verwechslungen zwar eher ausgeschlossen sein, da dieser Personenkreis im Hinblick auf die verschiedenen Arzneimittel besondere Fachkenntnisse hat, die ein Auseinanderhalten der Kennzeichnungen eher erleichtern können.
Der Senat hat aber erhebliche Zweifel, dass auch dem Durchschnittsverbraucher
trotz der unterstellten größeren Aufmerksamkeit ein sicheres Auseinanderhalten
der Markenwörter möglich ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang,
dass die Verwechslungsgefahr grundsätzlich nach dem Gesamteindruck zu beurteilen ist, zu dem in erster Linie die Übereinstimmungen beitragen (vgl. BGH
GRUR 2004, 783 - NEURO-FIBRAFLEX/NEURO-VIBOLEX).
So stimmen die Marken bei gleicher Silbenzahl sowie gleichem Sprech- und Betonungsrhythmus in den Anfangssilben „Dolor-“ sowie dem Schlusskonsonanten „n“
überein. Dabei ist zwar zu berücksichtigen, dass die Übereinstimmung in dem
Anfangsbestandteil „Dolor-“ bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks
und der Markenähnlichkeit weniger ins Gewicht fällt, als dies bei einem reinen
Phantasiebestandteil der Fall wäre. Bei dem Wortelement „Dolor-“ handelt es sich
nämlich um einen - zumindest für den neben den allgemeinen Verkehrskreisen
auch angesprochenen Fachverkehr - beschreibenden und damit kaum individualisierend und kennzeichnend wirkenden Hinweis auf das lateinische Wort „dolor“ für
„Schmerz“, der in Marken für Schmerzmittel häufig verwendet wird. Derartige beschreibende und kennzeichnungsschwache Zeichenelemente sind jedoch bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck angemessen mit
zu berücksichtigen. Auch wenn man davon ausgeht, dass der Fachverkehr wegen
seiner Kenntnis des Sinngehalts des Bestandteils „Dolor“ und der allgemeine Verkehr wegen der Betonung der Endsilben seine Aufmerksamkeit verstärkt auf die
übrigen Markenteile „- fen“ und „- min“ richtet, reichen die dort vorhandenen Unterschiede nach Ansicht des Senats nicht mehr aus, um gegenüber den weitgehenden Übereinstimmungen eine ausreichende Unterscheidung im klanglichen
Gesamteindruck zu gewährleisten und Verwechslungen mit der notwendigen Sicherheit auszuschließen. Die beiden hellen und langgezogenen Vokale „e“ und „i“
nach den beiden nicht wesentlich klangverschiedenen Anlauten „f“ und „m“ der
Schlusssilben der Vergleichsmarken klingen vor dem identischen Schlusskonsonaten „n“ sehr ähnlich. Ein Anklang eines Begriffsgehaltes, der zur Unterscheidbarkeit beitragen könnte, ist nicht erkennbar.
5. Hinsichtlich der übrigen Waren „Seifen, Parfümeriewaren, Haarwässer, Zahnputzmittel, Babykost, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für
zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen
Tieren; Fungizide, Herbizide“ ist der erforderliche Abstand der Marken eingehalten. Es handelt sich zwar um Waren, die im weitesten Sinne auch zur Gesunderhaltung des Körpers eingesetzt werden können, aber nicht um solche, die speziell
zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt werden oder als ergänzende Mittel
bei der Verabreichung von Analgetika/Antirheumatika Verwendung finden. Damit
besteht ein Warenabstand, der eine erhebliche Verringerung der Anforderungen
an den Markenabstand rechtfertigt.
Insoweit ist die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke begründet und
war der angefochtene Beschluss aufzuheben.
6. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen
Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
7. Da der Senat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
angenommen hat und es bei der vorliegenden Entscheidung nicht auf die Frage
der Auswirkung tatsächlich benutzter Drittzeichen auf den gesteigerten Schutzumfang der Widerspruchsmarke ankam, schließlich der Senat die Auswirkung der
Kennzeichnungsschwäche eines Bestandteils einer einheitlichen Gesamtmarke
(hier: „DOLOR-“) den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung folgend beurteilt hat (s. oben Abschnitt A.3), war die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst.
B Beschwerde der Widersprechenden 2) aus der Widerspruchsmarke
187 213 - Dolorsan
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden 2) ist unbegründet.
Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke Dolorsan besteht
nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG.
1. Was die zu berücksichtigenden Waren anbelangt, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach
§ 43 Abs. 1 MarkenG zulässig erhoben.
Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1
MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 für
den Zeitraum innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen,
nämlich für die Jahre ab Anfang 2000 bis Anfang 2005 sowie nach § 43 Absatz 1
Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegenden
Beschwerdeentscheidung, nämlich von Oktober 2003 bis Oktober 2008 (vgl. Ströbele/ Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 4, 7 ff.). Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die maßgeblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang.
Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in
welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung
erfolgt ist. (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 43 Rdn. 30, 43 m. w. N.).
Für die Waren „Schmerzmittel, Rheumamittel“ hat die Widersprechende 2) ausreichende Unterlagen für die maßgeblichen Benutzungszeiträume vorgelegt. Den
von der Widersprechenden 2) vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu
entnehmen, dass Arzneimittel der obengenannten Bereiche mit der Widerspruchsmarke „Dolorsan“ kennzeichenmäßig versehen sind. Dies ergibt sich für
beide Zeiträume gem. § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG aus der mit Schriftsatz
vom 29. Mai 2008 und 3. Juni 2008 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der
Frau M… vom 20. Mai 2008 samt Umsatzzahlen
für die Jahre 2000 bis
2002 und 2006 bis 2008 und den beigefügten Faltschachteln, Beipackzetteln,
Werbematerialien und Rechnungen.
Die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsatzzahlen von zwischen
… Euro (171 verkaufte Einheiten) bis … Euro (6.707 verkaufte Einheiten) für
den Zeitraum von 2000 bis 2008 belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung.
Dabei geben die für die Jahre 2003 bis 2005 fehlenden und für 2002 geringen
Umsatzzahlen keinen Anlass zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Benutzung.
Denn die Benutzungshandlungen müssen innerhalb der maßgeblichen Benutzungszeiträume erfolgen, sie müssen aber nicht den gesamten Zeitraum der fünf
Jahre ausfüllen, sondern lediglich - ohne dass es auf eine absolute zeitliche Festlegung ankommt - in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Markenverwendung rechtfertigen (vgl. EuG GRUR Int. 2005, 47,
49 f. (Nr. 45) - VITAFRUIT; BGH GRUR 1999, 995, 996 - HONKA). Bei der Angabe von Umsatzzahlen muss daher weder der gesamte fünfjährige Benutzungszeitraum abgedeckt noch das letzte Jahr betroffen sein. Vielmehr genügt die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Markenverwendung für eine begrenzte (u. U. auch
zurückliegende) Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums (vgl. Ströbele/
Hacker a. a. O., § 43 Rdn. 52).
Die mit der Widerspruchsmarke „Dolorsan“ benutzten Schmerzmittel lassen sich
unter den Begriff „pharmazeutische Präparate“ ihres Warenverzeichnisses subsumieren. Folgend der erweiterten Minimallösung, nach der der Markeninhaber
nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt
werden soll (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 26 Rdn. 136), ist im Rahmen der Integrationsfrage nicht nur von dem konkreten Arzneimittel auszugehen, für welches
die Marke benutzt worden ist, sondern es sind Arzneimittel der jeweiligen Hauptgruppe - hier HG 05, Analgetika/Antirheumatika - ganz allgemein, insbesondere
ohne eine Beschränkung auf eine Rezeptpflicht oder einen bestimmten Wirkstoff,
zu berücksichtigen und der Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichswaren zugrundezulegen.
Danach ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit den von der angegriffenen
Marke „Dolorfen“ beanspruchten Waren die Ware „Analgetika, Antirheumatika“ der
Widerspruchsmarke Dolorsan gegenüber zu stellen.
2. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte ist der Senat bei seiner Entscheidung
von einem durchschnittlichen Schutzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen.
3. Hinsichtlich der Vergleichswaren besteht teils Identität, teils Warenähnlichkeit,
zum Teil erheblicher Warenabstand, so dass zumindest teilweise hohe Anforderungen an den Markenabstand zu erfüllen sind, die von der angegriffenen Marke
(noch) eingehalten werden.
4. Bei Anwendung der unter A 3) genannten Grundsätze ergibt sich, dass die
sich gegenüberstehenden Marken in ihrem Gesamteindruck ausreichende Unterschiede aufweisen.
So stimmen die Marken zwar bei gleicher Silbenzahl sowie gleichem Sprech- und
Betonungsrhythmus in den Anfangssilben „Dolor-“ sowie dem Schlusskonsonanten „n“ überein. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass - wie unter A) erläutert -
die Übereinstimmung in dem Anfangsbestandteil „Dolor-“ bei der Beurteilung des
jeweiligen Gesamteindrucks und der Markenähnlichkeit weniger ins Gewicht fällt,
als dies bei einem reinen Phantasiebestandteil der Fall wäre. Auch wenn derartige
beschreibende und kennzeichnungsschwache Zeichenelemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck angemessen mit zu
berücksichtigen sind, so bewirken sie doch - wie unter A erläutert - eine Verlagerung der Aufmerksamkeit auf die übrigen Markenteile „- fen“ und „- san“, so dass
die hier vorhandenen Unterschiede um so eher wahrgenommen werden.
Die Unterschiede in den betonten Endsilben sind trotz des gemeinsamen Schlusskonsonanten hinreichend deutlich. Der langgezogene helle Vokal „e“ nach dem
stimmhaften Anlaut „f“ der Schlusssilbe der angegriffenen Marke unterscheidet
sich hinreichend von dem dunklen Vokal „a“ nach dem Anlaut „m“ der Widerspruchsmarke. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, trägt zur Unterscheidbarkeit der Marken schließlich auch der Begriffsgehalt in dem Bestandteil
„san“ der Widerspruchsmarke bei im Sinne von „gesund“, der auch für den allgemeinen Verkehr erkennbar ist und der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung hat.
In schriftbildlicher Hinsicht halten die Vergleichsmarken in allen üblichen Wiedergabeformen ebenfalls einen noch ausreichenden Abstand ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer
Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei
mündlicher Benennung entsteht (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 954 - ACE-
LAT/Acesal). Zudem steht beim schriftlichen Markenvergleich der Fachverkehr,
der aufgrund seiner beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimittelmarken über ein erhöhtes Unterscheidungsvermögen verfügt, im Vordergrund (vgl.
BGH a. a. O. Indorektal/Indohexal). Unter diesen Voraussetzungen reichen auch
bei einer schriftlichen Wiedergabe die Abweichungen zwischen den Buchstaben
„(Dolor)- fe (n)“ und „(Dolor)- sa (n)“ aus, um eine Unterscheidbarkeit der Marken
zu gewährleisten.
Anhaltspunkte dafür, dass aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslungen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
Dr. Vogel von Falckenstein
Paetzold
Hartlieb
Cl