BPatG Beschluss vom 10.12.2008 – 28 W (pat) 31/08

BUNDESPATENTGERICHT

L e i t s a t z

Aktenzeichen:

28 W (pat) 31/08

Entscheidungsdatum:

10. Dezember 2008

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen:

§§ 9 Iz MarkenG

Charm Point

Erschöpfen sich die Übereinstimmungen der Marken im beschreibenden Bereich, scheidet eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus. "Charm point" und "charm Club" ist für Waren der Klassen nicht verwechselbar, da "charm" die englische Bezeichnung für einen Schmuckanhänger ist.

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 31/08

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

10. Dezember 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 306 09 910

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 14

„Schmuckwaren aus Edelmetall, insbesondere aus Silber“

am 8. Juni 2006 eingetragene Wort-/Bildmarke

ist aus der prioritätsälteren, seit dem 8. Februar 2006 eingetragenen Wortmarke

305 73 985

CHARM CLUB

Widerspruch erhoben worden, die u. a. für die nachfolgend aufgeführten Waren

der Klasse 14

„Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte

oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;

Juwelierwaren; Schmuckwaren; Ringe, Ohrringe, Ohrclips, Broschen, Colliers, Halsbänder, Anhänger, Ketten, Armbänder; Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere

Kleinuhren, Armbanduhren, Uhrteile, Zifferblätter, Uhrgehäuse,

Uhrwerke, Uhrwerkteile; Teile und Bestandteile vorgenannter

Waren, soweit in Klasse 14 enthalten“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch trotz Warenidentität mit Hinweis auf die hinreichend ausgeprägten

Unterschiede in den Vergleichsmarken zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr sei bei dieser Sachlage nicht zu befürchten, zumal hier von hochpreisigen

Vergleichsprodukten auszugehen sei, bei denen die angesprochenen Verbraucher

der Markenbetrachtung eine besondere Sorgfalt entgegenbringen würden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie trägt vor,

eine relevante Zeichenähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken könne nicht

verneint werden. Es stünden sich identische Waren gegenüber. Entgegen der

Wertung der Markenstelle könnten diese Waren auch durchaus niedrigpreisig

sein, weshalb nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen

Verbraucher bei der Markenwahrnehmung ausgegangen werden könnte. Der

Gesamteindruck der beiden Marken würde durch ihren jeweiligen Anfangsbestandteil „CHARM“ dominiert, zumal der Zeichenanfang für den Gesamteindruck von Marken die größere Bedeutung besitze, als Abweichungen am

Zeichenende. Die Vergleichsmarken seien zudem begrifflich ähnlich, denn die

angesprochenen Verkehrskreise würden den übereinstimmend vorhandenen

Bestandteil im Sinne von „Charme“ bzw. „charmant, bezaubernd, entzückend“

auffassen. Daraus leite sich für das Publikum die Schlussfolgerung ab, die mit der

Widerspruchsmarke gekennzeichneten „Charm“-Produkte würden einem „Club“

bzw. einer zusammengehörigen Gesamtheit angehören, während die „Charm“-

Produkte der angegriffenen Marke an einem gewissen Verkaufspunkt angeboten

würden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle 14 des Deutschen Patent- und

Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen

Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat bisher – wie auch schon im Verfahren vor der

Markenstelle – keine Stellungnahme abgegeben und auch nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

Die Marke stellt als betriebliches Herkunftszeichen einen wesentlichen Bestandteil

des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs dar, wie es der Vertrag der

europäischen Gemeinschaften errichten will (vgl. § Art. 3 g) EGV). Dabei besteht

die Hauptfunktion einer Marke darin, die mit ihr gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft für die Verbraucher oder

Endabnehmer von denen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (vgl.

EuGH GRUR 2008, 343, 345, Rdn. 72 – BAINBRIDGE). Dadurch bietet sie für den

Verkehr die Gewähr dafür, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt

bzw. erbracht wurden, dass dann auch ggf. für ihre Qualität verantwortlich

gemacht werden kann (vgl. EuGH MarkenR 2007, 210, 212, Rdn. 54 f. -

TRAVATAN/TRIVASTAN). Diese Herkunftsfunktion wird aber beeinträchtigt, wenn

Marken miteinander verwechselbar sind und die beteiligten Verkehrskreise

deshalb irrtümlich annehmen könnten, die in Frage stehenden Waren oder

Dienstleistungen stammten aus demselben bzw. aus wirtschaftlich miteinander

verbundenen Unternehmen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke

deshalb zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer prioritätsälteren Marke

und der Identität oder Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren oder Dienstleistungen

für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (vgl. EuGH WRP 2008,

727, Rdn. 28 - Adidas/Marca Mode).

Die Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere der Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und der Vergleichsmarken. Daneben ist

insbesondere auch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke für die

kollisionsrechtliche Beurteilung von maßgeblicher Bedeutung. Die einzelnen

Beurteilungsfaktoren stehen dabei zueinander in einer Art von Wechselbeziehung,

so dass beispielsweise ein geringerer Grad der Markenähnlichkeit durch eine

gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann

und umgekehrt (BGH GRUR 2006, 859; Rd. 16 - Malteserkreuz; sowie Hacker in

Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 29 m. w. N.). Der maßgebliche

Zeitpunkt für die Prüfung der Verwechslungsgefahr ist dabei der Zeitpunkt der

Entscheidung über den Widerspruch, ggf. die letzte mündliche Verhandlung. Auch

soweit eine Reduzierung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke zu prüfen

ist, kommt es hierfür entgegen der Wertung der Widersprechenden ausschließlich

auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Entscheidung an (vgl. hierzu nochmals

Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 35 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall stehen sich identische Waren gegenüber, so dass hohe

Anforderungen an den Abstand zu stellen sind, den die angegriffene Marke zu

dem Widerspruchszeichen einzuhalten hat. Diesen Anforderungen wird sie

gerecht.

Die Vergleichswaren können durchaus niedrigpreisig sein, wie dies die

Widersprechende zutreffend angeführt hat, und wenden sich an die allgemeinen

Endverbraucherkreise. Der kollisionsrechtlichen Beurteilung der Ähnlichkeit der

Vergleichsmarken ist somit der normal informierte, aufmerksame und verständige

Durchschnittsverbraucher zugrunde zu legen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, wie die fraglichen Marken auf

diesen Durchschnittsverbraucher wirken (BGH WRP 2006, 1227, 1230, Rdn. 17 f.

-MALTESERKREUZ). Dabei gilt bei der Prüfung der Markenähnlichkeit der

Grundsatz, dass die Vergleichsmarken einander als Ganzes gegenüberzustellen

sind, weil der Verkehr Marken im Regelfall in ihrer Gesamtheit wahrnimmt, so wie

sie ihm begegnen (vgl. EuGH, MarkenR 2007, S. 315, Rdn. 41 – Limoncello; BGH

GRUR 2006, 60, 62, Rdn. 17 - coccodrillo). Dies gilt auch für Fallgestaltungen, in

denen beide Vergleichsmarken einen übereinstimmenden Bestandteil aufweisen.

Stellt man die beiden Streitmarken einander in ihrer Gesamtheit gegenüber, so

schließen die vorhandenen klanglichen und (schrift-)bildlichen Unterschiede eine

unmittelbare Verwechslungsgefahr aus.

Es ist zwar möglich, dass einem einzelnen Markenteil eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukommt, diese Konstellation stellt aber nach der

höchstrichterlichen Rechtsprechung immer den Ausnahmefall dar, der nur durch

das Vorliegen besonderer Umstände begründet werden kann (vgl. hierzu auch

Hacker, Markenrecht, 2007, Rdn. 439 - 441). Solche Umstände sind

im

vorliegenden Fall nicht gegeben. Voraussetzung für eine isoliert kollisionsbegründende Wirkung eines Markenteils ist es dabei, dass dieser Bestandteil den

Gesamteindruck der Marke prägt oder im Gesamtzeichen eine eigenständige

kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28-31 -

Thomson Life; sowie Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rd. 2067 m. w. N.).

Dies setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund

treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH

WRP 2008, 1098, 1103, Rdn. 37 -

idw

Informationsdienst Wissenschaft).

Schutzunfähigen Markenteilen mit einem beschreibenden oder anpreisenden

Bedeutungsgehalt ist eine solche eigenständig kennzeichnende Stellung grundsätzlich abzusprechen (vgl. hierzu etwa EuG SELEZIONE ORO Barilla/ORO,

Rdn. 31 ff.; bestätigt durch EuGH-Urteil C-245/06 vom 9. März 2007, beide

Entscheidungen veröffentlicht unter http://curia.europa.eu; sowie BGH GRUR

2007, 1071 Rdn. 36 ff. - Kinder II m. w. N.). Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr kann deshalb nicht entscheidend auf eine Übereinstimmung in

beschreibenden Angaben abgestellt werden (vgl. nochmals BGH a. a. O, Rdn. 42

Kinder II; sowie Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 276

m. w. N.).

Trotz dieser klaren höchstrichterlichen Vorgaben wird in der Praxis allerdings

häufig der Versuch unternommen, eine Verwechslungsgefahr auf solche schutzunfähige Markenbestandteilen zu stützen, um auf diese Weise durch das

Drohpotenzial, das von einer eingetragenen Marke ausgeht, Dritte in der rechtlich

zulässigen Benutzung beschreibender Angaben zu behindern. Diese Vorgehensweise verfängt auch nicht selten, da das Risiko für die Mitbewerber wegen

der Nutzung beschreibender Sachangaben, die als Marke geschützt wurden,

einem Rechtsstreit ausgesetzt zu werden als erheblich einzuschätzen ist. Dies gilt

umso mehr, wenn man sich die gesetzliche Kostenregelung für markenrechtliche

Streitigkeiten vor Augen führt, nach der jede Partei sogar im Fall des Obsiegens

ihre Verfahrenskosten selbst zu tragen hat (vgl. zu dieser Problematik auch

Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. § 8 Rdn. 53 m. w. N.; sowie Lange, a. a. O.,

Rdn. 585). Da es sich bei den

fraglichen Klagemarken regelmäßig um

löschungsreife Zeichen handelt, bleibt den Abgemahnten allerdings die naheliegendste und kostengünstigste Möglichkeit, beim Deutschen Patent- und

Markenamt einen Löschungsantrag zu stellen.

Das in den Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht übereinstimmend vorhandene

englische Wort „Charm“ weist bereits mit seinem Bedeutungsgehalt „Charme,

Anmut, Liebreiz“ für die hier maßgeblichen Waren einen produktbeschreibenden

Aussagegehalt auf. Dies bestätigt im Übrigen selbst die Widersprechende, wenn

sie in ihrer Beschwerdebegründung sinngemäß vorträgt, die angesprochenen

Verkehrskreise würden den fraglichen Bestandteil im Sinne von „Charme … also

charmant, bezaubernd, entzückend“ auffassen. Darüber hinaus handelt es sich bei

dem englischen Wort „Charm“ aber auch um einen schon seit

langem

gebräuchlichen, auch im Inland allgemein bekannten und lexikalisch belegbaren

Sachbegriff, mit dem eine bestimmte Schmuckvariante bezeichnet wird. Hierzu hat

der Senat dem Vertreter der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung

drei lexikalische Nachweise übergeben (M. Manutchehr-Danai - Dictionary of

Gems and Gemology, Second Edition - „charm = any small article made of

gemstone or other material, worn as a pendant or on a chain, or bracelet or carried

(cid:314)(cid:3) (cid:36)(cid:80)(cid:88)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:15)(cid:3) (cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:180)(cid:30)(cid:3) (cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3) (cid:51)(cid:50)(cid:49)(cid:54)(cid:3) (cid:42)(cid:85)(cid:82)(cid:137)(cid:90)(cid:124)(cid:85)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:69)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:40)(cid:81)(cid:74)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:15)(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:20)(cid:3) - „charm =

(jewellery) Anhänger; und Webster´s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the

English Language, 1996). Der Vertreter der Beschwerdeführerin hat daraufhin

erklärt, dass er, in Kenntnis dieser Belege bereits zu einem früheren Zeitpunkt,

vorgetragen hätte, dass im englischsprachigen Raum bereits diverse Marken mit

dem Bestandteil „Charm“ für Waren der Klasse 14 ins Markenregister eingetragen

worden seien. Diese Behauptung als richtig unterstellt, wäre aber eine sich aus

diesen Voreintragungen möglicherweise ergebende Indizwirkung für die Frage der

Schutzfähigkeit des Markenworts „Charm“ für Waren der Klasse 14 im Hinblick auf

die kollisionsrechtliche Wertung des vorliegenden Falles durch die eindeutigen

lexikalischen Nachweise zum sachbegrifflichen Bedeutungsgehalt dieses Wortes

als widerlegt anzusehen.

Aus dem

für die hier verfahrensgegenständlichen Waren unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalts des Wortes „Charm“ ergibt sich ein entsprechend eng zu bemessender Schutzumfang der Widerspruchsmarke, durch

den sich die freie und ungehinderte Verwendbarkeit des fraglichen Sachbegriffs

durch Mitbewerber und sonstige Dritte in keiner Weise einschränken lässt (vgl.

hierzu auch BGH GRUR 2007, 1071 Rdn. 42 - Kinder II; BGH GRUR 2003, 963,

965 - AntiVir/AntiVirus). Aus der Widerspruchsmarke können somit in kollisionsrechtlicher Hinsicht keinerlei Verbietungsrechte gegen die Verwendung des

Bestandteils „Charm“ in anderen Marken geltend gemacht werden. Auch der

Hinweis der Widersprechenden auf begriffliche Übereinstimmungen der Vergleichsmarken hilft hier nicht weiter, da sich diese Übereinstimmungen in rein

beschreibenden Aussagegehalten erschöpfen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Streitmarken ist

somit bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sind ebenfalls nicht gegeben. Allein die

Tatsache, dass ein klanglich übereinstimmender Bestandteil in beiden Streitmarken vorhanden ist, genügt für die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr nicht (vgl. hierzu nochmals Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 321), zumal der

Sachbegriff „Charm“ aufgrund seines eindeutigen, produktbeschreibenden Bedeutungsgehalts nicht als Stammbestandteil geeignet wäre.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus

Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Werner

Schell

Me