Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 27.01.2009 – 6 W (pat) 311/05
6. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
27. Januar 2009
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 101 53 439
… 08.05
…
hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und
Dipl.-Ing. Ganzenmüller
beschlossen:
Das Patent 101 53 439 wird widerrufen.
G r ü n d e
I .
Gegen das am 30. Dezember 2004 veröffentlichte Patent 101 53 439 mit der Bezeichnung „Korrosionsgeschütztes Wälzlager“ ist mit Schriftsatz der Einsprechenden I am 29. März 2005 und mit Schriftsatz der Einsprechenden II am
30. März 2005, jeweils per Fax, Einspruch erhoben worden.
Beide Einsprechende stützen ihren Einspruch auf zusätzlich angezogene druckschriftliche Entgegenhaltungen, zu denen sie schriftlich vorbringen, diesen gegenüber beruhe das Wälzlager nach dem Streitpatent nicht auf erfinderischer Tätigkeit. In der mündlichen Verhandlung behaupten beide Einsprechende auch fehlende Neuheit des erteilten Wälzlagers. Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren
wurden u. a. folgende Entgegenhaltungen angezogen:
Im Prüfungsverfahren:
DE 41 42 313 A1
Im Einspruchsverfahren:
DD 222 611 A1.
Die Einsprechende I trägt unter Hinweis auf die von ihr genannten Entgegenhaltungen schriftlich vor, diese offenbarten bereits Wälzlager, die mit den im erteilten
Anspruch genannten Additiven ausgestattet seien. Außerdem sei es auch bekannt, eine Schutzschicht auf den Außenbereich eines Kugellagers aufzubringen.
Die Einsprechende II bezweifelt die Ausführbarkeit des Patentgegenstands. Im
Übrigen argumentiert sie, die Einzelheiten eines Wälzlagers nach dem streitigen
Anspruch 1 seien für sich soweit bekannt, dass sie nicht als Erfindung angesehen
werden könnten.
In der mündlichen Verhandlung argumentieren beide Einsprechende zudem, dem
erteilten Streitgegenstand fehle in Bezug auf ein Wälzlager, entsprechend der DD
222 611 A1 die Neuheit.
Beide Einsprechende stellten übereinstimmend den Antrag,
das angegriffene Patent zu widerrufen.
Die Patentinhaberin stellte den Antrag,
das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:
Patentansprüche 1 bis 10,
Beschreibung 3 Seiten, Abs. [0001] bis [0028],
Zeichnungen Fig. 1 und 2,
jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung.
Die Patentinhaberin argumentiert, beide Einsprüche seien mangels Substantiierung nicht zulässig. U. a. hätten sich die Einsprechenden nicht mit dem Merkmal
auseinandergesetzt, dass die Additive „jeweils an der mit der Wachsschicht bedeckten Oberfläche des Wälzlagers angelagert seien“. Zur Begründetheit der Einsprüche führt sie aus, aus den von der Einsprechenden I genannten Entgegenhaltungen gingen insgesamt nicht alle Merkmale hervor, außerdem würden Merkmale als bekannt angesehen, die in den Entgegenhaltungen nicht offenbart seien.
Die Ausführungen zu den einzelnen Entgegenhaltungen ließen zudem vermissen,
weshalb ein Fachmann ein Lager nach einem der entgegengehaltenen Dokumente mit einem weiteren Lager zusammenschauen sollte, um zum Gegenstand
des Streitpatents zu gelangen.
Der in der Verhandlung vorgelegte streitgemäße Patentanspruch 1 lautet (Gliederung durch den Senat):
a) Wälzlager mit einem ersten Lagerring (1) und einem Satz
von Wälzkörpern (3), die mit dem ersten Lagering (1) und einem zweiten Lagerring (2) oder einem Maschinenteil in
Wälzkontakt stehen,
wobei
b)
der Außenbereich des Wälzlagers wenigstens zum Teil mit
c)
d)
einer Wachsschicht (7) überzogen ist,
welche ein verschleißschützendes Additiv (8)
und ein korrosionsschützendes Additiv (9) enthält, die jeweils
an der mit der Wachsschicht (7) bedeckten Oberfläche des
Wälzlagers angelagert sind
e)
und die Wachsschicht (7) eine Dicke zwischen 2 µm und
300 µm aufweist und
f)
auf eine metallische Zwischenschicht aufgebracht ist.
Bezüglich der auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10
sowie zum weiteren Vorbringen aller Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
1.
Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden
Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen
Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori zuständig geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH X ZB 6/08 - Ventilsteuerung, Urteil vom 6. Dezember 2008).
2.
Die Einsprüche wurden fristgerecht erhoben und sind mit Gründen versehen.
Sie sind damit zulässig.
Dem Antrag der Patentinhaberin, die Einsprüche als nicht ausreichend substantiiert und damit als unzulässig zurückzuweisen, kann nicht stattgegeben werden.
Die Patentinhaberin behauptet, das Merkmal des Anspruchs 1 nach Streitpatent,
wonach der Außenbereich des Wälzlagers wenigstens zum Teil mit einer Wachsschicht überzogen ist
c)
d)
welche ein verschleißschützendes Additiv (8) und
ein korrosionsschützendes Additiv (9) enthält, die jeweils an
der mit der Wachsschicht (7) bedeckten Oberfläche des
Wälzlagers angelagert sind,
werde von den beiden Einsprechenden nicht besprochen, vielmehr sei deren
Schriftsätzen auch implizit nicht zu entnehmen, weshalb das Merkmal als bekannt
oder naheliegend angesehen werden könnte.
Sowohl die Einsprechende I als auch die Einsprechende II gehen aber jeweils auf
dieses Teilmerkmal ein.
So führt die Einsprechende I aus, „Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass
auch in der Wälzlagertechnik die Beschichtung von Außenbereichen mit einer
Wachsschicht, die einen Korrosionsinhibitor enthält, bereits bekannt ist“ (vgl.
Schriftsatz E I vom 24.3.2005, Seite 3, drittletzter Absatz).
Die Einsprechende II bringt in ihrem Schriftsatz vom 30. März 2005 vor (vgl. Seite 3), die US 44 64 275 A offenbare Beschichtungen von Wälzlagern mit Wachsschichten, enthaltend Antioxidationsmittel und ein Verschleißschutzmittel - und
weiter: Auf der Metalloberfläche werden Filmdicken … aufgetragen (1. Absatz).
Aus der JP 2000-304057, Absätze [0009] bis [0016] seien Feststoff-Schmiermittelzusammensetzungen, enthaltend Verschleißschutzadditive und Korrosionsschutzadditive als Beschichtungsmassen für Metalloberflächen seit langem bekannt
(Seite 3, 2. Absatz).
Damit wird von jeder der beiden Einsprechenden das in Rede stehende Merkmal
aufgegriffen und die Tatsachen werden auch bzgl. dieses Teilmerkmals d) im Einzelnen soweit angegeben, dass sich eindeutig ergibt, dass der Einspruch nach
Auffassung der Einsprechenden gerechtfertigt ist (vgl. Schulte, 8. Aufl. PatG, § 59,
Rdn. 93). Der Senat kann aufgrund dieser Angaben somit abschließende Folgerungen für das Vorliegen dieses Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen. Ob die Ausführungen einen Widerruf tragen, ist eine Frage der Begründetheit.
Die Ausführungen der Einsprechenden I und II sind auch, entgegen der Ansicht
der Patentinhaberin bzgl. des weiteren Vorbringens der Einsprechenden ausreichend substantiiert. Die Argumentationslinie der Einsprechenden bringt ausreichend deutlich zum Ausdruck, wie ein Fachmann die aus den entgegengehaltenen
Schriften bekannten Merkmale miteinander zu kombinieren hätte, um zum Anspruchsgegenstand zu gelangen, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen. Dies gilt insbesondere auch für den Punkt „5. Zusammenfassung“ der Einsprechenden II.
Inwieweit der jeweilige Vortrag der Einsprechenden schlüssig ist, hat keine Auswirkungen auf das Vorliegen der Zulässigkeit der Einsprüche (vgl. Schulte, a. a. O.
Rdn. 99).
a.
Die beanspruchten Merkmale sind ursprünglich offenbart. Die Merkmale des
erteilten Anspruchs 1 entstammen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1,
4 und 10, die Merkmale der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10 entsprechen
denjenigen der ursprünglichen Ansprüche 2, 3, 5 bis 9 und 11 bis 13.
3.
Die Lehre nach dem erteilten bzw. nach dem vorliegenden Patentanspruch 1
ist ausführbar.
a.
Dies kann zwar im Ergebnis dahinstehen, weil - wie unten ausgeführt - der
Gegenstand des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Der Senat
ist jedenfalls davon überzeugt, dass ein Fachmann unter Einbeziehung der Lehre
aus der Patentschrift ein Wälzlager mit den allgemein gehaltenen Merkmalen nach
Patentanspruch 1 fehlerfrei nacharbeiten kann, dass er insbesondere eine
Wachsschicht mit den beanspruchten Additiven so auf ein Wälzlager aufbringen
kann, dass sich bei der ersten Inbetriebnahme des Wälzlagers die Wachsschicht
im Bereich der in Wälzkontakt zueinander stehenden Flächen auflöst und das verschleißschützende Additiv an deren Oberfläche angelagert wird. Der Senat konnte
allerdings der von der Patentinhaberin in der Verhandlung vorgebrachten Erklärung des Begriffs „anlagern“ nicht folgen und hat darauf auch hingewiesen. Denn
mangels einer anderweitigen Offenbarung kann die Begriffsbedeutung „anlagern“
nur in allgemein gültiger Art Verständnis finden, vergleichbar den aus dem Stand
der Technik bekannten Lösungen.
b. Wachse sind Stoffe, die heute durch ihre mechanisch-physikalischen Eigenschaften definiert werden. Ihre chemischen Zusammensetzung und Herkunft sind
hingegen sehr unterschiedlich. Ein Stoff wird als Wachs bezeichnet, wenn er bei
20° C knetbar, fest bis brüchig hart ist, eine grobe bis feinkristalline Struktur aufweist, farblich durchscheinend bis opak, aber nicht glasartig ist, über 40° C ohne
Zersetzung schmilzt, wenig oberhalb des Schmelzpunktes leicht flüssig (wenig
viskos) ist, eine stark temperaturabhängige Konsistenz und Löslichkeit aufweist
sowie unter leichtem Druck polierbar ist. Ist mehr als eine der oben aufgeführten
Eigenschaften nicht erfüllt, ist der Stoff nach der DGF (DGF-Einheitsmethode M-I
1 (75)) kein Wachs.
4.
Ein Wälzlager mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 ist neu
gegenüber allen, als bekannt nachgewiesenen Wälzlagern, denn keine dieser
Ausbildungen umfasst zusätzlich zu den Merkmalen a) bis e) des erteilten Anspruchs 1 auch noch eine Ausbildung, bei der die Wachsschicht auf eine metallische Zwischenschicht aufgebracht ist (Merkmal f).
5.
Ein Wälzlager mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1, dessen
gewerbliche Anwendbarkeit zweifelsfrei ist, stellt nicht das Resultat einer erfinderischen Tätigkeit dar.
a.
Als Durchschnittsfachmann wird ein Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung „Allgemeiner Maschinenbau“ mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der
Herstellung von Wälzlagern angesehen, der zusätzlich auch über rudimentäre
chemische Kenntnisse verfügt, die ihm erlauben, geeignete Korrosions- und Verschleißschutzadditive auszuwählen und fachgerecht aufzubringen.
b.
Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf den erteilten Patentanspruch 1 nach dem Vortrag der Einsprechenden dargelegt, dass er ein
Wälzlager mit den Merkmalen a) bis e) als durch die DD 222 611 A1 neuheitsschädlich vorweggenommen ansieht.
Im Einzelnen wurde dazu ausgeführt, dass diese Schrift ein
Wälzlager beschreibt (vgl. S. 1, Z. 23), bei dem ein erster Lagerring und ein Satz
von Wälzkörpern, die mit dem ersten Lagering und einem zweiten Lagerring oder
einem Maschinenteil in Wälzkontakt stehen - entsprechend Merkmalsteil a) der
Gliederung.
Ein solches Wälzlager wird - entsprechend Merkmalsteil b) - mit einem Wachsüberzug umgeben (vgl. S. 1, Z. 14).
Der Wachsüberzug enthält sowohl ein verschleißschützendes Additiv (Ethylen-
Vinylacetat Copolymer) als auch ein korrosionsschützendes Additiv (Korrosionsinhibitor, vgl. jeweils „Erfindungsanspruch“), die jeweils an der mit der Wachsschicht
bedeckten Oberfläche angelagert sind - entsprechend der Merkmalsteile c) und d).
Die Tatsache, dass diese Additive an der Wälzlageroberfläche angelagert sind,
respektive auch nach Entfernung der Wachsschicht dort verbleiben, wird in der DD
222 611 A1 zwar als nachteilig angesehen (vgl. S. 1, Z. 45, S. 2, Z. 14), der
Fachmann erhält daraus jedoch - unabhängig vom konkreten Ausführungsbeispiel
nach der Entgegenhaltung - ohne Zweifel die Lehre wie er vorzugehen hätte,
wenn er eine dauerhafte Schutzwirkung erzielen will.
Die Schichtdicke des Wachsüberzugs ist auf S. 1, Z. 33 der DD 222 611 A1
- übereinstimmend mit Merkmal e) des streitgemäßen Anspruchs - mit >100 µm
angegeben.
Wie der Senat in der mündlichen Verhandlung nach Zwischenberatung ausgeführt
hat, offenbart die DD 222 611 A1 damit ein Wälzlager mit allen Merkmalen a)
bis e) nach obenstehender Gliederung des erteilten Anspruchs. Das bedeutet, ein
Wälzlager nach dem vorliegenden Anspruch 1 unterscheidet sich davon nur mehr
durch die Ausbildung, entsprechend Merkmal f), wonach die Wachsschicht
-
auf eine metallische Zwischenschicht aufgebracht ist.
Die Einsprechenden haben in der mündlichen Verhandlung auf die DE 41 42 313
A1 hingewiesen, in der aufgabengemäß die Korrosion an Wälzlagerteilen verhindert werden soll, wobei die Korrosionsschutzmaßnahme eine hohe Standzeit haben soll (vgl. DE 41 42 313 A1, Sp. 1, Z. 15 bis 18). Als Lösung sieht diese Entgegenhaltung vor, korrosionsgefährdete Oberflächenteile eines solchen Wälzlagers
mit einer Zwischenschicht, im vorliegenden Fall mit einer Korrosionsschutzbeschichtung aus einer Zink-Verbindung zu versehen.
Durch die Parallelität der zugrundeliegenden Aufgabe - Erreichung eines umfänglichen Korrosionsschutzes - erhält der damit befasste Fachmann einen Hinweis,
dass beide Schriften zur Lösung seines aktuellen Problems Relevanz aufweisen.
Denn eine solche Schutzmaßnahme ist sowohl durch das Aufbringen einer Zwischenschicht (Nickel-Verbindung nach der DE 41 42 313 A1) als auch durch einen
Wachsüberzug mit entsprechendem Additiv zu verwirklichen. Dadurch kann er
Wälzlager optimal vor Korrosion schützen (Streitpatent, Abs. [0007]). Dementsprechend „unter stark korrosiven Umgebungsbedingungen“ (vgl. Streitpatent
Abs. [0015]) zusätzlich eine metallische Zwischenschicht vorzusehen, also zusätzlich zu der einen bekannten Lösung eine Zweite hinzu zu fügen, kann daher nicht
mehr als erfinderisch angesehen werden.
Anspruch 1 ist daher nicht bestandsfähig.
Hiermit haben zwingend auch die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 keinen Bestand, da sie zusammen mit dem Patentanspruch 1 Gegenstand desselben
Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents sind und deshalb ohne eigene Prüfung
das Rechtsschicksal des nicht patentfähigen Anspruchs 1 teilen (vgl. BGH GRUR
1980, 716 Schlackenbad i. V. m. BlPMZ 1989, 103 Verschlussvorrichtung für
Gießpfannen).
6.
Der Senat hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung mehrfach
auf seine vorläufige Auffassung zum (sowohl zum erteilten als auch zum geltenden) Sach- und Streitstand hingewiesen. Nachdem die Patentinhaberin trotzdem
nicht zu erkennen gegeben hat, sie wolle (weitere) Hilfsanträge stellen, liegt entgegen der nach Schluss der mündlichen Verhandlung geäußerten Meinung der
Patentinhaberin keine unzulässige Überraschungsentscheidung des Senats vor.
Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.
Lischke
Guth
Schneider
Ganzenmüller
Cl