Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 19.05.2009 – 14 W (pat) 329/06
14. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
14 W (pat) 329/06 _______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am 19. Mai 2009
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 102 31 659
… 08.05
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schröder, des Richters Harrer
sowie der Richterinnen
Dr. Proksch-Ledig und Dr. Münzberg
beschlossen:
Das Patent 102 31 659 wird widerrufen.
G r ü n d e
I
Die Erteilung des Patents 102 31 659 mit der Bezeichnung
„Zusammensetzung zum Binden von Nukleinsäure an eine Festphase“
ist am 19. Januar 2006 veröffentlicht worden.
Gegen dieses Patent sind am 12. und 13. April 2006 zwei Einsprüche erhoben
worden, mit denen von beiden Einsprechenden der Widerrufsgrund der fehlenden
Patentfähigkeit geltend gemacht worden ist. Zur Stützung ihres Vorbringens verweisen die Einsprechenden insbesondere auf die Druckschriften
D1
D8
DE 100 06 662 A1
und
US 2002 00 688 21 A1
Die Patentinhaberin verfolgt ihr Patentbegehren in eingeschränktem Umfang auf
der Grundlage der am 24. April 2009 schriftsätzlich eingereichten Patentansprüche 1 bis 21 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2, der Patentansprüche 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag 3 und der Patentansprüche 1 bis 19 gemäß
Hilfsantrag 4, sowie der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 20 gemäß den Hilfsanträgen 5 und 6 weiter.
Die unabhängigen Patentansprüche 1, 11 und 14 gemäß Hauptantrag lauten wie
folgt:
„1. Verfahren zum Isolieren einer Nukleinsäure, umfassend die folgenden Schritte:
a)
In Kontakt bringen einer Nukleinsäure-enthaltenden biologischen
Probe und einer wässrigen Lösung zum Stabilisieren von Nukleinsäure,
die ein Guanidiniumsalz und/oder eine Puffersubstanz und/oder ein
Reduktionsmittel und/oder ein Detergenz enthält;
b)
Zusetzen einer Zusammensetzung zum Binden von Nukleinsäuren in
wässriger Lösung an eine Festphase enthaltend ein Guanidiniumsalz, eine
Puffersubstanz und ein Detergenz dadurch gekennzeichnet, dass der pH-
Wert der Lösung > 7,5 ist zur Lösung nach a);
c)
Vorlegen einer Festphase, die Nukleinsäuren binden kann, vor
Schritt a) oder zusetzen einer Festphase, die Nukleinsäuren binden kann
zur Lösung nach a) oder zur Lösung nach b);
dadurch gekennzeichnet, dass der pH-Wert der wässrigen Lösung zum
Stabilisieren von Nukleinsäure nach Probenaufnahme der biologischen
Probe zwischen 5,0 bis 7,5 liegt und dass der pH-Wert der Lösung aus
Probe, Lösung zum Stabilisieren von Nukleinsäure und Zusammensetzung zum Binden von Nukleinsäuren in wässriger Lösung > 7,5 ist.
11. Verfahren zum Binden von Nukleinsäuren aus einer Blutprobe an
eine Festphase, dadurch gekennzeichnet, dass der pH-Wert der Lösung
enthaltend die Nukleinsäure und die Festphase auf einen pH-Wert > 7,5
eingestellt ist.
14. Kit zum Isolieren von Nukleinsäure, enthaltend folgende Bestandteile:
a)
eine wässrige Nukleinsäure-stabilisierende Lösung, enthaltend folgende Bestandteile:
- ein Guanidiniumsalz, und/oder
- eine Puffersubstanz, und/oder
- ein Reduktionsmittel, und/oder
- ein Detergenz;
b)
eine Zusammensetzung zum Binden von Nukleinsäuren in wässriger
Lösung an eine Festphase enthaltend ein Guanidiniumsalz, eine Puffersubstanz und ein Detergenz dadurch gekennzeichnet, dass der pH-Wert
der Lösung > 8 ist und
c)
eine Festphase, die Nukleinsäuren binden kann.“
Der auf ein Nukleinsäureisolierungsverfahren gerichtete Patentanspruch 1 gemäß
Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrags dadurch,
dass der pH-Wert der Bindungslösung > 8 ist. Der auf ein Verfahren zum Binden
von Nukleinsäuren an eine Festphase gerichtete Patentanspruch 10 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 11 des Hauptantrags dadurch,
dass die Nukleinsäuren aus Blut stammen und der pH-Wert der Lösung enthaltend
die Nukleinsäure und die Festphase auf (cid:149) 8,0 eingestellt wird. Der auf ein Kit
gerichtete Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1 entspricht Anspruch 14 des
Hauptantrags.
Der auf ein Nukleinsäureisolierungsverfahren gerichtete Patentanspruch 1 gemäß
Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrags dadurch,
dass es sich bei der nukleinsäurehaltigen Probe um eine Blutprobe handelt. Der
auf ein Verfahren zum Binden von Nukleinsäuren an eine Festphase gerichtete
Patentanspruch 10 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 11 des Hauptantrags dadurch, dass die Nukleinsäuren aus Blut stammen
und der pH-Wert der Lösung enthaltend die Nukleinsäure und die Festphase auf
> 7,5, bevorzugt > 8,0 eingestellt wird. Der auf ein Kit gerichtete Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 14 des
Hauptantrags dadurch, dass der pH-Wert der Lösung > 7,5 ist.
Der auf ein Nukleinsäureisolierungsverfahren gerichtete Patentanspruch 1 gemäß
Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrags dadurch,
dass die Nukleinsäuren aus einer Blutprobe stammen und der pH-Wert der Bindungslösung > 7,5, bevorzugt > 8,0 ist. Der auf ein Verfahren zum Binden von
Nukleinsäuren an eine Festphase gerichtete Patentanspruch 11 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 11 des Hauptantrags dadurch, dass
die Nukleinsäuren aus Blut stammen und die verwendete Festphase ausgewählt
wird aus Glaspartikeln, Nukleinsäure bindenden Polymeren, mit solchen beschichteten Partikeln, Nukleinsäure bindenden Beschichtungen des Entnahmesystems
oder mit Silika beschichteten Partikeln. Der auf ein Kit gerichtete Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 14 des Hauptantrags dadurch, dass der pH-Wert der Lösung > 7,5 ist und die Festphase wiederum aus den zuvor genannten Materialien ausgewählt wird.
Der auf ein Nukleinsäureisolierungsverfahren gerichtete Patentanspruch 1 gemäß
Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrags dadurch,
dass die im Verfahren verwendeten Festphasen definiert werden als Glaspartikel,
Nukleinsäure bindende Polymere, mit solchen beschichtete Partikel, Nukleinsäure
bindende Beschichtungen des Entnahmesystems oder mit Silika beschichtete Partikel. Der auf ein Verfahren zum Binden von Nukleinsäuren an eine Festphase
gerichtete Patentanspruch 10 gemäß Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Patentanspruch 11 des Hauptantrags dadurch, dass der pH-Wert der Lösung enthaltend
die Nukleinsäure und die Festphase auf > 7,5, bevorzugt > 8,0 eingestellt wird und
die Festphase wiederum aus den zuvor genannten Materialien ausgewählt wird.
Der auf ein Kit gerichtete Patentanspruch 12 gemäß Hilfsantrag 4 unterscheidet
sich vom Anspruch 14 des Hauptantrages dadurch, dass der pH-Wert der Lösung
> 7,5 ist und die Festphase aus den zuvor genannten Materialien ausgewählt wird.
Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 5 unterscheiden sich von jenen des
Hauptantrags insofern, als im Anspruch 14 der pH-Wert der Lösung zum Stabilisieren der Nukleinsäuren auf einen Bereich von 4,0 bis 7,5 festgelegt wurde und
die Lösung im kennzeichnenden Teil des Anspruchs als „Binde-Lösung“ definiert
wird.
Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 6 unterscheiden sich von jenen des Hilfsantrags 5 dadurch, dass im Anspruch 11 die Festphase nur noch aus Glaspartikeln, Nukleinsäure bindenden Polymeren, mit solchen beschichteten Partikeln und
aus Nukleinsäure bindenden Beschichtungen des Entnahmesystems ausgewählt
wird.
Wegen des Wortlauts der jeweils rückbezogenen Verfahrens- und Sachansprüche
nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 wird auf den Inhalt der
Akten verwiesen.
Die Einsprechenden beantragen übereinstimmend,
das Patent zu widerrufen.
Sie sind insbesondere der Auffassung, dass das beanspruchte Verfahren zum
Binden von Nukleinsäuren aus einer Blutprobe oder Blut an eine Festphase nicht
neu sei, da aus dem Stand der Technik Verfahren bekannt seien, mit denen
Nukleinsäuren aus biologischen Proben unter alkalischen Bedingungen an Festphasen gebunden würden. Der Neuheitsschädlichkeit der bekannten Verfahren
stünde dabei nicht entgegen, dass diese Verfahren nicht expressis verbis auf Blut
bzw. Blutproben angewendet würden. Denn der Fachmann subsumiere unter den
darin genannten biologischen Proben, die zirkuläre Nukleinsäuren enthielten, ohne
Weiteres auch Blut bzw. Blutproben, da auch Blut bzw. Blutproben aufgrund darin
enthaltener mitochondrialer und/oder viraler DNA zirkuläre Nukleinsäuren aufweisen würden.
Unbeachtlich dessen beruhe das beanspruchte Verfahren nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Da der pH-Wert im beanspruchten Verfahren nicht für einen Bindungspuffer, sondern für eine Lösung aus Nukleinsäuren und Festphase auf größer als 7,5 definiert sei, erfordere es das Verfahren lediglich, die Nukleinsäurebindung im alkalischen Milieu durchzuführen. Im Stand der Technik werde jedoch
bereits darauf hingewiesen, dass u. a. in Abhängigkeit von der verwendeten Festphase der für die Bindung von Nukleinsäuren geeignete pH-Wert in einem weiten
Bereich variiert werden könne. Bei freier Wahl der Festphase, wie im beanspruchten Bindungsverfahren vorgesehen, werde der Fachmann daher für die Bindung
der Nukleinsäuren auch einen alkalischen pH-Wert in Betracht ziehen.
Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und beantragt,
das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den Patentansprüchen gemäß Hauptantrag bzw. einem der Hilfsanträge 1 bis 4,
jeweils vom 24. April 2009,
oder mit den Patentansprüchen gemäß einem der Hilfsanträge 5
oder 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung, sowie jeweils
mit Beschreibung und Zeichnung gemäß Patentschrift.
Sie vertritt im Wesentlichen die Auffassung, dass ein Verfahren zum Binden von
Nukleinsäuren an eine Festphase wie es gemäß Hauptantrag bzw. gemäß den
Hilfsanträgen 1 bis 6 beansprucht werde neu sei, da in keiner der genannten
Druckschriften ein Verfahren beschrieben werde, bei dem Nukleinsäuren aus Blut
unter alkalischen Bedingungen an eine Festphase gebunden würden. Das beanspruchte Verfahren beruhe zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit, da in den
Standardverfahren des Standes der Technik nur Bindungslösungen mit einem pH-
Wert von 6 bis maximal 7,5 üblich seien und dem Fachmann der Einsatz alkalischer Bindungslösungen nur in Verbindung mit einer selektiven Isolierung zirkulärer Nukleinsäuren geläufig sei. Auch das nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 beanspruchte Nukleinsäure-Isolierungsverfahren erfülle die Patentierungsvoraussetzungen. Zum einen werde der Fachmann durch den zitierten
Stand der Technik davon abgehalten für eine im patentgemäßen Sinn quantitative
Bindung von Nukleinsäuren eine Bindungslösung mit einem alkalischen pH-Wert
zu verwenden, da alkalische Bedingungen im Stand der Technik nur für eine
selektive Isolierung von Nukleinsäuren eingesetzt würden. Zum anderen sei es
dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt, dass bereits eine einzige
Lösung zur Stabilisierung von Nukleinsäuren aus einer biologischen Probe wie
Blut mit einem pH-Wert im Bereich von 5,0 bis 7,5 ausreichend sei, um sowohl die
Stabilisierung als auch die Bindung der Nukleinsäuren an eine Festphase zu
ermöglichen. Demzufolge finde der Fachmann im Stand der Technik keinen Anreiz
dafür, für die Nukleinsäureisolierung aus einer biologischen Probe zwei Lösungen
zu verwenden, von denen die Stabilisierungslösung einen leicht sauren bis neutralen pH-Wert aufweise und die Bindungslösung dagegen einen alkalischen pH-
Wert. Auch für das gemäß Hauptantrag bzw. gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 6
beanspruchte Kit zur Isolierung von Nukleinsäuren sieht die Patentinhaberin Neuheit und erfinderische Tätigkeit als gegeben an. Ihrer Ansicht nach ließen die zur
Beschreibung des Kits verwendeten Merkmale eindeutig erkennen, dass es sich
dabei um ein Kit handle, welches aus einer Festphase sowie zwei voneinander
unabhängigen Lösungen mit unterschiedlichen pH-Werten und ggf. auch unterschiedlichen Zusammensetzungen bestehe. Zudem werde für beide Lösungen
des beanspruchten Kits ein funktioneller Zusammenhang angegeben, der aus
dem zitierten Stand der Technik nicht hervorgehe. Denn der Stand der Technik
lehre entweder die Verwendung einer einzigen Lösung für Stabilisierung- und Bindung der Nukleinsäuren, oder den Einsatz einer reinen Bindungslösung. Demzufolge finde der Fachmann im Stand der Technik keine Anregung dafür, zwei
Lösungen zu verwenden, von denen mit der ersten Lösung eine Stabilisierung und
Bindung der Nukleinsäuren an die Festphase erreicht werde und mit der zweiten
Lösung, die sich vorrangig in ihrem pH-Wert von der ersten Lösung unterscheide,
eine weitere Bindung von Nukleinsäuren an die Festphase ermöglicht werde.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II
Die Einsprüche sind frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen.
Sie sind somit zulässig und haben auch Erfolg.
Die formale Zulässigkeit der Patentansprüche 1 bis 21 nach Hauptantrag und
nach den Hilfsanträgen 1 und 2, der Patentansprüche 1 bis 20 nach den Hilfsanträgen 3, 5 und 6, sowie der Patentansprüche 1 bis 19 gemäß Hilfsantrag 4 kann
dahin gestellt bleiben. Sie wurde im Übrigen von den Einsprechenden auch nicht
beanstandet.
Zum Hauptantrag
Hinsichtlich des mit Anspruch 14 beanspruchten Kits hat der Senat erhebliche
Bedenken, ob dieser gegenüber der Druckschrift D1 überhaupt noch neu ist. Darüber muss jedoch nicht entschieden werden, da die Bereitstellung des mit
Anspruch 11 beanspruchten Verfahrens nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit
beruht.
Daher kann auch dahingestellt bleiben, ob das im Patentanspruch 11 genannte
Verfahren zum Binden von Nukleinsäuren aus Blutproben an eine Festphase
gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D8 neu ist, in der ein Verfahren zur Isolierung von Nukleinsäuren beschrieben wird, bei dem für die Bindung der Nukleinsäuren aus biologischen Proben an eine Festphase Puffer mit alkalischem pH-
Wert eingesetzt werden (vgl. D8, Anspruch 1 i. V. m. S. 2, Abs. 0011 und 0013).
Die Bereitstellung des mit Patentanspruch 11 gemäß Hauptantrag beanspruchten
Verfahrens zum Binden von Nukleinsäuren an eine Festphase beruht jedenfalls
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Für die Analyse der in Blutproben enthaltenen Nukleinsäuren ist es erforderlich,
dass bereits zum Zeitpunkt der Blutentnahme die darin enthaltenen Nukleinsäuren
stabilisiert werden, d. h. es sollte der Abbau der vorhandenen Nukleinsäuren, aber
auch die Neusynthese von mRNA verhindert werden. Um dies zu erreichen, enthalten die bekannten Gefäße zur Blutentnahme Nukleinsäure-stabilisierende
Lösungen und eine Nukleinsäure-bindende Festphase. Allerdings weisen die
bekannten Systeme weiterhin Nachteile im Bezug auf die Stabilität der Nukleinsäuren auf, insbesondere dann, wenn das Probenmaterial vor der Analytik über
einen längeren Zeitraum gelagert wird (vgl. Streitpatent, S. 2, Abs. 0002 bis 0005).
Davon ausgehend liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, Mittel zur Optimierung der Ausbeute an Nukleinsäuren aus biologischen Proben, insbesondere Mittel zur Optimierung der Bindung dieser Nukleinsäuren an eine Festphase bereitzustellen. Darüber hinaus sollen die bereitgestellten Mittel ein verbessertes Nukleinsäureanalyseverfahren mit einer niedrigeren Nachweisgrenze für Nukleinsäuren
in biologischen Proben ermöglichen (vgl. Streitpatent, S. 3, Abs. 0014).
Gelöst wird diese Aufgabe u. a. mit dem im Patentanspruch 11 nach Hauptantrag
beschriebenen Verfahren zum Binden von Nukleinsäuren an eine Festphase in
Gegenwart einer Lösung aus Nukleinsäuren und einer Festphase, die einen pH-
Wert > 7,5 aufweist.
Den nächstliegenden Stand der Technik stellt die Entgegenhaltung D8 dar. Diese
beschreibt ein Verfahren zur Isolierung von Nukleinsäuren aus Testproben, bei
dem die Nukleinsäuren in Gegenwart eines Puffers an die Festphase gebunden
werden, dessen pH-Wert sowohl im sauren, als auch im neutralen oder alkalischen Bereich liegen kann (vgl. D8, Patentanspruch 1 i. V. m. S. 2, Abs. 0013).
Die Patentinhaberin hat im Rahmen der mündlichen Verhandlung vorgetragen,
dass der Fachmann durch die Angaben in dieser Druckschrift keinesfalls dazu
veranlasst werde, Nukleinsäuren aus Blutproben ausschließlich unter alkalischen
Bedingungen an die Festphase zu binden. Dieser Argumentation kann nicht
gefolgt werden. Im Beispiel 5 der D8 wird nämlich die Isolierung von viralen Nukleinsäuren aus Blutplasma beschrieben, wobei die Nukleinsäuren in Gegenwart
eines Puffers an eine Festphase aus Metalloxiden gebunden werden, dessen pH-
Wert im Bereich von 4 bis 10 liegt (vgl. D8, S. 5/6, Abs. 0040). Da im Anschluss an
die Bindung der Nukleinsäuren die Festphase jedoch mit einem Puffer gewaschen
wird, der einen pH-Wert von 8,0 besitzt, lehrt dieses Beispiel den Fachmann
somit, dass aus biologischen Proben wie Blutplasma stammende Nukleinsäuren
bei alkalischem pH-Wert fest an Metalloxide gebunden werden (vgl. D8, S. 6,
Abs. 0040, Z. 4). Bestätigt wird diese Lehre nach Ansicht des Senats zusätzlich
durch ein in der Druckschrift D8 gezeigtes Diagramm (vgl. D8, S. 6, Abs. 0043,
letzter Satz i. V. m. Figur 1, linke Spalte, mittleres Diagramm). In diesem Diagramm ist die im Beispiel 5 isolierte Nukleinsäuremenge in Abhängigkeit vom
jeweils verwendeten pH-Wert des Bindungspuffers aufgetragen. Den in der mündlichen Verhandlung von der Patentinhaberin vorgetragenen Ausführungen im
Bezug auf dieses Diagramm ist insofern zuzustimmen, als dieses Diagramm nur
eine Momentaufnahme während der Nukleinsäureisolierung darstellt. Der Fachmann entnimmt dem darin gezeigten Kurvenverlauf allerdings dennoch, dass sich
der optimale pH-Wert für die Isolierung von Nukleinsäuren aus Blutplasma vom
neutralen bis in den alkalischen Bereich hinein erstreckt. Der von der Patentinhaberin in diesem Zusammenhang vertretenen Auffassung, dass das Diagramm
lediglich ein pH-Optimum bis zu einem Wert von 7,5 lehre und der Fachmann die
für eine Blutplasmaprobe gültigen Bedingungen nicht ohne Weiteres auf eine Blutprobe – die nicht zwangsläufig mit Blutplasma gleichgesetzt werden könne - übertragen werde, kann allerdings nicht zugestimmt werden. Denn der im Diagramm
gezeigte Kurvenverlauf weist bis zu einem pH-Wert von 8,0 keine nennenswerte
Veränderung auf, so dass der Fachmann aufgrund dieses Kurvenverlaufes keinesfalls davon abgehalten wird, eine Bindung von Nukleinsäuren aus biologischen
Proben nicht auch unter rein alkalischen Bedingungen in Betracht zu ziehen.
Darüber hinaus wird der Fachmann beim Studium der Druckschrift D8 auch das
Beispiel 6 berücksichtigen, das einen eindeutigen Hinweis dafür liefert, dass nicht
nur Nukleinsäuren aus Blutplasma, sondern auch Nukleinsäuren aus anderen biologischen Proben unter alkalischen Bedingungen an Festphasen wie Metalloxide
gebunden werden. In diesem Beispiel werden die in einer Urinprobe enthaltenen
Nukleinsäuren bakteriellen Ursprungs in Gegenwart eines Puffers mit einem pH-
Wert von 7,6 an Metalloxide gebunden und die Festphasen anschließend mit
einem Puffer gewaschen, der einen pH-Wert von 8,0 besitzt (vgl. D8, S. 8,
Abs. 0045 und Abs. 0047, Z. 1 bis 14). Zudem wird in der D8 expressis verbis
auch auf Blut selbst als eine mögliche nukleinsäurehaltige Quelle hingewiesen,
aus der die Nukleinsäuren unter den in der D8 genannten Bedingungen isoliert
werden können (vgl. D8, S. 2, Abs. 0011, Z. 4). Somit aber konnte der Fachmann
angesichts der in der Druckschrift D8 vermittelten Lehre davon ausgehen, dass
auch die in einer Blutprobe enthaltenen Nukleinsäuren unter alkalischen Bedingungen an eine Festphase wie Metalloxide fest gebunden werden.
Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung zudem die Auffassung
vertreten, dass mit den bekannten Verfahren aufgrund der darin verwendeten
Festphasen oft nur eine bestimmte Nukleinsäureart isoliert werden könne. Da sich
jedoch hinsichtlich der Art der Festphasen und im Bezug auf die zu isolierenden
Nukleinsäuren im Anspruch 11 gemäß Hauptantrag keinerlei Einschränkungen finden, sind auch diese Merkmale nicht dazu geeignet sind, die Patentfähigkeit des
beanspruchten Verfahrens zu begründen.
Im Übrigen wurde für das beanspruchte Verfahren zum Binden von Nukleinsäuren
an eine Festphase - worauf auch die Einsprechenden im Rahmen der mündlichen
Verhandlung hingewiesen haben - keine Ausbeutesteigerung im Vergleich zu
bekannten Nukleinsäure-Immobilisierungsverfahren nachgewiesen.
Bei der vorliegenden Sachlage war für das Erreichen einer Bindung von Nukleinsäuren aus Blutproben an eine Festphase im alkalischen Milieu daher kein erfinderisches Zutun mehr erforderlich, sondern konnte in Kenntnis der Druckschrift D8
vielmehr erwartet werden.
Zu den Hilfsanträgen 1, 2 und 5
Das mit dem Patentanspruch 10 nach Hilfsantrag 1 beanspruchte Verfahren zum
Binden von Nukleinsäuren an eine Festphase unterscheidet sich vom Verfahren
gemäß Hauptantrag darin, dass die Nukleinsäuren nicht aus einer Blutprobe sondern aus Blut stammen und der pH-Wert der Lösung (cid:149) 8,0 ist. Die vorgenommenen Änderungen bezüglich der für das beanspruchte Verfahren vorgesehenen
nukleinsäurehaltigen Quelle und des pH-Werts der Lösung können jedoch keine
erfinderische Tätigkeit begründen. Denn wie bereits ausgeführt, ist in der Entgegenhaltung D8 nicht nur die Isolierung von Nukleinsäuren aus Blut vorgesehen
(vgl. D8, S. 2, Abs. 0011, Z. 4), sondern auch ein genereller alkalischer pH-
Bereich mit einem oberen Grenzwert von 12, bei dem die Nukleinsäuren an die
Festphase gebunden werden (vgl. D8, S. 2, Abs. 0013, letzter ganzer Satz).
Auch die im Patentanspruch 10 des Hilfsantrags 2 angegebene Kombination von
Blut als nukleinsäurehaltiger Probe und einem pH-Wert der Lösung von > 7,5 kann
aus den vorstehend genannten Gründen zu keinem anderen Ergebnis führen.
Das mit Patentanspruch 11 nach Hilfsantrag 5 beanspruchte Verfahren zum Binden von Nukleinsäuren aus einer Blutprobe an eine Festphase entspricht dem
Verfahren gemäß Hauptantrag, so dass die vorangegangenen Ausführungen zum
Hauptantrag für den Hilfsantrag 5 entsprechend gelten.
Zu den Hilfsanträgen 3, 4 und 6
Die in den Hilfsanträgen 3, 4 und 6 beschriebenen Verfahren zum Binden von
Nukleinsäuren an eine Festphase unterscheiden sich vom Verfahren nach Patentanspruch 11 gemäß Hauptantrag im Wesentlichen durch die Auswahl von
bestimmten Materialien, die für die Immobilisierung der Nukleinsäuren geeignet
sind. Wie allerdings der Druckschrift D1 zu entnehmen ist, gehören Glaspartikel,
Nukleinsäure bindende Polymere, mit solchen beschichtete Partikel, Nukleinsäure
bindende Beschichtungen des Entnahmesystems und mit Silika beschichtete Partikel zu den üblichen Materialien, an die im Stand der Technik Nukleinsäuren im
Rahmen einer Nukleinsäure-Isolierung gebunden werden (vgl. D1, S. 3, Z. 28 bis
30). Eine erfinderische Leistung kann daher in der Auswahl dieser Materialien im
Zusammenhang mit der Bereitstellung des beanspruchten Verfahrens zum Binden
von Nukleinsäuren an eine Festphase ebenfalls nicht gesehen werden.
Da über den Antrag der Patentinhaberin nur insgesamt entschieden werden kann,
fallen mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 11 gemäß Haupt- und Hilfsanträgen 3, 5 und 6 bzw. mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 10 nach den
Hilfsanträgen 1, 2 und 4 auch die übrigen Ansprüche der jeweiligen Anspruchsfassungen.
Schröder
Richter Harrer ist wegen Urlaubs an der Unterschriftsleistung gehindert.
Schröder
Proksch-Ledig
Münzberg
Fa