BPatG Beschluss vom 27.05.2009 – 29 W (pat) 15/07

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 15/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 46 518.3

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der

Sitzung vom 27. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die

Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein 08.05

beschlossen:

1.

Der Beschluss der Markenstelle

für Klasse 16 des

Deutschen

Patent-

und

Markenamts

vom

13. Dezember 2006 wird aufgehoben.

2.

Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurückverwiesen.

I.

Für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 ist

das Wortzeichen 306 46 518.3

Lust auf Genuss

am 26. Juli 2006 zur Eintragung angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 zurückgewiesen. In der Begründung der Zurückweisung war stets die Wortfolge "Lust am Genuss" zugrunde

gelegt worden. Diese sei nicht schutzfähig, da es sich um eine nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

MarkenG handele. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die grammatikalisch korrekt gebildete, allgemein verständliche Wortverbindung ohne besonderen analytischen Aufwand dahingehend, dass die gekennzeichneten Waren und

Dienstleistungen der Freude am Genießen gewidmet seien. Damit komme der

Zustand zum Ausdruck, dass man an etwas Gefallen finde, das einem Wohlbehagen bzw. ein gutes Gefühl bereite. Es liege ein anpreisender und werbender Hinweis auf die besondere Beschaffenheit bzw. Bestimmung und nicht eine betriebskennzeichnende Angabe vor. Dies gelte auch für den weit gefassten Oberbegriff

der Dienstleistung "Geschäftsführung für andere", weil darunter auch Dienstleistungen wie Bestellannahme und -abwicklung fielen. Auch Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur könnten sich inhaltlich mit der Vermittlung von "Lust am

Genuss" befassen. Zudem sei die Wortfolge "Aus Lust am Genießen" durch das

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (R 0369/04-2) zurückgewiesen worden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie weist darauf hin,

dass die Markenstelle ihren Ausführungen wiederholt statt der angemeldeten

Wortfolge "Lust auf Genuss" die Wortfolge "Lust am Genuss" zugrunde gelegt

habe. Auch sei keine nachvollziehbare Differenzierung hinsichtlich der einzelnen

Waren und Dienstleistungen getroffen worden (z. B. hinsichtlich Papier, Pappe,

Büroartikel sowie Marktforschung). Das angemeldete Zeichen weise allenfalls

einen mittelbar beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Bezüglich des Verweises auf die zurückgewiesene Marke "Aus

Lust am Genießen" (HABM R 0369/04-2) sei festzustellen, dass beide Bezeichnungen keine vergleichbaren Waren und Dienstleistungen beträfen. Die vorliegende Anmeldung beziehe sich nicht auf Nahrungsmittel, sondern überwiegend auf

den Medienbereich. Auch sei die Wortfolge "Lust auf Genuss" vom Bedeutungsgehalt her weniger genau als "Lust am Genuss", sondern vielmehr vage und unscharf. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt habe die Wortmarke "Lust

auf Genuss" für Fleisch- und Wurstprodukte eingetragen (Nr. 001806025).

Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin auf zahlreiche

Vorentscheidungen verwiesen. So seien zwar 39 Markenanmeldungen mit der

Wortfolge "Lust auf" vom Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesen

worden. Darunter seien aber nur wenige, die dem gleichen Zeichenbildungsprinzip

mit vergleichbaren Waren und Dienstleistungen unterliegen würden. Seit 1999

seien keine Marken mehr zurückgewiesen worden, die andere Elemente als Orts-

bzw. Waren-, Dienstleistungs- oder Produktnamen enthalten hätten. Demgegenüber seien 82 Marken mit der Wortfolge "Lust auf" in verschiedensten Zusammensetzungen eingetragen worden, davon 18 Wortmarken, 59 Wort-Bild-Marken, die

teilweise nur einfach gestaltete Bildbestandteile aufwiesen, so z. B. "Lust auf

Holz", "Lust auf Krefeld", "Lust auf Vorpommern", "Lust auf Gemüse", "Lust auf

Golf" etc.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 13. Dezember 2006

aufzuheben.

II.

Auf die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin

ist eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 70

Abs. 3 Nr. 2 MarkenG auszusprechen. Dabei ist von folgenden Erwägungen auszugehen:

1.

Die Markenstelle hat - obwohl im Rubrum des Beschlusses die tatsächlich

angemeldete Marke "Lust auf Genuss" genannt ist - der nachfolgenden Begründung der Entscheidung nicht diese angemeldete Wortfolge zugrunde

gelegt, sondern die Wortfolge "Lust am Genuss". Aufgrund dieses Umstands

ist davon auszugehen, dass die Markenstelle die markenrechtliche Prüfung

auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 und 2 MarkenG nicht hinsichtlich der tatsächlich angemeldeten Marke durchgeführt hat. Dies stellt

einen wesentlichen Verfahrensmangel dar und ist nachzuholen. Darüber hinaus genügt die Markenstelle auch nicht der gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG geforderten Begründungspflicht, da die tragenden Erwägungen der Zurückweisung nicht auf das angemeldete Zeichen bezogen sind. Der Anmelder hat einen Anspruch auf Mitteilung der wesentlichen Gründe für eine Zurückweisung (§ 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Die dargelegten Umstände

rechtfertigen eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

2.

Da die Anmelderin im Lauf des Beschwerdeverfahrens auf zahlreiche Vorentscheidungen verwiesen hat, die wegen des Bestandteils "Lust auf" ihrer

Anmeldung vergleichbar seien, wird die Markenstelle unter Berücksichtigung

der Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften

vom 12. Februar 2009 (C-43/08 - "Schwabenpost" und C-39/08 - "Volkshandy") diese in die erneute Prüfung der absoluten Schutzhindernisse im

Rahmen einer vergleichenden Würdigung mit einbeziehen müssen.

2.1. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat in Rn. 17 seines

Beschlusses festgestellt, dass eine nationale Behörde bei Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen muss und dabei ein besonderes Augenmerk auf die

Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht

- auch wenn insoweit keine Bindung an Vorentscheidungen besteht. Daraus

folgt, dass unter dem Aspekt des allgemeinen rechtsstaatlichen Gebots, das

in jeder Verfahrensordnung gilt - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren -, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung

auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gem. § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent-

und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung

von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein, was nur

durch entsprechende Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden

Entscheidung erfolgen kann.

2.2. Dabei darf jedoch nicht die Mitwirkungspflicht des jeweiligen Anmelders

übersehen werden, handelt es sich doch bei der Entscheidung über die

Registrierbarkeit eines Zeichens um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt. Die für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

geltende Amtsermittlungspflicht hat ihre Grenze im Maß des Zumutbaren.

Das Amt muss nicht jeder noch so geringfügigen Ähnlichkeit nachgehen. Die

immanente Einschränkung der Amtsermittlung liegt nämlich in der materiellen Mitwirkungslast des Anmelders in Bezug auf Tatsachen, die für seinen

Anspruch auf Eintragung sprechen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der

Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, Rn. 232; Kopp/Ramsauer,

VerwVfG, 9. Aufl., § 24 Rn. 42). Auch er muss in seinem Vortrag auf entsprechende Vorentscheidungen hinweisen, so er sich auf Gleichbehandlung beruft, und sie belegen. Der Anmelder hat dabei zu berücksichtigen, dass nicht

jede irgendwie geartete Vorentscheidung heranzuziehen ist, sondern der

Vergleich mit Vorentscheidungen nur dann vernünftigerweise vom Amt angestellt werden kann, wenn sich nicht ohne weiteres und sofort die Unterschiedlichkeit der Zeichen ergibt und zwar - dies sei hervorgehoben - in Bezug auf

die jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistungen und zum Zeitpunkt

der Eintragung. Der Anmelder hat daher bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen

und Zurückweisungen - einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen - mitzuwirken und seinen diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren (vgl. BPatG 29 W (pat) 49/07 - Traunsteiner Anzeigen-Kurier).

Dieser Mitwirkungspflicht ist die Anmelderin vorliegend - wenn auch erst im

Beschwerdeverfahren - nachgekommen durch die Einreichung einer Auflistung von Anmeldungen mit den Bestandteilen "Lust auf", die im Auskunftssystem "DPINFO" des Deutschen Patent- und Markenamts recherchiert wurden, sowie der Vorlage der zu den einzelnen Marken gehörenden Registerauszüge mit Markendarstellungen, aus denen sich die zur Beurteilung einer

Vergleichbarkeit heranzuziehenden Kriterien wie Verzeichnis der Waren und

Dienstleistungen, Anmelde- und Eintragungszeitpunkt, Bildelemente etc. ersehen lassen. Im Rahmen der neuerlichen Prüfung der angemeldeten Marke

wird die Markenstelle daher diese geltend gemachten Vorentscheidungen zu

berücksichtigen haben, wobei dem Spannungsverhältnis zwischen der

Gleichbehandlung der Wettbewerber und dem Gebot rechtmäßigen Handelns Rechnung zu tragen ist. Im Rahmen des Vergleichs der angemeldeten

mit den eingetragenen vergleichbaren Marken, den das Deutsche Patent-

und Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen muss, sind gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung anzugeben.

Wenn es die Voreintragungen jedoch für rechtswidrig hält, ist dies ebenfalls

zum Ausdruck zu bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der

Feststellung des Gerichtshofs in Rn. 18, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden muss mit dem Gebot rechtstaatlichen

Handelns" Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rn. 21

vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen

der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder

gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden

Diskriminierung zu berücksichtigen" hat.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu