BPatG Beschluss vom 16.06.2009 – 10 W (pat) 2/07

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 2/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend das Patent 592 04 269 (EP 0 579 637)

wegen Umschreibung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle 16 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Oktober 2006 aufgehoben. Die Umschreibung des Patents 592 04 269 auf die Antragstellerin als neue Inhaberin im Patentregister wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Das europäische Patent 0 579 637 mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Einmischen von flüssigen und/oder rieselfähigen Stoffen

in Nahrungsmittelmassen“ wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

unter dem Aktenzeichen 592 04 269.3 geführt und geht auf eine Anmeldung vom

März 1992 zurück. Im Register eingetragene Inhaberin ist bis heute die Firma

I… GmbH in K….

Nach Übernahme der Vertretung der eingetragenen Inhaberin im Oktober 2004

haben die Patentanwälte Dr. K… im März 2006 beim DPMA die Umschreibung des Patents auf die Antragstellerin beantragt und angegeben, dass sie diese

ebenfalls vertreten. Kurz zuvor war beim DPMA das Schreiben eines Dritten mit

der Bitte um besonders sorgfältige Prüfung möglicher Umschreibungsanträge eingegangen, da die Firma

I… GmbH, gegen die Forderungen

in beträchtlicher Höhe bestünden, versucht habe, Betriebsvermögen, insbesondere ihre

Patente, an den Gläubigern vorbei auf Dritte zu übertragen. Unter Beifügung entsprechender

Handelsregisterauszüge

wurde

ausgeführt,

die

I…

GmbH

sei mit Wirkung

vom

1. Dezember 2004 mit

der G…

& Co. KG verschmolzen worden. Am 27. Januar 2005 sei die Auflösung

der KG und das Erlöschen der Firma sowie als deren Liquidatorin die

G!

mit

Sitz

in

P…

eingetragen

worden.

Gegen

den

Geschäftsführer der

I… GmbH sei ein Ermittlungsverfahren bei der

Staatsanwaltschaft Köln wegen Insolvenzverschleppung anhängig.

Das DPMA hat das Schreiben des Dritten ebenso wie den Umschreibungsantrag

der Antragstellerin jeweils der Gegenseite zur Kenntnis übersandt und beiden eine

Frist zur Stellungnahme gesetzt. Die Antragstellerin hat daraufhin eine Kopie einer

Übertragungs- und Annahmeerklärung vom 28. Mai 2004 überreicht, die von ihr

sowie von der eingetragenen Inhaberin unterzeichnet sei. An einer ordnungsgemäßen Übertragung des Schutzrechts auf sie könnten keine Zweifel bestehen,

zumal die angeblichen Forderungen nie gerichtlich geltend gemacht und erst recht

nicht gerichtlich festgestellt worden seien. Seitens des Dritten sind die Bedenken

gegen eine Umschreibung mit der Begründung aufrechterhalten worden, in einem

Verletzungsstreit betreffend das europäische Patent vor einem niederländischen

Gericht im Mai 2006 sei die Antragstellerin mangels Aktivlegitimation unterlegen,

da sie nach den Feststellungen des Gerichts als Lizenznehmerin, nicht aber als

Inhaberin des Schutzrechts anzusehen sei. Dem hat die Antragstellerin widersprochen und ausgeführt, im Hinblick auf die Umschreibung in Deutschland habe die in

einem summarischen Verfahren ergangene Entscheidung keine Bindungswirkung.

Das Gericht habe nicht die Inhaberschaft geprüft, sondern nur den Registerstand

in den Niederlanden im Zeitpunkt seiner Entscheidung berücksichtigt.

Mit Beschluss vom 13. Oktober 2006 hat die Prüfungsstelle 16 des DPMA den

Antrag auf Umschreibung wegen Zweifel an der Wirksamkeit des Rechtsübergangs, die sich nicht hätten beheben lassen, zurückgewiesen. Zur Erklärung vom

28. Mai 2004 sei nicht angegeben worden, wer diese unterzeichnet habe und warum sie erst 2 Jahre nach der Unterzeichnung und nach dem Erlöschen der Patentinhaberin vorgelegt worden sei. Das im Verfahren vor dem niederländischen

Gericht überprüfte Dokument habe ergeben, dass die Antragstellerin lediglich Lizenznehmerin sei. Eine Übertragung des Patents sei daraus nicht ersichtlich. Es

sei zwar möglich, könne aber nicht geprüft werden, ob dieses Dokument auch

materiellrechtliche Grundlage des Rechtsübergangs bezüglich des deutschen

Teils des europäischen Patents sei. Zudem könne dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Köln durch Vollzug der beantragten Umschreibung nicht vorgegriffen werden.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde und beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

13. Oktober 2006 aufzuheben und den deutschen Teil des europäischen Patents 579 637 (Deutsches Aktenzeichen: 592 04 269)

von

der

I… GmbH

auf

die R… GmbH

umzuschreiben.

Der Nachweis des Rechtsübergangs sei bereits durch die Vorlage der Übertragungs- und Annahmeerklärung vom 28. Mai 2004 erbracht worden. Begründete

Zweifel an der Rechtsnachfolge ergäben sich unter keinem der im angegriffenen

Beschluss teilweise erstmals und damit in verfahrensrechtlich bedenklicher Weise

genannten Gesichtspunkte. Das gelte insbesondere für die beanstandete zeitliche

Diskrepanz zwischen Erteilung der Bewilligung und Stellung des Umschreibungsantrags,

zumal der mit der Beschwerde überreichte mit der

I…

GmbH abgeschlossene „Patent- und Know-how-Kaufvertrag“ vom gleichen Tag

eine Verpflichtung zur Vornahme der Umschreibung nicht vorsehe. Auch sei die

Angabe, wer die Erklärung unterschrieben habe, nicht erforderlich, da sich dies

aus den Namen unterhalb der jeweiligen Unterschriftslinien ergebe. Dass der für

die

I…

GmbH

unterzeichnende

I1…

zu

diesem

Zeitpunkt

deren alleinvertetungsberechtiger Geschäftsführer war, ergebe sich aus der der

Beschwerdebegründung beigefügten Handelsregisterkopie. Die Umschreibung

hätte daher nicht verweigert werden dürfen, eventuelle Zweifel hätten sich durch

vom DPMA aber nicht angeforderte Nachweise beseitigen lassen. Die von am

Umschreibungsverfahren nicht beteiligten Dritten vorgebrachten Einwendungen

hätte das DPMA von vornherein unberücksichtigt lassen müssen und sich in seiner formalen summarischen Prüfung allein auf die von den Beteiligten eingereichten Nachweise beschränken müssen. Dies gelte auch für das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren.

Der Senat hat durch schriftlichen Hinweis vom 8. Oktober 2008 die G…

& Co. KG

i.L.,

vertreten

durch

die

Liquidatorin

als Rechtsnachfolgerin

der

noch

im Patentregister

eingetragenen

I… GmbH

über das anhängige Beschwerdeverfahren und ihre Beteiligtenstellung informiert.

Die öffentliche Zustellung dieses Hinweises ist mit Beschluss des Senats vom

16. Februar 2009 angeordnet worden, nachdem mehrere Zustellungsversuche gescheitert waren. Die weitere Beteiligte hat sich im Verfahren nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Voraussetzungen für die Umschreibung des deutschen Teils des europäischen Patents auf die Antragstellerin sind

jedenfalls nunmehr gegeben.

Gemäß § 30 Abs 3 Satz 1 PatG vermerkt das Patentamt im Register eine Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Dabei ist das Patentamt nicht verpflichtet, die materiellrechtliche Wirksamkeit der Rechtsübertragung in jeder Richtung zu prüfen. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht

allzu weit zu ziehen. Führt diese Prüfung zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit

einer Übertragung und lassen sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen, muss das Patentamt die

Umschreibung versagen (vgl BGH GRUR 1969, 43 - Marpin; Senatsbeschluss

vom 6. Oktober 2005, BlPMZ 2006, 67 - Umschreibung, rechtliches Gehör II,

m. w. N.). Der Nachweis ist durch die Vorlage von Urkunden zu erbringen, aus

denen sich zweifelsfrei die beantragte Rechtsänderung ergibt. Dabei reicht es aus,

dass dem Antrag, wenn er von den Rechtsnachfolgern gestellt wird, eine von den

eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern unterschriebene Erklärung beigefügt

ist, dass sie der Eintragung der Rechtsänderung zustimmen (§ 28 Abs. 3 Nr. 2a

DPMAV).

Der im März 2006 beim DPMA eingegangene Umschreibungsantrag lässt es nach

dem Wortlaut offen, in wessen Namen er gestellt wird. Er enthält lediglich noch

den Hinweis, dass die Erwerberin ebenfalls durch die unterzeichnenden Patentanwälte vertreten wird. Nachdem die eingetragene Inhaberin mit Wirkung vom

1. Dezember 2004

mit

der

G…

&

Co.

KG

verschmolzen und letztere Ende Januar 2005 aufgelöst worden war, ist zweifelhaft,

ob die unterzeichnenden Patentanwälte seitens der eingetragenen Inhaberin weiterhin bevollmächtigt waren. Auf Nachfrage des Senats hat Patentanwalt

Dr. K… eine Vertretungsbefugnis

für die Liquidatorin der eingetragenen

Patentinhaberin im Zeitpunkt der Antragstellung nicht bestätigt und ausgeführt, der

Umschreibungsantrag sei im Namen der Erwerberin gestellt worden. Damit ist

gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2a DPMAV für die Umschreibung die Zustimmung der eingetragenen Inhaberin nachzuweisen, die der nachgereichten Übertragungs- und

Annahmeerklärung vom 28. Mai 2004 entnommen werden kann. Mit der Vorlage

dieser Urkunde, die u. a. die Einwilligung des Geschäftsführers der eingetragenen

Patentinhaberin zur Umschreibung im Register enthält, sind die Voraussetzungen

für einen ausreichenden Nachweis des Rechtsübergangs grundsätzlich erbracht.

Angesichts der erst späteren Einreichung der Übertragungs- und Annahmeerklärung und vor dem Hintergrund der von Dritter Seite vorgebrachten Einwendungen

ergaben sich für das DPMA zwar zurecht noch restliche Zweifel, ob dem Umschreibungsantrag aufgrund dieser Unterlagen stattgegeben werden konnte, zumal seit Abgabe der Übertragungs- und Annahmeerklärung bis zur Antragstellung

fast zwei Jahre vergangen waren. Im Übrigen legt die Einleitung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit Konkursdelikten es grundsätzlich

nahe, an der Wirksamkeit der dem materiellrechtlichen Rechtsübergang zugrundeliegenden Vereinbarung zu zweifeln und hätte somit zumindest Anlass zur

Nachfrage gegeben. Gleiches gilt für die zeitliche Diskrepanz zwischen Antragstellung und Abgabe der Übertragungs- und Annahmeerklärung. Das DPMA hätte

aber vor einer Zurückweisung des Umschreibungsantrags der Antragstellerin insoweit Gelegenheit zur Stellungnahme geben sollen.

Dies hätte voraussichtlich die Vorlage des erst im Beschwerdeverfahren überreichten Patent- und Know-how-Kaufvertrags beschleunigt, aus dem sich nicht nur

die Übereinstimmung hinsichtlich des Datums, sondern auch die weitere Information (siehe § 1 Schutzrechte) ergibt, wonach die Antragstellerin nicht verpflichtet

war, die Umschreibung im Register vornehmen zu lassen (a. a. O. Ziffer 4), was

die zeitliche Verzögerung der Antragstellung erklärt. Im Übrigen hätte das DPMA

daraus auch ohne nähere Prüfung entnehmen können, dass von den Vertragsparteien nicht lediglich eine Lizenzierung der Schutzrechte gewollt war (a. a. O.

Ziffer 1). Der Senat hat zudem Einsicht in die Akten des staatsanwaltschaftlichen

Ermittlungsverfahrens gegen den früheren Geschäftsführer der eingetragenen Patentinhaberin genommen, das im Juni 2009 noch anhängig war, letztlich aber keinen hinreichenden Anhalt dafür bietet, die Wirksamkeit des Patent- und Knowhow-Kaufvertrags in Frage zu stellen.

Nachdem der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren gelungen ist, die bestehenden Zweifel am Nachweis der Rechtsänderung auszuräumen, war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die antragsgemäße Umschreibung anzuordnen.

III.

Aus den im Beschluss vom 16. Februar 2009 genannten Gründen, die fortbestehen, wird die öffentliche Zustellung dieses Beschlusses an die weitere Beteiligte

angeordnet.

Schülke

Püschel

Martens

Pr