Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 27.07.2009 – 15 W (pat) 18/05
15. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
27. Juli 2009
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 42 31 833.5-43
…
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 27. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Harrer, Dr. Egerer und Dr. Lange
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 08.05
G r ü n d e
I.
Die Anmelderin reichte am 23. September 1992 beim Deutschen Patentamt eine
Patentanmeldung ein, die am 24. März 1994 in Form der deutschen Offenlegungsschrift 42 31 833 mit der Bezeichnung
"Verfahren zur Herstellung von Alkyl- und/oder Alkenyloligoglycosiden"
veröffentlicht wurde.
Mit Beschluss vom 27. Januar 2005 wies die Prüfungsstelle für Klasse C 07 H des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurück. Dem Beschluss lagen
die ursprünglich eingereichten, unveränderten Patentansprüche 1 bis 12
zugrunde. Die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1, 7 und 8 haben folgenden Wortlaut:
"1. Verfahren
zur Herstellung
von
Alkyl-
und/oder
Alkenyloligoglykosiden durch säurekatalysierte Acetalisierung von
Fettalkoholen mit Glykosen, bei dem man die Reaktion in einem
Reaktor durchführt, der nach dem Fallfilmprinzip arbeitet.
7.
Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
man die Reaktion in Gegenwart von Alkyloligoglykosiden oder
Zuckerestern als Emulgatoren durchführt.
8.
Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
man die Emulgatoren in Mengen von 5 bis 60 Gew.-% - bezogen
auf die Glykose - einsetzt."
Die Zurückweisung der Anmeldung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass
das beanspruchte Verfahren gegenüber dem aus der Druckschrift DE 41 04 640
A1 (1) bekannten Verfahren zur Herstellung von Alkylglykosiden nicht mehr neu
sei.
Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 3. März 2005 Beschwerde eingelegt und beantragt, den Beschluss aufzuheben.
Mit Schriftsatz vom 10. März 2005 reicht sie eine geänderte Anspruchsfassung mit
den Patentansprüchen 1 bis 11 ein, wobei Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut
hat:
„1. Verfahren
zur Herstellung
von
Alkyl-
und/oder
Alkenyloligoglykosiden durch säurekatalysierte Acetalisierung von
Fettalkoholen mit Glykosen, bei dem man die Reaktion in einem
Reaktor durchführt, der nach dem Fallfilmprinzip arbeitet dadurch
gekennzeichnet, dass man die Reaktion in Gegenwart von Alkyloligoglykosiden oder Zuckerestern als Emulgatoren in Mengen
von 5 bis 60 Gew.-% - bezogen auf die Glykose - durchführt.“
Die Anmelderin vertritt die Auffassung, der geänderte Patentanspruch 1 weise im
Hinblick auf die aus den ursprünglichen Patentansprüchen 7 und 8 aufgenommenen Merkmale gegenüber der Lehre der Druckschrift (1) nicht nur die erforderliche
Neuheit auf, sondern beruhe demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Auf die Terminsladung vom 27. April 2009 teilte die Anmelderin mit Schriftsatz
vom 27. Mai 2009 mit, dass sie an der für den 27. Juli 2009 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Im Übrigen hält sie die mit Schriftsatz
vom 10. März 2005 gestellten Anträge aufrecht.
Sie beantragt demnach,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Basis der Patentansprüche 1 bis 11, eingegangen am
16. März 2005.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und
zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Gründen keinen Erfolg.
1.
Die mit Schriftsatz vom 10. März 2005, eingegangen am 16. März 2005,
eingereichten geltenden Patentansprüche 1 bis 6 sowie 8 bis 11 ergeben sich aus
der ursprünglichen Fassung der Patentansprüche (vgl. urspr. Unterl. Anspr. 1
i. V. m. 7 und 8, 2 bis 6 sowie 9 bis 12) und sind somit ursprünglich offenbart.
Für die Entscheidung ohne Belang ist, dass bei der Nummerierung der geänderten
Anspruchsfassung die Anspruchsnummer 7 ausgelassen und mit Nummer 8 weiter nummeriert wurde.
2.
Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist durch
folgende Merkmale gekennzeichnet:
1) Verfahren zur Herstellung von Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykosiden
1.1) durch säurekatalysierte Acetalisierung von Fettalkoholen mit Glykosen
2)
3)
in einem nach dem Fallfilmprinzip arbeitenden Reaktor
in Gegenwart von Alkyloligoglykosiden oder Zuckerestern als Emulgatoren
3.1) in Mengen von 5 bis 60 Gew.-% bezogen auf die Glykose.
3.
Es kann dahin stehen, ob die gegenüber Patentanspruch 1 des angefochtenen Beschlusses hinzugenommenen Merkmale 3 und 3.1 dem nunmehr beanspruchten Verfahren zur Neuheit gegenüber der Lehre der vorveröffentlichten
Druckschrift DE 41 04 640 A1 (1) verhelfen.
Denn einem solchen Verfahren mangelt es an der erforderlichen erfinderischen
Tätigkeit.
Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Alkyl- und oder Alkenyloligoglykosiden zur Verfügung zu stellen, das frei ist von den in der Beschreibungseinleitung
der Anmeldeunterlagen geschilderten Nachteilen (vgl. DE 42 31 833 A1 Sp. 1
Z. 52 bis 55 i. V. m. Z. 27 bis 51).
Die Lösung dieser Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß geltendem Patentanspruch 1 war indessen für den Fachmann, ausgehend von der
DE 41 04 640 A1 (1), naheliegend.
Aus (1) ist, wie im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt, bereits ein
gattungsgemäßes Verfahren mit den Merkmalen 1, 1.1 und 2 bekannt (vgl. (1)
Anspr. 1 i. V. m. Sp. 2 Z. 12 bis 43, insbes. Z. 18 bis 20, Z. 23 bis 26, sowie Sp. 3
Beisp. 1 Z. 32 bis 54). Der angefochtene Beschluss, der nur ein durch die Merkmale 1, 1.1 und 2 gekennzeichnetes Verfahren betraf, ist deshalb nicht zu beanstanden.
Die nunmehr aus den ursprünglichen Ansprüchen hinzugenommenen Merkmale 3
und 3.1 sind, falls aus der Druckschrift (1) nicht bereits expressis verbis zu entnehmen oder mitzulesen, so von einem Fachmann jedenfalls davon ausgehend in
naheliegender Weise ableitbar.
Aus dem Ausführungsbeispiel von (1) geht hervor, dass zu Beginn der Glycosidierung ein Gemisch aus 1 kg Butylglucosid in 4 l Butanol vorgelegt wird und dazu
vor dem Eintritt in den Fallfilmverdampfer 60 %-iger wässriger Glucosesirup und
Butanol als Edukte der Glycosidierungsreaktion sowie Schwefelsäure als Katalysator gegeben werden. Obwohl aus der Druckschrift (1) der Zweck der Zugabe
des Reaktionsendprodukts Butylglycosid im Gemisch mit dem Ausgangsprodukt
Butanol expressis verbis nicht hervorgeht, handelt es sich dabei um eine Maßnahme, die - sowohl stofflich als auch funktionell betrachtet - unter das Merkmal 3
fällt. Denn Glycoside weisen bekanntlich Stabilisator-, Emulgator- bzw. Tensideigenschaften auf. Darüber hinaus hat die Zugabe von Butylglycosid, wie im Ausführungsbeispiel der Druckschrift (1), den Vorteil, dass das Verfahrensprodukt nicht
durch stofffremde Emulgatoren verunreinigt wird.
Auch wenn die in der Druckschrift (1) auf ein Ausführungsbeispiel beschränkten
Angaben keine allgemeine Lehre hinsichtlich bestimmter Mengenverhältnisse des
eingesetzten Emulgators Butylglycosid zu dem Zuckeredukt vermitteln, so wird der
Fachmann, ausgehend von dem Ausführungsbeispiel, die Menge an Emulgator im
Rahmen üblicher, sein Wissen und Können nicht übersteigender orientierender
Versuche optimieren und dabei zwangsläufig auch in den Bereich des Merkmals 3.1 gelangen. Erfinderisches Zutun ist hierfür nicht erforderlich.
Der Ansicht der Anmelderin, dass der Fachmann keinerlei Veranlassung gehabt
habe, ausgehend von der Druckschrift (1) kombiniert mit seinem Fachwissen die
Mitverwendung von Emulgatoren, insbesondere von Zuckerestern, überhaupt in
Betracht zu ziehen (vgl. Schrifts. v. 10. März 2005 S. 3 Abs. 2), vermag sich der
Senat nicht anzuschließen. Vielmehr drängt sich dem Fachmann zwangsläufig die
Frage auf, weshalb in (1) das End- bzw. Zielprodukt, das bekanntlich ein ökotoxikologisch vorteilhafter Emulgator darstellt, in erheblicher Menge dem Reaktionsgemisch zugesetzt wird, und er wird den Grund dafür ohne Weiteres in der Emulgatorwirkung erkennen. Sofern die Anmelderin und Beschwerdeführerin ihre Argumentation auf Zuckerester als Emulgatoren abgestellt hat, so handelt es sich
dabei nur um eine Alternative des beanspruchten Verfahrens.
Auch dass sich in (1) an die Glycosidierung auch noch eine Umglycosidierung anschließt, vermag den Fachmann nicht davon abzuhalten, die Lehre der ersten
Stufe, der Glycosidierung, wahrzunehmen.
Sofern die Anmelderin und Beschwerdeführerin auf die vorteilhafte Verringerung
des Polyglycosegehalts im Zuge der Herstellung von C12/14-Kokosalkylglucosid,
dem einzigen Zielprodukt der Ausführungsbeispiele der vorliegenden Patentanmeldung verweist, so ist festzuhalten, dass gemäß geltendem Antrag ein Verfahren zur Herstellung jedweder Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside beansprucht
ist.
4.
Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen, darauf rückbezogenen
Unteransprüche, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob
diese etwas Schutzfähiges enthalten. Denn die Anmelderin hat zum einen von der
ihr durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eingeräumten Möglichkeit
zur Verteidigung des Anmeldungsgegenstands nicht Gebrauch gemacht und zum
anderen abschließend auf die mit Schriftsatz vom 10. März 2005 gestellten Anträge verwiesen. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer
weiter beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die
Anmelderin die Erteilung eines Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der sowohl zumindest einen nicht rechtsbeständigen
Anspruch enthält. Auf die übrigen Ansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht
gesondert eingegangen zu werden
(BGH v 27. Juni 2007 - X ZB 6/05,
GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH
v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).
Feuerlein
Harrer
Egerer
Lange
Bb