BPatG Beschluss vom 05.04.2011 – 2 ZA (pat) 68/09

BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 68/09

(zu 2 Ni 30/07 (EU) _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache 08.05

…

betreffend das europäische Patent EP … (DE …)

(hier: Erinnerung und Anschlusserinnerung gegen den

Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7. August 2009)

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom

5. April 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter

Dipl.-Ing. Prasch und Merzbach

beschlossen:

1.

Auf die Erinnerung Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 7. August 2009 dahin abgeändert, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 38.628,57 Euro festgesetzt werden;

die weitergehende Erinnerung der Klägerin sowie die Anschlusserinnerung der Beklagten werden zurückgewiesen.

2.

Die

Kosten

des

Erinnerungs-

und

Anschlusserinnerungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

3.

Der Gegenstandswert des Erinnerungs- und Anschlusserinnerungsverfahrens beträgt 11.904,92 Euro.

G r ü n d e

I.

Nachdem der erkennende Senat mit Urteil vom 13. November 2008 aufgrund der

am 8. Juni 2007 erhobenen Nichtigkeitsklage der Klägerin und Erinnerungsführerin

das

europäische

Patent …

(Streitpatent),

das

ein …

betrifft

und

vom

Deutschen

Patent-

und Markenamt unter der Nummer DE … geführt wird, mit Wirkung für

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens auferlegt hatte, hat die Klägerin beantragt, die ihr entstandenen und von der Beklagten zu erstattenden Kosten festzusetzen. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 1.000.000,- € festgesetzt worden.

Mit Beschluss vom 7. August 2009 hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten

an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 38.317,26 Euro festgesetzt und den

weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Nicht anerkannt worden sind u. a. die

Terminsgebühr des Rechtsanwalts in Höhe von 5.395,20 Euro ( RVG-VV Nr 3104,

Satz 1,2) sowie seine Reisekosten in Höhe von 664,92 Euro (588,28 Euro Flug

netto + 76,64 Euro Taxi netto). Anerkannt wurden stattdessen die Terminsgebühr

des Patentanwalts in Höhe von 5.395,20 Euro (RVG-VV Nr. 3104, Satz 1,2) sowie

dessen Reisekosten in Höhe von 353,61 Euro. Zur Begründung wurde ausgeführt,

da der Verletzungsprozess mit Urteil vom 31. Juli 2007 beendet gewesen sei,

habe

für die mündliche Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am

13. November 2008 keinerlei Abstimmungsbedarf mehr bestanden. Da die Teilnahme des Rechtsanwalts an der mündlichen Verhandlung nicht mehr notwendig

gewesen sei, seien Terminsgebühr und Reisekosten nicht in Ansatz zu bringen.

Auch seien die Mehrwertsteuerbeträge herauszurechnen, da ein umsatzsteuerpflichtiger Anwalt nur die Nettoaufwendungen für Geschäftsreisen geltend machen

könne; nur diese stellten die erstattungsfähigen Aufwendungen des Anwalts dar.

Gegen diesen Beschluss, zugestellt am 15. September 2009, hat die Klägerin Erinnerung eingelegt, mit der sie die Festsetzung auch der Terminsgebühr für ihren

prozeßbevollmächtigten Rechtsanwalt nebst Reisekosten begehrt. Sie macht dazu

geltend, die Rechtsanwaltskanzlei und nicht die Patentanwaltskanzlei sei im Nichtigkeitsverfahren federführend von der Klägerin beauftragt worden. Zu Recht

weise deshalb sowohl das Rubrum des Urteils als auch der Kostenfestsetzungsbeschluss die Kanzlei des Rechtsanwalts als Prozessbevollmächtigte aus. Grundsätzlich sei im vorliegenden Verfahren Doppelvertretung notwendig gewesen, da

bei Einleitung des Nichtigkeits-verfahrens ein Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei; ausschließlich darauf müsse abgestellt werden.

Die Erinnerungsführerin und Klägerin beantragt sinngemäß,

ihr die weiter entstandenen Kosten in Höhe von 6.060,12 Euro zuzüglich 5% Zinsen seit dem 11. Februar 2009 zu erstatten.

Die Erinnerungsgegnerin und Beklagte beantragt sinngemäß im Wege der Anschlusserinnerung,

die Erinnerung zurückzuweisen und zudem die Verfahrensgebühr

in Höhe von 5.844,80 Euro für den Rechtsanwalt der Nichtigkeitsklägerin nicht festzusetzen;

hilfsweise, die Festsetzung der Verfahrens- und Terminsgebühr

für den Rechtsanwalt und Nichtfestsetzung der Kosten für den

Patentanwalt.

Eine Doppelvertretung sei vorliegend nicht notwendig gewesen, auch nicht zu Beginn des Nichtigkeitsverfahrens, da für die üblichen im Nichtigkeitsverfahren anfallenden Fragen der Patentanwalt ausreichend kompetent sei. Zudem sei die

Klägerin als juristische Person zum Zeitpunkt der Klageerhebung zur eigenen Führung des Rechtsstreits befugt und in der Lage gewesen. Mit der „Feder-führung"

des Nichtigkeitsverfahrens durch einen Rechtsanwalt versuche die Klägerin die

Notwendigkeit beider Vertreter wieder zu begründen und die Rechtsprechung zur

Doppelvertretung zu umgehen.

Die Klägerin beantragt,

die Anschlusserinnerung zurückzuweisen.

Zur Begründung bezieht sie sich auf die Entscheidung des erkennenden Senats in

der Sache 2 ZA (pat) 82/07 und trägt vor, es sei befremdlich, wenn die bloße

Rechtskraft des Verletzungsurteils an der Frage der Notwendigkeit einer Erstattungspflicht im Rahmen des § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO im Laufe eines Nichtigkeitsverfahrens etwas ändern würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf

den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPflG zulässige Erinnerung der Klägerin ist nur in einem

geringen Umfang begründet und im übrigen unbegründet; die zulässige Anschlusserinnerung der Beklagten ist hingegen unbegründet.

A. Erinnerung der Klägerin

Mit ihrer Erinnerung begehrt die Klägerin die Festsetzung einer weiteren Terminsgebühr für ihren beauftragten Rechtsanwalt neben der bereits festgesetzten Terminsgebühr für einen Patentanwalt. Die Erinnerung hat im Ergebnis jedoch nur insoweit Erfolg, als statt der im angefochtenen Beschluss für den mitwirkenden

Patentanwalt

festgesetzten 1,2 Terminsgebühr

(RVG-VV Nr. 3104) über

5.395,20 € nebst Reisekosten in Höhe von 353,61 €, insgesamt demnach

5.748,81 €, die seitens der Rechtspflegerin in dem angefochtenen Beschluss abgelehnte und von der Klägerin mit der Erinnerung geltend gemachte 1,2 Terminsgebühr (RVG-VV Nr 3104, Satz 1,2) für den von ihr zunächst beauftragten

Rechtsanwalt über 5.395,20 € nebst den geltend gemachten und nicht zu beanstandenden Reisekosten in Höhe von 664,92 € als notwendige Kosten i. S. v.

§§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 Satz 1, 2 ZPO festzusetzen sind, so dass die Erinnerung der Klägerin im Ergebnis nur zu einer betragsmäßigen Erhöhung des von

der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Betrages um 311,31 € auf

38.628,57 € führt.

1. Die Terminsgebühr

für den von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalt

(RVG-VV Nr. 3104, Satz 1,2) nebst den geltend gemachten und nicht zu beanstandenden Reisekosten in Höhe von insgesamt 6.060,12 € sind bereits deshalb

als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige Kosten i. S. v. § 91

Abs. 1 Satz 2 ZPO festzusetzen, weil es sich insoweit um Kosten des von der Klägerin mit der Durchführung des Klageverfahrens beauftragten Rechtsanwalts handelt. Es steht einer Partei frei, ob sie mit Durchführung des Verfahrens einen

Rechts- oder einen Patentanwalt beauftragt. so dass in Patentnichtigkeitsverfahren die Kosten eines prozeßführenden Rechtsanwalts ebenso zu erstatten sind

wie diejenigen eines prozeßführenden Patentanwalts. Die Frage einer Kostenerstattung für eine sog. „Doppelvertretung“ durch einen Rechts- und einen Patentanwalt stellt sich nur in Bezug auf die Kosten des mitwirkenden Rechts- oder Patentanwalts, nicht jedoch in Bezug auf den mit der Durchführung des Verfahrens

beauftragten Rechtsanwalts. Dessen Gebühren sind stets als notwendige Kosten

i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig.

2. Abzusetzen sind jedoch die im angefochtenen Beschluss für den mitwirkenden

Patentanwalt festgesetzte 1,2 Terminsgebühr gemäß §§ 2 Abs. 2 PatKostG,

13 RVG, VV Nr. 1304 über 5.395,20 € nebst Reisekosten in Höhe von 353,61 €,

insgesamt demnach 5.748,81 €, da es sich insoweit nicht um notwendige Kosten

i. S. v. §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO handelt.

a) Nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die

Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die der Gegenseite erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung

oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Um die notwendigen Kosten zu

bestimmen, ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die Kosten verursachende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten

Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zöllner, ZPO, 28. Auflage 2010, § 91

Rdn. 12; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 31. Auflage, § 91 Rdn. 9).

Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine

typisierende Betrachtungsweise geboten (BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; GRUR 2005, 1072 -

Auswärtiger Rechtsanwalt V; vgl. auch Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl.,

§ 84 Rn. 31). Dies gilt auch im Hinblick auf die Frage der Notwendigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in Patentnichtigkeitsverfahren, wobei die Frage der

Hinzuziehung eines Vertreters der jeweils anderen Fakultät aus einer ex-ante Position zu betrachten ist, weil über das weitere Verfahren keine Prognosen möglich

sind.

b) Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze kann davon ausgegangen werden,

dass die Hinzuziehung eines Anwalts der „anderen Fakultät" und mithin einer

Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt in einem Nichtigkeitsverfahren

typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig

ist. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander

abzustimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer

beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren (so der 1. Senat des BPatG in

seinem Beschluss vom 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, 2. Senat, Beschluss

vom 12. März 2009 -2 ZA (pat) 82/07; 3. Senat, Beschluss vom 18. Mai 2010 -

3 ZA (pat) 1/09; 10. Senat, Beschluss vom 31. März 2010 -10 ZA (pat) 5/08 sowie

aktuell 5. Senat, Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10). Soweit in

diesen Fällen eine Erstattungsfähigkeit der Kosten, insbesondere der Gebühren

der Vertreter beider Fakultäten anerkannt wurde, betraf dies allerdings ausnahmslos Fallgestaltungen, in denen das Verletzungsverfahren nicht nur zum

Zeitpunkt der Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens, sondern auch zum Zeitpunkt

der mündlichen Verhandlung bzw. der Urteilsverkündung (noch) anhängig war.

Der vorliegende Sachverhalt weicht davon jedoch insoweit ab, als zwar zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage am 8. Juni 2007 zwischen den Parteien

des Nichtigkeitsverfahrens ein Verletzungsverfahren anhängig war, infolge der

Beendigung des Verletzungsprozesses durch rechtskräftiges Urteil vom 31. Juli

2007 jedoch nicht (mehr) zum - für die Terminsgebühr (RVG VV Nr. 1304) relevanten - Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren am

13. November 2008. Insoweit handelt es sich daher vorliegend um einen von den

bisherigen Fallgestaltungen abweichenden Ausnahmefall, bei dem nach Auffassung des Senats aus Billigkeitserwägungen neben der Verhandlungs- und Terminsgebühr für den beauftragten Anwalt in Bezug auf den mitwirkenden Anwalt

nur eine Gebühr, nämlich die Verhandlungsgebühr, anzuerkennen ist. Maßgebend

hierfür ist, dass mit Beendigung des Verletzungsprozesses durch rechtskräftiges

Urteil vom 31. Juli 2007 in Bezug auf die mündliche Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren am 13. November 2008 erkennbar keinerlei Abstimmungsbedarf mehr

zwischen Patent- und Rechtsanwalt bestand. Eine Doppelvertretung durch

Rechts- und Patentanwalt in der mündlichen Nichtigkeitsverhandlung war somit

auch unter Zugrundelegung einer insoweit gebotenen ex-ante Beurteilung nicht

mehr notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, so dass in Anbetracht der beiden Parteien obliegenden Verpflichtung, die Kosten des Verfahrens möglichst niedrig zu

halten (vgl. Baumbach / Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdnr. 29 m. w. N.; BGH

GRUR 2005, 271 m. w. N.), die in der mündlichen Verhandlung angefallene Terminsgebühr für den später hinzugezogenen, mitwirkenden Anwalt nicht mehr als

erstattungsfähig anerkannt werden kann. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich

um Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts oder - wie vorliegend - diejenigen

eines mitwirkenden Patentanwalts handelt. Eine Partei, welche zunächst einen

Rechtsanwalt mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage beauftragt und die Kosten

für einen später hinzugezogenen mitwirkenden Patentanwalt geltend macht, darf

insoweit nicht besser stehen als Partei, welche einen Patentanwalt unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage beauftragt

hat und bei der im Falle der Beendigung des Verletzungsverfahrens eine weitere

Mitwirkung des Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren bei der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise mangels unmittelbarer Auswirkungen der Art und

Weise des Angriffs und der Verteidigung des Streitpatents auf sonstige Rechtspositionen der Patentinhaberin nicht mehr als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig anerkannt werden kann. Allein die Reihenfolge der Beauftragung von Rechts- und Patentanwalt kann daher für die Frage

der Notwendigkeit einer Doppelvertretung und der Erstattungsfähigkeit der dadurch entstandenen Kosten nicht ausschlaggebend sein (vgl. dazu auch Beschluss des erkennenden Senats vom 12. März 2009 -2 ZA (pat) 82/07). Entscheidend ist allein, ob eine anwaltliche und patentanwaltliche Vertretung im Nichtigkeitsverfahren z. B. aufgrund eines anhängigen Verletzungsverfahrens sachgerecht erscheint, was vorliegend aus den genannten Gründen in Bezug auf die

mündliche Verhandlung aufgrund der zwischenzeitlichen Beendigung des Verletzungsrechtsstreits nicht mehr der Fall war.

c) Dem „Austausch“ der von der Rechtspflegerin

in Ansatz gebrachten

Terminsgebühr für den mitwirkenden Patentanwalt mit der als erstattungsfähig

festzusetzenden Terminsgebühr für von der Klägerin zuerst beauftragten Rechtsanwalts steht nicht das Verbot der „reformatio in peius“ (Verschlecherungsverbot)

entgegen. Denn dieses gilt lediglich für den festgesetzten Gesamtbetrag. Die einzelnen Posten der Kostenfestsetzung können dagegen geprüft und gegebenenfalls korrigiert und durch andere ersetzt werden, wenn nur das Endergebnis sich

nicht zum Nachteil des Rechtsmittelführers ändert (vgl. BGH NJW -RR 2006 810,

812, Zöller/Herget, ZPO, 28. Aufl., § 104 Rdnr. 21 sowie Zöller/Heßler, a. a. O.,

§ 572 Rdn. 40). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da sich im Ergebnis der von der

Beklagten an die Klägerin zu erstattende Betrag um die Differenz zwischen der

Terminsgebühr des Rechtsanwalts nebst Reisekosten (6.060,12 €) sowie der nicht

erstattungsfähigen Terminsgebühr und Reisekosten des Patentanwalts

(5.748,81 €), somit um 311,31 € auf insgesamt 38.628.57 € erhöht.

B. Anschlusserinnerung der Beklagten

1. Die zulässige Anschlusserinnerung, mit der sich die Beklagte gegen die

Festsetzung der Verfahrensgebühr für den Rechtsanwalt der Klägerin in Höhe von

5.844,80 € wendet, ist unbegründet, da es sich aus den zu A. 1. genannten Gründen bei den Gebühren des von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalts um notwendige Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO handelt.

2. Dies gilt auch für den Hilfsantrag, soweit dieser sich gegen die Festsetzung

einer Verfahrensgebühr in Höhe von 5.844,80 € (RVG VV 3100, Satz 1,3) für den

mitwirkenden Patentanwalt richtet, da es sich insoweit aus den in A. 2. b) genannten Gründen um erstattungsfähige Kosten einer Doppelvertretung (vor Abschluss des Verletzungsverfahrens) handelt. Soweit der Hilfsantrag sich weiterhin

auch gegen die im angefochtenen Beschluss für den mitwirkenden Patentanwalt

festgesetzte 1,2 Terminsgebühr nebst Reisekosten in Höhe von insgesamt

5.748,81 € als notwendige Kosten i. S. § 91 Abs. 1 ZPO richtet, ist der Antrag gegenstandslos, da diese Gebühr bereits im Rahmen der Erinnerung der Klägerin

gegen die Terminsgebühr für den von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalt

„ausgetauscht“ und damit nicht mehr zu Lasten der Beklagten festgesetzt wird.

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 92, 97

ZPO und entspricht dem jeweiligen teilweisen Obsiegen und Unterliegen. Insoweit

ist maßgebend, dass die Erinnerung der Klägerin, welche im Ergebnis auf die

Festsetzung einer weiteren (Termins-)gebühr neben der bereits festgesetzten Gebühr gerichtet war, ebenso erfolglos blieb wie die Anschlusserinnerung der Beklagten, welche die Aberkennung der Verhandlungsgebühr für den Rechtsanwalt

mangels Notwendigkeit einer Doppelvertretung zum Ziel hatte. Der Wert des Erinnerungs- und Anschlusserinnerungsverfahens entspricht der Höhe der mit der Erinnerung geltend gemachten Kosten von 1,2 Terminsgebühr gemäß §§ 2 Abs. 2,

13 RVG, VV Nr. 3104 für einen Rechtsanwalt sowie der mit der Anschlusserinnerung begehrten Absetzung der Verfahrensgebühr für einen Rechtsanwalt zuzüglich Reisekosten.

Sredl

Prasch

Merzbach

prö