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BPatG Beschluss vom 03.12.2020 – 14 W (pat) 1/16
14. Senat · ECLI:DE:BPatG:2020:031220B14Wpat1.16.0
BUNDESPATENTGERICHT
14 W (pat) 1/16 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 10 2004 043 550
ECLI:DE:BPatG:2020:031220B14Wpat1.16.0
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung am 3. Dezember 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Maksymiw, des Richters Schell sowie der Richterinnen Dr. Münzberg und
Dr. Philipps
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Mit Beschluss vom 27. Oktober 2015 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen
Patent- und Markenamts das Patent 10 2004 043 550 mit der Bezeichnung
„Verschleißfeste Beschichtung, ihre Verwendung
und Verfahren zur Herstellung derselben“
widerrufen.
Dem Einspruchsverfahren lagen u.a. die folgenden Entgegenhaltungen zu Grunde:
E1
E8
MITTERER, C. et al., Vacuum, 2003, 71, S. 279 bis 284
US 6 508 473 B1.
Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der
Patentanspruch 1 des in der Anhörung vom 27. Oktober 2015 überreichten einzigen
Antrags hinsichtlich des Schutzbereichs unzulässig erweitert sei, weshalb die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit
dahingestellt bleiben könnten.
Die unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs resultiere aus der im Patentanspruch 1 enthaltenen Formulierung „wobei die Beschichtung vor ihrer Verwendung
nicht mechanisch nachbearbeitet ist“, da das Streitpatent lediglich eine Beschichtung einer „vorbestimmten Fläche (2) des Maschinenteils (1), die vor ihrer Verwendung nicht mechanisch nachbearbeitet ist“ offenbare. Diese Formulierung gemäß
Streitpatent sei ursprünglich allerdings nicht offenbart gewesen. Auch unter Einbeziehung des in der Patentschrift genannten Standes der Technik gemäß Absatz
[0016] der Patentschrift würde lediglich die „abgeschiedene Funktionsschicht (4)“
nicht mechanisch nachgearbeitet. Damit sei in den Patentanspruch 1 nach Hauptantrag an die Stelle des ursprünglich nicht offenbarten Merkmals ein über die erteilte
Fassung hinausgehendes Merkmal getreten. Mit dem geltenden Patentanspruch 1
sei somit ein Aliud zu dem erteilten Patentanspruch 1 geschaffen worden, was eine
unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des Patents i.S.v. § 22 PatG darstelle
(vgl. Spleißkammer, BGH X ZB 9/89).
Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt und verfolgt ihr Patentbegehren auf Basis des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 und 2,
jeweils vom 3. Dezember 2015, weiter.
Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 12 und 15 nach Hauptantrag lauten wie
folgt:
Im Vergleich zum Hauptantrag wurde im Hilfsantrag 1 der Wortlaut des Patentanspruchs 1 „wobei die Beschichtung vor ihrer Verwendung nicht mechanisch nachbearbeitet ist“ in „die vor ihrer Verwendung nicht mechanisch nachbearbeitet ist“
gemäß dem erteilen Wortlaut geändert, d.h. die zur Verwendung eingesetzte
Beschichtung wird namentlich nicht noch einmal genannt. Die übrigen Patentansprüche des Hilfsantrags 1 entsprechen denen des Hauptantrags.
Die Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2 entsprechen den Verfahrensansprüchen 15 bis 22 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1.
Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin im Wesentlichen vorgetragen, dass der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag den Schutzbereich
nicht unzulässig erweitere, da er sich nicht auf ein Maschinenteil mit einer Fläche
beziehe, die eine verschleißfeste Beschichtung trägt, sondern die verschleißfeste
Beschichtung selbst beanspruche. Die weiteren Änderungen im Vergleich zum
Streitpatent beträfen lediglich Beschränkungen des Schutzumfangs.
Zum Hilfsantrag 1 führt sie aus, dass die klarstellende Änderung „wobei die
Beschichtung“ in Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag wieder entfernt worden sei
und dies keine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung darstelle,
da der Verzicht einer Nachbearbeitung der Funktionsschicht in den ursprünglichen
Anmeldeunterlagen an konkret benannten Fundstellen offenbart sei.
Höchst hilfsweise seien gemäß Hilfsantrag 2 die Vorrichtungsansprüche und die
davon abhängigen Verwendungsansprüche ersatzlos gestrichen.
Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Lehre des Streitpatents seien im Umfang
des Hauptantrags und der beiden Hilfsanträge ebenfalls gegeben.
Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf Basis
des Hauptantrags aufrecht zu erhalten,
2. hilfsweise das Patent im Umfang eines der Hilfsanträge 1 und 2 aufrecht
zu erhalten.
Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin tritt den Ausführungen der Patentinhaberin in vollem Umfang entgegen und beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Die Einsprechende widerspricht den Ausführungen der Patentinhaberin und vertritt
die Auffassung, dass die Änderung in Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ein
Aliud zu dem erteilten Patentanspruch 1 darstelle, da sich gemäß erteilter Fassung
der Relativsatz „die vor ihrer Verwendung nicht mechanisch nachbearbeitet ist“ auf
die vorbestimmte Fläche beziehe, gemäß Hauptantrag aber die verschleißfeste
Beschichtung definieren solle, weshalb der Schutzbereich unzulässig erweitert sei.
Darüber hinaus seien die Patentansprüche 1 und 12 sowie das Verfahren nach
Patentanspruch 15 gemäß Hauptantrag in Anbetracht der Lehren der Druckschriften E1, E7, E14, E15 und E16 nicht patentfähig, wie bereits vorinstanzlich ausgeführt.
Weiterhin sei das Verfahren nach Anspruch 15 des Hauptantrags nicht ausführbar.
Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sei unzulässig erweitert, da der Ausdruck „vorbestimmten Fläche (2) des Maschinenteils (1), die vor ihrer Verwendung nicht
mechanisch nachbearbeitet ist“ ursprünglich nicht offenbart sei.
Darüber hinaus seien die Patentansprüche 1, 12 und 15 analog zum Hauptantrag
in Anbetracht der Lehren der Druckschriften E1, E7, E14, E15 und E16 nicht patentfähig und das Verfahren nach Patentanspruch 15 des Hilfsantrags 1 zusätzlich nicht
ausführbar.
Entsprechend sei der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 nicht patentfähig.
Nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Patentinhaberin mit, dass
sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen wird.
Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere auch zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 11, 13, 14 und 16 bis 22 von Haupt- und Hilfsantrag 1 wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg.
1.
Die Verfahrensstellung der Einsprechenden ist durch den von ihr eingereichten Handelsregisterauszug hinreichend belegt worden.
2.
Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag eine verschleißfeste Beschichtung mit folgenden Merkmalen:
M1 Verschleißfeste Beschichtung auf vorbestimmten Flächen von einem
reibenden Verschleiß ausgesetzten Maschinenteilen für insbesondere
Verbrennungskraftmaschinen,
M2 bestehend aus mindestens einer nanokristallinen Funktionsschicht aus
mindestens zwei CrNx-Phasen, für eine Reibungsreduzierung und für eine
Erhöhung des Verschleißwiderstandes der vorbestimmten Fläche des
Maschinenteils
M3 wobei die mindestens eine Funktionsschicht mittels reaktiven PVD-Sputterns
aufgebracht ist,
M4 wobei die mindestens eine Funktionsschicht eine Korngröße im Bereich von
10 nm aufweist,
M5 wobei die mindestens eine Funktionsschicht subplantierten Kohlenstoff
aufweist und
M6 wobei die Beschichtung vor ihrer Verwendung nicht mechanisch
nachbearbeitet ist.
Der nebengeordnete Patentanspruch 15 des Hauptantrags betrifft ein Verfahren zur
Herstellung einer verschleißfesten Beschichtung mit folgenden Merkmalen:
N1 Verfahren zur Herstellung einer verschleißfesten Beschichtung auf
vorbestimmten Flächen von einem reibenden Verschleiß ausgesetzten
Maschinenteilen für insbesondere Verbrennungskraftmaschinen, mit
folgendem Verfahrensschritt:
N2 Aufbringen mindestens einer nanokristallinen Funktionsschicht aus
mindestens zwei CrNx-Phasen auf der vorbestimmten Fläche des
Maschinenteils für eine Reibungsreduzierung und für eine Erhöhung des
Verschleißwiderstandes der vorbestimmten Fläche des Maschinenteils,
N3 mittels eines reaktiven PVD-Sputterverfahrens,
N4 wobei mindestens eine Funktionsschicht eine Korngröße im Bereich von
10 nm aufweist,
N5 und wobei eine Subplantation von Kohlenstoff in die mindestens eine
Funktionsschicht durchgeführt wird.
3. Ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag zu einer
unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs führt oder der Gegenstand des
Patentanspruchs 15 nicht ausführbar ist, wie von der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren vorgetragen, bedarf keiner Entscheidung, da die Gegenstände gemäß
Patentanspruch 1 sowie Patentanspruch 15 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruhen.
4.
Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zu Grunde, eine verschleißfeste Beschichtung auf vorbestimmten Flächen von reibendem Verschleiß ausgesetzten Maschinenteilen und ein Herstellungsverfahren dafür zur Verfügung zu stellen, wodurch
das Reibmoment im gesamten Einsatzbereich reduziert und die Lebensdauer des
beschichteten Maschinenteils sowie des Gegenkörpers erhöht wird (vgl. Streitpatent Abs. [0001] u. [0022]).
5. Mit der zuvor genannten Aufgabenstellung ist in der Praxis regelmäßig ein
Ingenieur auf dem Gebiet der Vakuumbeschichtungstechnik mit besonderen Kenntnissen in der Erzeugung von verschleißfesten Beschichtungen befasst.
6.
Das im Patentanspruch 1 vom Hilfsantrag 1 enthaltene Merkmal der „mechanischen Nachbearbeitung“ bedarf dahingehend einer Auslegung, ob sich diese
Nachbearbeitung auf die davor genannte „vorbestimmte Fläche (2) des Maschinenteils (1)“ bezieht oder auf die zu Beginn des Satzes genannte „verschleißfeste
Beschichtung (3, 4)“.
Dabei ergibt sich aus der Beschreibung des Streitpatents eindeutig, dass sich die
mechanische Nachbearbeitung auf die verschleißfeste Beschichtung am Anfang
des Satzes und nicht auf die unmittelbar davorstehende vorbestimmte Fläche des
Maschinenteils bezieht. So erfolgt nach Abs. [0036] des Streitpatents keine mechanische Nachbearbeitung der mindestens einen abgeschiedenen Funktionsschicht.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die verschleißfeste Beschichtung
vorzugsweise mit einer Dicke von 2,0 µm ausgebildet wird, wodurch sich deren
Abmessungen und Oberflächenrauheiten in einem derart geringen Maße ändern,
dass keine Nachbearbeitung notwendig ist (vgl. Streitpatent Abs. [0036] u. [0057]).
Auch im Abs. [0059] des Streitpatents wird angegeben, dass die beschichtete Oberfläche nicht mechanisch nachbearbeitet wird (vgl. Streitpatent Abs. [0059]).
Eine andere Auslegung dahingehend, dass die vorbestimmte Fläche des Maschinenteils und nicht die verschleißfeste Beschichtung vor ihrer Verwendung nicht
mechanisch nachbearbeitet wird, ist dem Streitpatent dagegen nicht zu entnehmen.
Eine entsprechende Auslegung für den Hauptantrag erübrigt sich, weil durch die
Einfügung des Ausdrucks „die Beschichtung“ bereits eine entsprechende Klarstellung des Bezugs auf die Beschichtung erreicht wurde.
7.
Zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe konnte der Fachmann von der
wissenschaftlichen Abhandlung E1 über die thermische Stabilität von auf beanspruchten Werkzeugen mittels Magnetronsputtern aufgebrachten Hartstoffbeschichtungen aus zwei CrNx-Phasen und mit Korngrößen von 8 nm ausgehen (vgl.
E1 Abstract, S. 279/280 Brückenabsatz, S. 280/281 seitenübergreifender Satz).
Aus E1 war dem Fachmann bekannt, dass solche nanokristallinen Schichten aus
verschiedenen CrN-Phasen eine sehr hohe Härte und Verschleißbeständigkeit aufweisen (vgl. E1 Abstract u. S. 280/281 Brückenabsatz). Verschleißfeste Beschichtungen mit den patentgemäßen Merkmalen M1 bis M4 sowie Verfahren zu deren
Herstellung mit den patentgemäßen Merkmalen N1 bis N4 lagen somit im Blickfeld
des Fachmanns.
In der E1 wird es zudem nicht als zwingend erforderlich angesehen, die verschleißfeste Beschichtung vor ihrer Verwendung einer Nachbearbeitung zu unterziehen,
so dass auch der Verzicht auf eine mechanische Nachbearbeitung gemäß Merkmal M6 keine erfinderische Tätigkeit zu begründen vermag.
Hierzu ist auch das patentgemäße Merkmal M5 bzw. N5 nicht in der Lage, da der
Einbau von Kohlenstoff zur Härtung verschleißfester Oberflächen zum allgemeinen
Wissen und Können des Fachmanns gehört (vgl. gutachtlich US 3 832 219). Nichts
anderes wird im Streitpatent, die Subplantation von Kohlenstoff betreffend,
beschrieben, wonach Kohlenstoffatome in die erste Atomlage der nanokristallinen
Funktionsschicht mit hoher Energie eingebracht werden sollen (vgl. Streitpatent
Abs. [0054]). Angaben dazu, dass der patentgemäße Einbau besondere Maßnahmen erfordert, oder Schichten mit speziellen Eigenschaften hervorbringt, enthält
das Streitpatent nicht. Darüber hinaus wusste der Fachmann aus der E8, dass Kohlenstoff auch in Beschichtungen aus zwei CrNx-Phasen eingelagert werden kann,
sodass er in die patentgemäßen CrNx-Beschichtungen das Einbringen von Kohlenstoff zur Härtung entsprechend einzusetzen wusste (vgl. E8 Anspruch 6 u. 7 i.V.m.
Sp. 2 Ze. 16 bis 20). In Kenntnis dessen vermag das Merkmal M5 bzw. N5 eine
erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen.
Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 15 nach Hauptantrag beruhen somit
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und haben keinen Bestand. Die abhängigen
Patentansprüche 2 bis 11, die nebengeordneten Verwendungsansprüche 12 bis 14
und die abhängigen Patentansprüche 16 bis 22 haben damit ebenfalls keinen
Bestand (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH,
GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).
III.
1.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 weist im Vergleich zum Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich den Unterschied auf, dass darin sprachlich
die zur Verwendung eingesetzte Beschichtung namentlich nicht noch einmal
genannt wurde, weshalb hinsichtlich des Widerrufsgrunds der fehlenden erfinderischen Tätigkeit auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen werden kann.
2.
Der Verfahrensanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht dem Patentanspruch 15 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1, so dass insoweit ebenfalls auf die
vorangegangenen Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen werden kann. Die
untergeordneten Patentansprüche 2 bis 8 des Hilfsantrags 2 teilen das Schicksal
des Verfahrensanspruchs 1.
IV.
Die vorliegende Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem
die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde bei der gegebenen Sach- und Rechtslage in vollem
Umfang zu entsprechen war.
V.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder
von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.
Maksymiw
Richter Schell ist wegen Urlaub an der Unterschrift gehindert.
Maksymiw
Münzberg
Philipps