BPatG Beschluss vom 26.02.2021 – 7 W (pat) 8/20

BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 8/20 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Beschwerderücknahme

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. Februar 2021 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende,

den Richter Schell und die Richterin Dr. Schnurr

ECLI:DE:BPatG:2021:260221B7Wpat8.20.0

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die Patentinhaberin reichte die vorliegende Patentanmeldung, die eine Maschine

und ein Verfahren zum Formen weicher Süßwaren betrifft, am 25. Juli 2016 beim

Deutschen Patent- und Markenamt ein; die deutsche Übersetzung der in englischer

Sprache eingereichten Anmeldungsunterlagen wurde fristgemäß nachgereicht.

In Erwiderung auf den Prüfungsbescheid vom 6. August 2019 reichte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 7. Februar 2020 einen Satz geänderter Patentansprüche 1

bis 21 und überarbeitete Beschreibungsseiten 1 bis 27 ein, die anstelle der bisher

geltenden Unterlagen dem Verfahren zugrunde gelegt werden sollten. In dem

Schriftsatz äußerte die Anmelderin die Bitte, die Prüfungsstelle möge, wenn sie weitere, insbesondere formale Änderungen für nötig erachten sollte, diese, ggfs. nach

telefonischer Rücksprache mit dem Vertreter, amtsseitig durchführen.

Durch Beschluss vom 24. Februar 2020 hat die Prüfungsstelle für Klasse A23G des

Deutschen Patent- und Markenamts ein Patent auf Grundlage der zuletzt eingereichten Unterlagen und der am Anmeldetag eingereichten Zeichnungen erteilt;

dabei hat sie an diesen Unterlagen ausweislich der dem Beschluss beigefügten

Anlage „Zusammenstellung der Publikationsunterlagen“ Änderungen vorgenommen, nämlich in der Beschreibung und in den Patentansprüchen 12, 13, 20 und 21.

In Patentanspruch 12 ist die Angabe „… auf einem Behälter (18) …“ geändert in „…

auf einem zweiten Behälter (18B) …“. In Patentanspruch 13 ist die Angabe „… aus

einem Behälter (18) …“ geändert in „… aus einem ersten Behälter (18A), …“. Entsprechende Änderungen finden sich in den Patentansprüchen 20 und 21; auch hier

ist aus der Angabe – gemäß dem Erteilungsantrag vom 7. Februar 2020 – „Behälter (18)“ im Erteilungsbeschluss in Patentanspruch 20 ein „zweiter Behälter (18B)“

und in Patentanspruch 21 ein „erster Behälter (18A)“ geworden.

Gegen diesen Erteilungsbeschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt

und zur Begründung sinngemäß vorgetragen, die von der Prüfungsstelle an den

Patentansprüchen 13 und 21 vorgenommenen Änderungen seien unzulässigerweise erfolgt. Zugleich hat sie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt.

Mit Schriftsatz vom 8. April 2020 hat die Patentinhaberin die Beschwerde zurückgenommen und ihren Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wiederholt.

II.

Nach Rücknahme der Beschwerde ist gemäß § 80 Abs. 3 und 4 PatG aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG entspricht dann

der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die

Beschwerde und damit die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden

werden können (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 135 ff.). Das ist hier der

Fall.

Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede

Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Korrekturen

wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen

oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. z. B. Senatsbeschlüsse vom 9. Juli 2018

– 7 W (pat) 11/18 und vom 6. April 2020 – 7 W (pat) 20/19; Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 7, § 49 Rdn. 16, m. w. N.).

Dieses fehlt hier. Bei den im Erteilungsbeschluss gegenüber dem Erteilungsantrag

vorgenommenen Änderungen handelt es sich ersichtlich nicht um lediglich redaktionelle Änderungen im vorgenannten Sinne. Denn ob die Rede ist von bloß einem

„Behälter“ oder stattdessen einem „ersten“ oder „zweiten“ Behälter, betrifft den

Inhalt des Patentanspruchs und verändert den Gegenstand des Patents. Angesichts dessen durfte der Prüfer nicht ohne schriftlich erklärtes Einverständnis von

der Zustimmung der Anmelderin zu den am Erteilungsantrag vorgenommenen

Änderungen ausgehen. Der angefochtene patentamtliche Beschluss ist somit unter

Verletzung des Grundsatzes der Bindung an den Erteilungsantrag ergangen, womit

die Patentinhaberin zugleich in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist.

Da diese Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde auch ursächlich gewesen sind, entspricht es der Billigkeit, dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattzugeben.

Püschel

Schell

Schnurr