BPatG Urteil vom 23.03.2021 – 3 Ni 15/19 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 23. März 2021 …

3 Ni 15/19 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent EP 2 881 175

(DE 50 2014 003 935)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 23. März 2021 durch den Vorsitzenden Richter

Schramm sowie die Richter Schwarz und Dipl.-Chem. Dr. Wismeth, die Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Wagner und den Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

für Recht erkannt:

I.

Das europäische Patent 2 881 175 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig

erklärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits sowie die

außergerichtlichen Kosten der Nebenintervenientin.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

ECLI:DE:BPatG:2021:230321U3Ni15.19EP.0

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland

in deutscher Verfahrenssprache erteilten

europäischen Patents 2 881 175 (Streitpatent), das am 1. Dezember 2014 unter

Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Anmeldung 10 2013 020 114

vom 6. Dezember 2013 angemeldet worden ist. Das beim Deutschen Patent- und

Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2014 003 935 geführte Streitpatent trägt die

Bezeichnung

„KASSETTENSTAPEL

AUS

EINZELNEN

KASSETTEN,

VORZUGSWEISE

ZUR

AUFNAHME

VON

PRÄPARATEN

FÜR

LABORANALYSEN“ und umfasst in der erteilten Fassung den unabhängigen

Patentanspruch 1 und die auf diesen unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen

Patentansprüche 2 bis 10.

Der Patentanspruch 1 lautet:

1. Kassettenstapel aus einzelnen Kassetten (2), vorzugsweise zur Aufnahme

von Präparaten für Laboranalysen, wobei die einzelnen Kassetten (2)

jeweils

einen

rechteckigen Boden (16)

und mindestens

vier

Seitenwände (24) aufweisen, von denen eine Seitenwand ein bedruckbares

Beschriftungsfeld (26) aufweist, wobei die Kassetten (2) über einen

gemeinsamen Strang (8) in Stapelform zusammengehalten werden, wobei

alle Kassetten (2) mit einer Öffnung (18) oder Aussparung versehen sind,

durch die der gemeinsame Strang (8) hindurchführt, und wobei der

Strang (8) unter der untersten Kassette (2) des Kassettenstapels ein

Widerstandselement (14) aufweist, wobei die Öffnung (18) oder

Aussparung im Bereich der das bedruckbare Beschriftungsfeld (26)

aufweisenden Seitenwand angeordnet

ist, diese Seitenwand eine

Doppelwand (23) ist, die sich zusammensetzt aus einer Außenwand (26),

die das bedruckbare Beschriftungsfeld aufweist, und einer Innenwand (25),

und dass sich die Öffnung (18) oder Aussparung zwischen den beiden

Wänden (25, 26) befindet, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung

ferner ein Verrastelement (38) zum Verschließen der Kassette (2) mittels

eines Deckels (34) ist.

Mit ihrer am 8. Februar 2019 eingereichten Nichtigkeitsklage, welcher die

Nebenintervenientin am 30. August 2019 beigetreten ist, begehren die Klägerin und

die Nebenintervenientin die vollumfängliche Nichtigerklärung des Streitpatents, weil

dieses ihrer Auffassung nach nicht patentfähig ist.

Hierzu haben sie u.a. folgende Unterlagen eingereicht (Nummerierung und

Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

K1

D1

EP 2 881 175 B1 (Streitpatent)

US 2005/0152809 A1

D5/B1

US 6 395 234 B1

Die Beklagte verteidigt ihr Patent jeweils als geschlossene Anspruchssätze sowohl

in der erteilten Fassung als auch hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge I bis III

laut Schriftsatz vom 14. September 2020.

Nach Hilfsantrag I wird in dem erteilten Patentanspruch 1 zwischen dem Ausdruck

„… mittels eines Deckels (34) ist“ und dem Satzende der folgende Wortlaut

angefügt:

„, dass die Innenwand (25) rechtwinklig, und die Außenwand (26) schräg zu

dem Boden (16) der Kassette (2) angeordnet ist, und dass sich jeweils die

Innenwand (25) mit ihrer der Außenwand (26) zugewandten Seite unmittelbar

gegen den Strang (8), also insbesondere gegen die Breitseite des Strangs (8),

abstützt“.

Die erteilten Patentansprüche 7 und 10 sind gestrichen und die erteilten

Patentansprüche 8 und 9 hinsichtlich Nummerierung und Rückbezug angepasst.

Der Hilfsantrag II ergänzt den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I durch

Einfügung des nachfolgenden Wortlauts zwischen dem Ausdruck „… abstützt“

und dem Satzende:

„, und dass eine Schlaufe (12) am oberen Ende des Strangs (8) ist“.

Die erteilten Patentansprüche 7, 8 und 10 sind gestrichen und der erteilte

Patentanspruch 9 ist hinsichtlich Nummerierung und Rückbezug angepasst.

Der Hilfsantrag III schließt bei gegenüber Hilfsantrag II unveränderten

Unteransprüchen in Patentanspruch 1 dem Ausdruck „… oberen Ende das

Stranges (8) ist“ vor dem Satzende den Wortlaut an:

„, und dass deren Schlaufenenden verbunden sind“.

Die Klägerin und die Nebenintervenientin sind der Auffassung, dass der

Gegenstand nach Patentanspruch 1 gegenüber der D1 nicht neu sei, die in

Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns alle Merkmale des Patentanspruchs 1

zeige. Der erfindungsgemäße Gegenstand sei des Weiteren auch gegenüber

zweier offenkundiger Vorbenutzungen der Klägerin und der Nebenintervenientin

nicht neu. Wegen der Einzelheiten dazu wird auf das schriftsätzliche Vorbringen der

Klägerin und der Nebenintervenientin verwiesen.

Darüber hinaus beruhe die Lehre des Streitpatents gemäß Patentanspruch 1 u.a.

gegenüber einer Kombination der D1 mit der D5/B1 nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit. Unterstelle man, dass die kassettenspezifischen Merkmale aus Figur 5

von D1 für den Fachmann nicht eindeutig erkennbar seien, könne er diese der

D5/B1 entnehmen, auf welche der Fachmann allein schon deshalb zurückzugreifen

Veranlassung habe, weil D1 auf die D5/B1 ausdrücklich verweise. Die Figuren 4

und 5 der D1 bildeten das Aufreihen der Kassetten ohne Deckel ab, da D1 zu

Kassettendeckeln schweige. Ausgehend von der Lehre der D1 liege es im

Griffbereich des Fachmanns, beliebige Kassetten zu einem Stapel aufzureihen,

soweit sich diese dazu eigneten, was insbesondere bei der Kassette der D5/B1 der

Fall sei. Auch die Diktion des Streitpatents verwende den Ausdruck

„Kassettenstapel“ für die Stapelung der Bodenteile und weise den Deckeln ein

separates Bezugszeichen 34 zu.

Auch mit den zusätzlichen Merkmalen

laut den Hilfsanträgen sei der

Erfindungsgegenstand nicht patentfähig. Das zusätzliche Merkmal gemäß

Hilfsantrag I resultiere aus der auch in D5/B2 gezeigten Doppelwand, während die

gemäß Hilfsantrag II am oberen Strangende vorgesehene Schlaufe eine

fachübliche Ausbildung zum Halten und Herausziehen des Strangs darstelle und

ebensowenig wie die geläufige Verbindung der Schlaufenenden miteinander nach

Hilfsantrag III eine erfinderische Tätigkeit begründeten.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 881 175 mit Wirkung

für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu

erklären.

Die Nebenintervenientin stellt nach Erklärung des Vertreters der Klägerin keinen

eigenen Antrag.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das

Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge I bis III gemäß

Schriftsatz vom 14. September 2020 erhält.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den

Gegenstand des Streitpatents in wenigstens einer der verteidigten Fassungen für

schutzfähig. Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Beklagte die Druckschrift D5

als B1 sowie die folgenden Druckschriften eingereicht:

B2

B3

EP 0 471 534 B1

Skizze zur Erläuterung der Figur 5 nach D1

Die Beklagte sieht den Gegenstand des Streitpatents durch den von der Klägerin

benannten Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch

nahegelegt. Auf die offenkundigen Vorbenutzungen könnten sich die Klägerin und

die Nebenintervenientin nicht berufen, weil die vorgelegten Unterlagen nicht

hinreichend erkennen ließen, ob überhaupt und ggf. seit wann die hierzu

behaupteten Gegenstände der Öffentlichkeit bekannt gewesen seien oder hätten

bekannt sein können. Der Erfindungsgegenstand sei auch gegenüber der D1 neu,

da diese nur einen Teil der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 des

Streitpatents zeige. Insbesondere offenbare die D1 nicht die Doppelfunktion nach

dem kennzeichnenden Merkmal des Streitpatents, da die Öffnung nicht zugleich ein

Verrastelement zum Verschließen mittels eines Deckels sei. Vielmehr enthalte D1

enthalte keine Angaben zu Verrastung und Verrastungsmechanismen.

Das Streitpatent beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Eine Kombination

von D1 und D5/B1 führe nicht zum Erfindungsgegenstand. Denn der Fachmann

hätte erkannt, dass die in der D1 beschriebenen „registered openings 13“ der

Kassette nicht solche Schlitze sein könnten, wie sie in Figur 2 der D5/B1 mit dem

Bezugszeichen 18 versehen seien. Diese Figur zeige nicht, dass zu der Öffnung 18

im Bodenteil der Kassette eine entsprechende Öffnung im Deckelteil existiere.

Zudem würde, wie sich aus Figur 4 der D5/B1 ergebe, das Rastelement 160 das

Hindurchführen eines Bandes bei geschlossener Kassette verhindern. In den

Figuren der D1 gezeigte Kassetten seien jeweils mit einem Deckel versehen, der

durch das Bodenteil verdeckt sei; hierfür spreche auch der in D1 gegebene Hinweis

auf Kassetten mit Deckel gemäß D5/B1. Die Öffnungen 13 der Kassetten nach D1

könnten zudem nicht zugleich Öffnungen für das Verrasten von Boden- und

Deckelteil sein und entsprächen daher nicht den Öffnungen 18 der D5/B1. Auch sei

in der Zusammenschau von D5/B1 und D1 keine Anregung für das Auffädeln der

Kassetten unter Weglassen des Deckels für den Fachmann zu erkennen. Ein

Auffädeln der jeweils aus Bodenteil und Deckel bestehenden Kassetten nach

Figur 5 der D1 erfordere daher eine zusätzliche Öffnung, die wegen des benötigten

zusätzlichen Platzes nachteilig sei und durch die patentgemäße Lösung vermieden

werde. Daher könne auch die Kombination von D1 mit D5/B1 die

streitpatentgemäße Aufgabe nicht lösen, so dass sie den Erfindungsgegenstand

nicht nahe lege.

Auf jeden Fall sei der Gegenstand des Streitpatents aufgrund der Änderungen nach

den Hilfsanträgen gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik

patentfähig. Denn keine der Entgegenhaltungen lehre Gegenstände mit diesen

zusätzlichen Merkmalen oder gebe entsprechende Anregungen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist begründet. Das Streitpatent ist gemäß Artikel II § 6 Abs. 1

Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i.V.m. Art. 52 bis 56 EPÜ für nichtig

zu erklären, da sein Gegenstand sowohl in der erteilten als auch in den Fassungen

der Hilfsanträge, mit denen die Beklagte ihr Patent hilfsweise verteidigt, nicht

patentfähig ist.

I.

1. Die Erfindung nach Streitpatent (K1) betrifft einen Kassettenstapel aus

einzelnen Kassetten, vorzugsweise zur Aufnahme von Präparaten

für

Laboranalysen (K1, [0001]).

Dem Streitpatent zufolge dienten die Kassetten eines derartigen Stapels, die auch

als Einbettkassetten bezeichnet werden, beispielsweise in medizinischen Laboren

als Aufnahmebehälter für histologische Proben. Die Kassetten würden zu ihrer

Unterscheidung manuell oder maschinell beschriftet. Um bei der maschinellen

Beschriftung nicht jede einzelne Kassette händisch separat in den Druckerschacht

eines Druckers bzw. ein Kassettenmagazin einführen zu müssen, würden Kassetten

zu einem Kassettenstapel miteinander verbunden, der dann in einen Schacht

eingesetzt werde. Dabei sei die einfachste Möglichkeit, die aufeinanderliegenden

Kassetten mittels einer außen um sie herum geführten Schnur zu verbinden (K1,

[0002]). Es gebe auch weitere insoweit geeignete Lösungen aus dem Stand der

Technik, die aber Probleme bei der Handhabung der Kassettenstapel bereiteten

oder die

für die Präparate der Laboranalysen zur Verfügung stehende

Kassettengrundfläche verkleinerten (K1, [0003-0006]).

Das Streitpatent stellt sich daher die Aufgabe, bei einem derartigen Kassettenstapel

Maßnahmen vorzuschlagen, welche unter Wahrung des Grundaufbaus und

insbesondere der Grundfläche der einzelnen Kassetten die Handhabung des

Kassettenstapels, insbesondere im Rahmen des Druckvorgangs und dessen

Vorbereitung, einfach halten (K1, [0007]). Zur Lösung dieser Aufgabe wird nach

Streitpatent ein Kassettenstapel mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1

vorgeschlagen (K1, [0008]). Dessen Vorzüge sieht es darin, dass beim Einführen

des Kassettenstapels in z.B. einen Druckerschacht oder ein Kassettenmagazin der

gesamte Kassettenstapel nur an dem gemeinsamen Strang gehalten und getragen

werden könne, ohne dass es einer weitergehenden Verbindung jeder einzelnen

Kassette mit dem Strang, etwa durch Klebekräfte oder durch einzelne

Schweißpunkte, bedürfe. Damit sei es möglich, direkt nach dem Einführen des

Kassettenstapels in den Schacht und ohne das Erfordernis eines Umgreifens

lediglich durch ein verstärktes Ziehen an dem Strang nach oben und unter

gleichzeitiger Ausübung von Gegendruck auf die oberste Kassette den Strang nach

oben aus den Öffnungen oder Aussparungen

sämtlicher Kassetten

herauszuziehen. Durch das Herausziehen des Strangs mit einer einzigen

Bewegung seien die Kassetten unverzüglich vereinzelt (K1, [0009]).

2. Der nach erteiltem Patentanspruch 1 die Lösung der Aufgabe ermöglichende

Kassettenstapel lässt sich in Übereinstimmung mit der Auffassung der Parteien wie

folgt gliedern:

1.0

Kassettenstapel aus einzelnen Kassetten, vorzugsweise zur

Aufnahme von Präparaten für Laboranalysen.

1.1

Die einzelnen Kassetten weisen jeweils einen rechteckigen Boden

und mindestens vier Seitenwände auf.

1.2

Von den Seitenwänden weist eine Seitenwand ein bedruckbares

Beschriftungsfeld auf.

1.3

Die Kassetten werden über einen gemeinsamen Strang in Stapelform

zusammengehalten.

1.4

1.5

Alle Kassetten sind mit einer Öffnung oder Aussparung versehen.

Durch die Öffnung oder Aussparung führt ein gemeinsamer Strang

hindurch.

1.6

Der Strang weist unter der untersten Kassette des Kassettenstapels

ein Widerstandselement auf.

1.7

Die Öffnung oder Aussparung ist im Bereich der das bedruckbare

1.8

1.9

Beschriftungsfeld aufweisenden Seitenwand angeordnet.

Diese Seitenwand ist eine Doppelwand.

Die Doppelwand setzt sich zusammen aus einer Außenwand, die das

bedruckbare Beschriftungsfeld aufweist, und einer Innenwand.

1.10 Die Öffnung oder Aussparung befindet sich zwischen den beiden

Wänden.

1.11 Die Öffnung ist ferner ein Verrastelement zum Verschließen der

Kassette mittels eines Deckels.

3. Der Fachmann, ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik

mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung, Entwicklung und

Konfektionierung mittels Drucktechnik beschriftbarer und als Probebehälter

nutzbarer Kassetten, wird die erläuterungsbedürftigen Merkmale des Streitpatents

wie folgt verstehen:

3.1. Die einzelne Kassette dient nach Streitpatent der Aufbewahrung beliebiger

Inhalte (1.0), vorzugsweise von Präparaten für die Laboranalyse (K1, [0001]).

Zwischen den Wänden der Doppelwand und damit im Bereich der bedruckbaren

Außenwand befindet sich an allen Kassetten eine Öffnung oder Aussparung (1.4,

1.7, 1.10). Soweit die Öffnung zwischen den Wänden der Doppelwand ein

Verrastelement zum Verschließen der Kassette mittels eines Deckels bildet (1.11),

betrifft dies eine Eignung und damit jede beliebig gestaltete Aussparung, die das

Vorhandensein eines Deckels gerade nicht erfordert. Auch nach der Diktion des

Streitpatents benötigen die als Kassettenstapel zu konfektionierenden Kassetten

keinen Deckel. In einer Ausführungsform des Streitpatents können die gestapelten

Kassetten jedoch zusätzlich einen Deckel aufweisen (K1, [0029] i.V.m. Fig. 4).

Merkmal 1.11 führt damit lediglich aus, dass der Öffnung eine Doppelfunktion

zukommt.

3.2. Auch der gemeinsame Strang der Kassetten hat eine beliebige Form und weist

unterhalb der untersten Kassette im Stapel ein wiederum beliebig an der untersten

Kassette befestigtes Widerstandselement auf (1.3, 1.5, 1.6).

II.

In der erteilten Fassung erweist sich das Streitpatent zumindest mangels

erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Kombination aus den Druckschriften D1 und

D5/B1 als nicht patentfähig. Ob es auch gegenüber der D1 oder den geltend

gemachten offenkundigen Vorbenutzungen nicht schutzfähig, insbesondere nicht

neu ist, bedarf bei dieser Sachlage keiner Entscheidung. Aus demselben Grund

kann ferner die Frage nach der Zulässigkeit der erteilten Patentansprüche

dahinstehen.

1. Die auch nach Streitpatent als gattungsbildend ausgewiesene Druckschrift D1

(K1, [0005]) informiert den Fachmann über die Bereitstellung von Kassettenstapeln

aus einzelnen Kassetten, um diese in einfacher Weise dem Magazin eines Druckers

zuführen und im Drucker vereinzeln zu können (D1, Abstract und zugehörige

Zeichnung). Einer Ausführungsform der D1 nach (D1, Fig. 5 i.V.m. [0025] und

[0075-0077]) werden die einzelnen, bündig gehaltenen Kassetten über einen

gemeinsamen Strang in Stapelform dadurch zusammengehalten, dass sie mit einer

Öffnung ausgestattet sind, durch die der Strang hindurchgeführt wird. Damit die so

auf dem Strang aufgereihten Kassetten nicht ungewollt vom Strang gleiten können,

ist der Strang 15 an seinem unteren Ende unter Bildung eines als Anschlag

dienenden Widerstandselements abgewinkelt. In der D1 sind ausschließlich

Kassetten ohne Deckel beschrieben und erkennbar, insbesondere in den

Ausführungsbeispielen nach den Figuren 4 und 5 nebst dazugehörender

Beschreibung. Im Einzelnen beschreibt D1 in Figur 5 i.V.m. den Absätzen [0001],

[0015] und [0076-0077] einen Kassettenstapel 30 aus einzelnen Kassetten 32 zur

Aufnahme von Präparaten (1.0). Die Kassetten 32 weisen jeweils einen Boden und

mindestens vier Seitenwände auf (D1, Fig. 4, Bz. 32, [0024], [0068]; 1.1). Eine in

Fig. 4 als schräggestellt zu erkennende Seitenwand 66 weist ein bedruckbares

Beschriftungsfeld auf (D1,

[0068-0069]; 1.2). Entsprechend Figur 5

i.V.m.

Absatz [0076] der D1 werden die Kassetten, wie ausgeführt, mittels des

Stranges 15 in Stapelform zusammengehalten (1.3) und weisen dazu jeweils eine

Öffnung 13 auf, durch welche der Strang 15 hindurchführt (1.4, 1.5) und unterhalb

der untersten Kassette des Stapels abgewinkelt ist (1.6). Es kann dahingestellt

bleiben, ob sich aus dem Vergleich der Figuren 4 und 5 der D1 unter Bezug auf den

nach Figur 5 optional einsetzbaren Befestigungsstreifen als Orientierungspunkt

nicht bereits ergibt, dass die Öffnungen 13 im nicht weiter ausgestalteten Bereich

des bedruckbaren Beschriftungsfeldes liegen und Merkmal 1.7 erfüllt ist.

Denn die Druckschrift D1 offenbart jedenfalls einen Kassettenstapel mit den

Merkmalen 1.0 bis 1.6 und verweist zu den Kassettendetails in der einleitenden

Beschreibung auf den Sinn und Zweck solcher Kassetten unter Bezugnahme auf

D5/B1 (K1, [0003]) sowie darauf, dass D5/B1 insoweit Teil der Offenbarung der D1

bildet (K1, [0004]).

Folglich zeigt D5/B1 eine Kassette, die nach der Lehre der D1 durch Aufreihen auf

einem Strang zur Bildung eines Kassettenstapels verwendet werden kann. Nach

dem Abstract der D5/B1 und der dortigen Abbildung erschließt sich die Kassette

dem Fachmann als ein vom Deckel („top member“) unabhängiges Bauteil, das sich

auf einem Strang zu einem Kassettenstapel aufreihen lässt, sofern dort die dazu

erforderlichen konstruktiven Maßnahmen vorgesehen sind. Dies ist bei der Kassette

nach D5/B1 gegeben, da sie ein mit Bezugszeichen 20 bezeichnetes

Beschriftungsfeld besitzt und im Bereich des Beschriftungsfeldes eine als

ungehinderter Durchgang ausgebildete Öffnung („slot 18“) vorgesehen ist (D5/B1,

Fig. 1 und 2 i.V.m. Sp. 4 Z. 50-56; 1.7). Weiter zeigen die Figuren 1 und 2 nebst

angegebener Beschreibung die das Beschriftungsfeld aufweisende Seitenwand als

Doppelwand mit Beschriftungsfeld 20, eine den Innenraum begrenzende Wand

(„chamber front wall“) 17 (1.8, 1.9) und die Öffnung oder Aussparung 18 zwischen

diesen beiden Wänden 20, 17 (1.10). In der Figur 5 der D1 ist das Aufreihen von

Kassetten auf dem gemeinsamen Strang konkret dargestellt, nämlich durch eine

Öffnung oder Aussparung in der Kassette hindurch. Ausgehend von D1 nutzt der

Fachmann die dort genannte Kassette der D5/B1 zum Auffädeln und zur Bildung

eines Kassettenstapels und realisiert die Merkmale 1.0 bis 1.10, indem er den

Strang durch die Aussparung 18 der D5/B1 hindurchführt, was ersichtlich durch die

Doppelwand 17, 20 erleichtert wird, die durch ihre keilförmige Ausbildung die

Bandführung durch die Öffnung 18 von unten unterstützt. Wann und ob der

Fachmann den nach der Lehre der D5 leicht anbringbaren Deckel (D5, Sp. 5 Z. 55-

59) an der Kassette anbringt (1.11), ist entsprechend der gebotenen Auslegung

nicht Gegenstand des erteilten Patentanspruchs und ergibt sich im Übrigen

dadurch, dass sich der Deckel in Richtung der als Rastelement dienenden

Öffnung 18 schwenken lässt und mit einem entsprechenden Gegenpart am Deckel

(D5, Sp. 5 Z. 33-38; „latch hook 160“) in die Öffnung bzw. das Verrastelement 18

einrastet. Mithin ergibt sich die Lehre des Streitpatents naheliegend aus D1 unter

Berücksichtigung des dortigen Hinweises auf D5/B1.

2. Die hiergegen vorgebrachten Einwände der Beklagten führen nicht zu einer

geänderten Sichtweise.

Soweit die Beklagte eine Zusammenschau der Druckschriften D1 und D5/B1 bereits

deswegen als nicht veranlasst erachtet, weil die in der D1, Absatz [0076]

beschriebenen „registered openings 13" der Kassette nicht den Schlitzen 18 nach

Fig. 2 der Druckschrift D5/B1 entsprächen, stellt dies keinen Hinderungsgrund für

deren Kombination dar. Die Beklagte wendet ein, dass die Schlitze 18 nur bei

isolierter Betrachtung eines Bodenteils offenstünden, jedoch nicht bei Betrachtung

der Kassette aus Bodenteil und Deckelteil. Insoweit lasse Figur 4 der B1 erkennen,

dass die Rastzunge 160 und der umgebende Bereich des Deckelteils die an dem

wannenförmigen Bodenteil vorhandene Öffnung 18 komplett überdeckten und das

Durchführen eines Stranges verhinderten. Somit müssten bei der Ausführungsform

nach Figur 5 der D1 die jeweils aus Bodenteil und Deckelteil bestehenden

Kassetten jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung versehen sein, was entgegen der

patentgemäßen Aufgabe zusätzlich Platz benötige. Nach den Ausführungen oben

gebietet der erteilte Patentanspruch 1 jedoch gerade nicht, dass Kassetten aus

Deckel und Bodenteil aufzufädeln sind. Zudem lehren weder das Streitpatent noch

die D1 das Stapeln von Kassetten mit Deckel als zwingend erforderlich. Auch die

von der Beklagten vorgelegte Druckschrift B2 zeigt, dass die Stapelung solcher

Kassetten ohne Deckel erfolgen kann, wobei der Boden der darüberliegenden

Kassette als Deckel der darunterliegenden Kassette fungiert (B2, Sp. 5 Z. 12-17).

Insbesondere die Ausführungsform der stapelbaren Kassette nach Figur 10 der B2

macht deutlich, dass die Verrastungsöffnungen 93 der Bodenteile bei einer

Stapelung miteinander fluchten. Gegen die weitere Einlassung der Beklagten, dass

bei den in den Figuren 1 bis 12 der D1 beschriebenen Kassetten nur solche mit

Deckel zu erkennen seien, dieser aber durch das Bodenteil verdeckt sei, spricht

bereits, dass in D1 von Kassetten mit Deckel keine Rede ist und auch das

Streitpatent, wie ausgeführt, Kassetten als Kassetten ohne Deckel definiert. Auch

ihrem weiteren Einwand, Figur 4 der D1 biete eine nur skizzenhafte Darstellung, die

das Fehlen einer Abdeckung nicht belegen könne, steht entgegen, dass die dort

gezeigte perspektivische Darstellung den nicht von einem Deckel verdeckten

Hohlraum der Kassette 32 zwar rudimentär, aber doch ohne größere Mühe

erkennen lässt. Denn der mit Öffnungen versehene Bodenteil des Kassetten-

Innenraums ist von den nicht mit Öffnungen versehenen und in der Perspektive

erkennbaren zwei seitlichen Innenwänden abgesetzt. In diesem Zusammenhang

überzeugt auch die Auffassung der Beklagten nicht, wonach die zu einem Stapel

verbundenen Kassetten der D1 unter anderem jeweils eine Hauptbodenfläche und

eine Hauptdeckfläche aufwiesen (D1, [0107]), was das Vorhandensein eines

Deckels belege. Bei diesen Flächen handelt es sich um die jeweils größten Flächen

der zu stapelnden Kassetten, nicht jedoch um den Nachweis eines zweiteiligen

Kassettenaufbau. Sinngemäß gilt dies auch für den von ihr angeführten Umstand,

dass die D1 und D5/B1 teilweise gleiche Begriffe verwenden, wie „bottom

surface 11“ für den Boden der Kassette nach D5/B1, Sp. 4 Z. 40-49, entsprechend

Absatz [0107] der D1 oder „top surface 110" (D5/B1, Sp. 5 Z. 7), ebenso bezeichnet

in D1, Absatz [0107]. Ihrem Schluss, dass damit nur eine Art Deckel gemeint sein

könne, stehen die oben genannten Ausführungen entgegen, insbesondere, dass D1

keinen Deckel beschreibt und dass der Ausdruck „top surface“ eine obere

Oberfläche bezeichnet, die sich je nach Lexikon der jeweiligen Druckschrift auf die

Kassette mit und ohne Deckel beziehen kann (vgl. B2, Sp. 5 Z. 13 „top wall“ der

Kassette ohne Deckel). Auch die von der Beklagten vorgelegte Zeichnung B3 zu

ihrer Vorstellung der Stapelung von Kassetten der D1 stützt nicht ihre Annahme,

dass die Stapelung nach D1 mittels eines durch die Kassetten durchgeführten

Bands nicht funktionieren könne. Denn die ohnehin wenig aussagekräftige und nicht

perspektivische Darstellung der B3 zeigt die zu stapelnden Kassetten, anders als in

Fig. 5 der D1, gerade nicht als bündig gestapelt (D1, [0073] und [0075]).

Nach diesen Ausführungen greift auch der Schluss der Beklagten nicht, dass der

Fachmann fünf Überlegungen hätte anstellen müssen, um zu dem Gegenstand

nach Patentanspruch 1 zu gelangen. Ihrem Vortrag nach sei erstens D1 der

Ausgangspunkt und nenne zweitens B1/D5 als einschlägig bezüglich der Kassetten.

Drittens müsse der Fachmann unveranlasst bei der Kassette der B1/D5 den nur

lösbar befestigten Deckel „einfach weglassen“, was viertens zur Folge habe, dass

die eigentlich nur der Verriegelung des Deckels dienende Öffnung 18 von oben

nach unten „durchgängig" werde. Fünftens wende er sich erneut der Figur 5 der D1

zu und ihm komme der Gedanke, als Öffnung 13 die durch Wegnahme des Deckels

freigelegte Öffnung 18 aus der B1/D5 zu nutzen. Weder gebe es für den

gedanklichen Schritt 3 eine Anregung noch

für den zusätzlichen vierten

Erkenntnisschritt, wonach bei der B1/D5 der Deckel der Kassette die

Durchgängigkeit der Kassette verhindere und ein Durchgang erst einmal freizulegen

wäre. Zuletzt müsse der Fachmann den Gedanken nach Schritt 5 entwickeln, die in

der B1/D5 durch Wegnahme des Deckels freilegbare Öffnung gleichzusetzen mit

der in der D1 in Fig. 5 gezeigten Öffnung 13.

Diese Argumentation lässt außer Acht, dass weder die D1 noch die Druckschrift B1

und auch nicht das Streitpatent die Stapelung von Kassetten mit Deckel als

zwingend erforderlich vorsehen, so dass eine Blockade der Durchführungsöffnung

für den Strang nicht besteht und somit nicht beseitigt werden muss.

III.

Die Beklagte kann das Streitpatent auch nicht in den Fassungen der Hilfsanträge I

bis III erfolgreich verteidigen, weil die zusätzlichen Merkmale jeweils nicht geeignet

sind, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

1. Hilfsantrag l fordert die rechtwinklige Anordnung der Innenwand und die

schräge Anordnung der Außenwand, wie sie bereits ggf. in D5/B1 realisiert ist. Ein

Abstützen der der Außenwand zugewandten Seite der Innenwand gegen den

Strang ergibt sich folglich auch nach D5/B1, da es keine Rolle spielt, ob diese Wand

zusätzlich einen Verrastmechanismus umfasst. Der hiergegen vorgebrachte

Einwand der Beklagten, dass der Fachmann die Öffnung 18 der D5/B1 erweitern

und zusätzlich eine Öffnung in dem Deckel schaffen müsse, um neben dem

eingerasteten Deckel einen Strang durch die Öffnung führen zu können, was aber

dazu führe, dass die der schrägen Außenwand 20 abgewandte Seite des Strangs

nicht unmittelbar an der Innenwand 17, sondern an dem Verrastelement anliege,

basiert wiederum auf der nicht zutreffenden Annahme eines Kassettenstapels aus

jeweils mit einem Deckel verschlossenen Kassetten.

2. Nach Hilfsantrag II wird ergänzend am oberen Ende des Strangs eine

Schlaufe beansprucht, was ohne erkennbaren oder geltend gemachten

kombinatorischen Effekt zur Ausgestaltung nach Hilfsantrag I lediglich eine

Aggregation mit einem weiteren Merkmal bedeutet. Ob der aufgezeigte Stand der

Technik keine insoweit vergleichbare Schlaufe vorschlägt, wie die Beklagte meint,

kann dahinstehen. Denn es liegt im Rahmen des fachüblichen Handelns, am freien

oberen Ende eines Zugbandes eine Schlaufe vorzusehen, mittels derer der Strang

aus den aufgereihten Kassetten herausgezogen wird. Insoweit beschreibt auch D1

in den Figuren 2 und 3 die Bildung einer solchen Schlaufe (D1, [0062]), zur

Erleichterung der Entfernung des nach dem Einsetzen des Stapels in den Drucker

verbliebenen Klebebands (D1, Abstract „peel away“ und „By stripping“).

3. Hilfsantrag III zufolge wird die Schlaufe des Hilfsantrags II dadurch weiter

fortgebildet, dass „deren Schlaufenenden verbunden sind“ (Unterstreichung

hinzugefügt). Dieses von der Klägerin als unverständlich gewertete Merkmal

erschließt sich in Zusammenhang mit Figur 6 und Absatz [0033] der Beschreibung

des Streitpatents als das übliche Vorgehen mit Durchlauf des Flachbandes durch

eine Schikane, gefolgt von einem Heißverpressen des Bandendes (Unterstreichung

hinzugefügt) mit dem davor liegenden Bereich des Bands. Die Beklagte sieht die

Schlaufe des Streitpatents als aus zwei zueinander zum Teil beabstandet

verlaufenden Strangabschnitten gebildet, deren Strangabschnitte an ihren beiden

Enden miteinander verbunden seien, wobei die Verbindungsbereiche der

Strangabschnitte die Schlaufenenden bildeten. Zur Aufnahme der Kassetten sei

zumindest ein Strangabschnitt

länger ausgeprägt und weise einen

Anbindungsabschnitt

am

oberen Ende

und

dazu

einen weiteren

Anbindungsabschnitt im oberen Bereich des Strangabschnitts auf, der zentraler auf

dem Strang gelegen sei und als Endabschnitt des Schlaufenendes bezeichnet

werden könne. Es bedarf ersichtlich keines erfinderischen Zutuns, die Herstellung

einer Schlaufe über das Verbinden eines oder zweier Abschnitte eines Bandes zu

verwirklichen, da in beiden Fällen das Schmelzverkleben als geläufige und

kostengünstige Methode zur Anwendung kommt und dies auch in D1 gelehrt wird

(D1, [0065] „compression welded“).

Somit vermögen auch die Ausgestaltungen gemäß den Patentansprüchen 1 des

Kassettenstapels nach den Hilfsanträgen I bis III keine erfinderische Tätigkeit zu

begründen.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO und

§§ 100 und 101 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf

§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 709 ZPO.

V.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und

Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)

eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der

Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt

unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen

elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation

auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich

zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die

Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die

Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der

Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss

innerhalb eines Monats

schriftlich beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als

elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes

(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist

beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens

aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm

Schwarz

Dr. Wismeth Dr. Wagner Dr. Freudenreich

prö