BPatG Beschluss vom 04.05.2021 – 17 W (pat) 14/18

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 14/18 _______________________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

4. Mai 2021

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend das deutsche Patent 10 2005 011 121

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Bayer, des Richters Dipl.-Phys. Dr.

Forkel und des Richters Dr.-Ing. Harth

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2021:040521B17Wpat14.18.0

G r ü n d e

I.

Auf die am 10. März 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene

Patentanmeldung 10 2005 011 121.1, welche die Priorität der am 14. Oktober 2004

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2004

050 096.7 in Anspruch nimmt, ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse

G02B das Patent unter der Bezeichnung

„Verfahren zum optimierten Einstellen der Lichtleistung in der Objektebene bei

Auflichtmikroskopen“

erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 28. April 2016.

Gegen das Patent ist am 27. Januar 2017 Einspruch erhoben worden.

Die Patentabteilung 51 hat mit Beschluss vom 1. Februar 2018 das Patent

widerrufen.

Gegen den Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit der am 4. April 2018

eingegangenen Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 1. Februar 2018 aufzuheben und die Sache an

die Patentabteilung zurückzuverweisen,

hilfsweise

den Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 1. Februar 2018 aufzuheben und das Patent 10

2005 011 121 im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 1, eingegangen am

14. Dezember 2020,

Beschreibung gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 2, eingegangen am

14. Dezember 2020,

Beschreibung gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 3, eingegangen am

14. Dezember 2020,

Beschreibung gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 4, eingegangen am

14. Dezember 2020,

Beschreibung gemäß Patentschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 5, eingegangen am

14. Dezember 2020,

Beschreibung gemäß Patentschrift.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Im Einspruchs-

und

im Einspruchsbeschwerdeverfahren sind

folgende

Druckschriften und Unterlagen genannt und eingereicht worden:

D1:

JP 2001-17459 A

D1a: Übersetzung der JP 2001-17459 A ins Englische

D2:

D3:

D4:

D5:

DE 199 14 495 A1

HIBST, R., et al.: „Thermal effects of white light illumination during

microsurgery: clinical pilot study on the application safetey of surgical

microscopes". In: Journal of Biomedical Optics 15(4), 048003,

veröffentlicht online am 06.10.2010

Prioritätsanmeldung 10 2004 050 096.7 zum Streitpatent

VAN NORREN, D., et. al.: Light damage to the retina: an historical

approach. In: Eye, 2016. Vol. 30, S. 169-172

Ferner wurde im Prüfungsverfahren zusätzlich die Druckschrift DE 195 38 382 A1

berücksichtigt, im Zuge des Einspruchsverfahrens jedoch nicht herangezogen.

Der geltende Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung – nachfolgend

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag genannt – lautet unter Hinzufügung einer

Merkmalsgliederung:

M1.1

Verfahren zum optimierten Einstellen der Lichtleistung in der

Objektebene bei Auflichtmikroskopen

M1.1a

durch automatische Begrenzung der Lichtintensität der

ausgeleuchteten Fläche

M1.2

unter Berücksichtigung der

vorliegenden Mikroskop-

Geräteparameter,

M1.3

wobei hierfür eine Überprüfung erfolgt, ob oder inwieweit eine

thermische Gefährdung oder Schädigung der beleuchteten

Flächenabschnitte relevant ist,

M1.4

um beim Erreichen eines Schwellwerts die Lichtleistung der

Lichtquelle zu regulieren.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ersetzt das Merkmal M1.1 durch das

folgende Merkmal (Änderung unterstrichen)

M1.1ha1

„Verfahren zum optimierten Einstellen der Lichtleistung in der

Objektebene bei Operationsmikroskopen“,

enthält ferner ebenfalls die Merkmale M1.1a sowie M1.2 bis M1.4 und zusätzlich am

Ende das folgende ergänzte Merkmal

M1.5

“und wobei als Mikroskop-Geräteparameter für das optimierte

Einstellen der Lichtleistung die Beleuchtungszoomstellung

und/oder der

jeweilige Arbeitsabstand berücksichtigt

werden.“.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 geht aus vom Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag 1 und fügt dessen Merkmal M1.1ha1 folgende Verwendungsangabe

hinzu (Änderung gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch

Unterstreichung hervorgehoben):

M1.1ha2

„Verfahren zum optimierten Einstellen der Lichtleistung in der

Objektebene

bei Operationsmikroskopen

für

die

Neurochirurgie oder die HNO-Chirurgie“.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 basiert auf dem Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag 2 und ergänzt abschließend das folgende Merkmal

M1.6

„und wobei die ausgeleuchtete Fläche größer ist als das

Sehfeld.“.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 geht aus vom Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag 3 und schränkt dessen Merkmal M1.5 auf nur eine Alternative ein

entsprechend dem folgenden Merkmal

M1.5ha4

„wobei als Mikroskop-Geräteparameter für das optimierte

Einstellen der Lichtleistung der jeweilige Arbeitsabstand

berücksichtigt wird“.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 geht gleichfalls aus vom Patentanspruch 1

gemäß Hilfsantrag 3, wobei dessen Merkmal M1.5 noch weiter einschränkend

ersetzt wird durch das folgende Merkmal

M1.5ha5

„wobei als Mikroskop-Geräteparameter für das optimierte

Einstellen der Lichtleistung die Beleuchtungszoomstellung

und der jeweilige Arbeitsabstand berücksichtigt werden“.

Zu den jeweiligen Unteransprüchen und den weiteren Einzelheiten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch

keinen Erfolg. Der beanspruchte Gegenstand ist in der erteilten Fassung

(Hauptantrag) sowie der jeweiligen Fassung der Hilfsanträge 1 bis 5 nicht

patentfähig. Der vorangegangene Einspruch war ebenfalls zulässig.

1.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum optimierten Einstellen der

Lichtleistung

in der Objektebene bei Auflichtmikroskopen,

insbesondere

Operationsmikroskopen (Patentschrift, Abs. [0001]).

Bei bekannten Operationsmikroskopen sei die Größe des Leuchtflecks in der

Objektebene, im Streitpatent auch Leuchtfeld oder Beleuchtungsspot genannt,

veränderlich durch entweder Verstellung des Beleuchtungszooms, im Streitpatent

auch Mikroskopzoom genannt, oder manuell betätigte Blenden (Patentschrift, Abs.

[0003] bzw. [0004]). Mit zunehmender Vergrößerung des Mikroskops nehme bei

konstanter Beleuchtungsintensität die Helligkeit an den Okularen immer weiter ab.

Daher sei es von Vorteil, die Beleuchtungsintensität mit zunehmender Vergrößerung

zu erhöhen. Dies geschehe

im Stand der Technik bei konstanter

Lichtquellenleistung mit einem Beleuchtungszoom,

indem die Größe des

Beleuchtungsspots

dem mit zunehmender Vergrößerung abnehmenden

Gesichtsfeld angepasst werde (Patentschrift, Abs. [0005]).

Infolge zu

intensiver Beleuchtung durch das Operationsmikroskop seien

Lichtschädigungen,

insbesondere

fotochemische Lichtschädigungen,

in der

Augenheilkunde bekannt (Patentschrift, Abs. [0009]). In anderen Disziplinen, wie

der Neurochirurgie oder der HNO-Chirurgie, seien keine

fotochemischen

Lichtschädigungen zu erwarten und es werde von der Annahme ausgegangen, dass

das Mikroskoplicht weder direkte noch indirekte thermische Schädigungen

induziere (Patentschrift, Abs. [0009]).

Die Entwicklung

im Bereich der Lichtquellen erlaube, bei unveränderter

Lichtleistung der Lichtquelle höhere Intensitäten bei kleinen Lichtflecken bei hoher

Vergrößerung zu erzielen (Patentschrift, Abs. [0010]). Dies ergebe bei einer

Vergrößerung des Zoombereichs des Beleuchtungszooms mit einfacher

Fortschreibung der Gerätetechnik die Gefahr thermischer Gewebeschädigungen

(Patentschrift, Abs. [0011]). Bislang kämen bei Mikroskopen außerhalb der

Augenheilkunde keinerlei Vorrichtungen zur Minimierung dieser Gefahr zum

Einsatz. Vielmehr sei lediglich eine manuelle Verringerung der Lampenintensität

möglich, was angesichts der für die Patienten potentiell kritischen thermischen

Effekte als wesentlicher Nachteil bekannter Operationsmikroskope anzusehen sei

(Patentschrift, Abs. [0012] und [0013]).

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur optimierten Einstellung

der Lichtleistung in der Objektebene bei Auflichtmikroskopen anzugeben, welches

in der Lage ist, negative thermische Effekte für das betrachtete Gewebe zu

vermeiden. Zudem soll unerwünschtes Streulicht minimiert und der Kontrast

verbessert werden (Patentschrift, Abs. [0015]).

Als Fachmann sieht der Senat hier einen Physiker oder Ingenieur mit mehrjähriger

Berufserfahrung auf dem Gebiet der Optik, insbesondere im Bereich der

Entwicklung von Mikroskopen, an.

2.

Zur Lehre des Patentanspruchs 1

Durch den geltenden Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) wird

ein Verfahren zum optimierten Einstellen der Lichtleistung in der Objektebene bei

Auflichtmikroskopen unter Schutz gestellt (Merkmal M1.1). Hierbei soll das

optimierte Einstellen durch automatische Begrenzung der Lichtintensität der

ausgeleuchteten Fläche erzielt werden (Merkmal M1.1a).

Dies soll unter Berücksichtigung der vorliegenden Mikroskop-Geräteparameter

erfolgen (Merkmal M1.2). Als mögliche Geräteparameter sind in der Beschreibung

Beleuchtungszoom, Arbeitsabstand, die Stellung von Blenden sowie die

Lichtquellen-Ausgangsleistung genannt (Patentschrift, Abs. [0018]).

Des Weiteren erfolgt gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 eine Überprüfung, ob

oder inwieweit eine thermische Gefährdung oder Schädigung der beleuchteten

Flächenabschnitte

relevant

ist

(Merkmal M1.3). Hierbei

ist der Begriff

„relevant“ auslegungsbedürftig. Ausweislich des Absatzes [0021] der Patentschrift

soll die Überprüfung der Relevanz dazu beitragen, eine

thermische

Gewebeschädigung auszuschließen. Daher wird das Merkmal M1.3 vom Senat

dahingehend verstanden, dass eine Überprüfung erfolgen soll, ob oder inwieweit

eine thermische Gefährdung oder Schädigung der beleuchteten Flächenabschnitte

auszuschließen ist. Das Streitpatent macht keine Angaben zur konkreten

Durchführung einer solchen Überprüfung.

Als letzten Schritt umfasst das Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 die

Anweisung, beim Erreichen eines Schwellwerts die Lichtleistung der Lichtquelle zu

regulieren (Merkmal M1.4). Eine Definition des Schwellwerts ist dem Streitpatent

nicht entnehmbar.

Der Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 fasst das Merkmal M1.1

dahingehend enger, als dass das Verfahren auf den Einsatz bei

Operationsmikroskopen anstatt allgemein bei jedwedem Auflichtmikroskop gerichtet

ist (Merkmal M1.1ha1). Außerdem bestimmt das hinzugefügte Merkmal M1.5, dass

als Mikroskop-Geräteparameter die Beleuchtungszoomstellung und/oder der

jeweilige Arbeitsabstand zu berücksichtigen sind.

Dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist mit dem Hilfsantrag 2 die

Verwendungsangabe

hinzugefügt,

dass

das

beanspruchte Verfahren

Operationsmikroskope für die Neurochirurgie oder die HNO-Chirurgie betreffen soll

(Merkmal M1.1ha2).

Im Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 wird das beanspruchte Verfahren

aufbauend auf Hilfsantrag 2 durch die weitere Anweisung eingeschränkt, wonach

die ausgeleuchtete Fläche größer sein soll als das Sehfeld (Merkmal M1.6). Die

Patentschrift gebraucht neben dem im Absatz [0003] genannten Begriff Sehfeld

synonym den Begriff Gesichtsfeld (Patentschrift, Abs. [0007], [0017] und [0020]).

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 beruht auf demjenigen des

Hilfsantrags 3 und konkretisiert dessen Merkmal M1.5 dahingehend, dass als

Mikroskop-Geräteparameter zwingend der jeweilige Arbeitsabstand berücksichtigt

wird (Merkmal M1.5ha4). Die Patentschrift enthält weder eine Definition eines

Arbeitsabstands, noch ist dieser einer Zeichnung entnehmbar.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 baut gleichermaßen auf demjenigen

des Hilfsantrags 3 auf und schränkt dessen Merkmal M1.5 noch weiter ein. So soll

gemäß Merkmal M1.5ha5 sowohl die Beleuchtungszoomstellung als auch der

jeweilige Arbeitsabstand zwingend berücksichtigt werden. Das Beleuchtungszoom

ist in der Patentschrift ausschließlich dadurch beschrieben, dass es die Größe des

Leuchtflecks oder auch Leuchtfelds ändern soll (Patentschrift, Abs. [0003], [0005],

[0008]).

3.

Nach Überzeugung des Senats ist die Lehre des Patentanspruchs 1 in

erteilter Fassung sowie gemäß jedem der Hilfsanträge 1 bis 5 im Streitpatent so

deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

4.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht nicht

auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

Die im Verfahren genannte Druckschrift D1 mit zugehöriger Übersetzung D1a

betrifft ein Operationsmikroskop, das im Betrieb automatisch die Lichtleistung in der

Objektebene einstellt (D1a, Abs. [Abstract/Problem]). Dabei zeigt D1/D1a in Figur 2

ein Auflichtmikroskop, denn das

von einer Lichtquelle 17 erzeugte

Beleuchtungslicht wird von oben auf das Objekt in Gestalt eines Patientenauges E

gelenkt, um von diesem nach oben reflektiert zu werden

längs eines

Beobachtungsstrahlengangs C2

(D1,

Figur 2,

D1a, Abs. [0025]). Das

Betriebsverfahren des Auflichtmikroskops stellt die Lichtleistung, die auf das Auge

des Patienten in der Objektebene fällt, hierbei auf Werte ein, die mit zulässigen

Werten übereinstimmen (D1a, Seite 1, Zeile 35 - 38: „adjusts the amount of

illuminating light directed onto the patient's eye from said light source … allowed

instantaneous value data“). Ein in diesem Sinne optimiertes Einstellen der

Lichtleistung in der Objektebene ist somit durch das Auflichtmikroskop nach der

Lehre der D1/D1a verwirklicht – Merkmal M1.1.

Zudem erfolgt beim Einstellen eine Begrenzung der Lichtintensität auf einen

erlaubten Bereich (D1a, Seite 5, Zeile 3: „adjusted so as to be always in an allowed

range of amount of light“). Dies geschieht mittels eines „light adjustment means 37“

(D1a, Abs. [0032], Figur 3) und erfolgt somit automatisch – Merkmal M1.1a.

Das Verfahren nach D1/D1a berücksichtigt die vorliegenden Lichtverhältnisse im

Mikroskop und bedient sich hierfür einer Messung des vom Objekt reflektierten

Lichts durch einen Detektor 14. Dieser misst die Menge des ankommenden Lichts

(D1, Figur 2, D1a, Abs. [0026]: „detect the optical level“). Das Messsignal wird

ausgewertet, um einen momentanen sowie integrierten Wert zu bestimmen (D1a,

Abs. [0031], instantaneous/integrated value calculation means 33/34). Die so

ermittelten Werte stehen für diejenige Menge an Beleuchtungslicht, die auf das

Auge E des Patienten gelangt (D1a, Abs. [0031] „amount of illuminating light to be

directed onto the patient's eye E“). Demnach wird das Verfahren nach D1/D1a unter

Berücksichtigung der vorliegenden, auf das Objekt auftreffenden Lichtmenge

durchgeführt, – d.h. Merkmal M1.2 ist teilweise erfüllt.

Nicht ausdrücklich gezeigt ist jedoch jener Teil des Merkmals M1.2, wonach die

vorliegenden Mikroskop-Geräteparameter berücksichtigt werden sollen.

Nach D1/D1a erfolgt eine Überprüfung, ob eine Schädigung der beleuchteten

Flächenabschnitte auszuschließen ist (D1a, Abs. [0007]: „comparing … reducing

the risk of generating optical damage“). So werden sowohl der momentane als auch

der integrierte ermittelte Wert des Beleuchtungslichts mit einem jeweils zulässigen

(allowed) Wert verglichen (D1a, Abs. [0009] bzw. [0011]). Dies verhindert eine

überhöhte Lichtmenge und vermindert somit das Risiko einer Schädigung durch das

Beleuchtungslicht (D1a, Abs. [0009]: „prevent … exceeding … risk of generating

optical damage … reduced“). Folglich dient der Vergleich einer Überprüfung, ob

eine Schädigung der beleuchteten Flächenabschnitte ausgeschlossen und damit im

wie oben ausgelegten Sinne „relevant“ ist – Merkmal M1.3.

Bei Überschreiten eines der vorgenannten zulässigen Werte lehrt D1/D1a, die

Lichtleistung der Lichtquelle zu reduzieren (D1a, Abs. [0008] und

[0040]:

„decreases the amount of illuminating light“). Die Lichtleistung wird demnach beim

Erreichen eines zulässigen Wertes als Schwellwert reguliert – Merkmal M1.4.

Die Berücksichtigung der vorliegenden, auf das Objekt auftreffenden Lichtmenge

nach der Lehre der D1/D1a führt den Fachmann beim Nacharbeiten jedoch

zwangsläufig zur Beachtung der vorliegenden Mikroskop-Geräteparameter

entsprechend dem nicht unmittelbar in D1/D1a offenbarten Teil des Merkmals M1.2.

So weist D1/D1a den Fachmann

im Absatz [0031] an, die Menge an

Beleuchtungslicht, die auf das Auge E des Patienten gelangt, aus dem Messsignal

des Detektors 14 zu berechnen („instantaneous/integrated value calculation“). Beim

Nachvollziehen dieser Lehre ist es für den Fachmann aufgrund des Strahlengangs

von D1, Figur 2 offensichtlich, dass das Licht auf dem Weg vom Auge E bis zum

Detektor 14 mehrfach durch optische Bauteile des Mikroskops beeinflusst wird.

Beispielsweise bewirkt das Beobachtungszoom 20 eine variable Vergrößerung

(D1a, Abs. [0025] „variable magnification optical system 20“). Diese Einflüsse wird

der mit der Berechnung von Strahlengängen vertraute Fachmann beim Umsetzen

der Lehre der D1/D1a berücksichtigen, indem er sämtliche Parameter in den

Rechengang aufnimmt, die auf die Abbildung vom Auge E bis zum Detektor 14

einwirken. Demzufolge gelangt der Fachmann in naheliegender Weise zu einer

Berücksichtigung der vorliegenden Mikroskop-Geräteparameter entsprechend den

Vorgaben des Merkmals M1.2, indem er die Lehre der D1/D1a routinemäßig

nacharbeitet.

Die Patentinhaberin hat eingewandt, nach D1/D1a werde lediglich das nach einer

Reflexion von der Objektebene kommende Licht ausgewertet. Im Gegensatz dazu

begrenze das Verfahren gemäß dem Streitpatent die der ausgeleuchteten Fläche

zugeführte Lichtleistung.

Dem kann nicht gefolgt werden. Denn D1/D1a lehrt, aus der gemessenen

reflektierten Lichtmenge zu errechnen, welche Lichtleistung zuvor auf das Auge E

des Patienten gelangt ist. Dies zeigt D1a beispielsweise im Absatz [0031], gemäß

dem das „instantaneous value calculation means 33“ folgende Berechnung

durchführt: „calculates the instantaneous value of the amount of illuminating light to

be directed onto the patient's eye E“. Dabei bezeichnet der Wortlaut „light to be

directed onto“ unmissverständlich das zugeführte Licht. Folglich wird auch nach

D1/D1a die zugeführte Lichtleistung begrenzt.

Die Patentinhaberin hat ferner argumentiert, das Streitpatent lehre im Unterschied

zur D1/D1a, allein auf Basis der vorliegenden Mikroskop-Geräteparameter die

Lichtleistung in der Objektebene abzuschätzen. Eine Messung sei damit nicht

erforderlich.

Dieser Einwand vermag nicht zu überzeugen. Denn der erteilte Patentanspruch 1

verlangt nach seinem Merkmal M1.2 lediglich ganz allgemein, die vorliegenden

Mikroskop-Geräteparameter zu berücksichtigen. Dieser Wortlaut umfasst auch eine

Berücksichtigung im Rahmen einer Messauswertung. Eine engere Auslegung des

Merkmals M1.2 im Sinne der Patentinhaberin findet im Streitpatent keine Stütze.

Denn dessen Absatz [0017] gibt nur an, dass beim Vorliegen oder dem Eintreffen

kritischer Geräteparameter eine Begrenzung der Lichtleistung erfolgen soll, jedoch

nicht, dass dies ausschließlich aufgrund dieser Geräteparameter geschehen soll.

Im Übrigen erwähnt das Streitpatent an keiner Stelle ein Abschätzen der

Lichtleistung.

Der weitere Einwand der Patentinhaberin, D1/D1a zeige keine Überprüfung auf eine

thermische Gefährdung sondern behandle nur fotochemische Gefährdungen, greift

ebenfalls nicht durch. Denn mit dem Wortlaut „optical damage such as retinal

damage to the patient's eye“ (bspw. D1a, Abs. [0009], [0011]) benennt D1/D1a

gleichermaßen Gefährdungen des Auges durch thermische wie fotochemische

Einwirkung des Lichts.

Nach alledem ist ein Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 nicht

patentfähig.

5.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 kann nicht günstiger beurteilt

werden, da sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Das in D1/D1a vorgeschlagene Verfahren betrifft gleichfalls Operationsmikroskope

(D1a, Abs. [Abstract/Problem]) – Merkmal M1.1ha1.

Weiterhin wurde bereits zum Hauptantrag ausgeführt, dass der Fachmann beim

Nacharbeiten der Lehre der D1/D1a sämtliche Parameter mit Wirkung auf die

Abbildung vom Auge E bis zum Detektor 14 berücksichtigen wird. Deshalb wird der

Fachmann selbstverständlich den Arbeitsabstand zwischen dem Auge E und der

Objektivlinse 10 (D1, Figur 2) in den Rechengang mit aufnehmen. Denn der

Arbeitsabstand ist einstellbar (vgl. D1, Figur 1, Tragarme 5 und 6 mit Gelenk) und

beeinflusst Größe und Helligkeit des Bildes am Detektor 14. Damit ist dem

Fachmann die Berücksichtigung des Arbeitsabstands nahegelegt entsprechend der

zweiten Alternative des Merkmals M1.5.

Im Hinblick auf die erste Alternative des Merkmals M1.5 zeigt D1/D1a zwar kein

Beleuchtungszoom, jedoch ein Beobachtungszoom 20 (D1, Figur 2). Bei hohen

Zoomeinstellungen liegt es für den Fachmann auf der Hand, dass die in D1, Figur 2

gezeigte Beleuchtung 16 mit festem Kondensor 18 weit mehr beleuchtet als nur das

Sehfeld und dieses zugleich nur wenig Licht erhält. Dieser Umstand sowie der

ausdrückliche Hinweis von D1/D1a, die Beleuchtung schaltbar zu gestalten (D1a,

Abs. [0034], „changeover“) geben dem Fachmann Anlass, die Beleuchtung

weiterzuentwickeln. Dabei eignet sich für ein Beobachtungszoom 20 ein auf

demselben Prinzip beruhendes Beleuchtungszoom am besten als Ergänzung.

Folglich ist dem Fachmann auch die Berücksichtigung eines Beleuchtungszooms

nach der ersten Alternative des Merkmals M1.5 nahegelegt.

6.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 war

für den Fachmann nahegelegt und beruht deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Durch

die

zusätzliche

Anweisung

des

Merkmals M1.1ha2,

das

Operationsmikroskop für die Neurochirurgie oder die HNO-Chirurgie zu verwenden,

ist das mit Hilfsantrag 2 beanspruchte Verfahren nicht näher bestimmt als dasjenige

nach Hilfsantrag 1. Denn das Streitpatent nennt Neurochirurgie und HNO-Chirurgie

nur als mögliche Anwendungsgebiete ohne eine damit verbundene Konkretisierung

von Verfahrensschritten aufzuzeigen. Damit ist keine andere Beurteilung möglich

als beim Hilfsantrag 1.

Die Patentinhaberin hat vorgetragen, das Verfahren nach D1/D1a sei für die

Augenheilkunde geeignet, nicht jedoch für die Neurochirurgie oder die HNO-

Chirurgie. So

setze

die

Lehre

der D1/D1a

immer

vergleichbare

Reflexionseigenschaften des Objekts voraus, was nur bei Augen erfüllt sei im

Gegensatz zu den bei Neurochirurgie und HNO-Chirurgie unbekannten

Reflexionsgraden.

Diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen. Denn D1/D1a befasst sich

anhand von Figur 4 und 5 mit den unterschiedlichen Reflexionsgraden

verschiedener Bereiche des Auges. Damit lehrt D1/D1a – entgegen der Auffassung

der Patentinhaberin – eine Notwendigkeit, sich mit den Reflexionseigenschaften

des zu betrachtenden Objekts auseinanderzusetzen, was der Fachmann

selbstverständlich bei der Anwendung des Verfahrens in der Neurochirurgie oder

HNO-Chirurgie berücksichtigen wird.

7.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3

beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Eine ausgeleuchtete Fläche, die größer ist als das Sehfeld, ergibt sich bei der

Beleuchtung 16 mit festem Kondensor 18 nach D1/D1a, Figur 2 zwangsläufig, wenn

das Beobachtungszoom 20 auf einen hohen Zoomfaktor eingestellt wird. Folglich

ist das zusätzliche Merkmal M1.6 nach Hilfsantrag 3 für den Fachmann bereits aus

der D1/D1a ableitbar.

8.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 und 5 kann jeweils keinen Erfolg

haben, weil sein jeweiliger Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 und 5 wird jeweils das Verfahren

nach Hilfsantrag 3 in seinem Merkmal M1.5 weiter eingeschränkt, indem gemäß

dem Merkmal M1.5ha4 nur der Arbeitsabstand berücksichtigt werden soll bzw.

gemäß dem Merkmal M1.5ha5 sowohl die Beleuchtungszoomstellung als auch der

Arbeitsabstand. Wie bereits zu Hilfsantrag 1 ausgeführt wurde,

ist die

Berücksichtigung von Beleuchtungszoomstellung und Arbeitsabstand jeweils für

sich durch D1/D1a nahegelegt und mithin Merkmal M1.5ha4 (Hilfsantrag 4).

Weiterhin

ist die gleichzeitige Berücksichtigung von Arbeitsabstand und

Beleuchtungszoomstellung wegen der

im Vorangegangenen erläuterten

Notwendigkeit, alle Parameter einzubeziehen, vom Fachmann zu erwarten und

begegnet keinerlei Hindernissen. Demzufolge ist der Verfahrensschritt gemäß dem

Merkmal M1.5ha5 nach Hilfsantrag 5 gleichfalls naheliegend.

9.

Somit hat der Patentanspruch 1 weder in der erteilten Fassung

(Hauptantrag) noch in der Fassung gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 5 Bestand.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch jeweils die übrigen Ansprüche, da die

Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents nur

im Umfang von

Anspruchssätzen begehrt hat, die

jeweils einen nicht

rechtsbeständigen

Patentanspruch enthalten (BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

10.

Der beantragten Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent-

und Markenamt konnte nicht stattgegeben werden.

Eine Zurückverweisung nach § 79 Abs 3 PatG ist nicht in Betracht zu ziehen, wenn

das Gericht aufgrund des ihm vorliegenden Standes der Technik zu einer

abschließenden Sachentscheidung in der Lage, die Sache also entscheidungsreif

ist (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 79 Rn. 18; BGH BlPMZ 92, 496, -

„Entsorgungsverfahren“).

Im vorliegenden Fall wurde

im Einspruchsverfahren und anschließenden

Beschwerdeverfahren

zu

allen

nach

Ansicht

beider

Parteien

entscheidungserheblichen Gesichtspunkten Stellung genommen. Bei dieser Sach-

und Rechtslage war in der Sache zu entscheiden, zumal die Entscheidung sich -

wie oben näher erläutert - auf bereits im Einspruchsverfahren eingeführten Stand

der Technik (D1/D1a) stützt, zu dem die Patentinhaberin ausreichend Gelegenheit

zu Äußerungen hatte.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel

der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist

sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern

er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt

hat,

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek

Bayer

Dr. Forkel

Dr. Harth

prö