BPatG Beschluss vom 04.08.2021 – 9 W (pat) 63/19

BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 63/19 _______________________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

4. August 2021

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 107 530.1

…

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung am 4. August 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Kruppa und Dr.-Ing. Baumgart

und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2021:040821B9Wpat63.19.0

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) mit dem Aktenzeichen 10 2012 107 530.1 geführten Patentanmeldung mit

der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zur Stabilisierung von Fahrbahnrandzonen“,

die am 16. August 2012 beim DPMA angemeldet worden

ist. Mit dem

angefochtenen, am 18. Januar 2019 verkündeten Beschluss der Prüfungsstelle für

Klasse E01C – die Beschlussbegründung ist gemäß Empfangsbekenntnis am

15. Februar 2019 zugestellt worden – ist die Patentanmeldung wegen mangelnder

Patentfähigkeit zurückgewiesen worden.

Nach zwei negativen Prüfungsbescheiden von Seiten der Prüfungsstelle und nach

mit entsprechenden Erwiderungen eingereichten, zweimaligen Veränderungen der

ursprünglichen Anspruchsfassung von Seiten des Anmelders

hat die

Prüfungsstelle die Patentanmeldung für entscheidungsreif erachtet und deswegen

zu einer mündlichen Anhörung am 18. Januar 2019 geladen. Nach dem

zusammen mit der Ladung versendeten Ladungszusatz vom 30. Oktober 2018

fehle dem Gegenstand des dort nach Aktenlage zugrunde zu legenden, auf ein

Verfahren gerichteten Hauptanspruchs i.d.F. vom 16. August 2017 die Neuheit

gegenüber dem Inhalt der Veröffentlichung

E5

C… AG: Rand- und Bankettverstärkung an der K 348

zwischen Alikon und Abtwil im Kanton Aargau mit NovoCrete® -

Fotobericht. CH – S…, Schweiz – Firmenschrift.

Erstellungsdatum gemäß Dokumenteneigenschaften 01.06.2012.

URL:

http://www.caro-umwelttechnik.ch/pdf/Baustellenreport_Alikon06-08_CARO.pdf [abgerufen am 12.12.2016]

und dessen Gegenstand beruhe außerdem unter Berücksichtigung des Inhalts der

Veröffentlichung

E6

C… AG: Randverstärkung und Strassenverbreiterung an

der K 286 in Tegerfelden im Kanton Aargau unter Verwendung der

NovoCrete®-Technologie – Fotobericht. CH – S…,

Schweiz – Firmenschrift.

Erstellungsdatum gemäß Dokumenteneigenschaften 10.05.2012.

URL:

http://www.caro-umwelttechnik.ch/pdf/Baustellenreport_

TegerfeldenA0_K286_Mai10_CARO_Randverstaerkung.pdf

[abgerufen am 17.10.2018]

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Darüber hinaus hat die Prüfungsstelle ihre

Bewertung der gesamten Patentanmeldung nochmals zusammenfassend

dargelegt.

Daraufhin hat der Anmelder mit der Eingabe vom 4. Januar 2019 erneut einen

geänderten Patentanspruch 1 vorgelegt und darüber hinaus

erstmals

angezweifelt, dass die den Veröffentlichungen zugehörigen Druckschriften E5 und

E6 dem Stand der Technik zuzurechnen seien. Er hat weiter ausgeführt, dass als

nächstliegender Stand der Technik vonseiten des Anmelders die Druckschrift

E3

WO 2008 / 031 214 A1

angesehen werde. Kein im Verfahren befindlicher Stand der Technik, auch nicht

die Veröffentlichungen E5 und E6, die als über Internetseiten aufgerufene pdf-

Dokumente den Stand der Technik nicht belegen könnten, zeige jedoch das

Verfahren des Patentanspruchs 1 vom 4. Januar 2019 oder könne es dem

Fachmann nahelegen. Da der Anspruchssatz vom 4. Januar 2019 patentfähig sei

und die wesentlichen Argumente vorgebracht worden seien, erschiene die

Durchführung einer mündlichen Anhörung nicht notwendig. Der Anmelder hat

beantragt, den Termin zu Anhörung aufzuheben. Darüber hinaus ist um Erlass

einer beschwerdefähigen Entscheidung gebeten worden.

Mit Verweis auf die Entscheidung 18 W (pat) 161/14 des Bundespatentgerichts

vom 24. Juni 2015 hat die Prüfungsstelle dem Anmelder daraufhin mitgeteilt, dass

zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör hinsichtlich der neu

eingereichten Patentansprüche die Ladung zur Anhörung am 18. Januar 2019

aufrecht erhalten bliebe und erneut darauf hingewiesen, dass ein Beschluss auch

bei Nicht-Erscheinen des Anmelders gefasst werden könne.

In der Anhörung am 18. Januar 2019 hat die Prüfungsstelle festgestellt, dass der

Anmelder zur Anhörung nicht erschienen ist, wie dies von ihm telefonisch am

17. Januar 2019 auch in Aussicht gestellt worden war. Sodann ist bei

unveränderter Antragslage der Beschluss ergangen, dass die Patenanmeldung

zurückgewiesen wird.

In der schriftlichen Begründung des Beschlusses hat die Prüfungsstelle

festgestellt, dass die Informationen und Merkmale, die anhand der E5 und E6

erkennbar seien, bereits vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich

gewesen wären und deshalb als relevanter Stand der Technik gelten würden. Das

Verfahren nach dem zu beurteilenden Patentanspruch 1 gelte ausgehend von der

Druckschrift E6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, sei aus diesem

Grund nicht gewährbar und daher die Anmeldung zurückzuweisen.

Weitere ursprünglich zur Anmeldung gereichte, von der Patentkategorie her

nebengeordnete Ansprüche sind auf den ersten Prüfungsbescheid vom

20. Juni 2013, mit dem der noch ebenfalls beanspruchten Vorrichtung die Neuheit

bzw. deren Weiterbildung mit Hinweis auf den mit den Entgegenhaltungen E3,

E1

FLOSS, Rudolf: Handbuch ZTVE - Kommentar mit Kompendium

Erd- und Felsbau. Bonn: Kirschbaum Verlag GmbH Oktober 2006.

Seiten 474, 475, 484 – ISBN 3-7812-1620-9, und

E2

DE 1 534 383 B,

druckschriftlich belegten Stand der Technik ein erfinderischer Überschuss

abgesprochen wurde, im weiteren Prüfungsverfahren nicht mehr weiterverfolgt

worden.

Im Prüfungsverfahren sind darüber hinaus folgende Druckschriften eingeführt

worden:

E4

AT 004 184 U1,

E7

DE 31 07 243 A1,

E8

DE 10 2005 024 469 A1 und

E9

DE 197 31 457 A1.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat sich der Anmelder mit seiner am

13. März 2019 beim DPMA eingegangenen Beschwerde gewendet, die er mit

Schriftsatz vom 30. September 2020 begründet hat. Dort hat er sinngemäß ausgeführt, dass mit den Entgegenhaltungen E5 und E6 kein Stand der Technik i.S.v.

§ 3 Abs. 1 PatG nachgewiesen sei, weil eine Veröffentlichung vor dem

Anmeldetag der Patentanmeldung nicht zweifelsfrei nachweisbar sei. Sie würden

auch keine offenkundige Vorbenutzung belegen. Ausgehend von dem aus Sicht

des Anmelders nächstliegenden Standes der Technik nach der Druckschrift E3

würde das Verfahren nach Patentanspruch 1 vom 4. Januar 2019 auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhen. Neben der Aufhebung des Beschlusses der

Prüfungsstelle und der Erteilung eines Patents auf der Grundlage der am

4. Januar 2019 eingereichten Unterlagen wurde die Rückzahlung der

Beschwerdegebühr mit der Begründung beantragt, dass bei ordnungsgemäßer

und angemessener Sachbehandlung eine Zurückweisung der Patentanmeldung

nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde hätte

vermieden werden können. Mündliche Verhandlung ist nicht beantragt worden.

Im gerichtlichen Hinweis vom 6. November 2020 hat der Senat dem Anmelder

seine

vorläufige Auffassung mitgeteilt, wonach das Verfahren des

Patentanspruchs 1 vom 4. Januar 2019 ausgehend von dem in der Druckschrift

E1 offenbarten Verfahren nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Außerdem bestehe nach vorläufiger Auffassung des Senats kein Grund zur

Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Nach Umladungen der vor Eingang der Beschwerdebegründung terminierten

mündlichen Verhandlung aufgrund der COVID 19 – Pandemie hat der Senat dem

Anmelder im Nachgang zur Abladung der mündlichen Verhandlung mit Schreiben

vom 8. April 2021 mitgeteilt, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung

nach Aktenlage zudem nicht mehr als sachdienlich zu erachten sei. Daraufhin hat

der Anmelder mit seiner Eingabe vom 15. April 2021 Antrag auf mündliche

Verhandlung gestellt. Am 30. April 2021

ist senatsseitig zur mündlichen

Verhandlung am 4. August 2021 geladen worden.

Mit Schriftsatz vom 29. Juli 2021, dem neue Patentansprüche 1 bis 7 sowie eine

neue Beschreibung beigefügt sind, hat der Anmelder und Beschwerdeführer

ausgeführt, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 und die Vorrichtung nach

Patentanspruch 7 der neuen Anspruchsfassung patentfähig seien und die

Begründung seines Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr bekräftigt.

Beim Vortrag des wesentlichen Inhalts der Akten hat der Vorsitzende zu Beginn

der mündlichen Verhandlung am 4. August 2021 auch den Hinweis gegeben, dass

die Patentfähigkeit der geltenden Ansprüche 1 und 7 in Frage stünde. Nach

Erörterung der Sach- und Rechtslage hat der Beschwerdeführer zuletzt den

Antrag gestellt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E01C des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2019 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden

Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1-7, eingegangen am 29. Juli 2021,

- Beschreibung Seiten 1-4, eingegangen am 29. Juli 2021,

- Figuren 1 und 2, eingegangen am 16. August 2012,

2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Patentansprüche 1 und 7 in ihren Fassungen vom 29. Juli 2021 haben

folgenden Wortlaut:

„1. Verfahren zur Bearbeitung einer an die Decke (2) einer

Fahrbahn (1) angrenzenden Randzone (3), wobei die Bearbeitung

mit Hilfe über der Randzone (3) angeordneter Bearbeitungsgeräte

(8-11) erfolgt, die über sich quer zur Fahrbahn (1) erstreckende

Ausleger (7) an auf der Decke (2) entlang der Randzone (1)

verfahrbare Geräteträgerfahrzeuge gekoppelt sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Randzone eine durch unbefestigten Erdboden gebildete

Bodenrandzone (1) ist und dass die Bodenrandzone (1) durch ein

an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs gekoppeltes

Gerät (8) zur Bodenbefeuchtung befeuchtet, durch ein an dem

Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs gekoppeltes Gerät (9)

zur Ausbringung eines Bindemittels mit einem Bindemittel

bestreut,

durch

ein

an

dem Ausleger

(7)

eines

Geräteträgerfahrzeugs angekoppeltes Gerät (10) in Form eines

Bodenfräsers der Boden der Bodenrandzone unter Einmischung

des Bindemittels aufgelockert und durch ein an dem Ausleger (7)

eines Geräteträgerfahrzeugs angekoppeltes Gerät

(11) der

aufgelockerte, das Bindemittel enthaltende Boden verdichtet wird.“

„7. Vorrichtung zur Stabilisierung einer an die Decke (2) einer

Fahrbahn (1) angrenzenden Bodenrandzone (3), umfassend einen

an einem auf der Fahrbahndecke (2) entlang der Bodenrandzone

(3) verfahrbaren Geräteträgerfahrzeug ankoppelbaren sich quer

zur Fahrbahnrichtung erstreckenden Ausleger

(7)

für die

Ankopplung von über der Bodenrandzone (3) angeordneter

Bearbeitungsgeräte (8, 10)

dadurch gekennzeichnet,

dass an den Ausleger (7) ein Gerät (8) zur Bodenbefeuchtung und

ein Gerät (10) zur Bodenauflockerung und Einmischung eines

Bindemittels in Form eines Bodenfräsers angekoppelt sind.“

Wegen des Wortlauts der auf den Patentanspruchs 1 zumindest mittelbar

rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Anlage zum Schriftsatz des

Anmelders vom 29. Juli 2021 verwiesen.

Die Patentanmeldung wurde am 20. Februar 2014 mit der Druckschrift

DE 10 2012 107 530 A1 veröffentlicht, die mit den ursprünglich eingereichten

Unterlagen inhaltsgleich ist und auf die im Folgenden mit der Kurzbezeichnung OS

Bezug genommen wird.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1.

Die statthafte, frist- und formgerecht eingelegte und auch im Übrigen

zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Mit dem gestellten Antrag

liegt kein gewährbares Patentbegehren vor.

2.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Stabilisierung

an die Decke von Fahrbahnen angrenzender Bodenrandzonen, vgl. Abs. [0001]

der OS.

Weiter wird in der Beschreibungseinleitung ausgeführt, dass unbefestigte, vor

allem an Fahrbahndecken von Landstraßen angrenzende Bodenrandzonen, die

sog. Bankette, verschiedenen Beeinträchtigungen unterlägen. Insbesondere käme

es bei Bodenaufweichung durch Regen leicht zu tiefen Reifenabdrücken durch

dem Fahrbahnrand mitunter nahekommende oder dort abgestellte Fahrzeuge.

Unerwünschte, sich bei Regen mit Wasser füllende Vertiefungen bildeten sich

ferner durch Auswaschungen. Zwecks Reparatur auf solche Randzonen

aufgebrachtes Füllmaterial fände sich häufig im Straßengraben wieder und müsse

unter hohem Aufwand entsorgt werden, vgl. Abs. [0002] der OS.

Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, die Stabilität der an Fahrbahndecken

angrenzenden Bodenrandzonen zu verbessern, vgl. Abs. [0003] der OS.

3.

Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Bauleiter mit Ingenieursausbildung im Tiefbau und mehrjähriger Berufserfahrung im Bau und in der

Sanierung von Verkehrswegen und Verkehrsflächen an.

4.

Mit dem geltenden Anspruchssatz ist das Schutzbegehren mit den

Patentansprüchen 1 und 7 auf zwei von der Patentkategorie her eindeutig zu

unterscheidende Erscheinungsformen der anmeldungsgemäßen Lehre gerichtet,

denen die Anmeldung den Erfolg der Verbesserung der Stabilität der an

Fahrbahndecken angrenzenden Bodenrandzonen

zuschreibt. Für eine

Patenterteilung muss jeder Anspruch für sich den aus dem Patentgesetz

folgenden Anforderungen genügen.

4.1

Patentanspruch 1

Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des

Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag,

den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu

bestimmen sind (BGH, GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I). Dazu ist zu

ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den

Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter

Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei der Fachmann auch die

Beschreibung und Zeichnung heranzuziehen hat (BGH, GRUR 2007, 859 –

Informationsübermittlungsverfahren I). Dies darf allerdings weder zu einer

inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den

Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, GRUR

2004, 1023

- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Begriffe

in den

Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene

Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und Berücksichtigung der in

ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch

umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht. Darüber hinaus darf

allein aus Ausführungsbeispielen nicht auf ein engeres Verständnis des

Patentanspruchs geschlossen werden (BGH, GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer strukturierten Merkmalsgliederung

wiedergegeben:

Verfahren zur Bearbeitung einer an die Decke (2) einer Fahrbahn (1)

angrenzenden Randzone (3),

1.1

die eine durch unbefestigten Erdboden gebildete Bodenrandzone (1)

ist,

wobei die Bearbeitung mit Hilfe über der Randzone (3) angeordneter

Bearbeitungsgeräte (8-11) erfolgt,

2.1

die über sich quer zur Fahrbahn (1) erstreckende Ausleger (7) an der

Decke

(2)

entlang

der

Randzone

(1)

verfahrbare

Geräteträgerfahrzeuge gekoppelt sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Bodenrandzone (1)

2.2

durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs gekoppeltes Gerät (8) zur Bodenbefeuchtung

1.2

2.3

1.3

2.4

befeuchtet,

durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs gekoppeltes Gerät (9) zur Ausbringung eines Bindemittels

mit einem Bindemittel bestreut,

durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs

angekoppeltes Gerät (10) in Form eines Bodenfräsers

1.4

der Boden der Bodenrandzone unter Einmischung des Bindemittels

aufgelockert und

2.5

durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs

angekoppeltes Gerät (11)

1.5

der aufgelockerte, das Bindemittel enthaltende Boden verdichtet

wird.

Der Patentanspruch 1 ist auf ein Verfahren zur Bearbeitung einer an die Decke

einer Fahrbahn angrenzenden Randzone gerichtet, dem der Anmelder den Erfolg

zuspricht, die Stabilität dieser Randzone zu verbessern. Bei der Randzone handelt

es sich gemäß Abs. [0002] der OS um das sogenannte Bankett und diese ist nach

Merkmal 1.1 eine durch unbefestigten Erdboden gebildete Bodenrandzone.

In der Patentkategorie Verfahren wird mit Patentanspruch 1 demnach ein

Herstellungsverfahren offenbart, bei dem durch Einwirkung mit den Verfahrensschritten nach Merkmal 1.1 bis Merkmal 1.5 auf das Ausgangsmaterial „unbefestigter Erdboden“ dieser insoweit verändert wird, dass er schließlich mit Bindemittel versehen und verdichtet ist (vgl. Merkmal 1.5), wodurch die o.g. Aufgabe,

die Stabilität der Randzone zu verbessern, erfüllt sein soll.

Im Einzelnen ist das Verfahren mit den Verfahrensschritten 1.2 bis 1.5 dadurch

gekennzeichnet, dass das Ausgangsmaterial

in Form des unbefestigten

Erdbodens befeuchtet, mit Bindemittel bestreut, unter Einmischung des

Bindemittels aufgelockert und schließlich der aufgelockerte, das Bindemittel

enthaltende Boden verdichtet wird. Dabei kommt dem Merkmal 1.1, wonach die zu

bearbeitende Randzone ein durch unbefestigten Boden gebildete Bodenrandzone

ist, in der gewählten Patentkategorie nur insoweit Bedeutung zu, als sie das zu

bearbeitende Ausgangsmaterial

festlegt, das

für den Fachmann

insoweit

Rückschlüsse auf seine mögliche Beschaffenheit zulässt.

Der Anspruch gibt zwar die Verfahrensschritte

in der durchzuführenden

Reihenfolge vor, jedoch obliegen dem Fachmann noch weitere Abstimmungen zur

Erzielung des gewünschten Erfolgs, so erfolgt beispielsweise die Befeuchtung

nach Merkmal 1.2 ausgehend von einem bereits vorhandenen, vorab ermittelten

Befeuchtungsgrad, vgl. Abs. [0009] und [0018] der OS.

Zur Durchführung des beanspruchten Herstellungsverfahrens werden die in der

Merkmalsgruppe 2.x angegebenen Bearbeitungsgeräte

verwendet. Die

Bearbeitung des Bodens erfolgt gemäß Merkmal 2 mit Hilfe über dem zu

bearbeitenden Boden angeordneter Bearbeitungsgeräte, die mit den Merkmalen

2.2 bis 2.5 im Einzelnen aufgeführt werden, nämlich durch ein Gerät zur

Bodenbefeuchtung, ein Gerät zur Ausbringung eines Bindemittels, eine

Bodenfräse sowie ein weiteres, nicht näher definiertes Gerät (zur Verdichtung), die

entsprechend den genannten Merkmalen

jeweils an dem Ausleger eines

Geräteträgerfahrzeugs (an-)gekoppelt sind. Für das Gerät zum Einmischen und

Auflockern des Bodens ist beim Verfahren nach Anspruch 1 mit Merkmal 2.4 zwar

eine Bodenfräse festgelegt (vgl. auch Abs. [0020] der OS) und zur Verdichtung

werden in Abs. [0021] der OS beispielhaft Geräte mit Druckstempel oder Walzen

vorgeschlagen. Darüber hinaus wird die Gerätewahl

jedoch ins fachmännische

Handeln gelegt, wie auch schon die eventuell erforderliche Detailabstimmung des

Verfahrens. Außerdem kommt den Angaben zu Vorrichtungselementen im

Verfahrensanspruch, wie sie die Merkmale 2.1 bis 2.5 beinhalten, allein die

Bedeutung zu, den nur hinsichtlich ihrer zeitlichen Abfolge vorgegebenen

Verfahrensschritten 1.2 bis 1.5 eine maschinelle Durchführung vorzuschreiben.

Schließlich ist in Merkmal 1 i.V.m. Merkmal 1.1 noch angegeben, dass das

Ausgangsmaterial des unbefestigten Erdbodens in einer an die Decke einer

Fahrbahn angrenzenden Randzone anstehen soll, womit ein Ort der

Bearbeitungszone festgelegt werden soll. Damit zusammenhängend wird mit

Merkmal 2.1 dann angegeben, dass die Bearbeitungsgeräte, mit deren Hilfe die

Bearbeitung erfolgt, über sich quer zur Fahrbahn erstreckende Ausleger (vgl. auch

Merkmale 2.2 bis 2.5) an auf der Decke entlang der Randzone verfahrbare

Geräteträgerfahrzeuge gekoppelt sind, wie beispielsweise einen Traktor (vgl. Abs.

[0016] der OS).

Festzustellen ist dabei insgesamt, dass die Angaben zum Ort der Bearbeitungszone, die eine bestimmte Art des Bodens implizieren möge – der schließlich durch

eine Fräse auflockerbar und durch Untermischung von Bindemittel sowie Verdichtung stabilisierbar sein soll - , die Angaben zur Erstreckung des Auslegers

sowie zu einem Fahrzeug, das beim Fahren die Relativbewegung der Geräte

bewirkt, insoweit Orientierungshilfe bei der Erfassung und Einordnung des

Wesens des Verfahrens im Umfang des Anspruchs 1 ohne besondere Bedeutung

für den Gegenstand dieser Patentkategorie bieten, vgl. BGH, GRUR 2010, 1081 –

Bildunterstützung bei Katheternavigation insb. Rdn. 11.

4.2

Das Verfahren des geltenden Patentanspruchs 1 ist ursprünglich offenbart

und gewerblich anwendbar. Es mag dahingestellt bleiben, ob es auch neu ist,

jedenfalls beruht das Verfahren gegenüber der Lehre der Druckschrift E1

zusammen mit dem Fachwissen des Fachmanns, belegt durch die Druckschrift

E3, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist daher nicht patentfähig.

Dem Fachmann ist das sogenannte Baumischverfahren zur Bodenverfestigung

bekannt, wie es die Druckschrift E1 als Auszug aus einem Fachbuch belegt.

Gemäß dortigem Absatz 1 auf Seite 474 wird es in der oberen Zone des

Untergrundes (…) von Straßen und Wegen aller Art sowie bei anderen

Verkehrsflächen (…) durchgeführt. Mithin handelt es sich um ein Verfahren zur

Bearbeitung von auch durch unbefestigten Erdboden gebildeten Bodenzonen, mit

dem diese Bodenzonen verfestigt werden, womit auch die Aufgabe erfüllt ist, die

sich die Streitanmeldung stellt, nämlich die Stabilität des bearbeiteten Bodens zu

verbessern. Dabei zieht der Fachmann das Baumischverfahren immer in Betracht,

wenn bei Straßen und Wegen aller Art der Untergrund verfestigt werden soll und

er wird es ohne Weiteres auch zur Bearbeitung einer an die Decke einer Fahrbahn

angrenzenden Randzone, also zur Bearbeitung von sogenannten Banketten

heranziehen. Denn wenn ein bestimmtes Mittel als ein generelles, für eine Vielzahl

von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum

allgemeinen Fachwissen gehört und sich auch in dem konkret zu beurteilenden

Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt, ist eine Anwendung aus

fachlicher Sicht nicht allein deshalb untunlich, weil im konkreten Zusammenhang

auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen (vgl. BGH, Urteil vom

15. Juni 2021, X ZR 58/19 – Führungsschienenanordnung). Zumal darüber hinaus

der Ort der Bearbeitungszone zwar Orientierungshilfe bei der Erfassung und

Einordnung des Wesens des beanspruchten Verfahrens bietet,

jedoch ohne

besondere Bedeutung für den Gegenstand dieser Patentkategorie (vgl. erneut

BGH GRUR 2010, 1081 – Bildunterstützung bei Katheternavigation). Damit

entnimmt der Fachmann die Merkmale 1 und 1.1 des Verfahrens nach

Patentanspruch 1 aus der Druckschrift E1.

Der Aufzählung a) auf Seite 484 der Druckschrift E1 entnimmt der Fachmann auch

die Verfahrensschritte 1.2 bis 1.5, wobei es unschädlich ist, dass hier noch mehr

bzw. andere Verfahrensschritte angegeben werden. Denn es ist alltägliche

Aufgabe des Fachmanns, das ihm bekannte Baumischverfahren auf die jeweiligen

Begebenheiten anzupassen, was schon an Begriffen wie „ggf.“ oder „ein- oder

mehrmaliges“ deutlich wird und im Übrigen auch in der OS vom Fachmann

erwartet wird, vgl. Abs. [0009] und [0018] der OS.

Im Einzelnen schreibt die Druckschrift E1 zur Bearbeitung vor, dass die

Bodenzone

-

befeuchtet („Wasserzugabe mit Sprengeinrichtung am Tankwagen“),

- mit einem Bindemittel bestreut („Verteilen des Bindemittels von Hand oder

durch Verteilgeräte mit Dosiereinrichtung“),

-

-

der Boden der Bodenzone unter Einmischung des Bindemittels aufgelockert

(„Mischen mit geeignetem Grader, Scheibenegge oder selbstfahrendem

oder gezogenem Mischgerät“) und

der aufgelockerte, das Bindemittel enthaltende Boden verdichtet

(„Verdichten mit geeignetem Gerät“) wird.

Damit umfasst das bekannte Baumischverfahren auch alle Verfahrensschritte 1.2

bis 1.5 des Verfahrens nach Patentanspruch 1. Auch die maschinelle

Durchführung des Verfahrens, die mit den Merkmalen 2.2 bis 2.5 impliziert ist,

entnimmt der Fachmann der Druckschrift E1, vgl. dazu a.a.O.

(„Das

Baumischverfahren erfolgt (…) durch einen Gerätezug …“ u.a.).

Wie das detaillierte Abstimmen der Verfahrensschritte des Baumischverfahrens

auf die jeweiligen Begebenheiten vor Ort obliegt es dem Fachmann auch, die

Gerätschaften zur Durchführung des Verfahrens entsprechend festzulegen. So

gibt die Druckschrift E1 verschiedene Möglichkeiten für die geforderte maschinelle

Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte an, beispielsweise: Befeuchtung

mit Sprengwagen oder Sprühbalken

(vgl. Seite 484, Absatz unter

Zwischenüberschrift 2.1 – Baumischverfahren), Verteilen des Bindemittels mit

Verteilgerät, Mischen mit Grader, Scheibenegge oder anderem Mischgerät und

Verdichten mit z.B. Schaffußwalze, Gummiradwalze, Flächenrüttler, Glattradwalze

(vgl. jeweiliger Punkt der Aufzählung unter 2.1 – a) auf Seite 484 der Druckschrift

E1). Der Fachmann wird aus den vielfältigen, ihm u.a. aus der Druckschrift E1

gegenwärtigen Bearbeitungsgeräten

jeweils

für

die

vom Anspruch

vorgeschriebene Verfahrensführung sinnvolle Geräte zusammenstellen, so wie es

die Merkmale 2.2 bis 2.5 vorschreiben.

Des Weiteren kennt der Fachmann verschiedene Möglichkeiten, die gewählten

Bearbeitungsgeräte zu bewegen. Beispielsweise aus der Druckschrift E3 sind ihm

zur Bearbeitung von Banketten Bearbeitungsgeräte bekannt, die über sich quer

zur Fahrbahn erstreckende Ausleger an auf der Decke entlang der Randzone (des

Banketts) verfahrbare Geräteträgerfahrzeuge gekoppelt sind (vgl. Fig. 1). Es bietet

sich daher für den Fachmann ganz selbstverständlich an, das vorangehend

erläuterte Verfahren zur Bearbeitung einer an die Decke einer Fahrbahn

angrenzenden Randzone durchzuführen, wie mit den Merkmalen 2 und 2.1

vorgegeben wird. Dabei sind Geräte nach den Merkmalen 2.4 und 2.5 in der

Druckschrift E3 sogar explizit offenbart, vgl. Gerät 20 bzw. 220 in Figuren 1 und 3

bzw. 13 sowie Gerät 50 in Figuren 1 und 7a, und es bedarf für den Fachmann

auch keinerlei Schwierigkeit die Geräte nach den Merkmalen 2.2 und 2.3,

namentlich der aus der Druckschrift E1 bekannte Sprühbalken oder das

Verteilgerät

(vgl. a.a.O.

in Druckschrift E1) an den Ausleger eines

Geräteträgerfahrzeugs zu koppeln.

Der Fachmann wird demnach das Verfahren gemäß geltendem Patentanspruch 1

in naheliegender Weise durchführen ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu

sein.

5.

Patentanspruch 7

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 7 nachstehend in Form einer strukturierten Merkmalsgliederung

wiedergegeben:

Vorrichtung zur

7.1

Stabilisierung einer an die Decke (2) einer Fahrbahn (1)

angrenzenden Bodenrandzone (3),

7.2

umfassend einen Ausleger

7.2.1

für die Ankopplung von über der Bodenrandzone (3)

angeordneter Bearbeitungsgeräte (8, 10),

7.2.2

der an einem auf der Fahrbahndecke (2) entlang der

Bodenrandzone (3) verfahrbaren Geräteträgerfahrzeug

ankoppelbar ist und

7.2.3

sich quer zur Fahrbahnrichtung erstreckt,

dadurch gekennzeichnet,

7.3.1

dass an den Ausleger (7) ein Gerät (8) zur Bodenbefeuchtung

und

7.3.2

ein Gerät (10) zur Bodenauflockerung und Einmischung eines

Bindemittels in Form eines Bodenfräsers angekoppelt sind.

5.1

Der geltende Patentanspruch 7 hat eine Vorrichtung zum Gegenstand, die

gemäß Merkmal 7.1 geeignet sein soll, eine Stabilisierung einer an die Decke

einer Fahrbahn angrenzenden Bodenrandzone durchzuführen. Damit muss die

Beschaffenheit der im Anspruch bezeichneten Vorrichtungsbestandteile bzw. der

Anordnung auf den zu bearbeitenden Boden und das zu erzielende

Arbeitsergebnis abgestimmt sein, selbst wenn allein mit dem in diesem Anspruch

bezeichneten Bodenbefeuchtungsgerät (Merkmal 7.3.1) und dem bezeichneten

Bodenfräser (Merkmal 7.3.2) dieser Erfolg nicht erreicht werden kann, sondern

erst im Rahmen eines bestimmungsgemäßen Betriebs, d.h. bei einer Anwendung

gemäß dem im Anspruch 1 bezeichneten Verfahren.

Wie schon zum Anspruch 1 ausgeführt, entnimmt der Fachmann dem Abs. [0002]

der OS, dass es sich bei der Bodenrandzone um ein sog. Bankett, also den

unbefestigten Streifen neben einer Straße handelt, ebenfalls mit der Konsequenz,

dass den bezeichneten Geräten der Vorrichtung eine Eignung zur Befeuchtung

bzw. Auflockerung im notwendigen Maße je nach Beschaffenheit der zu

bearbeitenden Böden zu unterstellen ist.

Merkmal 7.2 legt fest, dass die Vorrichtung einen Ausleger umfasst, der mit

Merkmalsgruppe 7.2.X dahingehend weiter ausgebildet wird, dass er zur

Ankopplung von über der Bodenrandzone angeordneter Bearbeitungsgeräte dient,

an einem auf der Fahrbahndecke entlang der Bodenrandzone verfahrbaren

Geräteträgerfahrzeug ankoppelbar

ist und sich quer zu Fahrbahnrichtung

erstreckt. Beispielhaft entnimmt der Fachmann dem Ausführungsbeispiel der

nachfolgend eingeblendeten Abb. 1 und dem Abs. [0016] der OS einen Traktor 5

als Geräteträgerfahrzeug mit einem am Heck des Traktors 5 gekoppelten Ausleger

7, der sich seitlich über den Rand der Fahrbahndecke hinaus in den Bereich der

Bodenrandzone 3 erstreckt.

Abb. 1: Fig. 1 der OS

Schließlich ist die Vorrichtung nach Patentanspruch 7 mit Merkmalsgruppe 7.3.X

noch dahingehend definiert, dass an den Ausleger ein Gerät zu

Bodenbefeuchtung und ein Gerät

in Form eines Bodenfräsers, der zur

Bodenauflockerung und zur Einmischung eines Bindemittels geeignet

ist,

angekoppelt

sind. Damit unterscheidet

sich diese Vorrichtung

vom

Ausführungsbeispiel der OS dadurch, dass anstelle eines einzelnen Geräts genau

die zwei bezeichneten gemeinsam an den Ausleger angekoppelt sein sollen,

mithin der Ausleger auch hierfür ausgebildet sein muss. Allerdings ist hierbei der

beanspruchten Vorrichtung (Merkmal 7) nicht auch eine Ausbildung zur

gemeinsamen, d.h. gleichzeitigen Durchführung der Verfahrensschritte zu

unterstellen, für die die beiden bezeichneten Geräte vorgesehen sind. Somit ist

eine Ausgestaltung für eine Durchführung der Verfahrensschritte in einer Abfolge

wie mit dem geltenden Anspruch 1 gesondert beansprucht und für das

Ausführungsbeispiel offenbart nicht zwingend.

Weitere Angaben zur Ausbildung der Vorrichtung nach Patentanspruch 7 sind der

OS nicht zu entnehmen. Insofern ist auch die Ausbildung der Geräte und die

Ausgestaltung der Ankopplungen der Geräte an den Ausleger und des Auslegers

an das Geräteträgerfahrzeug ins Belieben des Fachmanns gestellt, soweit diese

zu dem mit dem Merkmal 7.1 bezeichneten Erfolg beitragen und auf die Art des

Bodens des Banketts und dessen Erstreckung (s.o., vgl. auch Abs. [0018])

abgestimmt sind.

Hierbei führt auch eine Berücksichtigung des Patentanspruchs 1 zu keiner

anderen Sinngehaltsfeststellung. Denn analog zur Berücksichtigung von

Vorrichtungselementen im Verfahren nach Patentanspruch 1 kommen den

Angaben zur Verfahrensführung im Vorrichtungsanspruch 7 nur die Bedeutung zu,

die Vorrichtungsbestandteile hinsichtlich ihrer Ausbildung indirekt näher zu

definieren s.a. Auslegung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 unter Abschnitt

4.1.

5.2

Die Vorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 7 lässt sich bereits

den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen entnehmen und

ist damit

ursprünglich offenbart.

Die Merkmale 7 und 7.1 sowie die Merkmalsgruppe 7.2 entstammen dem

ursprünglichen Patentanspruch 5, der die zur Durchführung bestimmter

Verfahrensschritte vorgesehenen Geräte bezeichnet wie vorliegend auch im

geltenden Verfahrensanspruch 1 zur Erläuterung ausgeführt (s.o.), ohne dass der

Vorrichtung nach Anspruch 7 eine Beschaffenheit für die Einhaltung einer

bestimmten Verfahrensführung zu unterstellen ist.

Die Festlegung nach Merkmalsgruppe 7.3, an dem Ausleger sowohl ein Gerät zur

Bodenbefeuchtung als auch eine Bodenfräse vorzusehen,

folgt den im

ursprünglichen Patentanspruch 7 angegebenen Möglichkeiten auch einer

gemeinsamen Anordnung von zwei Geräten in seinem alternativen Rückbezug auf

die ursprünglichen Ansprüche 5 oder 6, von denen der Anspruch 5 einen Ausleger

für die „Ankopplung von Bearbeitungsgeräten“ – also in der Mehrzahl –

vorschreibt. Auch wenn im Ausführungsbeispiel in den Abs. [0017] bis [0021] der

OS darauf abgestellt wird, dass nacheinander jeweils nur ein Bearbeitungsgerät

am Ausleger angeordnet wird – entsprechend dem ursprünglichen Anspruch 6 –,

so kann der Fachmann dem ursprünglichen Anspruchssatz aufgrund der im

Patentanspruch 7 ausdrücklich ausgewiesenen „und/oder“-Kombination die

prinzipielle Möglichkeit der Anordnung von beliebigen Kombinationen der

offenbarten Geräte am Ausleger entnehmen. Darüber hinaus wird in Abs. [0008]

sowie [0010] der OS als lediglich bevorzugt herausgestellt, dass sich die

Bearbeitungsschritte „insbesondere nacheinander“ mit Hilfe wahlweise an ein

Geräteträgerfahrzeug koppelbarer Bearbeitungsgeräte, bzw. „insbesondere im

gegenseitigen Austausch“ durchführen lassen. Das schließt eine Ausbildung für

eine gleichzeitige Anordnung von zwei unterschiedlichen Geräten weder aus noch

kann daraus zwingend folgen, dass nur Geräte für unmittelbar in Folge – also

gleichzeitig,

jedoch örtlich versetzt

–

auszuführende Verfahrensschritte

gemeinsam am Ausleger vorliegen dürfen. Die im ursprünglichen, auf das

Verfahren gerichtete Anspruch 1 angegebene Reihenfolge der Schritte schränkt

die nach dem Offenbarungsgehalt des ursprünglichen Anspruchs 7 mögliche

Kombination insoweit nicht ein und die Anmeldung schließt im Übrigen insgesamt

eine Befeuchtung in Verbindung mit anderen offenbarten Verfahrensschritten oder

eine Fräsung des Bodens ohne Befeuchtung – und somit die gemeinsame

Anordnung entsprechender Geräte – nicht aus.

Demnach ist für den Fachmann auch die in Merkmalsgruppe 7.3 angegebene

Kombination von Geräten an dem Ausleger der Vorrichtung offenbart.

Der Anmelder hat hierzu in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass der

Fachmann wisse, welche Geräte kombiniert werden könnten und völlig

unproblematisch erkennen würde, dass die beiden

im Patentanspruch 7

angesprochenen Geräte gemeinsam angeordnet werden könnten, wozu er auf

BGH GRUR 1973, 465 – Diebstahlsicherung verwiesen hat.

5.3

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 7 ist zweifellos gewerblich

anwendbar; er ist ausführbar und gegenüber dem aufgedeckten Stand der

Technik neu. Jedoch ist er nicht patentfähig, weil er nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruht. Denn er ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik nach der Druckschrift E3 in Verbindung mit dem Fachwissen des

Fachmanns, vorliegend dokumentiert durch die Druckschrift E1.

Die Druckschrift E3 zeigt entsprechend den Merkmalen 7 und 7.1 eine Vorrichtung

zur Stabilisierung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Bodenrandzone, vgl. dort Abstract: „A road shoulder working, grooming and compacting

apparatus …“ und Seite 1, Zeilen 7 bis 15.

Die Vorrichtung umfasst gemäß Merkmalsgruppe 7.2.X einen Ausleger für die

Ankopplung von über der Bodenrandzone angeordneter Bearbeitungsgeräte. Der

Ausleger ist an einem auf der Fahrbahndecke („road surface 12“) entlang der

Bodenrandzone („road shoulder region 11“) verfahrbaren Geräteträgerfahrzeug

(„self-propelled operator-controllable machine 10“) ankoppelbar und erstreckt sich

quer zur Fahrbahnrichtung, vgl. nachfolgend eingeblendete Abb. 2 sowie Seite 12,

Zeilen 7 bis 15. Wie im Ausführungsbeispiel der OS vorgeschlagen wird, kann es

sich bei dem Geräteträgerfahrzeug 10 gemäß Druckschrift E3 sogar auch um

einen Traktor handeln, vgl. Seite 13, Zeilen 2/3, womit hinsichtlich der

vorrichtungstechnischen Beschaffenheit

für die mit den Merkmalen 7.2.X

geforderte Ankoppelbarkeit und relative Ausrichtung keine Unterschiede bestehen.

Abb. 2: Fig. 1 der Druckschrift E3

Die Druckschrift E3 gibt verschiedene Ausgestaltungen von an den Ausleger

angekoppelten Geräten zur Bodenauflockerung an, die auch zur Einmischung

eines Bindemittels geeignet sind, vgl. dazu die allgemeinen Angaben auf Seite 11,

Zeilen 16 bis 20 („… component 20 configured for engaging an outer portion of a

road shoulder by digging

into,

turning over and …“) sowie spezielle

Ausgestaltungen des Auslegers auf Seite 13, Zeile 16 bis Seite 4, Zeile 9 i.V.m.

Abb. 2 und Fig. 3 (Ausleger 27 mit Gerät 20) oder Seite 21, Zeilen 14 bis 18 i.V.m.

Fig. 13 (Ausleger 211, 212 mit Gerät 220). Damit weist die Vorrichtung nach

Druckschrift E3 auch das Merkmal 7.3.2 auf. Darüber hinaus zeigt diese

Druckschrift bereits die Möglichkeit der gemeinsamen Anordnung zweier, zur

Durchführung unterschiedlicher Verfahrensschritte vorgesehener Geräte und

somit einen zur gemeinsamen Anordnung verschiedener Geräte geeigneten

Ausleger entsprechend diesem technischen Gehalt der Merkmalsgruppe 7.3.X

auf.

Der Unterschied, den die Vorrichtung nach geltendem Patentanspruch 7

gegenüber der Vorrichtung nach der Druckschrift E3 aufweist, ist, dass an den

Ausleger zusätzlich zum Bodenfräser gemäß Merkmal 7.3.2 auch ein Gerät zur

Bodenbefeuchtung angekoppelt

ist, wie Merkmal 7.3.1 vorschreibt. Ein

Bodenbefeuchtungsgerät gemäß Merkmal 7.3.1 ist in der Druckschrift E3 jedoch

an keiner Stelle angesprochen.

Der Druckschrift E3 kann der Fachmann verschiedenen Ausgestaltungen für die

angesprochene Vorrichtung zur Stabilisierung einer an die Decke einer Fahrbahn

angrenzenden Bodenrandzone entnehmen. Zum einen kann wie vorstehend

bereits

ausgeführt

das Gerät

zur Bodenauflockerung

verschiedene

Ausführungsformen aufweisen; zum anderen sind für die Vorrichtung der

Druckschrift E3 noch zusätzliche Einrichtungen angegeben, die der Fachmann

vorsehen kann, wenn er es im konkreten Anwendungsfall für sinnvoll erachtet.

So schlägt die Druckschrift E3 beispielsweise eine Verdichtungswalze („packing

wheel assembly 73“)

für eine vorgelagerte erste Stabilisierung des in der

Bodenrandzone befindlichen Bodens vor, vgl. Abb. 2 und Seite 12, Zeilen 1 bis 6.

In der Textstelle von Seite 18, Zeile 24 bis Seite 19, Zeile 8 i.V.m. Fig. 11 und 12

wird auf die Möglichkeit hingewiesen, eine Höhenregulierung 90 der erreichten

Bankettoberkante vorzusehen. Der Fachmann wird daher durch die Druckschrift

E3 selbst angeleitet, für den jeweiligen konkreten Anwendungsfall zusätzliche

Einrichtungen an der Vorrichtung vorzusehen, sofern sie dafür erforderlich sind

bzw. einen Anteil am Arbeitsergebnis haben, um jeweils einen wünschenswerten,

zusätzlichen Effekt zu erzielen bzw. den fachüblichen Problemen bei der

Bearbeitung von Böden zu begegnen oder auch speziellen Anforderungen des

praktischen Einzelfalls zu genügen.

Bei der Verarbeitung von jedenfalls mineralischen Bindemitteln – der Anspruch

schreibt

lediglich die Eignung des Geräts zu Bodenauflockerung und

Untermischung vor, die der Fachmann auch dem in der Druckschrift E3

angesprochenen Gerät unterstellt, s.o. – ist die begleitende Zuführung von Wasser

beim Baumischverfahren zur Erzielung des Stabilisierungseffekts wesentlich.

Diesem präsenten Fachwissen folgt der Vorschlag in der Druckschrift E1, zur

Befeuchtung Wasser mit Sprengeinrichtungen am Tankwagen oder Sprühbalken

zuzugeben (vgl. dort S. 484, Abschnitt 2.1 und Ausführungen zu Patentanspruch 1

in Abschnitt 4.2). Somit ist ein mit einem verfahrbaren Träger gekoppeltes Gerät

zur Bodenbefeuchtung entsprechend Merkmal 7.3.1 vom präsenten Fachwissen

umfasst, zu dessen gemeinsamer Anordnung an Vorrichtungen zur Stabilisierung

von Bodenzonen wie aus der Druckschrift E3 bekannt der Fachmann auch im

Übrigen Anlass aufgrund hinreichender Erfolgserwartungen hat. Der Fachmann

unterstellt dabei beiläufig, dass die

in der Druckschrift E1 beschriebene

Durchführung der Befeuchtung (vgl. a.a.O.) der Aufstreuung von Bindemittel und

dem Untermischen als zeitlich vorausgehend vorgegeben wird.

Derselbe Fachmann, der dem ursprünglichen Anspruch 7 die Offenbarung einer

beliebigen Kombination von gemeinsam angeordneten Geräten an einem

Ausleger einschließlich der gemeinsamen Anordnung der mit den Merkmalen

7.3.1 und 7.3.2 spezifizierten Geräte unabhängig von der Reihenfolge der

Anwendung entnimmt, wird daher ohne Weiteres, jedoch aufgrund hinreichender

Erfolgserwartung, am Ausleger 27 oder 211, 212 der Vorrichtung zur

Stabilisierung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Bodenrandzone

der Druckschrift E3 auch noch zusätzlich ein Gerät zu Bodenbefeuchtung

vorsehen. Denn eine einhergehende Bodenbefeuchtung – und somit ein

mitbewegtes Befeuchtungsgerät – ist

für den Fall einer Anwendung der

Vorrichtung (nach E3) für Baumischverfahren fachüblich (s.o.). Die Druckschrift E3

bietet dem Fachmann insoweit ein Vorbild für die Zusammenfassung von Geräten

gemeinsam an einem Ausleger, die ansonsten gesondert anzuordnen und

vereinzelt für eine maschinelle Verfahrensführung zu betreiben sind, wie in der

Druckschrift E1 angesprochen – und vorliegend gesondert im Umfang des

Verfahrensanspruch 1 beansprucht –, jedoch losgelöst, d.h. unabhängig von

Reihenfolge der Durchführung der Verfahrensschritte.

Der Fachmann kommt damit zum Gegenstand mit allen Merkmalen nach

geltendem Patentanspruch 7 ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

Vorliegend kann der speziellen Kombination genau der benannten Geräte kein

besonderer Effekt oder Vorteil unterstellt werden. Diese folgen zwar der

Offenbarung durch den ursprünglichen Anspruch 7, deren gemeinsame

Anordnung hat aber keinen Bezug zu dem im Übrigen offenbarten Verfahren, bei

dem das Bindemittel gesondert vor dem Untermischen und gesondert nach dem

Befeuchten aufgebracht werden soll, wofür die Vorrichtung mit den Merkmalen

des geltenden Anspruchs 7 allein nicht ohne Weiteres geeignet ist. Somit kann

das Argument des Anmelders nicht durchgreifen, wonach es sich vorliegend um

eine Kombinationserfindung handle, der eine erfinderische Tätigkeit bereits

deshalb zugrunde liege, weil der Stand der Technik dem Durchschnittsfachmann

keine Anregung gäbe, gerade diese Elemente zusammenwirken zu lassen. Denn

es handelt sich um eine willkürliche Zusammenstellung, die vorliegend allerdings

aufgrund

fachmännischer Überlegungen

zur Beimischung notwendiger

Zusatzstoffe beim Baumischverfahren und aufgrund der Lehre der Druckschrift E3,

mehrere Geräte an einem Ausleger gemeinsam anzuordnen, nahegelegt ist.

6.

Eine Beurteilung der weiteren Patentansprüche bedarf es in der Folge nicht,

da mit den nicht gewährbaren Patentansprüchen 1 und 7 dem Antrag als Ganzes

nicht stattgegeben werden kann, vgl. BGH GRUR 1997, 120 – elektrisches

Speicherheizgerät.

7.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zurückzuweisen.

Gemäß der Begründung des Anmelders zum Antrag auf Rückzahlung der

Beschwerdegebühr entspräche diese nach § 80 Abs. 3 PatG aufgrund einer

offensichtlichen

sachlichen

Fehlbeurteilung

der

Billigkeit, weil

im

Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle ausschließlich auf mangelnde

erfinderische Tätigkeit ausgehend vom Dokument E6 als nächstliegender Stand

der Technik abgestellt wurde, das erst im Ladungszusatz vom 30. Oktober 2018

eingeführt worden war. Mit der anmelderseitigen Erwiderung vom 4. Januar 2019

war darauf hingewiesen worden, dass das Dokument E6 keine Datierung der

Veröffentlichung ermögliche. Die Beurteilung des Dokuments E6 als Stand der

Technik im Sinne von § (1) PatG (gemeint ist wohl § 3 Abs. 1 PatG) sei jedoch

nicht vereinbar mit der etablierten Rechtsprechung. Da bereits im schriftlichen

Verfahren umfänglich dazu vorgetragen worden sei, spiele es keine Rolle, ob an

der angesetzten mündlichen Verhandlung teilgenommen wurde oder nicht. Bei

ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung wäre der Erlass des

Zurückweisungsbeschlusses ausschließlich gestützt auf einer nicht zum Stand der

Technik zuzurechnenden Entgegenhaltung nicht in Betracht gekommen und die

Beschwerde hätte vermieden werden können (Schulte/Püschel Patentgesetz, 10.

Auflage, § 73, Rdn. 135).

Dieser Argumentation kann der Senat nicht folgen.

Vielmehr ist nach Überprüfung festzustellen, dass der angefochtene Beschluss

der Prüfungsstelle unter Anwendung der einschlägigen Vorschriften und unter

Wahrung des rechtlichen Gehörs ergangen ist, und auch ansonsten keine

Verfahrensfehler erkennbar sind.

So mangelte es vonseiten der Prüfungsstelle nicht an einer ordnungsgemäßen

und angemessenen Sachbehandlung. Bereits im zweiten Prüfungsbescheid vom

13. Dezember 2016 führte die Prüfungsstelle die Firmenschrift E5 - ein Fotobericht

der Schweizer Firma C… AG - ein und legte ausführlich dar, weswegen

sie diese als vorveröffentlichten Stand der Technik ansieht. Darüber hinaus

verwies sie unter Angabe eines Links auf weitere in den Jahren 2006 bis 2011

durchgeführte Rand- und Bankettverstärkungen derselben Firma.

In der

Erwiderung des Anmelders vom 16. August 2017, mit der auch eine neue

Anspruchsfassung eingereicht worden war, wurde zur Firmenschrift E5 zwar

inhaltlich

ausgeführt,

warum

diese

der

Patentfähigkeit

des

Erfindungsgegenstandes nicht entgegenstehen

könne;

deren

von der

Prüfungsstelle

angenommene

Vorveröffentlichung wurde

jedoch

nicht

angezweifelt. Vielmehr wurde sie in der mit der Erwiderung eingereichten

geänderten Beschreibung als Stand der Technik gewürdigt.

In Reaktion auf ein anmelderseitiges Beschleunigungsgesuch vom 19. Juli 2018

und die veränderte Anspruchsfassung vom 16. August 2017 hat die Prüfungsstelle

eine mündliche Anhörung für den 18. Januar 2019 angesetzt, da keine Erteilung in

Aussicht gestellt werden konnte, und im Ladungszusatz vom 30. Oktober 2018

unter Verweis auf die Nennung weiterer Referenzen der Firma C… AG im

vorangehenden Prüfungsbescheid nun den Fotobericht E6 eingeführt.

In der Erwiderung auf den Ladungszusatz vom 4. Januar 2019 hat der Anmelder

dann erstmals angezweifelt, dass die Firmenschriften E5 und E6 als Stand der

Technik anzusehen seien. Des Weiteren hat er mit der Erwiderung erneut einen

neuen Anspruchssatz eingereicht und dort ausgeführt, dass, da dieser gegenüber

dem ermittelten Stand der Technik patentfähig sei und die wesentlichen

Argumente vorgebracht worden seien, die Durchführung einer mündlichen

Anhörung nicht notwendig sei und beantragt, den Termin aufzuheben. Für geringe

notwendige Änderungen wurde eine Rückkehr ins schriftliche Verfahren beantragt

und andernfalls um Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung gebeten.

Mit Schriftsatz vom 11. Januar 2019 hat die Prüfungsstelle dem Anmelder

mitgeteilt, dass die Ladung zur Anhörung zur Wahrung des rechtlichen Gehörs

aufrecht erhalten bleibt und erneut darauf hingewiesen, dass am Ende der

Anhörung über die Patentanmeldung durch einen Beschluss entschieden und

dieser verkündet werden könne, auch wenn der Anmelder zum Termin nicht

erscheint.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle die Anhörung am 18. Januar 2019 durchgeführt,

festgestellt, dass der Anmelder nicht erschienen ist und an deren Ende die

Patentanmeldung zurückgewiesen.

In der Beschlussbegründung

ist die

Prüfungsstelle ausführlich darauf eingegangen, warum sie die Firmenschriften E5

und E6 zum Stand der Technik zählt, die Firmenschrift E6 anstatt der Druckschrift

E3 als Ausgangspunkt wählt und schließlich, warum der Gegenstand des

Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Damit wurde das Prüfungsverfahren in geradezu vorbildlicher Weise durchgeführt.

Die Prüfungsstelle hat alles Erforderliche sowohl inhaltlich als auch das Verfahren

betreffend ordnungsgemäß und absolut angemessen behandelt, auch wenn sie zu

einer anderen Bewertung der Sachlage als der Anmelder kommt.

Ob eine sachliche Fehlbeurteilung des Anspruchs 1 in der dem Beschluss

zugrundeliegenden Fassung vorlag, ist für sich vorliegend nicht zu überprüfen.

Denn selbst eine etwaige unrichtige Beurteilung der Patentfähigkeit durch die

Prüfungsstelle bietet nicht bereits einen Grund für die Rückzahlung, und

hinzutretende besondere Umstände, die in solch einem Fall erst eine Rückzahlung

rechtfertigen könnten, sind nicht feststellbar (vgl. hierzu Schulte, 10. Auflage, § 47,

Rdn. 140). Vielmehr entspricht das oben wiedergegebene Vorgehen und die

Begründung der Prüfungsstelle der Amtspraxis und ständigen Rechtsprechung.

Zudem hat mit dem zuletzt gestellten Antrag im Beschwerdeverfahren mit einer

geänderten Fassung des Anspruchs 1 die Behauptung der für eine Rückzahlung

notwendigen

Kausalität

eines

etwaigen

Verfahrensfehlers

für

die

Beschwerdeeinlegung keine Grundlage mehr.

Deswegen kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angeordnet

werden, vgl. auch BPatG München, Beschluss vom 01. März 1977 – 17 W (pat)

97/75 –, BPatGE 19, 129-131.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses

beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einzulegen.

Hubert

Kruppa

Dr. Baumgart

Peters