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BPatG Beschluss vom 06.09.2021 – 29 W (pat) 22/20
29. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:060921B29Wpat22.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 22/20 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
ECLI:DE:BPatG:2021:060921B29Wpat22.20.0
betreffend die Marke 30 2016 023 788
(hier: Kostenentscheidung)
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
6. September 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-
Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarth
beschlossen:
Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 12. Dezember 2016 für Waren und Dienstleistungen aus den
Klassen 9, 16 und 35 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geführte Register eingetragene Wort-/Bildmarke
hat die
Beschwerdegegnerin aus ihrer für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen
9, 16, 18, 20, 25, 28 und 42 unter der Nummer 306 22 991 eingetragenen
Wortmarke GEO Widerspruch erhoben.
Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluss vom 10. Januar 2020 die
teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet und im Übrigen den Widerspruch
zurückgewiesen. Dabei
ist die Markenstelle hinsichtlich des Waren- und
Dienstleistungsvergleichs von der Registerlage ausgegangen, weil
den
Ausführungen der Markeninhaberin zur Benutzung bzw. Nichtbenutzung der
Widerspruchsmarke für bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht mit der
erforderlichen
Klarheit
und
Eindeutigkeit
die
Erhebung
der
Nichtbenutzungseinrede(n) habe entnommen werden können.
Gegen die Teillöschungsanordnung hat die Markeninhaberin Beschwerde
eingelegt und mit Schriftsatz vom 12. Juni 2020 ausdrücklich die Einrede der
Nichtbenutzung erhoben.
Hierauf hat die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 25. Mai 2021, einen Tag
vor der mündlichen Verhandlung, Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer
rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
vorgelegt. Beide
Verfahrensbeteiligten haben – wie zuvor schriftsätzlich angekündigt – nicht an der
mündlichen Verhandlung teilgenommen.
Die Beschwerdeführerin hat mit nachgelassenem Schriftsatz vom 16. Juni 2021
mitgeteilt, dass sie gegenüber dem DPMA einen teilweisen Verzicht für Waren der
Klassen 9 und 16 erklärt sowie die Dienstleistungen in Klasse 35 durch Aufnahme
der Angabe „nämlich“ teilweise eingeschränkt hat.
Mit Schriftsatz vom 23. Juli 2021 hat die Widersprechende
und
Beschwerdegegnerin
daraufhin
ihren Widerspruch zurückgenommen. Sie
beantragt nunmehr,
der Beschwerdeführerin
die Kosten
des
Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen.
Sie macht geltend, dass sie bereits im Jahr 2017 mit einem Einigungsvorschlag an
die Markeninhaberin herangetreten sei, welcher eine dem nun von der
Markeninhaberin erklärten Teilverzicht inhaltlich entsprechende, teilweise sogar
dahinter
zurückbleibende Einschränkung gegen die Rücknahme des
Widerspruchs vorgesehen habe. Die Beschwerdeführerin habe darauf allerdings –
obwohl sich das gesamte Verfahren damit erübrigt hätte – nicht reagiert. Es
erscheine daher angemessen, der Beschwerdeführerin aus Gründen der Billigkeit
die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
den Kostenantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.
Umstände, die die Auferlegung von Kosten rechtfertigten, lägen nicht vor. Die
Markeninhaberin habe von Beginn des Rechtsstreits an die rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme der Druckereierzeugnisse in
Frage gestellt und die Beschwerdegegnerin wiederholt – auch im Rahmen des
Widerspruchsverfahrens - aufgefordert, die Benutzung für alle Waren und
Dienstleistungen zu belegen. Unterlagen habe die Widersprechende nur in Bezug
auf Zeitschriften eingereicht, sei aber mit ihrem Widerspruch gegen alle Waren
und Dienstleistungen der angegriffenen Marke vorgegangen. Die wiederholten
Versuche der Beschwerdeführerin, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen,
seien erfolglos geblieben. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin habe auf die
zahlreichen Anrufe des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin nicht reagiert.
Nach Teilstattgabe des Widerspruchs sei die Markeninhaberin gezwungen
gewesen, das Beschwerdeverfahren durchzuführen; dort habe sie ausdrücklich
die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Eine Glaubhaftmachung sei durch die
Beschwerdegegnerin erst nach einem deutlichen Hinweis der Markeninhaberin
bezüglich des Fehlens von Benutzungsunterlagen erfolgt. Dies habe auf Seiten
der Beschwerdeführerin zusätzlichen Aufwand verursacht, der nicht entstanden
wäre, wenn die Widersprechende ihrer Pflicht bereits zu Beginn des Rechtsstreits
nachgekommen wäre
und
zudem auf
die Einigungsversuche
der
Beschwerdeführerin reagiert hätte.
Aus den geschilderten Umständen
sei
somit ersichtlich, dass
die
Beschwerdeführerin bis zum Einreichen entsprechender Benutzungsnachweise
keinen Anlass gehabt habe, anzunehmen, dass der Widerspruch über Klasse 16
hinaus Erfolg haben könnte. Dies bestätige auch die Rücknahme des
Widerspruchs durch die Beschwerdegegnerin. Offensichtlich sei diese davon
motiviert worden, eine Entscheidung zu vermeiden,
in der die
fehlende
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für einen überwiegenden Teil
der Waren und Dienstleistungen sowie die fehlende Verwechslungsgefahr
festgestellt würde.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Markeninhaberin die Kosten des
Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen,
ist auch nach der Rücknahme des
Widerspruchs zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG),
in der Sache allerdings nicht
begründet.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass.
1.
Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung hinsichtlich des
Beschwerdeverfahrens ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.
§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte
seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es
stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Solche
Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit
der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn
ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten
aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden
Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet
(vgl. BPatG, Beschluss
vom
17.12.2013,
-
mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette).
Dabei
ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung
trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten
Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Gleiches gilt für die
Rücknahme eines Widerspruchs, Löschungsantrags oder der Beschwerde
(BPatG, Beschluss vom 06.07.2016, 29 W (pat) 523/14; BPatG Mitt. 2003, 221).
2.
Besondere Umstände, die ein Abweichen von der als Regelfall
vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen
würden, liegen hier jedoch nicht vor.
Soweit
die
Beschwerdegegnerin
geltend macht,
das
gesamte
Widerspruchsverfahren hätte sich erübrigt, wenn nur die Markeninhaberin den
Einigungsvorschlag der Widersprechenden angenommen hätte, liegt hierin allein
kein Grund
für
eine
Kostenauferlegung,
zumal
ohnehin
beide
Verfahrensbeteiligten – zudem ohne entsprechende Nachweise - vortragen, die
jeweils andere Partei habe auf die Einigungs- bzw. Kontaktversuche nicht reagiert.
Umstände, die den Schluss darauf zuließen, dass die Beschwerdeführerin unter
Verstoß gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten allein verfahrensfremde Ziele
wie die Verzögerung einer Entscheidung oder die Behinderung der Gegenseite
verfolgte, sind jedenfalls nicht feststellbar.
Daher liegt kein Ausnahmefall vor, der es rechtfertigen würde, vom Grundsatz der
eigenen Kostentragung abzuweichen.
Dr. Mittenberger-Huber
Akintche
Seyfarth