Rechtsprechung / BPatG / 2021
BPatG Beschluss vom 21.09.2021 – 17 W (pat) 7/21
17. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:210921B17Wpat7.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 100 43 986
…
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. September 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. Morawek, der Richterin Bayer, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel und des
Richters Dr.-Ing. Harth beschlossen:
Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der
Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 20. Januar 2021 aufgehoben. Das
Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.
ECLI:DE:BPatG:2021:210921B17Wpat7.21.0
G r ü n d e
I .
Gegen das am 5. September 2000 angemeldete und am 16. Januar 2020
veröffentlichte Patent
100 43 986 mit der Bezeichnung
„Verfahren zur
Untersuchung einer Probe und konfokales Scan-Mikroskop“ ist am 16. Oktober
2020 Einspruch erhoben worden.
Mit jeweiligem Schreiben vom 16. November 2020 wurde den Beteiligten
mitgeteilt, dass das Patent durch Zeitablauf erloschen sei und der Einspruch als
unzulässig verworfen werde, wenn die Einsprechende kein begründetes
Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Einspruchsverfahrens darlege.
Daraufhin beantragte die Einsprechende unter Hinweis auf den Beschluss in der
Sache 21 W (pat) 301/08 (Radauswuchtmaschine), das Einspruchsverfahren für
erledigt zu erklären.
Mit Beschluss vom 20. Januar 2021 der Patentabteilung 51 des Deutschen
Patent- und Markenamts, der Einsprechenden am 29. Januar 2021 zugestellt,
wurde der Einspruch als unzulässig verworfen.
Zur Begründung führte die Patentabteilung aus, dass es sich bei dem nach
Erlöschen des Patents erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis
um eine
Sachentscheidungsvoraussetzung handle, die im Rahmen der Zulässigkeit zu
prüfen sei, auch wenn erst
im Laufe des Verfahrens dies als weitere
Sachentscheidungsvoraussetzung
relevant werde. Dem
Antrag
der
Einsprechenden, das Einspruchsverfahren als erledigt zu erklären, könne nicht
entsprochen werden, da eine Erledigung im patentamtlichen Einspruchsverfahren
aufgrund der Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf
und der fehlenden Dispositionsbefugnis der Parteien keine Anwendung finden
könne. Eine Erledigung setze grundsätzlich voraus, dass der Gegenstand des
Verfahrens entfallen ist. Vorliegend sei aber das Patent, wenn auch nur für die
Vergangenheit, noch existent, so dass das Verfahren gerade nicht gegenstandslos
geworden sei. Auch sei grundsätzlich zu unterscheiden zwischen dem
erledigenden Ereignis und der Entscheidung aufgrund des Eintritts des
erledigenden Ereignisses.
Gegen diesen Beschluss wurde am Montag, den 1. März 2021 Beschwerde
eingelegt.
Die Einsprechende stellt den Antrag,
den Beschluss aufzuheben und das Einspruchsverfahren für erledigt zu erklären.
Die Patentinhaberin hat sich zur Beschwerde nicht geäußert.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde gegen den Beschluss vom 20. Januar 2021 der Patentabteilung
51 des Deutschen Patent- und Markenamts ist zulässig. Sie ist frist- und
formgerecht eingereicht und die Einsprechende ist durch den angefochtenen
Beschluss beschwert.
Voraussetzung
für die Zulässigkeit einer Beschwerde
ist, dass der
Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist, wobei die
Beschwer auch formeller Art sein kann, nämlich derart, dass das Patentamt von
den Anträgen, die der Beschwerdeführer gestellt hat, für ihn nachteilig abgewichen
ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. § 73 Rn. 60). Dies ist vorliegend der
Fall. Indem der Einspruch als unzulässig zurückgewiesen wurde und das
Einspruchsverfahren nicht als in der Hauptsache erledigt erklärt wurde, wurde der
Einsprechenden durch den Beschluss die Stellung des Unterliegenden
zugewiesen.
Die Beschwerde der Einsprechenden ist auch begründet, denn der Einspruch ist
nicht unzulässig, sondern das Einspruchsverfahren hat sich erledigt.
Nachdem das Patent durch Zeitablauf erloschen war, durfte die Einsprechende ein
Fortführen des Einspruchsverfahrens nur bei Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses verlangen (BGH GRUR 1997,615 – Vornapf). Ein solches hat sie nicht
geltend gemacht. Sie hat
aber
auch
nicht
die Fortführung des
Einspruchsverfahrens verlangt, sondern beantragt, das Einspruchsverfahren für
erledigt zu erklären.
Entgegen der Ansicht des angefochtenen Beschlusses führt im vorliegenden Fall
das Erlöschen des Patents ohne Geltendmachung eines Rechtsschutzinteresses
der Einsprechenden nicht zur Unzulässigkeit des Einspruchs, vielmehr hat sich
das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt (vgl. Schulte, Patentgesetz,
10. Aufl. § 59 Rn. 244).
Da es sich bei dem vorliegenden Einspruch um einen Popularrechtsbehelf
handelt,
ist
ein Rechtschutzinteresse
der
Einsprechenden
keine
Zulässigkeitsvoraussetzung für den Einspruch. Erlischt das Patent, erledigt sich
das Einspruchsverfahren dadurch grundsätzlich wegen des Wegfalls des
Allgemeininteresses, der Einspruch wird jedoch nicht mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig (vgl. Busse/Keukenschrijwer, PatG, 9. Aufl. § 59 Rn. 33;
BPatG Beschluss vom 27. Juli 2009, Az 21 W (pat) 301/08, GRUR 2010, 363
Radauswuchtmaschine). Dies entspricht auch der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs. So hat der 21. Senat des Bundespatentgerichts
(21 W (pat) 320/06) nach Erlöschen des Patents und Freistellungserklärungen für
die Einsprechenden festgestellt, dass das Einspruchsverfahren erledigt ist. Diese
Entscheidung wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt, da die Rechtsbeschwerde
der Einsprechenden als unbegründet zurückgewiesen wurde, weil das
Patentgericht
zu Recht
zu dem Ergebnis gelangt
ist, dass das
Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt ist
(BGH GRUR 2012,1071
Sondensystem).
Der Argumentation im angefochtenen Beschluss, eine Erledigung könne aufgrund
der Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf wegen der
fehlenden Dispositionsbefugnis der Parteien keine Anwendung finden, ist für die
vorliegende Fallgestaltung nicht zu folgen.
Zwar trifft es zu, dass ein Einspruchsverfahren nicht schon deshalb beendet ist,
wenn der Einspruch zurückgenommen wird, da das Einspruchsverfahren von
Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch
zurückgenommen wird (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens von Amts wegen gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG ist jedoch
nur
für den Fall vorgesehen, dass das Patent noch
in Kraft
ist
(Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. § 61 Rn. 58).
Ist das Patent wie im
vorliegenden Fall erloschen, ist § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG kein Argument, dass den
Beteiligten in einem Einspruchsverfahren die Dispositionsbefugnis fehlt, durch
Erledigungserklärungen das Verfahren zu beenden. Vielmehr wäre auch im Falle
des § 61 Abs.1 Satz 2 PatG eine vollständige Erledigung des Einspruchsverfahrens bei einem Vorliegen eines ex-nunc Erlöschenstatbestands gegeben
(Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. § 61 Rn. 60).
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist
sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit
Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Morawek
Bayer
Forkel
Harth