BPatG Urteil vom 27.09.2021 – 7 Ni 67/19 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 27. September 2021

…

In der Patentnichtigkeitssache

7 Ni 67/19 (EP)

(Aktenzeichen)

…

ECLI:DE:BPatG:2021:270921U7Ni67.19EP.0

betreffend das europäische Patent EP 1 796 490

(DE 50 2005 008 387)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des

Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom

27. September 2021 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin

Püschel sowie die Richter Dr.-Ing. Schwenke, Dipl.-Ing. Univ. Gruber und

Dipl.-Chem. Dr. Deibele für Recht erkannt:

I.

Das europäische Patent 1 796 490 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

II.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in

Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig

vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u. a. für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 796 490

(Streitpatent), das am 17. August 2005 als

internationale Patentanmeldung

PCT/DE2005/001446 angemeldet worden ist und die Priorität des deutschen

Gebrauchsmusters DE 20 2004 013 816 U in Anspruch nimmt. Es trägt die

Bezeichnung „Socke“ und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der

Nummer 50 2005 008 387 geführt.

Das in deutscher Verfahrenssprache abgefasste Streitpatent, das vollumfänglich

angegriffen wird, umfasst in seiner erteilten Fassung sieben Patentansprüche mit

dem unabhängigen Patentanspruch 1 und den auf diesen unmittelbar oder mittelbar

rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 7.

Die Klägerin macht geltend und begründet dies, der Gegenstand des Streitpatents

sei

nicht

patentfähig,

nämlich

weder

neu

noch

erfinderisch

(Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG

i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54,

56 EPÜ).

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie in geänderten

Fassungen mit den Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom

8. Februar 2021.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

1.

Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der

mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zwei Polster vorgesehen

sind, die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig

ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Polster

(3)

unterschiedliche Längen aufweisen, und dass die Polster (3) im Wesentlichen

parallel zueinander ausgerichtet sind.

Gegliedert nach Merkmalen lautet der Patentanspruch 1 wie folgt:

1.

Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der

mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zwei Polster vorgesehen

sind,

1.1 die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig

ausgebildet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.2 die Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen,

1.3 und dass die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet

sind.

Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die

Streitpatentschrift EP 1 796 490 B1 (= Anlage NK1) Bezug genommen.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet (Ergänzungen gegenüber der erteilten

Fassung sind unterstrichen, Auslassungen gestrichen):

1Hi1

Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der

mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zweidrei Polster

vorgesehen sind,

1.1

die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig

ausgebildet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.2Hi1 die drei Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen, wobei das mittlere

Polster länger ist als die äußeren Polster,

1.3

und dass die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet

sind.

An diesen Patentanspruch schließen sich die erteilten Unteransprüche 2 bis 6 an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet (Änderungen gegenüber der erteilten

Fassung sind unterstrichen, Auslassungen gestrichen):

1Hi1

Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der

mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zweidrei Polster

vorgesehen sind,

1.1

die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig

ausgebildet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.2Hi2

die drei Polster (3) über den Bereich des Knöchels erweitert sind,

1.2.1Hi2 die Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen, wobei das mittlere

Polster eine größere Länge aufweist als die äußeren

1.3

die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind;

1.4Hi2

die drei Polster (3) mindestens teilweise in auf der Beininnen- und

Beinaussenseite der Socke angeordneten Luftkanälen (25) verlaufen,

1.5Hi2 wobei mindestens ein Klimakanal (26) in einem Auftrittsbereich (13)

vorgesehen ist, welcher sich zwischen den beidseitig verlaufenden

Luftkanälen (25) erstreckt.

An diesen Patentanspruch schließen sich die erteilten Unteransprüche 4 bis 6 mit

angepassten Rückbezügen als Unteransprüche 2 bis 4 an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet (Änderungen gegenüber der erteilten

Fassung sind unterstrichen, Auslassungen gestrichen):

1Hi1

Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der

mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zweidrei Polster

vorgesehen sind,

1.1

die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig

ausgebildet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.2Hi2

die drei Polster (3) über den Bereich des Knöchels erweitert sind,

1.2.1Hi2 die Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen, wobei das mittlere

Polster eine größere Länge aufweist als die äußeren

1.3

die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind;

1.4Hi2

die drei Polster (3) mindestens teilweise in auf der Beininnen- und

Beinaussenseite der Socke angeordneten Luftkanälen (25) verlaufen,

1.5Hi2 mindestens ein Klimakanal (26) in einem Auftrittsbereich (13) vorgesehen

ist, welcher sich zwischen den beidseitig verlaufenden Luftkanälen (25)

erstreckt; und

1.6Hi3

drei Klimakanäle (26) im Auftrittsbereich (13) der Socke angeordnet sind,

welche die beiden Klimakanäle (25) an der Beininnen- und der

Beinaußenseite der Socke verbinden.

An diesen Patentanspruch schließen sich die erteilten Unteransprüche 4 bis 6 mit

angepassten Rückbezügen als Unteransprüche 2 bis 4 an.

Die Klägerin hat u. a. folgende Druckschriften und Dokumente eingereicht:

NK2

NK3

NK5

NK6

NK8

internationale Offenlegungsschrift WO 2006/024260 A1;

deutsche Gebrauchsmusterschrift DE 20 2004 013 816 U1;

internationale Offenlegungsschrift WO 2004/043176 A2;

deutsche Gebrauchsmusterschrift DE 297 15 762 U1;

Auszug aus dem Produktkatalog der „High Teach Institut für

Marketing und Personalentwicklung GmbH“, S. 16-17 (Copyright-

Vermerk 2003);

NK8a

Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“ der Seite

http://web.archive.org/web/2003061421/http:/www.xsocks.comdownload/e/cataloue.pdf, abgerufen am 30. Januar 2019,

vom 14. Juni 2003;

NK8b

Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“ der Seite

http://web.archive.org/web/2003100117202/http://xsocks.com:8o/countrys/australia/e/index.html, abgerufen am

30. Januar 2019, vom 1. Oktober 2003;

NK9

Registerauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts zur

deutschen Marke 39740311, Stand 20. Dezember 2018;

NK10

Auszug aus dem Katalog der „High Teach Institut für Marketing und

Personalentwicklung GmbH“, S. 34-35 (Copyright-Vermerk 2003);

NK11

Registerauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts zur

Unionsmarke 002190650, Stand 20. Dezember 2018;

NK12

Registerauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts zum

Patent 503 09 810, Stand 20. Dezember 2018;

NK13

Abbildung eines Sockenpaars „RUN SPEED ONE“ mit Verpackung,

Druckdatum Februar 2003 und Copyright-Vermerk 2002 auf der

Verpackung;

NK13a

Kopien von Lieferscheinen zu Lieferungen der Klägerin an die L…

GmbH vom 16. und 30. Januar 2004, sowie an die

T… vom 2. März 2004 und vom 16. Juli 2004, je u. a.

betreffend Socken „X-SOCKS C.TO UOMO POLIAM RUN SPEED

ONE P.F.“;

NK14

Produktkatalog des „H…

GmbH“ (vollständige Fassung, enthält Auszüge

NK8 und NK10, Copyright-Vermerk 2003).

Sie ist der Auffassung, die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 7 des

Streitpatents in der erteilten Fassung seien aufgrund fehlender Neuheit nicht

patentfähig.

Der

Produktkatalog

des

„H…

GmbH“,

den

die

Klägerin

zunächst

in

Auszügen

(NK8

und

NK10), nachfolgend in vollständiger Fassung als NK14 vorgelegt hat, sei vor dem

Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden (vgl. den Urheberrechtsvermerk

mit der Jahreszahl 2003 auf den Seiten 16 und 17) und offenbare alle Merkmale

des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Auch beruhten die

Patentansprüche in der erteilten Fassung nicht auf erfinderischer Tätigkeit, denn sie

seien nahegelegt durch NK5 allein bzw. in Kombination mit der offenkundigen

Vorbenutzung NK13. Soweit sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Streitpatents vom Stand der Technik nach NK5 lediglich dahingehend unterscheide,

dass die Polster unterschiedlich lang ausgebildet seien, weise dieses Merkmal

keine technische Wirkung auf und sei daher im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit

nicht zu berücksichtigen.

Auch die Unteransprüche 2 bis 7 enthielten nichts Patentfähiges; sie seien jeweils

in NK5, NK8 und NK13 offenbart.

In den jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 sei Patentanspruch 1

unzulässig erweitert. Das Streichen des Merkmals der gleichen (und kürzeren)

Länge der äußeren Polster unter ausschließlicher Beibehaltung des Merkmals der

unterschiedlichen Länge aller Polster gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 stelle

eine verallgemeinerte Lehre dar, die der Fachmann der ursprünglichen Offenbarung

nicht entnehmen könne. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sei auch deshalb unzulässig

erweitert, weil er einen Gegenstand beanspruche, der in dieser Kombination nicht

ursprungsoffenbart sei. Zwar offenbare die Beschreibung, dass die Polster über den

Bereich des Knöchels erweitert werden könnten. Jedoch stelle dies eine

ausschließliche Alternative dar, die zusammen mit den unterschiedlichen Längen

der Polster, wobei das mittlere Polster länger sei als die äußeren, nicht offenbart

sei. Auch die in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 beanspruchten drei Klimakanäle

stellten eine unzulässige Erweiterung dar.

Die in den Hilfsanträgen jeweils hinzugefügten Merkmale könnten darüber hinaus

gegenüber NK8/NK14 keine Neuheit begründen und beruhten auch nicht auf

erfinderischer Tätigkeit gegenüber NK5. Die engere Fassung, nach der das mittlere

Polster länger als die beiden äußeren Polster seien, sei als nicht technisches

Merkmal bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 796 490 mit Wirkung

für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu

erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die

Fassung eines der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten

Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Februar 2021, erhält.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin entgegen und erachtet das

Streitpatent in der erteilten Fassung, zumindest aber in den Fassungen der nach

ihrer Auffassung jeweils zulässigen Hilfsanträge 1 bis 3 für neu und auf

erfinderischer Tätigkeit beruhend und damit patentfähig.

Der von der Klägerin vorgelegte Katalog (NK8/NK14) zeige keine Abbildungen der

Technologie des Streitpatents, sondern die entsprechenden Merkmale der NK5.

Entgegen dem Vortrag der Klägerin zur erfinderischen Tätigkeit

- zur

unterschiedlichen Länge der Polster des Streitpatents gegenüber der Anlage NK5 -

könnten parallel ausgerichtete Polster sehr wohl einen Luftstau vermeiden, wenn

die Socke vom Sportler getragen werde. Parallel ausgerichtete Polster seien dazu

in jedem Fall besser geeignet als nicht parallel ausgerichtete, weil in jedem Fall das

Vorhandensein von Luftkanälen deutlich begünstigt werde. Aus der NK8 gehe nicht

hervor, ob es kleine Bögen an den Enden der Polster geben solle und wie die

Längenrelation der drei Polster zueinander sein sollten. NK8, S. 16 zeige gleich

lange Polster in einem Lüftungskanal 25. Hier müsste die sog. „Cross-Bandage“

über den Lüftungskanal 25 zusammenhängend angeordnet sein, damit überhaupt

eine Bandage-Wirkung bestehe. In NK8 seien die Polster einmal auf der Cross-

Bandage in Höhe des Knöchels gezeigt, während die Polster auf der Fußinnenseite

vollständig im Luftkanal liegend gezeigt seien. Dies stelle keine sinnvolle Anordnung

dar, denn damit wären die Polster versperrt.

Zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung durch die Socke gemäß Anlage

NK13 führt die Beklagte aus, es handele sich dort nicht um parallel verlaufende,

sondern um gekrümmte Polster. Dass diese unterschiedlich lang ausgebildet seien,

werde ebenso bestritten wie die Behauptung, dass die Socken gemäß Anlage NK13

bereits im Jahr 2003 in Verkehr gebracht wurden.

Die Entgegenhaltung NK8 zeige Zeichnungen von Socken mit diversen

zusätzlichen Merkmalen mit unterschiedlichen Polstern, die an ein Basisgestrick

geformt seien. Am Tag der Veröffentlichung der Zeichnungen seien die gezeigten

Abbildungen noch eine sehr unkonkrete Idee des Erfinders, wobei nicht klar

gewesen sei, welche Merkmale tatsächlich wichtig für die Schaffung eines

optimierten Sockens mit verbesserter Abführung von Feuchtigkeit aus einem Schuh

gewesen seien. Derartige Socken seien zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht

hergestellt und/oder in der Praxis getestet worden.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 23. Dezember 2020 einen

qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt sowie weitere rechtliche Hinweise,

insbesondere zu den von der Beklagten mit Schriftsatz vom 8. Februar 2021

eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 3.

Die

ordnungsgemäß geladene Beklagte

ist gemäß Ankündigung vom

21. September 2021 zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit

sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom

27. September 2021 verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Klage ist zulässig und begründet. In der erteilten Fassung ist das Streitpatent

mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mangels

Patentfähigkeit für nichtig zu erklären (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138

Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Art. 54 Abs. 1, 2 und Art. 56 EPÜ). Dies gilt auch im

Hinblick auf die Fassung gemäß Hilfsantrag 1, die sich zwar als zulässig, aber nicht

patentfähig erweist. Die jeweiligen Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3

erweisen sich bereits als unzulässig, darüber hinaus auch als nicht patentfähig. Das

Patent war daher in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

I.

1.

Das Streitpatent betrifft nach seiner Beschreibung in der Streitpatentschrift

eine Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der

mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zwei Polster vorgesehen sind, die

zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet

sind (Streitpatentschrift, Beschreibung, Abs. [0001]).

Da durch die Ansammlung von Schweiß im Schuh bzw. der Socke die Gefahr einer

Blasenbildung am Fuß erhöht sei, sei man bemüht, einen Abtransport des

Schweißes aus dem Schuh bzw. der Socke zu ermöglichen (Streitpatentschrift,

Beschreibung, Abs. [0002]).

Aus der Schrift DE 29715 762 U1 sei ein klimaregulierender Strumpf bekannt,

insbesondere zum Einsatz bei Freizeitsportarten wie Joggen, Inline-Skating,

Skilaufen oder dergleichen, der wenigstens einen von der Fußsohle bis zum Bund

reichenden

integrierten Luftkanal aus klimaregulierendem Netzstrickgewebe

aufweise. Der Klimakanal ermögliche ein Verdunsten des größten Teils der

entstehenden Feuchtigkeit, in dem die Schweißfeuchtigkeit aus dem Sohlenbereich

des Schuhs bis in einen Bereich des Strumpfes gefördert werde, an dem eine freie

Verdunstung möglich sei. Der bekannte klimaregulierende Strumpf erfülle alle an

ihn gestellten Aufgaben. Allerdings sei hierzu das Vorsehen eines Luftkanals

erforderlich (Streitpatentschrift, Beschreibung, Abs. [0003]).

Aus der Schrift WO 2004/043176 A sei zudem eine Socke bekannt, welche im

Bereich des Knöchels Polster aufweise, die eine gekrümmte Form aufwiesen. Diese

Polster verliefen nicht parallel, sondern der Abstand zwischen den Polstern verjünge

sich in Richtung des Bundes der Socke. Durch diese Verjüngung sei der

Lufttransport aus dem Schuh zwar verbessert; die Verjüngung bewirke jedoch einen

Luftstau, der zu einer Behinderung beim Abtransport der Luft aus dem Schuh führe

(Streitpatentschrift, Beschreibung, Abs. [0004]).

2.

Ausgehend vom bekannten Stand der Technik stellt sich das Streitpatent

daher die Aufgabe, den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Schuh zu

verbessern. Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die

Polster unterschiedliche Längen aufweisen, und dass die Polster im Wesentlichen

parallel

zueinander ausgerichtet

sind

(Streitpatentschrift, Beschreibung,

Abs. [0005]).

Dazu beschreibt der unabhängige Patentanspruch 1 eine Socke mit den vorstehend

(vgl. Seiten 3 und 4) angegebenen Merkmalen.

3.

Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können

es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die

Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein

Textiltechniker mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Socken

bzw. Strümpfen anzusehen.

4.

Dieser Fachmann legt den Merkmalen des Patentanspruchs 1, soweit sie der

Auslegung bedürfen, folgendes Verständnis zugrunde:

Das Streitpatent geht von der Druckschrift WO 2004/043176 A (= Anlage NK5) aus

(Abs. [0004]), aus der eine Socke bekannt ist, welche im Bereich des Knöchels

Polster aufweist, die eine gekrümmte Form aufweisen. Diese Polster verlaufen nicht

parallel, sondern der Abstand zwischen den Polstern verjüngt sich in Richtung des

Bundes der Socke. Durch diese Verjüngung ist der Lufttransport aus dem Schuh

zwar verbessert; die Verjüngung bewirkt jedoch einen Luftstau, der zu einer

Behinderung bei dem Abtransport der Luft aus dem Schuh führt. Nicht die

gekrümmte Form der Polster bezeichnet das Streitpatent somit als „nicht parallel“;

sondern es bezieht sich mit diesem Ausdruck auf den Abstand zwischen den

Polstern in Richtung des Bundes der Socke, welcher sich verjüngt.

In Absatz [0018] ist nun beschrieben, dass im Bereich des Knöchels im

Ausführungsbeispiel nach Figur 5 drei Polster (3) vorgesehen sind. Die zueinander

parallelen Polster (3) sind schräg angeordnet. Die Polster (3) vollziehen hierdurch

den Übergang von dem im Wesentlichen horizontal ausgerichteten Fußteil (1) in

den im Wesentlichen vertikal ausgerichteten Schaft (2). Dieser Übergang kann

dadurch zusätzlich verbessert werden, dass an dem dem Fußteil (1) zugewandten

Ende der Polster (3) ein kleiner Bogen vorgesehen ist, dessen freies Ende

annähernd horizontal ausgerichtet ist. Vergleichbar kann das dem Fußteil (1)

abgewandte Ende der Polster (3) einen kleinen Bogen aufweisen, dessen freies

Ende annähernd vertikal ausgerichtet ist.

In Absatz [0019] heißt es weiter: Sind die Polster (3) in dieser Weise gekrümmt

ausgeführt und in Richtung des Schaftes (21) verlängert, übernehmen die Polster

(3) die Funktion von Luftführungen, um zu gewährleisten, dass die aus dem Schuh

(B) entweichende feuchte Luft in dem dafür vorgesehenen Kanal (25) verdunstet

bzw. geführt wird.

Durch das Vorsehen der kleinen Bögen an den Polstern - hier beispielhaft in

hellblauer Farbe in Figur 5 eingezeichnet - weisen die Polster also insgesamt keinen

geradlinigen, sondern einen gekrümmten Verlauf auf. Da es sich nicht mehr um

Geraden handelt, kann auch keine „Parallelität“ zwischen den Polstern im strengen

Wortsinne bestehen. Durch die Angaben, dass die Polster im Wesentlichen

stabförmig ausgebildet sind (Merkmal 1.1) und dass die Polster im Wesentlichen

parallel zueinander ausgerichtet sind (Merkmal 1.3), sind jedoch Abweichungen

mitumfasst, so dass gekrümmte Polster mit kleinen Bögen (Abs. [0018], [0019]),

deren Abstände zueinander sich nicht verjüngen, unter den Wortlaut des

Patentanspruchs 1 fallen.

Zum Abtransport der Feuchtigkeit (des Schweißes) aus dem Schuh sind im

Streitpatent zwei Varianten beschrieben. Dabei handelt es sich um einen Luftkanal

(Variante 1) und um einen Kanal oder um mehrere Kanäle zum Luftaustausch

(Variante 2).

Variante 1: Der Luftkanal 25 geht vom Bund 21 aus und reicht bis in den

Auftrittsbereich 13. Er ist aus klimaregulierendem Netzstrickgewebe. Zweck des

Luftkanals ist, Feuchtigkeit aus dem Auftrittsbereich nach oben abzuleiten. Ein

solcher Luftkanal kann auch auf der Beininnenseite oder beidseitig an der Socke

vorgesehen sein (Abs. [0017]).

Variante 2: Im Bereich des Knöchels sind stabförmige Polster vorgesehen, mit

denen im Schuh auftretende hohe Feuchtigkeit aus diesem herausgefördert werden

kann. Durch die parallele Ausrichtung sind zwischen den Polstern ein oder mehrere

Kanäle ausgebildet. Auf Grund der parallelen Ausrichtung der Polster zueinander,

weisen die zwischen den Polstern ausgebildeten Spalte eine durchgehend

gleichbleibende Größe auf, sodass ein Luftstau vermieden und ein Luftaustausch

verbessert ist (Abs. [0006]). Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 sind zwei

nahezu parallel ausgerichtete Polster 3 vorgesehen, zwischen denen ein Kanal

ausgebildet ist (Abs. [0014]). Die beiden Polster 3 gemäß Figur 4 bilden daher einen

Kanal zum Luftaustausch. Dies gilt auch für die Polster 3 gemäß Figur 5 und zwar

unabhängig vom dort dargestellten Luftkanal 25.

Gemäß Merkmal 1.6Hi3 des Hilfsantrages 3 sind drei Klimakanäle (26) im

Auftrittsbereich (13) der Socke angeordnet, welche die beiden Klimakanäle (25) an

der Beininnen- und der Beinaußenseite der Socke verbinden. Zunächst ist

festzustellen, dass an Stelle der Klimakanäle (25) hier die Luftkanäle (25) gemeint

sind. Im Streitpatent ist dazu in Abs. [0021] wörtlich offenbart: „Sind an der Socke A

auf der Beininnen- und Außenseite Luftkanäle 25 vorgesehen, erstrecken sich die

Klimakanäle 26 zwischen den Luftkanälen 25 auf der Beininnen- und der

Beinaußenseite. […] Bei der Verbindung der Luftkanäle 25 auf der Beininnen- und

der Beinaußenseite ist eine optimale Luftzirkulation im Schuh hervorgerufen,

sodass ein Höchstmaß an Luftfeuchtigkeit aus dem Schuh bzw. der Socke

abtransportiert werden kann.“ Eine gegenständliche Verbindung der Luftkanäle 25

auf der Beininnen- und der Beinaußenseite durch die Klimakanäle 26 ist damit noch

nicht offenbart und auch nicht aus Figur 5 ersichtlich. Zumindest handelt es sich um

eine strömungstechnische Verbindung, um eine optimale Luftzirkulation im Schuh

hervorzurufen und ein Höchstmaß an Luftfeuchtigkeit abzutransportieren.

II.

1.

Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig, weil der

Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 1 nicht patentfähig ist.

Die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 ist nicht neu gegenüber dem in der

Druckschrift NK14 offenbarten Stand der Technik.

Die Druckschrift NK14 betrifft den TRADE CATALOUGE 2003/2004 „X-SOCKS®

ADVANCED

FOOT

PROTECTION“

der

„H…

GmbH“, von

dem die Klägerin mit der NK8 die Seiten 16 und

17 und mit der NK10 die Seiten 34 und 35 auszugsweise vorgelegt hat.

Auf Seite 17 der NK14 ist eine Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen

Aktivitäten, gezeigt, bei der im Bereich des Knöchels mindestens zwei Polster

(AirFlow Ankle Pads™) vorgesehen sind, die zueinander benachbart angeordnet

und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind. Die gelben Polster weisen

unterschiedliche Längen auf und sind, wie sich in Übereinstimmung mit den Seiten

16 und 26 ergibt, im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet. Damit sind die

Merkmale 1, 1.1, 1.2 und 1.3 aus der Druckschrift NK14 bekannt.

NK14, Seite 17

NK14, Seite 16

NK14, Seite 26

Der von der Beklagten vorgetragenen Sichtweise, auf Seite 17 der NK8/NK14 sei

zumindest an dem hinteren der drei Stäbe deutlich erkennbar, dass er gebogen und

eben nicht parallel verlaufend sei, schließt sich der Senat nicht an. Die dort

ersichtliche Krümmung am hinteren Stab resultiert aus dem darunterliegenden

erhabenen Knöchel und nicht daraus, dass der hintere Stab gebogen und damit

nicht parallel verlaufend ist. Im Übrigen umfassen die Formulierungen „im

Wesentlichen stabförmig“ im Merkmal 1.1 und „im Wesentlichen parallel“ im

Merkmal 1.3 aus Sicht des Fachmanns auch geringfügige Abweichungen

stabförmiger bzw. paralleler Anordnungen.

Der Beklagten kann auch nicht gefolgt werden, dass die NK8/NK14 einzig die

Merkmale der NK5 offenbart. So zeigt zwar die Abbildung auf Seite 20 der

NK8/NK14 den AirConditioning Channel®, der in der NK5 als Luftkanal bezeichnet

ist.

NK14, Seite 20

Allerdings sind auf Seite 17 der NK8/NK14 die AirFlow Ankle Pads™ hinsichtlich

ihrer Unterstützung des Luftaustauschs mit dem Luftkanal beschrieben, während in

der NK5 nicht erwähnt ist, dass die Polster 22 am Knöchel den Luftaustausch mit

dem Luftkanal 27 unterstützen. Darüber hinaus ist auf Seite 17 der NK8/NK14 ein

Klimakanal (Traverse AirFlow Channel System™) beschrieben, der in der NK5

keine Erwähnung findet. Im Ergebnis handelt es sich bei der NK8/NK14 nicht um

den Stand der Technik gemäß der NK5.

2.

Das Streitpatent erweist sich in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 als

zulässig, aber nicht patentfähig.

a)

Das Merkmal 1.2Hi1 stellt entgegen der Auffassung der Klägerin keine

unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Der Anspruch kann auch den Fall

umfassen, in dem alle drei Polster unterschiedliche Längen aufweisen.

Die von der Klägerin zitierte Offenbarungsstelle

in der ursprünglichen

Patentanmeldung NK2, Seite 6, Zeilen 6 bis 9, die mit der Streitpatentschrift NK1,

Abs. [0019] übereinstimmt, besagt: „Die drei Polster 3 sind im Wesentlichen parallel

ausgerichtet. Sie weisen eine unterschiedliche Länge auf, wobei

im

Ausführungsbeispiel die beiden äußeren Polster 3 etwa die gleiche Länge

aufweisen; das mittlere Polster 3 eine größere Länge aufweist.“

Demnach können die drei Polster grundsätzlich eine unterschiedliche Länge

aufweisen, wobei beispielhaft angegeben ist, dass das mittlere Polster eine größere

Länge aufweisen kann als die beiden etwa gleich langen äußeren Polster. Die

Formulierung etwa die gleiche Länge besagt, dass die Längen nur annähernd gleich

sind, strenggenommen aber unterschiedlich sein können.

b)

Die Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist nicht neu

gegenüber dem in der Druckschrift NK14 offenbarten Stand der Technik.

Auch bei der in der NK14 auf Seite 17 abgebildeten Socke sind mindestens im

Bereich des Knöchels drei Polster (AirFlow Ankle Pads™) im Sinne von Merkmal

1Hi1 vorgesehen. Die drei Polster weisen unterschiedliche Längen auf, wobei das

mittlere Polster länger ist als die äußeren Polster, wie in Merkmal 1.2Hi1 gefordert.

3.

Die jeweiligen Fassungen des Streitpatents gemäß den Hilfsanträgen 2 und

3 sind unzulässig sowie nicht patentfähig.

3.1

In den Fassungen der Hilfsanträge 2 und 3 geht der Gegenstand des

Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus.

a)

In der ursprünglichen Patentanmeldung NK2 und der Streitpatentschrift NK1

ist nicht offenbart, dass die drei Polster (3) mindestens teilweise in auf der

Beininnen- und Beinaussenseite der Socke angeordneten Luftkanälen (25)

verlaufen (Merkmal 1.4Hi2). Zwar ist im ursprünglichen Patentanspruch 5 bzw. im

erteilten Patentanspruch 2 erwähnt, dass auf der Beininnen- und/oder

Beinaußenseite der Socke Luftkanäle (25) vorgesehen sind, aber dass die drei

Polster (3) in den Luftkanälen mindestens teilweise verlaufen, ist dort nicht wörtlich

zu entnehmen.

In der ursprünglichen Patentanmeldung, Seite 5, Zeilen 26 bis 29 und der

Streitpatentschrift, Abs. [0018] ist offenbart, dass die beiden äußeren Polster 3

abschnittsweise den Rand des Luftkanals 25 im Bereich des Knöchels bilden und

das mittlere Polster 3 in dem Luftkanal 25 angeordnet ist. Auch daraus kann nicht

ohne Weiteres der Schluss gezogen werden, dass die beiden äußeren Polster

mindestens teilweise im Luftkanal 25 verlaufen.

Gemäß Figur 5 der ursprünglichen Patentanmeldung bzw. Streitpatentschrift (vgl.

auch unter II.) erstreckt sich der Luftkanal 25 vom Bund bis zur X-Cross-Bandage

24 und wird dann von der X-Cross-Bandage 24 derart überdeckt, dass nicht

ersichtlich ist, wie der bis in den Auftrittsbereich 13 reichende Luftkanal 25 (vgl.

ursprüngliche Patentanmeldung, Seite 5, Zeilen 20, 21 bzw. Streitpatentschrift, Abs.

[0017]) unter der X-Cross-Bandage 24 ausgebildet ist. Auf der X-Cross-Bandage 24

sind die Polster 3 angeordnet. Die X-Cross-Bandage 24 ist demnach zwischen dem

Luftkanal 25 und den Polstern 3 angeordnet. Figur 5 offenbart demnach nicht, dass

die Polster 3 mindestens teilweise im Luftkanal 25 verlaufen.

b)

Entgegen der Sichtweise der Klägerin liegt in den Merkmalen 1.2Hi2,

1.2.1Hi2 und 1.6Hi3 keine unzulässige Erweiterung vor.

In der ursprünglichen Patentanmeldung NK2, Seite 6, Zeilen 6 bis 13 bzw.

Streitpatentschrift NK1, Abs. [0019] ist ausgeführt: „Die drei Polster 3 sind im

Wesentlichen parallel ausgerichtet. Sie weisen eine unterschiedliche Länge auf,

wobei im Ausführungsbeispiel die beiden äußeren Polster 3 etwa die gleiche Länge

aufweisen; das mittlere Polster 3 eine größere Länge aufweist. Ihre Funktion erfolgt

in der oben beschriebenen Weise, wodurch sie die Wirkung des Luftkanals 25

unterstützen. Sind an der Socke A Luftkanäle 25 vorgesehen, besteht die

Möglichkeit, die Polster 3 über den Bereich des Knöchels zu erweitern. Dies gilt

insbesondere für die den Rand des Luftkanals 25 bildenden Polster 3.“

Daraus lässt sich entgegen der Auffassung der Klägerin nicht ableiten, dass die

Polster unterschiedlich lang sind, oder dass drei Polster im Bereich des Knöchels

vorgesehen sind, wovon die äußeren gleich lang und das mittlere Polster länger als

die äußeren ist, oder dass die drei Polster gleich lang sind und über den Bereich

des Knöchels hinaus verlängert sind.

Vielmehr handelt es sich um Weiterbildungen einer Socke mit drei Polstern

unterschiedlicher Länge, die einen Luftkanal aufweisen kann. Insbesondere sind

keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die drei über den Bereich des Knöchels

hinaus erweiterten Polster 3 gleich lang sein sollen. Daher gelten die unter Abschnitt

2.a) bezüglich der unterschiedlichen Länge der Polster getroffenen Feststellungen

auch für die Merkmale 1.2Hi2 und 1.2.1Hi2.

Das Merkmal 1.6Hi3, dass drei Klimakanäle (26) im Auftrittsbereich (13) der Socke

angeordnet sind, welche die beiden Klimakanäle (25) an der Beininnen- und der

Beinaußenseite (hier sind - wie auch die Klägerin erkannt hat - offensichtlich die

beidseitig verlaufenden Luftkanäle (25) aus Merkmal 1.5Hi2 gemeint) der Socke

verbinden, ist der ursprünglichen Patentanmeldung, Seite 6, Zeilen 18 bis 32 und

der Streitpatentschrift, Abs. [0020], [0021] zu entnehmen. Das Merkmal 1.6Hi3

spezifiziert den mindestens einen Klimakanal (26) in einem Auftrittsbereich (13)

gemäß Merkmal 1.5Hi2 dahingehend, dass genau drei Klimakanäle (26) im

Auftrittsbereich (13) vorhanden sind.

c)

Das Merkmal 1.5Hi2 geht auf den ursprünglichen Patentanspruch 6 bzw.

erteilten Patentanspruch 3 sowie auf die Beschreibung in der ursprünglichen

Patentanmeldung Seite 6, Zeile 26 bis 32 bzw. Streitpatentschrift, Abs. [0021]

zurück.

3.2

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist in der Fassung der Hilfsanträge

2 und 3 nicht neu und daher nicht patentfähig.

In den Abbildungen auf den Seiten 17 und 26 der NK14 sind im Bereich des

Knöchels drei an der Beinaußenseite angeordnete Polster (AirFlow Ankle Pads™)

dargestellt, von denen das mittlere Polster länger ist als die äußeren Polster. Die

Polster erstrecken sich auch über den Bereich des Knöchels hinaus und sind

demnach anspruchsgemäß über den Bereich des Knöchels erweitert. Somit

offenbart die Druckschrift NK14 auch die Merkmale 1.2Hi2 und 1.2.1Hi2.

Die Socke gemäß NK14 weist auf der Beininnenseite einen Luftkanal

(AirConditioning Channel®) mit drei darin angeordneten Polstern (AirFlow Ankle

Pads™) auf, wie sich aus den Abbildungen auf den Seiten 20 und 26 sowie der

Beschreibung auf Seite 35 ergibt. Dieser Luftkanal entspricht der Variante 1 des

Streitpatents. Die drei Polster verlaufen mindestens teilweise in dem Luftkanal auf

der Beininnenseite. Zudem bilden die beiden äußeren Polster selbst mit ihren

Rändern abschnittsweise die Ränder des Luftkanals.

Die an der Beinaußenseite im Bereich des Knöchels angeordneten drei Polster

(AirFlow Ankle Pads™) unterstützen gemäß Seite 17 den Austausch von Luft durch

den Luftkanal auf der Beininnenseite über einen Klimakanal (Traverse AirFlow

Channel System™). Auf Grund ihrer Erhebung bilden die beiden äußeren Polster

die Ränder eines Luftkanals zwischen dem Knöchel und einem Schuh auf der

Beinaußenseite, während das mittlere Polster in diesem Luftkanal angeordnet ist

und damit in diesem verläuft. Dieser so gebildete Luftkanal entspricht dem

Luft(austausch)kanal der Variante 2 des Streitpatents.

Die NK14 offenbart somit einen Luftkanal auf der Beininnenseite, in dem drei Polster

mindestens teilweise verlaufen, die aber auch dessen Rand abschnittsweise bilden

und einen durch

drei Polster

auf der Beinaußenseite gebildeten

Luft(austausch)kanal, dessen Rand die beiden äußeren Polster abschnittweise

bilden.

Damit wäre durch die NK14 auch das vom Senat als unzulässig erachtete Merkmal

1.4Hi2 vorweggenommen, dass die drei Polster (3) mindestens teilweise in auf der

Beininnen- und Beinaussenseite der Socke angeordneten Luftkanälen (25)

verlaufen, wenn dieses Merkmal

in Übereinstimmung mit der ursprünglichen

Patentanmeldung, Seite 5, Zeilen 26 bis 29 bzw. Abs. [0018] der Streitpatentschrift

derart ausgelegt werden würde, dass die beiden äußeren Polster 3 abschnittsweise

den Rand des Luftkanals 25 bilden und das mittlere Polster 3 in dem Luftkanal 25

angeordnet ist.

Gemäß NK14, Seiten 17 und 21 ist in Übereinstimmung mit Merkmal 1.5Hi2 im

Auftrittsbereich mindestens ein Klimakanal (Traverse AirFlow Channel System™)

vorgesehen, welcher sich zwischen den beidseitig verlaufenden Luftkanälen, also

dem Luftkanal (AirConditioning Channel®) auf der Beininnenseite und dem von den

äußeren Polstern (AirFlow Ankle Pads™) gebildeten Luft(austausch)kanal auf der

Beinaußenseite, erstreckt. Die auf Seite 21 dargestellten drei Pfeile zeigen eine

Luftströmung aus dem Auftrittsbereich in Richtung des Knöchels auf der

Beinaußenseite und damit in Richtung des von den äußeren Polstern (AirFlow Ankle

Pads™) gebildeten Luft(austausch)kanals.

NK14, Seite 21

Bei der gebotenen Auslegung des Begriffs verbinden im Sinne von strömungstechnisch verbinden offenbart die Druckschrift NK14 auch das Merkmal 1.6Hi3. So

zeigt die NK14 auf den Seiten 17 und 21 drei im Auftrittsbereich der Socke

angeordnete Klimakanäle (Traverse AirFlow Channel System™), die die beiden

Klimakanäle (hier sind die Luftkanäle gemeint) an der Beininnen- und der

Beinaußenseite der Socke, nämlich den Luftkanal (AirConditioning Channel®) auf

der Beininnenseite und den von den äußeren Polstern (AirFlow Ankle Pads™)

gebildeten Luft(austausch)kanal auf der Beinaußenseite, strömungstechnisch

verbinden.

4.

Damit ist das Streitpatent in seiner erteilten Fassung und in den Fassungen

der Hilfsanträge 1 bis 3, dessen jeweilige Unteransprüche die Beklagte nicht

gesondert verteidigt hat, insgesamt für nichtig zu erklären.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1

Satz 1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99

Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

IV.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik

Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe

eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten

Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek

Püschel

Dr. Schwenke

Gruber

Dr. Deibele