BPatG Urteil vom 20.10.2021 – 5 Ni 13/19 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 20. Oktober 2021 …

In der Patentnichtigkeitssache

5 Ni 13/19 (EP)

(Aktenzeichen)

…

ECLI:DE:BPatG:2021:201021U5Ni13.19EP.0

betreffend das europäische Patent EP 1 973 297

(DE 603 38 312)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2021 durch den Vorsitzenden Richter

Voit, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer,

Dipl.-Phys. Univ. Bieringer und Dr.-Ing. Ball

für Recht erkannt:

I.

Das europäische Patent 1 973 297 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für

nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche 1 und 16, denen sich die

erteilten Patentansprüche 2 bis 15 sowie 17 und 18 anschließen,

folgende Fassung erhalten:

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen 70%, die Beklagte

30%.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland

in englischer Verfahrenssprache erteilten

europäischen Patents EP 1 973 297 (Streitpatent), das am 27. Juni 2003

angemeldet wurde und die Priorität einer Europäischen Anmeldung vom 26.07.2002

(EP 02078076) in Anspruch nimmt. Das Streitpatent wird beim Deutschen Patent-

und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 603 38 312.2 geführt und trägt die

Bezeichnung

„Secure

authenticated

distance measurement“

(„Sichere

authentifizierte Abstandsmessung“). Es umfasst 18 Patentansprüche, die alle mit

der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 16 haben nach der Streitpatentschrift

(EP 1 973 297 B1) folgenden Wortlaut:

In deutscher Übersetzung nach der Streitpatentschrift lauten die nebengeordneten

Patentansprüche:

Wegen der Unteransprüche 2 bis 15 sowie 17 und 18 wird auf die Streitpatentschrift

Bezug genommen.

Die Klägerin zu 1 hat am 6. Juni 2019 Nichtigkeitsklage erhoben, der die Klägerin

zu 2 einen Tag später als weitere Klägerin mit Zustimmung der Klägerin zu 1

beigetreten ist. Beide Klägerinnen machen mangelnde Patentfähigkeit des

Gegenstands des Streitpatents (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138

Abs. 1 lit. a EPÜ) geltend. Sie tragen zudem vor, das Streitpatent gehe in den

Ansprüchen 1 und 16 über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung (NK4)

hinaus und sei auch mangels deutlicher und vollständiger Offenbarung der Lehre

des Patentanspruchs 16 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Zur

fehlenden Patentfähigkeit stützen sich die Klägerinnen auf

folgende

Dokumente:

D1

High-bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.0,

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

17. Februar 2000

WO 97/39553 A1

WO 01/93434 A2

Brands, Stefan und Chaum, David: „Distance-Bounding

Protocols”, Eurocrypt (1993), S. 344 – 359, 1994

US 2002/0077984 A1

US 5 126 746 A

US 2003/065918 A1

Epstein, Michael A. und Pasieka, Michael S.: „Open Copy

Protection System - Philips Research Proposal to Broadcast

Protection Discussion Group“, Version 1.4, 7. Mai 2002 mit

weiteren Unterlagen D8a bis D8k

D9

Asokan, N., Debar, H., Steiner M. und Waidner, M.:

„Authenficating public terminals", Computer Networks 31 (1999),

S. 861-870

D10

US 5 995 624 A

NK11

Sutikno, S. et al.: „An Implementation of ElGamal Elliptic Curves

Cryptosystems“, 1998 IEEE, ohne weitere Quellenangabe

NK12

Auszug aus Jung, V., Warnecke H. (Hrsg.): „Handbuch für die

Telekommunikation“, ISBN 978-3-642-97703-9, Springer, 1998,

Inhaltsverzeichnis und Seite 3-126 (eine Seite)

NK13

Auszug aus Kaufman, Perlman, Speciner: „Network Security,

Private Communication in a Public World” ISBN 0-13-046019-2,

Second Edition, 2002 by Prentice Hall PTR, Inhaltsverzeichnis

und Seiten 48, 49, 268.

NK14

Auszug aus Krüger, Reschke (Hrsg) “Lehr- und Übungsbuch

Telematik“, Fachverlag Leipzig, 2000, Vorwort,

Inhaltsverzeichnis und Seiten 316 bis 321.

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent 1 973 297 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge I, II, VI bis VIII, vorgelegt als

Anlagen zum Schriftsatz vom 12. August 2021, bzw. der Hilfsanträge III, IV,

V und IX, überreicht mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2021, in der Reihenfolge

ihrer Nummerierung.

Die Klägerinnen treten auch den Fassungen nach den Hilfsanträgen entgegen.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I lautet:

Patentanspruch 16 nach Hilfsantrag I lautet:

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II lautet:

Der nebengeordnete Patentanspruch 15 nach Hilfsantrag II lautet:

Hilfsantrag III in der Fassung der Anlage zum Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 ist

im Tenor hinsichtlich seiner tragenden Ansprüche 1 und 16 wiedergegeben.

Wegen des Wortlauts der weiteren Hilfsanträge IV bis IX wird auf die Anlagen zu

den Schriftsätzen vom 12. August 2021 bzw. vom 18. Oktober 2021 Bezug

genommen.

Die Beklagte, die sich zum Beitritt der Klägerin zu 2 nicht geäußert hat, tritt im

Übrigen dem Vorbringen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen. Sie führt weiter

aus, die von den Klägerinnen vorgebrachten Druckschriften nähmen die im

Streitpatent offenbarte Erfindung weder neuheitsschädlich vorweg noch legten sie

diese nahe. Jedenfalls in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen habe das

Streitpatent daher Bestand.

Mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 28. Juni 2021 hat der Senat den

Parteien die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von

besonderer Bedeutung sind.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit

sämtlichen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug

genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Die Klage ist zulässig, der Beitritt der Klägerin zu 2 jedenfalls sachdienlich. In der

Sache hat die Klage nur teilweise Erfolg. Hinsichtlich der erteilten Fassung wie auch

der Fassungen nach den Hilfsanträgen I und II fehlt es an der Patentfähigkeit der

unabhängigen Patentansprüche 1 und 16 - bzw. 15 in der Fassung des

Hilfsantrags II. In der Fassung nach Hilfsantrag III vom 18. Oktober 2021 hat das

Streitpatent jedoch Bestand, so dass die darüber hinaus gehende Klage

abzuweisen war.

I.

Zum Gegenstand des Streitpatents

1.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Durchführung einer

authentifizierten Abstandsmessung zwischen zwei Kommunikationsvorrichtungen,

sowie ein Verfahren zur Bestimmung, ob geschützter Inhalt auf einer ersten

Kommunikationsvorrichtung

gespeichert

ist

und

einem

zweiten

Kommunikationsgerät Zugriff auf diesen Inhalt gewährt wird. Darüber hinaus betrifft

das Streitpatent

ein Kommunikationsgerät,

das

eine

authentifizierte

Abstandsmessung zu einem zweiten Kommunikationsgerät ausführen kann

(Streitpatentschrift, [0001]).

Die Streitpatentschrift geht davon aus, dass digitale Medien als Träger digitaler

Informationen beliebt sind und mit Datenträgern wie beschreibbaren Platten

(„recordable discs“) und Festkörperspeichern

(„solid state memory“) ein

beachtliches Wachstum für den Markt der Software- und Datenverteilung entstehe

(Streitpatentschrift, [0002]). Die substanziell bessere Qualität digitaler Formate

mache sie gegenüber analogen Formen anfälliger für unerlaubte Vervielfältigung,

da die Daten leichter und schneller zu kopieren sind, was grundsätzlich ohne

Qualitätsverlust beliebig oft geschehen kann

(„multi-generation copying“)

(Streitpatentschrift, [0003]). Dies führte zu zahlreichen Verfahren zum Kopierschutz

und zum digitalen Rechtemanagement („DRM systems“), die Technologien wie

Verschlüsselung, Wasserzeichen und Rechteverwaltung nutzen (Streitpatentschrift,

[0004]). Ein Weg zum Schutz digitaler Inhalte sei es auch, sicherzustellen, dass eine

Übertragung nur stattfinde, wenn das empfangende Gerät als konformes Gerät

identifiziert werde und der Nutzer auch die Berechtigung zur Übertragung habe

(Streitpatentschrift,

[0005]). Falls die Übertragung zulässig sei, erfolge diese

typischerweise in verschlüsselter Form, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht

unerlaubterweise abgefangen werde (Streitpatentschrift,

[0006]). Über einen

gesicherten, authentifizierten Kanal (SAC, „secure authenticated channel“) sei eine

Technologie verfügbar, die eine Geräteauthentifizierung und eine verschlüsselte

Übertragung erlaube, jedoch sei die Content-Branche („content industry“) uneinig in

Bezug auf die Verbreitung von Inhalten über passende Schnittstellen, wie z.B.

Ethernet (Streitpatentschrift, [0007]). Zudem sollte es einem berechtigten Nutzer

möglich sein, einen Nachbarn zu besuchen und etwa einen Film auf dessen Gerät

anzusehen. Typischerweise würde der „content owner“ dies nicht erlauben, aber es

könnte erlaubt werden, wenn gewährleistet wäre, dass sich der Berechtigte oder

eines seiner Geräte in der Nähe des benutzten Geräts befinde (Streitpatentschrift,

[0008]). Bei der Frage, ob Inhalte für ein weiteres Gerät zugänglich gemacht oder

kopiert werden dürfen, gebe es daher ein Interesse an einer authentifizierten

Abstandsmessung (Streitpatentschrift,

[0009]). Im Aufsatz „Distance bounding

protocols“ (vorgelegt von der Klägerin als Anlage D4) beschrieben Brands und

Chaum auf Laufzeitmessungen basierende Abstandsmessungen, wobei ein

Anforderungsbit („challenge“) und ein Antwortbit („response“) nach einem

verbindlichen Protokoll verwendet würden. Dies würde

jedoch keine

Kompatibilitätsprüfung für ein authentifiziertes Gerät erlauben und es sei auch nicht

effizient, wenn beide Geräte sich gegenseitig authentifizieren müssten

(Streitpatentschrift, [0010]).

2.

Es sei daher Aufgabe der Erfindung, eine Lösung für das Problem der

Durchführung einer sicheren Übertragung von Inhalten innerhalb einer begrenzten

Entfernung zu erhalten (Streitpatentschrift, [0011]).

3.

Bei dem einschlägigen Fachmann handelt es sich um einen Ingenieur der

Nachrichtentechnik (Universitätsdiplom bzw. Master) mit Erfahrung auf dem Gebiet

der sicheren Übertragung von Daten und Kenntnissen zur Abstandsmessung

zwischen Kommunikationsgeräten.

II.

Zur erteilten Fassung

1.

Zur Lösung der oben genannten Aufgabe wird mit dem erteilten

Patentanspruch 1 ein Verfahren für eine sichere authentifizierte Abstandsmessung

beansprucht, dessen Merkmale sich folgendermaßen gliedern lassen:

M1.1

A method of determining whether protected content stored on a

first communication device are to be accessed by a second

communication device, the method comprising

M1.2

the step of performing a distance measurement between the first

and the second communication device and checking whether said

measured distance is within a predefined distance interval,

characterized in that

M1.3

the distance measurement is an authenticated distance

measurement and in that

M1.4

the first and the second communication device share a common

secret and said common secret is used for performing the

distance measurement and wherein

M1.5.1

- the first device authenticates the second device, and

M1.5.2

- the first device securely shares the common secret with the

second device according to a key management protocol.

Der nebengeordnete Patentanspruch 16 betrifft ein Kommunikationsgerät, dessen

Merkmale sich folgendermaßen gliedern lassen:

M16.1

A first communication device configured for determining whether

protected content stored on the first communication device are to

be accessed by a second communication device,

M16.2

the first device comprising means for performing a distance

measurement between the first and the second communication

device and checking whether said measured distance is within a

predefined distance interval,

characterized in that

M16.3

the distance measurement is an authenticated distance

measurement and that

M16.4

the first device comprises a memory storing a common secret

also stored on the second communication device, which common

secret is used for performing the distance measurement,

M16.5.1 the first device being configured for authenticating the second

device and

M16.5.2 then securely sharing the secret with the second device.

2.

Der Senat legt den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 16 folgendes

Verständnis zugrunde:

Mit Patentanspruch 16 wird ein Kommunikationsgerät beansprucht (Merkmal

M16.1). Gemäß Merkmal M16.1 ist das Kommunikationsgerät („first communication

device“) geeignet, per Konfiguration zu bestimmen, ob einem anderen (zweitem –

„second“) Kommunikationsgerät geschützter Inhalt („protected content“), der auf

dem ersten Gerät gespeichert ist, zugänglich gemacht wird.

Das Streitpatent beschreibt in einem Ausführungsbeispiel (vgl. Fig. 1 i.V.m. Abs.

[0034]), wonach ein Nutzer auf die gespeicherten Inhalte des ersten Geräts zugreift

und diese an andere Geräte (i.e. das zweite Kommunikationsgerät) versendet,

welche die Inhalte empfangen dürfen. In einem weiteren Ausführungsbeispiel (vgl.

Fig. 2 i.V.m. Abs. [0037] bis [0044]) fordert das zweite Kommunikationsgerät die auf

dem ersten Gerät gespeicherten

Inhalte hingegen explizit an

(vgl.

Streitpatentschrift, [0037], Sp. 6, Z. 32 ff.: „In the example the first device 201

comprises content which the second device 203 has requested.“). In der

Ausführungsform betreffend das Verfahren gemäß dem

rückbezogenen

Patentanspruch 10 wird beansprucht, dass ein Versenden der Daten durch das

erste Gerät in Abhängigkeit von einem detektierten „Access“ durch das zweite Gerät

erfolgen soll. Insofern versteht der Fachmann die Begrifflichkeit „to be accessed“

des Merkmals M16.1 dahingehend, dass bestimmt wird, ob dem zweiten Gerät ein

„Zugang(srecht) auf die gespeicherten Inhalte“ eingeräumt wird, wobei das zweite

Gerät die Inhalte direkt vom ersten Gerät anfordern oder vom ersten Gerät auch

ohne Anforderung gesendete Inhalte zumindest empfangen kann. Ein direkter

Zugriff des zweiten Geräts auf den Speicher des ersten Geräts ist damit nicht

notwendigerweise verbunden.

Gemäß Merkmal M16.2 verfügt das erste Gerät (dazu) über Mittel (Singular oder

Plural), das/die geeignet sein muss/müssen,

a) eine Abstandsmessung zwischen diesem und dem zweiten Gerät

auszuführen („performing a distance measurement“) und

b) zu prüfen („checking“), ob der gemessene Abstand („said measured

distance“) innerhalb eines vordefinierten Intervalls liegt.

Der Fachmann entnimmt dem Merkmal M16.2, dass das Ergebnis der

Abstandmessung („said measured distance“) die Grundlage für einen Vergleich mit

dem vordefinierten Intervall bildet.

Das Bestimmen des Abstands auf eine andere Art und Weise als durch Messung

fällt somit nicht unter den Wortlaut des Patentanspruchs. Das Bestimmen des

Abstands

resultiert bzw. basiert

also

auf

einem Messergebnis. Das

Kommunikationsgerät muss daher ein Mittel aufweisen, das ein Messergebnis

erzeugen kann und dieses mit dem vordefinierten Intervall vergleichen kann. Der

Wortlaut des Patentanspruchs 16 ist jedoch nicht explizit auf ein bestimmtes

Messverfahren beschränkt und umfasst daher auch eine (Um-) Laufzeitmessung

(„round trip time“) von gesendeten/empfangenen Signalen, um damit den Abstand

zwischen zwei Geräten zu bestimmen.

Insofern stellt eine (gemessene)

Signallaufzeit auch eine den Abstand repräsentierende Messgröße dar, wenn die

Laufzeitparameter bekannt sind. Der Wortlaut des Patentanspruchs 16 lässt

insofern auch einen Vergleich von zwei Zeiten zu, nämlich der gemessenen

Signallaufzeit mit einer maximalen Laufzeit, die die obere Intervallgrenze für den

Abstand repräsentiert. Eine Umrechnung der Zeiten in die Dimension einer Länge

verlangt der Anspruchswortlaut somit nicht.

Unter den Parteien wurde strittig diskutiert, ob ein Timeout unter den Wortlaut der

Abstandsbestimmung i. S. des Patentanspruchs 16 fällt. Der Senat ist überzeugt,

dass sich ein Mittel, das einen Timeout ausführt, unter das Merkmal 16.2 nicht

subsumieren lässt. Denn mit einem Timeout wird keine Abstandsmessung i.S. des

Streitpatents durchgeführt, da erstens kein Messergebnis vorliegt, das den

gemessenen Abstand repräsentieren könnte, und zweitens kein Vergleich des

Messergebnisses mit einem vorbestimmten Intervall vorliegt, das einen (maximal

zulässigen) Abstand repräsentieren könnte. Dem Fachmann ist bekannt, dass ein

Timeout in der Kommunikationstechnik die Zeitspanne betrifft, die ein Vorgang in

Anspruch nehmen darf, bevor er (ggf. mit einem Fehler) abgebrochen wird. Selbst

in der Ausführungsform gemäß Unteranspruch 18, wonach der Abstand mittels

Signallaufzeiten gemessen wird, erfordert die den Abstand repräsentierende

Zeitdifferenz der Zeiten t1 und t2, dass das zur Zeit t1 gesendete Signal (nach

Modifikation am zweiten Gerät) zur Zeit t2 am ersten Gerät wieder erfasst wird. Im

Gegensatz dazu würde das Eintreten eines Timeouts nur einen Abbruch des

Vorgangs ohne Durchführung einer (authentifizierten) Messung bedeuten und somit

folglich auch nicht die zweite Zeit t2 liefern.

Gemäß Merkmal M16.3

ist die Abstandsmessung eine authentifizierte

Abstandsmessung. Eine allgemeingültige Definition, was unter einer

authentifizierten Abstandsmessung („authenticated distance measurement“) zu

verstehen

ist,

findet sich

in der Streitpatentschrift nicht. Aufgrund des

schriftsätzlichen Vorbringens der Parteien auf den gerichtlichen Hinweis des Senats

vom 28. Juni 2021, präzisiert der Senat die Auslegung des Merkmals M16.3

dahingehend, dass als Voraussetzung für eine authentifizierte Abstandsmessung

zunächst die Authentifizierung des zweiten Geräts erfolgen muss und dann das

geteilte gemeinsame Geheimnis für die Abstandsmessung verwendet wird (vgl.

auch Merkmal M16.4).

Insofern

ist die authentifizierte Abstandsmessung

dahingehend zu verstehen, dass die Abstandmessung das geteilte Geheimnis nach

einer Authentifizierung des zweiten Geräts verwendet. Der Senat teilt die

Auffassung der Beklagten, dass es sich bei der Authentifizierung und der

Abstandsmessung um zwei unterschiedliche Schritte handele (vgl. Schriftsatz der

Beklagten vom 20. September 2021, S. 2, vorletzter Absatz), teilt der Senat diese

Auffassung. Soweit die Beklagte dem Anspruchswortlaut gemäß Vortrag in der

mündlichen Verhandlung nun ein dreischrittiges Verfahren dahingehend entnehmen

will, dass erst die Authentifizierung, danach das Teilen des Geheimnisses erfolgen

soll und erst als drittes mit der Abstandsmessung begonnen werden soll, greift diese

Trennung nicht durch. Denn der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 16 fordert

lediglich, dass das geteilte Geheimnis für die Abstandsmessung verwendet wird,

nicht dass diese erst nach dem Teilen des Geheimnisses begonnen wird.

Gemäß Merkmal M16.4 weist das Kommunikationsgerät einen Speicher auf, in dem

das bereits o.g. gemeinsame Geheimnis („common secret“) gespeichert ist. Das

gemeinsame Geheimnis als solches ist nicht spezifiziert, es muss lediglich auf

beiden Geräten gespeichert sein („also stored on the second communication

device“). Insofern sind weitere Spezifika betreffend das gemeinsame Geheimnis

nicht beansprucht. Es kommt lediglich darauf an, dass nur die beiden Geräte das

gemeinsame Geheimnis kennen bzw. zusammensetzen können

(z.B.

private/public-Paar) und dass es sicher geteilt wird (Zusammenschau mit Merkmal

M16.5.2). Dem Streitpatent entnimmt der Fachmann, (vgl. Figur 2 Bezugszeichen

207 i.V.m. Absatz [0037]), dass es sich bei dem sicher geteilten Geheimnis um eine

Zufallszahl handeln könne (dort: „transmitting a random generated bit word“).

Gemäß Merkmal M16.5.1 ist das erste Gerät lediglich konfiguriert, um das zweite

Gerät zunächst zu authentifizieren und dann gemäß Merkmal M16.5.2 das

Geheimnis mit dem zweiten Gerät zu

teilen. Somit

ist

das erste

Kommunikationsgerät geeignet, erst zu authentifizieren, bevor das Geheimnis

geteilt wird. Im Ausführungsbeispiel zu Fig. 2 i.V.m. Abs. [0034] bis [0041] ist dieser

Ablauf beschrieben.

Das Authentifizieren gemäß Merkmal M16.5.1 ist gemäß Anspruchswortlaut nicht

näher bestimmt, insofern auch nicht beschränkt und umfasst jede dem Fachmann

bekannte Ausführungsform der Authentifizierung.

Für den Patentanspruch 1 gilt das zum korrespondierenden Vorrichtungsanspruch

16 Ausgeführte entsprechend, wobei gemäß den Verfahrensschritten M1.5.1 und

M1.5.2 die Reihenfolge hinsichtlich der Authentifizierung und des Austauschs des

Geheimnisses offenbleibt und der Austausch des Geheimnisses mittels eines

Schlüsselmanagementprotokolls

(„key management protocol“) erfolgt. Dem

Fachmann bleibt überlassen, welche Protokolle für Authentifizierung und Teilen

verwendet werden sollen. Gemäß Beschreibung kann er bspw. bekannte Protokolle

gemäß ISO 9798 und ISO 11770 verwenden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0041]).

3.

Zum Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung

Der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß Art. 138 Abs. 1

Buchst. c EPÜ liegt nicht vor.

Soweit die Klägerin zu 1 schriftsätzlich vorgetragen hat, ursprünglich sei lediglich

„data“, jedoch nicht der „protected content“ gemäß den Merkmalen M1.1 bzw. M16.1

beansprucht worden und der Begriff „protected content“ tauche nur am Ende der

ursprünglichen Beschreibung in Absatz [0043] der NK4 auf (vgl. Nichtigkeitsklage,

S. 14), widerspricht die Beklagte (vgl. Widerspruchsbegründung, S. 13) und

benennt weitere Fundstellen

in der ursprünglichen Offenbarung NK4, die

Kopierschutz und geschützte Inhalte betreffen. Insbesondere nennt sie in der NK4

die Absätze [0004] bis [0006] der Beschreibungseinleitung, die Aufgabenstellung

(NK4, Abs. [0011]) und die Beschreibung zu Figur 1 (Abs. [0031]).

In den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ist nach Auffassung des Senats

ausgeführt, dass die vom ersten zum zweiten Kommunikationsgerät übertragenen

Daten einen geschützten

Inhalt betreffen. Darüber hinaus

ist der

streitpatentgemäße

geschützte

Inhalt

(„protected content“) dahingehend

spezifiziert, dass er auf dem ersten Gerät gespeichert sein muss und dass dem

authentifizierten zweiten Gerät, welches sich innerhalb eines vordefinierten

räumlichen Abstands befindet, ein Zugangsrecht auf den Inhalt eingeräumt wird

(siehe die Ausführungen zur Auslegung der Merkmale M1.1 bzw. M16.1 oben).

Diese technische Lehre entnimmt der Fachmann ebenfalls unmittelbar und

eindeutig der ursprünglichen Anmeldung (vgl.NK4, Abs. [0004]: „… copy protection

and DRM systems…“, [0011]: „It is an object of the invention to obtain a solution to

the problem of performing a secure transfer of content within a limited distance.“ und

[0031]: „…authenticated distance measurement is being used for content

protection.“).

b.

Die Klägerin zu 1 hat auch schriftsätzlich vorgetragen, dass ursprünglich eine

strikte Reihenfolge offenbart sei, wonach zunächst die Authentifizierung

durchgeführt und gegebenenfalls im Anschluss daran das Geheimnis geteilt werde

(vgl. Nichtigkeitsklage, S. 15), worauf der Wortlaut gemäß Merkmal M1.5 des

Patentanspruchs 1 nicht beschränkt sei. Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass

es auf die Reihenfolge nicht ankäme (vgl. Widerspruchsbegründung, S. 14). Der

Senat teilt diese Auffassung. Gemäß den Verfahrensschritten M1.5.1 und M1.5.2

bleibt die Reihenfolge hinsichtlich der Authentifizierung und des Austauschs des

Geheimnisses

offen. Gemäß

obiger Auslegung

zur

authentifizierten

Abstandsmessung (siehe Auslegung der Merkmale M1.3 bzw. M16.3 oben) kommt

es lediglich insoweit auf die Reihenfolge an, dass die Authentifizierung vor der

Abstandsmessung erfolgt und das geteilte Geheimnis für die Abstandsmessung

verwendet wird. Darüber geht der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht

hinaus.

4.

Zum Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit

Soweit mit der Klageschrift auch der Nichtigkeitsgrund der mangelnden

Ausführbarkeit gemäß Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ geltend gemacht wurde und

die Klägerin zu 1 dazu ausgeführt hat, dass der in der Beschreibung, Abs. [0038]

und [0039] angegebene Algorithmus lückenhaft sei, da einzelne Variablen nicht

definiert seien (vgl. Replik, S. 11 ff.), greift dies nicht durch. Denn auf den konkreten

Algorithmus kommt es nicht an, da der Fachmann einen geeigneten Algorithmus mit

den offenbarten Informationen implementieren kann. Die Streitpatentschrift verweist

auf ISO 9798 und ISO 11770 (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0041]). Im Übrigen

wurde die Auffassung des Senats mit dem gerichtlichen Hinweis vom 28. Juni 2021

mitgeteilt und von den Klägerinnen weder schriftsätzlich noch in der mündlichen

Verhandlung kommentiert.

5.

Zum Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

Der Gegenstand des Patentanspruchs 16 ist in sämtlichen Merkmalen aus der D8

bekannt und mithin gegenüber der Druckschrift D8 nicht neu (Art. 54 EPÜ). Gleiches

gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Die Druckschrift D8 ist eine Vorlage (Proposal) der Fa. Philips Research an die

Broadcast Protection Discussion Group (BPDG) für eine Technologie, um digitale

Ausgänge bzw. Ausgangsdaten zu schützen („digital output protection technology“).

Die Druckschrift D8 ist Stand der Technik. Die Klägerin hat darlegen können, dass

die D8 vor dem Prioritätstag des Streitpatents öffentlich zugänglich war (vgl.

Anlagen D8a bis D8g der Replik vom 13. November 2020).

Das gemäß Druckschrift D8 vorgestellte Open Copy Protection System (OCPS) soll

digitalen Inhalt u.a. vor dem Angriffsszenario eines geklonten Geräts schützen (vgl.

D8, S. 5, vorletzter Abs.). Die Lehre der D8 sieht vor, das OCPS (octopus)-Protokoll

vor dem Übertragen geschützter Daten von einem Gerät (Quelle – „source“) zu

einem zweiten Gerät (Senke – „sink“) auszuführen. Das Octopus-Protokoll sieht fünf

Phasen vor, wobei vor allem die erste und teilweise die zweite Phase den

streitpatentgemäß beanspruchten Gegenstand betreffen. In der ersten Phase des

Octopus-Protokolls authentifizieren sich die beiden Geräte (Quelle und Senke)

gegenseitig, wobei Zufallszahlen und Schlüssel ausgetauscht werden (vgl. D8,

S. 6 - 9 mit Fig. 1 auf S. 8). Mittels Laufzeitmessung des kryptographisch

verarbeiteten Parameters Rsource von der Quelle zur Senke und nach

kryptographischer Verarbeitung zurück zur Quelle sowie anschließendem Abgleich

gegen einen maximalen Schwellwert von 1 ms wird bestimmt, ob die Übertragung

im zulässigen Nahbereich stattfindet (D8, S. 9, 5. Abs.:

„forbids non-local

transmission“). Erst nach erfolgter Messung und Überprüfung, ob sich die Senke

innerhalb eines Nahbereichs (und weiterer Schritte) befindet, wird ihr Zugriff auf die

Daten der Quelle gewährt (vgl. D8, S. 6 - 9 mit Fig. 1 auf S. 8).

Im Einzelnen entnimmt der Fachmann aus der Druckschrift D8 folgende Merkmale:

M16.1 A first communication device configured for determining whether protected

content stored on the first communication device are to be accessed by a

second communication device,

Gemäß D8 gibt es ein Quellgerät („source device“), das Inhalt sendet und

dem ersten Kommunikationsgerät i. S. des Streitpatents entspricht. Das

Senke-Gerät („sink device“) empfängt Inhalt über die OPCS-Verbindung

und entspricht dem zweiten Kommunikationsgerät i. S. des Streitpatents

(vgl. D8, S. 6, Abschnitt 1.3).

M16.2 the first device comprising means for performing a distance measurement

between the first and the second communication device and checking

whether said measured distance is within a predefined distance interval,

D8, Seite 9, 5. Absatz offenbart, dass die (Um-)Laufzeit („round trip time“)

der Zufallszahl Rsource von der Quelle zur Senke und zurück gemessen

sowie mit einem Schwellwert von 1 ms verglichen wird („At this point the

time needed for Rsource to make the round trip is measured against an

accepted maximum

threshold of 1 milliseconds.“, Unterstreichung

hinzugefügt). Es handelt sich um eine Abstandsmessung i.S. des

Streitpatents, denn erstens wird gemessen und zweites wird, falls die

Umlaufzeit zu groß ist, die Übertragung als nicht lokal („OCCI forbids nonlocal transmission“) betrachtet. Insofern repräsentiert die Signallaufzeit

einen gemessenen Abstand, und der Schwellwert ein vordefiniertes

Intervall. Es wird also gemessen und geprüft, ob die Senke innerhalb eines

vorbestimmten Abstands zur Quelle positioniert ist.

M16.3 the distance measurement is an authenticated distance measurement and

that

Gemäß D8 wird die Senke authentifiziert (siehe Ausführungen zu Merkmal

M16.5.1; vgl. D8, S. 7, Abschnitt 1.4.4 i.V.m. Fig. 1 auf S. 9; dort:

„authentication phase“). Darüber hinaus wird das gemeinsame Geheimnis,

d.h. die Zufallszahl Rsource, für die Abstandsmessung verwendet (siehe

Ausführungen zu Merkmal M16.2 und M16.4; vgl. D8, S. 9, 4. Abs.). Aus

beiden Gründen ist die Abstandsmessung gemäß D8 eine authentifizierte

Abstandsmessung i.S. des Streitpatents (siehe auch obige Ausführungen

zur Auslegung).

M16.4 the first device comprises a memory storing a common secret also stored

on the second communication device, which common secret is used for

performing the distance measurement,

Gemäß der Lehre der D8 werden Zufallszahlen und Schlüsselmaterial

(„random numbers and key material“) zwischen Quelle und Senke

ausgetauscht (vgl. D8, S. 7, Abschnitt 1.4.4). Somit ist für den Fachmann

klar, dass das Schlüsselmaterial der D8 auch auf beiden Geräten

gespeichert ist und insbesondere die Quelle (entsprechend dem ersten

Kommunikationsgerät i.S. des Streitpatents) einen Speicher aufweisen

muss. Gemäß D8 wird Rsource von der Quelle mit dem Schlüssel KPubSink

der Senke verschlüsselt und nachdem es als (cid:1792)(cid:3561) (cid:1793)(cid:1815)(cid:1821)(cid:1818)(cid:1803)(cid:1805) von der Senke verschlüsselt mit dem Schlüssel KPubSource zurückgesendet wurde von der

Quelle wieder entschlüsselt (vgl. D8, S. 8 Fig. 1, Ausschnitt):

Darüber hinaus wird geprüft, ob Rsource und (cid:1792)(cid:3561) (cid:1793)(cid:1815)(cid:1821)(cid:1818)(cid:1803)(cid:1805) identisch sind, was dem unter den Wortlaut des Anspruchs fallenden Ausführungsbeispiel

gemäß Streitpatentschrift, Absatz [0045], entspricht. Rsource entspricht

i.V.m den Ver- und Entschlüsselungsvorgängen einem gemeinsamen

Geheimnis i.S. des Streitpatents. Es wird auch zur Abstandsmessung

verwendet (vgl. D8, S. 9, 5. Absatz; siehe Ausführungen zu Merkmal

M16.2)

M16.5.1 the first device being configured for authenticating the second device and

Gemäß D8 authentifizieren sich beide Geräte gegenseitig (vgl. D8, S. 7,

Abschnitt 1.4.4: „The first phase is the authentication phase where the

source and sink devices authenticate each other.“). Somit wird

insbesondere auch die Senke durch die Quelle authentifiziert, was i.S. des

Streitpatents dem Authentifizieren des zweiten Geräts durch das erste

Gerät entspricht.

M16.5.2 then securely sharing the secret with the second device.

Gemäß der Lehre der D8 werden in einem zweiten Schritt des OCPS-

Protokolls nach der Authentifizierungsphase Zufallszahlen und Schlüssel

erzeugt, verschlüsselt und ausgetauscht (vgl. D8, S. 7, Abschnitt 1.4.4:

„The second phase is the key exchange phase where random numbers

and key material are created, encrypted and exchanged.“). Der

verschlüsselte Austausch von Zufallszahlen und Schlüsseln gemäß D8

entspricht dem sicheren Teilen des Geheimnisses i.S. des Streitpatents.

Detailliert wird in D8, S. 9, 3. Abs., 2. und 3. Satz beschrieben, dass das

Schlüsselmaterial verschlüsselt zur Senke gesendet wird (dort: „The

source device generates a 64 bit random number, Rsource, 128 bits of true

random key material, KRandSource, and the OCCI bits encrypts all values

using

the

public

key

of

the

sink

device

creating

E{KPubSink}(Rsource,KRandSource,OCCI). This encrypted value is sent to the

sink device, … “. ).

Soweit die Beklagte vorgetragen hat, dass gemäß D8 das Teilen des Geheimnisses

nicht vor der Abstandsmessung erfolgen würde, sondern ein Teil der

Abstandsmessung sei, ändert das nichts an der Beurteilung des Senats. Denn der

Anspruchswortlaut

verlangt

lediglich, dass das Geheimnis

bei der

Abstandsmessung verwendet wird, und eben nicht, dass die Abstandsmessung erst

nach dem Teilen des Geheimnisses begonnen wird (siehe auch Ziff. I. 2 zur

Auslegung).

Auch dem Vortrag der Beklagten, wonach jedes Gerät das Geheimnis bekommen

könnte, wenn das Teilen des Geheimnisses während der Abstandsmessung

erfolge, und damit die Wirkung der Erfindung verfehlt würde, folgt der Senat nicht.

Denn, wie die Klägerin zu 1 vorgetragen hat, kennt nur das zuvor authentifizierte

Senke-Gerät („sink device“) der D8 den privaten Teil des Schlüsselpaars, mit dem

das Geheimnis RSource entschlüsselt werden kann. Im Übrigen stellt damit auch die

Abstandsmessung gemäß D8 sicher, dass nur das „richtige Gerät“ die Zufallszahl Rsource als (cid:1792)(cid:3561) (cid:1793)(cid:1815)(cid:1821)(cid:1818)(cid:1803)(cid:1805) zurücksenden kann und insofern auch die Wirkung der beanspruchten Erfindung eintritt.

III.

Zur Fassung nach dem Hilfsantrag I

Die Patentansprüche 1 und 16 in der Fassung nach Hilfsantrag I eignen sich nicht

zur Selbstbeschränkung des Patents, da der Gegenstand des Patentanspruchs 16

nicht neu ist. Gleiches gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1.

In der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I wurde das Merkmal

M1.5.2 der erteilten Fassung durch das Merkmal M1.5.2H1 ersetzt, wobei dem

Merkmalswortlaut ein „then“ vorangestellt wurde. Darüber hinaus wurde nach dem

Merkmal M1.5.2H1 das Merkmal M1.5.3H1 hinzugefügt (Merkmalsgliederung und

Unterstreichung diesseits hinzugefügt):

M1.5.2H1

then the first device securely shares the common secret with the

second device according to a key management protocol,

M1.5.3H1 and wherein the common secret is shared before performing the

distance measurement.

In der Fassung des Vorrichtungsanspruchs 16 gemäß Hilfsantrag I wurde

gegenüber der erteilten Fassung das Merkmal M16.5.3H1

hinzugefügt

(Merkmalsgliederung und Unterstreichung diesseits hinzugefügt):

M16.5.3H1 before performing the distance measurement.

Gemäß Merkmal M1.5.2H1 wird das Verfahren des Patentanspruchs 1 in der

Fassung gemäß Hilfsantrag I dahingehend konkretisiert, dass das Teilen des

gemeinsamen Geheimnisses zeitlich nach dem Authentifizieren des zweiten Geräts

erfolgt, also erst das zweite Gerät authentifiziert wird und dann das Geheimnis

geteilt wird.

In der erteilten Fassung war diese Reihenfolge zwar

im

Vorrichtungsanspruch, jedoch nicht im Verfahrensanspruch festgelegt.

Hinsichtlich der Patentfähigkeit gelten die Ausführungen zur erteilten Fassung

entsprechend für die Fassung gemäß Hilfsantrag I. Denn hinsichtlich der

Reihenfolge (Merkmale M1.5.2H1 und M1.5.3H1 bzw. M16.5.3H1)

lehrt die

Druckschrift D8, dass das Geheimnis Rsource geteilt wird, bevor die Umlaufzeit

gemessen wird. Denn für die Laufzeitmessung muss RSource nach dem Teilen noch vom Sink-Gerät als Wert R(cid:3561)(cid:2903)(cid:2925)(cid:2931)(cid:2928)(cid:2913)(cid:2915) verschlüsselt an das Source-Gerät zurückgesendet werden, wobei die eigentliche Round-Trip-Zeitmessung sowie die Validierung/der

Check des gewünschten Sink-Geräts bei der Abstandsmessung im Source-Gerät

nach Empfang der Antwort vom Sink-Gerät durchgeführt wird. Das Messergebnis liegt daher erst nach Empfang und Entschlüsselung des Werts R(cid:3561) (cid:2903)(cid:2925)(cid:2931)(cid:2928)(cid:2913)(cid:2915) am Source- Gerät der D8 vor (vgl. D8, S.9, 4. und 5. Abs.; dort: „This encrypted value is sent to

the source device, which decrypts the value using KPrvSource and retrieving RSink,

RSource and KRandSink. At this point the time needed for RSource to make the round trip is measured“; Unterstreichung diesseits hinzugefügt). Der Wert R(cid:3561)(cid:2903)(cid:2925)(cid:2931)(cid:2928)(cid:2913)(cid:2915) wird sodann dort mit dem ursprünglichen Wert RSource zwecks Validierung/Check des korrekten

Sink-Geräts verglichen (vgl. D8, S. 9, 6. Abs.; dort: „The source then compares the

received RSource with the random number just sent.“). Somit sind auch die gemäß

Hilfsantrag I hinzugefügten Merkmale aus der D8 bekannt.

IV.

Zur Fassung nach dem Hilfsantrag II

Die Patentansprüche 1 und 15 in der Fassung nach Hilfsantrag II eignen sich nicht

zur Selbstbeschränkung des Patents, da der Gegenstand des Patentanspruchs 15

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Gleiches gilt für den Gegenstand des

Patentanspruchs 1.

In der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II wurde das Merkmal

M1.5.3H1 der Fassung gemäß Hilfsantrag I durch das Merkmal M1.5.3H2 ersetzt und

daran anschließend das Merkmal M1.6H2 hinzugefügt (Merkmalsgliederung und

Unterstreichung diesseits hinzugefügt):

M1.5.2H1

then the first device securely shares the common secret with the

second device according to a key management protocol,

M1.5.3H2 wherein the common secret has been shared before performing

the distance measurement,

M1.6H2

the sharing being performed by the steps of

- performing the authentication of the second device by the first

device, by checking whether the second device is compliant with

a set of predefined compliance rules, and

- if the second device is compliant, sharing the common secret by

transmitting said secret to the second device.

In der Fassung des Vorrichtungsanspruchs 15 gemäß Hilfsantrag II wurde das

Merkmal M16.5.3H2 gegenüber dem Merkmal M16.5.3H1 der Fassung des

Patentanspruchs 16 gemäß Hilfsantrag I geändert und daran anschließend das

Merkmal M16.5.3H2 hinzugefügt

(Merkmalsgliederung und Unterstreichung

diesseits hinzugefügt):

M16.5.3H2 wherein the first device is configured to share the common secret

before performing the distance measurement,

M16.6H2

the sharing being performed by the steps of

- performing the authentication of the second device by the first

device, by checking whether the second device is compliant with

a set of predefined compliance rules, and

- if the second device is compliant, sharing the common secret by

transmitting said secret to the second device.

Mit dem geänderten Merkmal M1.5.3H2 bzw. M16.5.3H2 wird beansprucht, dass das

Teilen des Geheimnisses vor dem Durchführen der Abstandsmessung erfolgen soll

bzw. das Kommunikationsgerät geeignet sein soll, jenes vor der Durchführung der

Messung zu teilen. Dies ist auch Gegenstand der Patentansprüche in der Fassung

nach Hilfsantrag I. Insofern gelten die Ausführungen zur mangenden Neuheit

entsprechend.

Mit dem hinzugefügten Merkmal M1.6H2 bzw. M16.6H2 wird der Anspruchswortlaut

in

zwei Teilmerkmalen

dahingehend

konkretisiert, dass erstens die

Authentifizierung des zweiten Geräts eine Konformitätsprüfung („checking …

compliance

rules“) beinhaltet bzw. das erste Gerät geeignet

ist, eine

Konformitätsprüfung des zweiten Geräts vorzunehmen, und zweitens das

Geheimnis an das zweite Gerät übertragen wird bzw. das erste Gerät zur

Übertragung des Geheimnisses an das zweite Gerät geeignet

ist. Zur

Konformitätsprüfung („compliant with a set of predefined compliance rules“) wird in

der Streitpatentschrift, Absatz [0023] ausgeführt, dass geprüft wird, ob das zweite

Gerät eine erwartete Identität hat, um sicherzustellen, dass das zweite Gerät das

Gerät ist, welches es sein sollte. Dies erfolgt durch Überprüfen eines Zertifikats, das

im zweiten Kommunikationsgerät gespeichert ist. Insofern versteht der Fachmann,

dass das Zertifikat für die Identitätsprüfung zu den „compliance rules“ gehört.

Das zweite Teilmerkmal entnimmt der Fachmann explizit der Druckschrift D8. Denn

gemäß D8 wird das Geheimnis RSource vom ersten Gerät („source device“) an das

zweite Gerät („sink device“) in verschlüsselter Form übertragen (vgl. D8, S. 8, Fig. 1,

dritter Pfeil von oben i.V.m. D8, S. 9, 3. Abs.: „This encryptcd value is sent to the

sink device, which decrypts the value using KPrvSink thus receiving RSource, …“).

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 15 von der Lehre

der D8 lediglich durch das erste Teilmerkmal des Merkmals M16.6H2. Jedoch

werden gemäß D8 mit der Authentifizierung auch Zertifikate ausgetauscht (vgl. D8,

Fig. 1, „Authentication Phase“), die zur Bestätigung der Identität der Geräte geeignet

sind. Gemäß der Schlüsselverwaltung („key management“) der D8 wird zumindest

während der Authentifizierungsphase geprüft, ob bspw. geklonte Geräte

kompromittierte Schlüssel verwenden, wobei ein Medienzugriff dieser Geräte

mittels kompromittierter Schlüssel durch das Versenden von Widerrufs-Mitteilungen

(„revocation notice“) durch eine Vertrauensbehörde (TA, „trust authority“)

unterbunden werden kann (vgl. D8, Fig. 3 und Kapitel 2, 8, 13).

Auch wenn die Prüfung der Identität eines Geräts nicht explizit in D8 genannt ist,

liegt es für den Fachmann nahe, diese Zertifikate für die Prüfung der Identität zu

nutzen. Eine erfinderische Tätigkeit kann der Senat darin nicht erkennen.

Gleiches gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1.

V.

Zur Fassung nach dem Hilfsantrag III

Der Senat konnte nicht feststellen, dass dem Gegenstand des Patentanspruchs 16

in der Fassung gemäß Hilfsantrag III vor dem Hintergrund des geltend gemachten

Standes der Technik die Neuheit fehlt. Der Gegenstand des Patentanspruchs 16

erweist sich entgegen dem Vortrag der Klägerinnen auch als auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhend. Gleiches gilt für den Patentanspruch 1 in der

Fassung nach Hilfsantrag III. Die ebenfalls angegriffenen Unteransprüche 2 bis 15

und 17 bis 18 werden von der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 bzw. 16 getragen.

Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II, § 6 (1) Nr. 1 IntPatÜG

i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) liegt daher nicht vor.

In der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag III wurde das Merkmal

M1.5.2 der erteilten Fassung durch das Merkmal M1.5.2H1 ersetzt und daran

anschließend das Merkmal M1.7H3 hinzugefügt:

M1.5.2H1

then the first device securely shares the common secret with the

second device according to a key management protocol,

M1.7H3

and wherein the first device generates a secure authenticated

channel using the shared secret, if the measured distance is

within the predefined distance interval, and transmits the

protected content to the second device via the secure

authenticated channel.

In der Fassung des Patentanspruchs 16 gemäß Hilfsantrag III wurde am Ende des

Patentanspruchs in der erteilten Fassung das Merkmal M16.7H3 hinzugefügt:

M16.7H3 and the first device being configured to generate a secure

authenticated channel using the shared secret if the measured

distance is within the predetermined distance interval and

transmits the protected content to the second device via the

secure authenticated channel.

Merkmal M16.7H3 versteht der Fachmann dahingehend, dass ein sicherer

authentifizierter Kanal („secure authenticated channel“) aufgebaut wird, um die

geschützten Daten vom ersten Gerät zum zweiten Gerät zu übertragen, wenn

(nachdem) der gemessene Abstand zum zweiten Gerät

innerhalb des

vorbestimmten Bereichs liegt, und dass dafür dasselbe geteilte Geheimnis

verwendet wird, das auch für die Abstandsmessung verwendet wurde. Analoges gilt

für das Merkmal M1.7H3.

1.

Der Patentanspruch 16 ist zulässig. Gleiches gilt für den Patentanspruch 1.

Aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (Offenlegungsschrift, NK4,

Abs. [0041]) geht hervor, dass nach der Abstandsmessung Daten gesendet werden

können. Der Fachmann liest dabei mit, dass die Abstandsmessung zunächst

erfolgreich gewesen sein muss, d.h. der gemessene Abstand innerhalb des

vordefinierten Intervalls liegt. Dass das geteilte Geheimnis verwendet werden kann,

um einen SAC aufzubauen, wird ursprünglich offenbart in NK4, Absatz [0022] (dort:

„Further, the shared secret can afterwards be used for generating a SAC channel

between the two devices.“).

Soweit die Klägerin zu 1 die Auffassung vertritt, ursprünglich sei nicht offenbart,

dass das gemeinsame Geheimnis für den Aufbau des SAC benutzt werde (vgl.

Schriftsatz der Klägerin v. 20.09.2021, S. 19 ff.), folgt der Senat dieser Auffassung

nicht. Denn aus dem Kontext der NK4, Absätze [0021] und [0022] geht hervor, dass

das gemeinsame Geheimnis vor der Abstandsmessung geteilt wird und auch für die

Abstandsmessung verwendet wird (dort: „the common secret has been shared

before performing the distance measurement,“). Dem Fachmann ist klar, dass es

sich hierbei um dasselbe Geheimnis wie für den Aufbau des sicheren

authentifizierten Kanals (SAC) handelt (dort: „the shared secret can afterwards be

used for generating a SAC channel between the two devices“).

2.

Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 16 bzw. 1 gilt als neu

gegenüber dem Stand der Technik.

a.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 16 unterscheidet sich von der Lehre

gemäß Druckschrift D8 dadurch, dass das Proposal D8 nicht offenbart, das für die

Abstandsmessung verwendete gemeinsame Geheimnis RSource ebenfalls für den

Aufbau eines sicheren authentifizierten Kanals zu verwenden. Zwar kennt auch die

Lehre gemäß D8 einen solchen sicheren Kanal („secure authenticated channel“,

SAC), jedoch wird für diesen der Hashwert H der Parameterkombination

H(KRandSource, KRandSink, C, KPubSource und KPubSink)

verwendet, um einen

Sitzungsschlüssel („session key“; KSession) zu erzeugen, mit dem der Inhalt dann

verschlüsselt übertragen wird (vgl. D8, Fig. 1 auf S. 8 und S. 9 vorletzter und letzter

Absatz). Die zur Abstandsmessung gemäß D8 geheim übertragene Zufallszahl

RSource wird in der D8 somit für den Aufbau des sicheren Übertragungskanals nicht

verwendet.

Somit gilt der Gegenstand des Patentanspruchs 16 als neu gegenüber der D8.

Soweit die Klägerinnen vorgetragen haben, dass auch die Zufallszahl KRandSource ein

geteiltes Geheimnis sei, da beim Schritt des Schlüsselaustauschs („key exchange

phase“) gemäß D8, Fig. 1 auch KRandSource zusammen mit dem Schlüssel KPubSource

geheim übertragen werde, führt das nach Überzeugung des Senats nicht zum

Gegenstand des Patentanspruchs 16 in der Fassung nach Hilfsantrag III, da die

Zufallszahl KRandSource in der D8 nicht für die Abstandsmessung verwendet wird.

Denn KRandSource wird vom Quellen-Gerät nur zum Senke-Gerät hinwärts übertragen,

aber nicht mehr zurück, wobei die Abstandsmessung erst nach Empfang der

Rücknachricht im Quellen-Gerät durchgeführt wird.

Soweit die Klägerinnen weiterhin vorgetragen haben, dass der Fachmann die

Zufallszahlen und Schlüssel, die am Quellen-Gerät („source device“) erzeugt

wurden, zusammengenommen als gemeinsames, geteiltes Geheimnis betrachten

würde, und es gemäß Anspruchswortlaut lediglich erforderlich sei, einen ersten Teil

eines Geheimnisses für die Abstandsmessung und einen anderen, zweiten Teil für

den Aufbau des sicheren authentifizierten Kanals SAC zu verwenden, greift diese

Betrachtungsweise

ebenfalls

nicht

durch. Denn

selbst

bei

dieser

Betrachtungsweise, die der Fachmann allenfalls rückschauend in Kenntnis des

Anspruchswortlauts angestellt hätte, handelt es sich bei der zur Abstandsmessung

verwendeten Zufallszahl RSource um ein anderes Geheimnis als den Schlüssel

KRandSource, der zur Generierung des Sitzungsschlüssels bzw. letztendlich zum

Aufbau des Übertagungskanals SAC verwendet wird.

b.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 16 in der Fassung nach Hilfsantrag III

ist auch neu gegenüber den übrigen Druckschriften D1 bis D7 und D9 bis D10.

Soweit die Klägerinnen bereits schriftsätzlich ihrer Argumentation hinsichtlich

mangender Neuheit der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 16 in der erteilten

Fassung gegenüber jeder der Druckschriften D1, D2 und D10 die Auslegung

zugrunde legen, dass ein Timeout eine Abstandsmessung sei, was der Senat

verneint (siehe oben, Ziff. II.2), vermag der Fachmann diesen Druckschriften jeweils

nicht die Merkmale M16.2 und M16.3 in Gänze und das Merkmal M16.4 allenfalls

teilweise entnehmen. Entsprechendes gilt für die Merkmale M1.2, M1.3 und M1.4.

Dies gilt ebenso für die entsprechenden Merkmale der nebengeordneten

Patentansprüche 1 und 16 in der Fassung gemäß Hilfsantrag III.

Darüber hinaus offenbart die Lehre der D1 nicht das Merkmal M16.5.2 (bzw.

M1.5.2H1), wonach das Teilen des Geheimnisses nach der Authentifizierung des

zweiten Geräts erfolgt. Denn das Teilen des Geheimnisses Km/Km‘ erfolgt gemäß

D1 während der Authentifizierung (vgl. D1, Fig. 2-1 bis 2-3; dort: „First/Second/Third

Part of Authentication Protocol“).

Die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 16 in der Fassung nach

Hilfsantrag III gegenüber den weiteren Druckschriften D2 bis D7 und D9 wurde

seitens der Klägerinnen nicht infrage gestellt. Gleiches gilt für den Gegenstand des

Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag III.

c.

Soweit die Klägerinnen die Beweismittel NK11 bis NK14 vorgelegt haben,

ändert sich dadurch an dem Verständnis des Fachmanns hinsichtlich der

druckschriftlich genannten Entgegenhaltungen D1 bis D10 nichts.

3.

Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 16 bzw. 1 in der Fassung

nach Hilfsantrag III beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er dem

Fachmann ausgehend von jeweils einer der Druckschriften D1 bis D10 nicht

nahegelegen hatte.

a.

Soweit sich der schriftsätzliche Vortrag der Klägerinnen zum Hilfsantrag III

hinsichtlich der D1 und D8 in einer Neuheitsbetrachtung erschöpfte (vgl. Schriftsatz

der Klägerin zu 1 vom 20. September 2021, S. 20 - 26), stellt der Senat in der

Einführung der mündlichen Verhandlung eine ggf. mögliche Kombination der beiden

o.g. Druckschriften hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit zur Diskussion. Eine

durchgreifende Argumentation, welche Veranlassung der Fachmann gehabt haben

könnte, die beiden o.g. Druckschriften in der Weise zu kombinieren, dass ihm der

hier in Rede stehende beanspruchte Gegenstand nahegelegen haben könnte,

konnte der Vortrag der Klägerinnen nicht überzeugend darlegen. Selbst die

mosaikartige Zusammenschau der Druckschriften D1 und D8 führt nicht zum

Gegenstand des Patentanspruchs 16, da weder D1 noch D8 lehren, das für die

Abstandsmessung verwendete geteilte Geheimnis auch noch für den Aufbau des

SAC-Kanals zu verwenden. Denn die Lehre der D8 verwendet

für die

Abstandsmessung die Zufallszahl RSource und für den Aufbau des SAC-Kanals den

SessionKey Ksession basierend auf KRandSource. Die D1 hingegen offenbart überhaupt

keine Abstandsmessung, die ein geteiltes Geheimnis verwenden könnte.

Selbst wenn der Fachmann die Lehre des HDCP-Standards zum Anmeldetag

gemäß der D1 um eine Abstandsmessung hätte ergänzen wollen, wäre er mit der

Anwendung der Abstandsmessung aus D8 noch nicht zum Gegenstand des

Patentanspruchs 16 gelangt. Der Fachmann hätte dann noch zusätzlich die Lehre

der D8 dahingehend verändern müssen, dass er das in der D8 für die

Abstandsmessung verwendete Geheimnis RSource durch das gemeinsame

Geheimnis Km/Km‘ der D1 ersetzt hätte, das dann für den Aufbau des SAC-Kanals

verwendet werden könnte. Die Schlüssel Km/Km‘ sind für eine Abstandsmessung

jedoch nicht geeignet, da sie gemäß D1 überhaupt nicht übertragen werden.

Alternativ hätte der Fachmann, um zum Gegenstand des Patentanspruchs 16 zu

gelangen, statt RSource den Schlüssel KRandSource gemäß der D8

für die

Abstandsmessung verwenden müssen. Dies hätte der Fachmann jedoch nicht

vorgesehen. Denn wie die Beklagte zu Recht vorgetragen hat, würde der Fachmann

den Schlüssel KRandSource schon deshalb nicht für die Abstandsmessung verwenden,

weil der Schlüssel zur Laufzeitmessung dann von der Quelle zur Senke und zurück

hätte übertragen werden müssen, so wie es die D8 für die Abstandsmessung mittels

RSource lehrt. Denn wie die Beklagte ebenfalls zu Recht vorträgt, sei jedes unnötige

Hin- und Hersenden eines Schlüssels bei einem kryptographischen Verfahren

gefährlich, da dies Einfallstore für potenzielle Angreifer bieten würde. Auch aus

diesem Grunde hätte der Fachmann diesen Weg sicherlich nicht beschritten.

Darüber hinaus hätte der Fachmann auch das asymmetrische Schlüsselprotokoll

der D8 durch ein symmetrisches Verfahren – wie in der D1 gelehrt - ersetzen

müssen. Entgegen der Auffassung der Klägerin zu 1, wonach der Fachmann sich

in der Kryptografie gleich einem Baukasten bedienen würde und im Bewusstsein

der Vor - und Nachteile, eine Modifikation der D8 falls nötig vornehmen würde, hatte

er nach Überzeugung des Senats keinerlei Veranlassung das asymmetrische

Verfahren der D8 zu verlassen und stattdessen ein symmetrisches

Schlüsselprotokoll gemäß der D1 anzuwenden.

Auch andersherum hatte der Fachmann keine Veranlassung, ausgehend von der

D8 die Lehre der D1 heranzuziehen, denn auch die D1 lehrt nicht das der D8

fehlende Merkmal M16.7 (bzw. M1.7). Vielmehr fehlt der D1 sogar das weitere

Merkmal M16.5.2 (bzw. M1.5.2H1), wonach das Teilen des Geheimnisses nach der

Authentifizierung des zweiten Geräts erfolgt. Denn anders als beim

streitpatentgemäßen Gegenstand erfolgt das Teilen des Geheimnisses Km/Km‘

gemäß D1 bereits während der Authentifizierung (vgl. D1, Fig. 2-1 bis 2-3, die nur

den Authentifizierungsvorgang beschreiben).

Soweit die Klägerinnen vorgetragen haben, dass die Druckschriften D1 und D8

denselben HDCP-Standard beträfen und der Fachmann daher bei der

Weiterentwicklung alles in Betracht ziehen würde und grundsätzlich nach der besten

Lösung für den Markt suchen würde, wobei er auch die in der D8 als Schwellwert

genannte Zeit von 1 ms als zu kurz für eine Abstandsmessung mittels eines

rechenintensiven asymmetrischen Verfahrens erkennen und daher weiterhin das

symmetrische Protokoll der D1 verwenden würde, teilt der Senat diese Auffassung

nicht. Denn gemäß D8 wird der Abstand mittels des geteilten Geheimnisses RSource

gemessen (vgl. D8, S. 9, 5. Abs.) und der Fachmann hatte keine Veranlassung

davon abzuweichen. Wenn sich der Vergleichswert von 1 ms

für die

Laufzeitmessung bei einer Implementierung als zu klein herausstellen sollte, würde

der Fachmann als naheliegendste und einfachste Lösung zuerst einmal den

Vergleichswert erhöhen, jedoch sicherlich nicht das asymmetrische Verfahren der

D8 durch das symmetrische Verfahren der D1 ersetzen.

b.

Soweit die Klägerin zu 1 in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, die

Druckschrift D8 allein würde dem Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs

16 nahelegen, da die Druckschrift D8 die Parameter RSource und KRandSource lehre, die

der Fachmann ohne weiteres als einen einzigen Parameter zusammenfassen

würde, da er durch diese Maßnahme den Parameter RSource einsparen könne, kann

der Senat dieser Auffassung nicht beitreten. Denn RSource ist eine 64-bit Zufallszahl

(vgl. D8, S. 9, 3. Abs.: „64 bit random number“) und KRandSource ist ein durch spezielle

Hardware erzeugter 128-bit Schlüssel (vgl. D8, S. 9, 3. Abs.: „128 bits true random

key material“; Unterstreichung hinzugefügt). Sie haben somit unterschiedliche

Qualitäten und sind daher weder austauschbar noch zuammenfassbar. Darüber

hinaus würde der Fachmann einen kryptographischen Schlüssel auch nicht

unnötigerweise hin- und wieder zurückübertragen, wenn er auch eine einfachere

Zufallszahl – wie bspw. RSource – für diesen Zweck zur Verfügung hat.

Gleiches gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung gemäß

Hilfsantrag III.

c.

Soweit die Klägerin zu 1 schriftsätzlich (vgl. Schriftsatz von 20. September

2021, S. 27 bis S. 31 oben; dazu nahezu wortgleich in der Nichtigkeitsklage vom 6.

Juni 2019, S. 38, Ziff.

IV. 1. bis S. 42, 2. Abs) vorgetragen hat, dass die

Zusammenschau der Druckschriften D4 und D5 dem Fachmann den Gegenstand

des Patentanspruchs 16 in der Fassung nach Hilfsantrag III nahelegen würde, teilt

der Senat diese Auffassung nicht.

Die Druckschrift „Distance-Bounding Protocols“ von S. Brands und D. Chaum (D4)

wurde in der Streitpatentschrift zutreffend gewürdigt (vgl. dort, Abs. [0010]). Die D4

offenbart ein Protokoll, das bspw. bei der Zutrittskontrolle zu einem Gebäude

genutzt werden kann, um zu bestimmen, ob sich eine zu authentifizierende

Partei/Person

in räumlicher Nähe zum Eingang befindet. Dazu wird die

Signallaufzeit zwischen dem Zugangskontrollrechner des Gebäudes und (dem

Gerät) der Person, die Zugang wünscht, verwendet, um den Abstand zu messen,

den die Person höchstens vom Eingang des Gebäudes entfernt sein darf. Dieser

wird dann mit einer zulässigen Abstandsobergrenze verglichen. Die

Laufzeitmessung erfolgt, indem auf ein (einziges) gesendetes Bit unmittelbar mit

einem (einzigen) Bit geantwortet wird. Dies wird sequenziell für die Bits jeweils eines

Bitmusters α und β (Zufallszahlen) auf beiden Seiten wiederholt. Die für die

Abstandmessung verwendeten Signale basieren auf geheimen Schlüsseln (vgl. D4,

Abstract i. V. m. D4, Abschnitt 2.3 und 2.4). Ein Zugriff auf geschützte Inhalte, die

auf einem der beteiligten Geräte gespeichert sein könnten, wird in der D4 hingegen

nicht angesprochen. Der Fachmann entnimmt der D4 also das Merkmal M16.1 nur

teilweise sowie die Merkmale M16.5.1, M16.5.2 und M16.7H3 gar nicht.

Die Lehre der US 2002/0077984 A1 (D5) betrifft das Teilen von digitalen

Medieninhalten („protected digital media“) zwischen Wiedergabegeräten (vgl. D5,

Abs. [0001]). Das System gemäß D5 erlaubt Verbrauchern („consumer“), Zugriff auf

Kopien digitaler Medien an verschiedenen Orten zu erhalten, ohne die

Nutzungsbedingungen zu verletzen (vgl. D5, Abs. [0019]). Das System gemäß

Druckschrift D5 verfügt über Mittel, die Nutzungsrechte für die Wiedergabe an

unterschiedliche Geräte zu übertragen (vgl. D5, Abs. [0019], letzter Satz). Gemäß

der Lehre der D5 wird ein sicherer und authentifizierter Kanal über die

Kommunikationsinfrastruktur bereitgestellt (vgl. D5, Abs. [0022]: „A secure and

authenticated channel over such communication infrastructures can be used to

transfer digital media and or its associated rights.“). Insbesondere sieht eine

Ausführungsform vor, einen SAC („secure authenticated channel“) zu etablieren

(vgl. D5, Abs. [0033]: „In one embodiment, each connection to other system

components (whether a permanent or temporary connection) is established with a

secure authenticated channel (SAC). Generally, a SAC is a mechanism for

communicating digital data between two system components over a connection

("channel") that is secure by virtue of the encrypted or otherwise encoded digital

data. In addition, each component can verify or authenticate the identity of other

components included in the system. “).

Eine Abstandsmessung, insbesondere eine authentifizierte Abstandsmessung,

gemäß den Merkmalen M16.2, M16.3 und M16.4 entnimmt der Fachmann der D5

allerdings überhaupt nicht.

Soweit die Klägerin zu 1 schriftsätzlich vorgetragen hat, die D4 liefere dem

Fachmann bereits den Anlass, die Lehre der D4 um eine Geräte-Authentifizierung

zu erweitern (vgl. Schriftsatz vom 20. Sept. 2021, S. 27, 2. Abs.) und dazu Kapitel

5 der D4 zitiert, teilt der Senat diese Auffassung nicht. Denn die D4 adressiert das

Problem, dass ein weit entfernter Teilnehmer mit einem nahen Teilnehmer

kooperiere („The techniques presented do not prevent frauds in which a distant party

with access to the secret keys is cooperating with a party close by (without

conveying the secret keys).“, vgl. D4, S. 358, 2. Abs.). Einen Hinweis bzw. eine

Notwendigkeit, eine Authentifizierung vorzusehen, entnimmt der Fachmann daraus

nicht. Vielmehr erkennt er, dass an Lösungsansätzen zu o.g. Problem noch

gearbeitet werde (ebenda: „We are currently working on some ideas preventing

such frauds using distance bounding.“).

Insbesondere erlaubt die D5 keine Kombination mit einer Abstandsmessung, da

gemäß D5 ein sicherer authentifizierter Kanal über beliebige Entfernungen (z.B.

innerhalb eines Büros, über das Internet, Telefonnetze) aufgebaut wird und keine

geographische Beschränkung vorgesehen ist (vgl. D5, Abs. [0022]: „The system

can be deployed in a home, office, or any location where a consumer might be

interested in using digital media. Alternatively, the system can span across several

different locations such as both the home and office, or multiple homes.“ … ebenda:

„Generally stated, the system is not constrained by geographic limitations given

access to conventional communication infrastructures such as the Internet,

telephone lines and cable systems. A secure and authenticated channel over such

communication infra structures can be used to transfer digital media and or its

associated rights.“).

Somit stehen beide Druckschriften mit ihren jeweiligen Lehren offensichtlich

nebeneinander und ausgehend von der einen gibt es keinen Anlass für den

Fachmann dies mit der Lehre der jeweils anderen zu kombinieren.

d.

Zu den übrigen Druckschriften D2, D3, D6, D7 und D9 haben die Klägerinnen

hinsichtlich des Hilfsantrags III nicht vorgetragen. Auch der Senat kann nicht

erkennen, wie diese im Einzelnen oder in Kombination zum Gegenstand des

Patentanspruchs 16 in der Fassung nach Hilfsantrag III hätten führen können. Denn

diese Druckschriften weisen nicht einmal sämtliche Merkmale des erteilten

Patentanspruchs 16 auf. Im Übrigen gehört die am 3. April 2003 und damit nach

dem Zeitrang bzw. Prioritätsdatum des Streitpatents veröffentlichte, auch nicht

neuheitsschädliche D7 nicht einmal zum Stand der Technik.

4.

Mit den Patentansprüchen 1 und 16 haben auch die auf diese rückbezogenen

Unteransprüche 2 bis 15 und 17 bis 18 Bestand, da sie jeweils vorteilhafte

Weiterbildungen des sie tragenden nebengeordneten Anspruchs beschreiben.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1,

100 Abs. 1 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus

§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

C.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG gegeben.

Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in

vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf

Monaten nach der Verkündung (§ 110 Abs. 3 PatG).

Die Berufung wird nach § 110 Abs. 2 PatG durch Einreichung der Berufungsschrift

beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe eingelegt.

Voit

Martens

Albertshofer

Bieringer

Dr. Ball