BPatG Beschluss vom 04.03.2022 – 1 W (pat) 2/22

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 2/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent…

wegen Erstattung der Vertretergebühren

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

4. März 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2022:040322B1Wpat2.22.0

G r ü n d e

I.

Am 29. Juli 2011 reichte der Beschwerdeführer die oben genannte, von Ihm als

Patentanwalt

unterzeichnete Patentanmeldung mit

der

Bezeichnung

“Brillenreinigungsvorrichtung“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

ein. Am gleichen Tage beantragte der Anmelder persönlich Verfahrenskostenhilfe

für die Anmeldung, die Jahresgebühren im Eintragungsverfahren und die

Beiordnung des Beschwerdeführers als Patentanwalt. Am 12. August 2011

übersandte das DPMA die Empfangsbestätigung für die Patentanmeldung an den

Beschwerdeführer. Mit Schriftsatz vom 17. August 2011 erklärte sich der

Beschwerdeführer mit seiner Beiordnung als Patentanwalt einverstanden und

reichte nochmals identische Anmeldeunterlagen ein. Mit Beschluss des DPMA -

Prüfungsstelle 51 – vom 28. September 2011 wurde dem Antragssteller

Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren und die im Erteilungsverfahren

fällig werdenden Jahresgebühren bewilligt. Angaben zur beantragten Beiordnung

enthielt der Beschluss nicht. Mit Schreiben vom 6. Oktober 2011 des DPMA –

Prüfungsstelle für Klasse G02C - wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass

das Prüfungsverfahren eingeleitet wurde. Mit an den Beschwerdeführer

gerichteten Prüfbescheid vom 12. Oktober 2011 wurde mitgeteilt, dass wegen

verschiedener Mängel eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne

und eine Frist zur Äußerung wurde gesetzt. Mit Bescheidserwiderung vom 24.

August 2012 übersandte der Beschwerdeführer u.a. geänderte Patentansprüche.

Mit Schreiben vom 28. März 2019 stellte das DPMA dem Beschwerdeführer den

Beschluss über die Erteilung des Patents zu. Unter dem 6. Mai 2019 beantragte er

die Erstattung von Gebühren und Auslagen i.H.v. 880,60 Euro nach den

Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG)

für seine Tätigkeit als

Patentanwalt im Erteilungsverfahren.

Mit Schreiben vom 28. Mai 2019 wurde dem Beschwerdeführer vom DPMA -

Prüfstelle für Klasse G02C - mitgeteilt, dass eine Kostenerstattung nicht möglich

sei, da er nicht als Vertreter beigeordnet worden sei. Mit Schriftsatz vom 12. Juni

2019 verwies der Beschwerdeführer auf die bereits eingereichten Schreiben und

erklärte sich nochmals einverstanden, als Vertreter beigeordnet zu werden. Mit

Schreiben des DPMA – Patentabteilung 51 – vom 10. Juli 2019 wurde ihm

mitgeteilt, dass eine Kostenerstattung nur einem beigeordneten Vertreter bewilligt

werden könne. Im vorliegenden Fall sei zwar ein Antrag auf Beiordnung gestellt

worden, es liege jedoch kein Beiordnungsbeschluss gemäß § 133 PatG vor. Mit

Schriftsatz vom 24. Juli 2019 bat der Beschwerdeführer um Erstellung und

Übermittlung eines Beiordnungsbeschlusses und verwies auf den Antrag des

Anmelders vom 21. Juni 2011. Mit Beschluss des DPMA – Patentabteilung 51 –

vom 11. September 2019 wurde die Erstattung der beantragten Gebühren und

Auslagen

abgelehnt.

Zur Begründung wurde ausgeführt,

dass eine

Kostenerstattung nur einem beigeordneten Vertreter bewilligt werden könne. Da

eine Beiordnung nicht beschlossen worden sei, scheide die Kostenerstattung aus.

Die Bitte des Beschwerdeführers im Kostenerstattungsverfahren um Erstellung

eines Beschlusses zur Beiordnung scheide aus, da das Patenterteilungsverfahren

abgeschlossen sei und eine nachträgliche Beiordnung nicht erfolgen könne.

Dagegen hat der Beschwerdeführer am 20. September 2019 Beschwerde

eingelegt. Er führt zur Begründung im Wesentlichen aus, der Antrag auf

Beiordnung sei vom DPMA fehlerhaft nicht bearbeitet worden, seine Beiordnung

hätte erfolgen müssen, so dass die Voraussetzungen für die Kostenerstattung

vorlägen. Dieser Verfahrensfehler sei zu korrigieren.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Patentabteilung

51 - vom 11. September 2019 aufzuheben und

die Kosten in Höhe von 880,60 Euro für die Tätigkeit im Anmelde- und

Prüfungsverfahren zu erstatten.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die nach § 7 Nr. 2 VertrGebErstG i.V.m. § 62 Abs. 2 Nr. 4 PatG statthafte

Beschwerde ist zulässig aber unbegründet.

Zutreffend geht die Patentabteilung davon aus, dass zwingende Voraussetzung

für eine Kostenerstattung nach dem VertrGebErstG eine Beiordnung als Vertreter

im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe ist. Ferner ist zutreffend, dass es neben der

Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe auch stets eines gesonderten Beschlusses

über den Antrag auf Beiordnung bedarf, obwohl die Entscheidung über die

Beiordnung eines Vertreters Teil des Verfahrenskostenhilfeverfahrens ist (vgl. z.B.

Busse/ Keukenschrijver, PatG, §133, Rn. 5). Schließlich muss der Antrag auf

Beiordnung grundsätzlich auch vor Abschluss des jeweiligen Verfahrensschrittes

gestellt werden.

Eine Erstattung der beantragten Kosten scheidet danach aus, weil eine

Beiordnung des Beschwerdeführers als Vertreter nicht erfolgt

ist. Vorliegend

wurde vom Patentanmelder zusammen mit dem vollständigen Antrag auf

Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe vom 29. Juli 2011 ein Antrag auf

Beiordnung des Beschwerdeführers gestellt. Mit Beschluss vom 28. September

2011 wurde über den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe

insoweit positiv

entschieden, als dem Anmelder Verfahrenskostenhilfe für das Erteilungsverfahren

und die entsprechenden Jahresgebühren bewilligt wurden, eine Beiordnung wurde

in dem Beschluss nicht erwähnt. Diese Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe ist

auch nicht als (stillschweigende) Beiordnung des Beschwerdeführers zu bewerten,

da die Beiordnung nach § 133 PatG nur ausdrücklich bewilligt werden kann und

zudem weitergehenden Voraussetzungen unterliegt (vgl. Busse/ Keukenschrijver,

a.a.O., Rn. 5ff.).

Im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens ist die Entscheidung über die

Verfahrenskostenhilfe, einschließlich einer Beiordnung, bindend (vgl. nur

Toussaint, Kostenrecht, 51. Auflage, §55 RVG, Rn. 10, m.w.N.). Es ist deshalb für

das vorliegende Beschwerdeverfahren nicht maßgeblich, ob die beantragte

Beiordnung vom DPMA – wie der Beschwerdeführers meint - möglicherweise

verfahrensfehlerhaft unterlassen wurde. Es ist ferner nicht bedeutsam, ob die

Beiordnung durch den Beschluss vom 28. September 2011, mit dem (nur)

Verfahrenskostenhilfe ohne Beiordnung bewilligt wurde, versagt werden sollte

oder das DPMA beabsichtigte, zu einem spätereren Zeitpunkt über diesen Antrag

entscheiden und anschließend untätig geblieben ist.

Das Fehlen einer ordnungsgemäßen Beiordnung wurde auch vor dem

Kostenerstattungsantrag weder vom Patentanmelder selbst oder von seinem

Bevollmächtigten beanstandet. Den Schriftsätzen vom 17. August 2011 und 12.

Juni 2019, in denen sich der Beschwerdeführer selbst zur Übernahme der

Vertretung bereits erklärt hat, ist eine solche Erklärung nicht zu entnehmen. Der

Patentanmelder selbst hat mit Schreiben vom 24. Juli 2019

lediglich

Verfahrenskostenhilfe für die für die fällige 9. Jahresgebühr beantragt, die

anschließend

bewilligt wurde. Auch der

gesonderte Schriftsatz

des

Beschwerdeführers vom 24. Juli 2019 enthält lediglich einen Hinweis auf den

früheren Antrag des Patentanmelders. Der Beschwerdeführer ist als Vertreter,

dessen Beiordnung beantragt wurde,

in Bezug auf die Bewilligung der

Verfahrenskostenhilfe und die Beiordnung selbst nicht antragsberechtigt und

insoweit auch nicht beschwerdebefugt, so dass auch sein Gesuch, das DPMA

möge einen Beschluss zur Beiordnung erstellen, hier zu keiner anderen

Beurteilung führen kann.

Im „Verfahren auf Erstattung der Gebühren und

Auslagen“ gemäß dem VertrGebErstG handelt der Beschwerdeführer nicht als

Vertreter für den Anmelder, sondern verfolgt eigene (Gebühren-) Interessen. Denn

der Antrag auf Erstattung von Gebühren betrifft die dem Beschwerdeführer selbst

zustehenden Vergütungsansprüche, nicht die Verfahrenskostenhilfe zugunsten

des Patentanmelders.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Heimen

Sp