Rechtsprechung / BPatG / 2022
BPatG Urteil vom 24.03.2022 – 7 Ni 9/20 (EP)
7. Senat · ECLI:DE:BPatG:2022:240322U7Ni9.20EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
Verkündet am 24. März 2022 …
In der Patentnichtigkeitssache
7 Ni 9/20 (EP)
(Aktenzeichen)
…
ECLI:DE:BPatG:2022:240322U7Ni9.20EP.0
betreffend das europäische Patent 2 703 124
(DE 60 2012 042 759)
hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 24. März 2022 durch die Vorsitzende Richterin
Kopacek, die Richterin Püschel sowie die Richter Dr.-Ing. Schwenke, Dipl.-Ing.
Univ. Gruber und Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Deibele
für Recht erkannt:
I.
Das europäische Patent 2 703 124 wird mit Wirkung
für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich im
Umfang seiner Patentansprüche 1, 2, 8 und 9 für nichtig erklärt.
II.
Die nicht angegriffenen erteilten Patentansprüche 3 bis 7 bleiben mit
ihrem unmittelbaren und mittelbaren Rückbezug auf Patentanspruch 1 in
dessen erteilter Fassung unverändert bestehen.
III.
Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/10, die Beklagte
9/10.
IV.
Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe
von 120 % des
jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig
vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Klägerin begehrt die teilweise Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 703 124 (im
Folgenden: Streitpatent) im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 8 und 9, wobei sie
mit Klageeinreichung zunächst die Patentansprüche 1, 2 und 6 bis 9 angegriffen,
die Klage in der mündlichen Verhandlung aber bezüglich der Patentansprüche 6
und 7 zurückgenommen hat. Der Beklagte ist eingetragener
Inhaber des
Streitpatents, das am 18. Dezember 2012 unter Inanspruchnahme der Priorität der
taiwanesischen Anmeldung TW 101131040 vom 27. August 2012 angemeldet und
dessen Erteilung am 14. Februar 2018 veröffentlicht worden ist. Es trägt die
Bezeichnung „Socket assembly“ („Fassungsanordnung“) und wird beim Deutschen
Patent- und Markenamt unter der Nummer 60 2012 042 759 geführt. Das in
englischer Verfahrenssprache erteilte Streitpatent umfasst neun Patentansprüche,
von denen mit der vorliegenden Teilnichtigkeitsklage die Patentansprüche 1, 2, 8
und 9 angegriffen sind. Patentanspruch 1 bezieht sich auf eine Stecknuss-
Einrichtung, die weiteren Ansprüche sind unmittelbar oder mittelbar darauf
rückbezogen.
Der erteilte, mit Hauptantrag verteidigte Patentanspruch 1 und die ebenfalls
angegriffenen,
unmittelbar
auf
den
Patentanspruch 1
rückbezogenen
Patentansprüche 2, 8 und 9 lauten in der Verfahrenssprache Englisch:
1. A socket assembly comprising: a body (1) including a driving portion
(11) and a transmission portion (12), with the transmission portion
(12) including a first end (126) and a second end (127) spaced from
the first end (126) along a longitudinal axis (X), with the first end
(126) of the transmission portion (12) connected to the driving
portion (11), with the driving portion (11) adapted to be driven by a
driving tool, with the transmission portion (12) adapted to drive a
fastener (5);
a sleeve (2, 2a) mounted to the second end (127) of the
transmission portion (12), with the sleeve (2, 2a) including an outer
periphery (21, 21a), with the outer periphery (21) of the sleeve (2)
having a color different from a color of the transmission portion (12)
of the body (1); and
characterized by a jacket (3, 3a) mounted around the transmission
portion (12) and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a),
with the jacket (3, 3a) including first and second ends (311, 312)
spaced from each other along the longitudinal axis (X), with the
jacket (3, 3a) further including an outer periphery (313) extending
between the first and second ends (311, 312) of the jacket (3, 3a),
with the jacket (3, 3a) further including an inner periphery (314,
314a) extending between the first and second ends (311, 312) of
the jacket (3, 3a) and surrounded by the outer periphery (313) of
the jacket (3), with the transmission portion (12) of the body (1) and
the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) visible through
the outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3,
3a), with the jacket (3) made of a light- transmittable material
allowing the transmission portion (12) of the body (1) and the outer
periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) to be visible through the
outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a),
with the jacket (3, 3a) made of plastic material.
2. The socket assembly as claimed in claim 1, with a lip (32) extending inward
from the second end (312) of the jacket in a radial direction perpendicular to
the longitudinal axis (X), with the lip (32) abutting an end face of the sleeve
(2, 2a) facing away from the driving portion (11) of the body (1).
8. The socket assembly as claimed in claim 1, with the second end (127) of the
transmission portion (12) of the body (1) including an inner periphery (121)
and an outer periphery (122), with the sleeve (12) abutting the outer periphery
(122) of the second end (127) of the transmission portion (12), with the inner
periphery (121) of the second end (127) of the transmission portion (12)
having non-circular cross sections and defining an engagement hole (123),
with the engagement hole (123) adapted to receive and drive the fastener
(5).
9. The socket assembly as claimed in claim 1, with the body (1) made of a first
metal, with the sleeve (2, 2a) made of a second metal different from the first
metal.
Die deutsche Übersetzung gemäß Streitpatentschrift EP 2 703 124 B1 lautet wie
folgt:
1. Eine Stecknuss-Einrichtung aufweisend:
einen Körper (1), der einen Antriebsabschnitt (11) und einen
Übertragungsabschnitt
(12)
aufweist,
wobei
der
Übertragungsabschnitt (12) ein erstes Ende (126) und ein zweites
Ende (127), welches entlang einer Längsachse (X) im Abstand zu
dem ersten Ende (126) angeordnet ist, aufweist, wobei das erste
Ende
(126) des Übertragungsabschnitts
(12) mit dem
Antriebsabschnitt (11) verbunden ist, wobei der Antriebsabschnitt
(11) eingerichtet ist, um von einem Antriebswerkzeug angetrieben
zu werden, wobei der Übertragungsabschnitt (12) eingerichtet ist,
um ein Befestigungselement (5) anzutreiben;
eine Hülse (2, 2a), welche an dem zweiten Ende (127) des
Übertragungsabschnitts (12) angebracht ist, wobei die Hülse (2, 2a)
einen Außenumfang (21, 21a) aufweist, wobei der Außenumfang
(21) der Hülse (2) eine Farbe hat, die unterschiedlich zu einer Farbe
des Übertragungsabschnitts (12) des Körpers (1) ist; und
gekennzeichnet durch
eine Hülle (3,3a), welche um den Übertragungsabschnitt (12) und
den Außenumfang (21, 21a) der Hülse (2, 2a) herum angebracht
ist, wobei die Hülle (3, 3a) ein erstes und ein zweites Ende (311,
312) aufweist, die entlang der Längsachse (X) im Abstand
voneinander angeordnet sind, wobei die Hülle (3, 3a) ferner einen
Außenumfang (313) aufweist, der sich zwischen dem ersten und
dem zweiten Ende (311, 312) der Hülle (3, 3a) erstreckt, wobei die
Hülle (3, 3a) ferner einen Innenumfang (314, 314a) aufweist, der
sich zwischen dem ersten und dem zweiten Ende (311, 312) der
Hülle (3, 3a) erstreckt und von dem Außenumfang (313) der Hülle
(3) umgeben ist, wobei der Übertragungsabschnitt (12) des Körpers
(1) und der Außenumfang (21, 21a) der Hülse (2, 2a) durch den
Außen- und den Innenumfang (313, 314, 314a) der Hülle (3, 3a)
hindurch sichtbar sind, wobei die Hülle
(3) aus einem
lichtdurchlässigen Material gemacht ist, welches erlaubt, dass der
Übertragungsabschnitt (12) des Körpers (1) und der Außenumfang
(21, 21a) der Hülse (2, 2a) durch den Außen- und den Innenumfang
(313, 314, 314a) der Hülle (3, 3a) hindurch sichtbar sind, wobei die
Hülle (3, 3a) aus Kunststoffmaterial gemacht ist.
2. Die Stecknuss-Einrichtung gemäß Anspruch 1, mit einer Lippe (32),
welche sich nach innen von dem zweiten Ende (312) der Hülle in
einer Radialrichtung senkrecht zu der Längsachse (X) erstreckt,
wobei die Lippe (32) an eine Endfläche der Hülse (2, 2a) angrenzt,
die von dem Antriebsabschnitt (11) des Körpers (1) abgewandt ist.
8. Die Stecknuss-Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das zweite
Ende (127) des Übertragungsabschnitts (12) des Körpers (1) einen
Innenumfang (121) und einen Außenumfang (122) aufweist, wobei
die Hülse (12) an dem Außenumfang (122) des zweiten Endes
(127) des Übertragungsabschnitts (12) angrenzt, wobei der
Innenumfang
(121)
des
zweiten Endes
(127)
des
Übertragungsabschnitts (12) nicht-kreisförmige Querschnitte hat
und ein Eingriffsloch (123) definiert, wobei das Eingriffsloch (123)
eingerichtet ist, um das Befestigungselement (5) aufzunehmen und
anzutreiben.
9. Die Stecknuss-Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Körper
(1) aus einem ersten Metall gemacht ist, wobei die Hülse (2, 2a) aus
einem zweiten Metall gemacht ist, das unterschiedlich zu dem
ersten Metall ist.
Wegen des Wortlauts der nicht angegriffenen nachgeordneten Patentansprüche 3
bis 7 wird auf die Streitpatentschrift EP 2 703 124 B1 verwiesen.
Die Klägerin macht mit ihrer Teilnichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ) geltend.
Der Beklagte verteidigt die angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 8 und 9 des
Streitpatents in der erteilten Fassung sowie mit Hilfsanträgen 1 bis 8.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 enthält abweichend von der erteilten
Fassung des Patentanspruchs 1 am Anfang eine Einfügung und am Ende des
Anspruchs eine Anfügung wie folgt (Abweichung gegenüber erteilter Fassung
unterstrichen):
1.
An arrangement having a first socket assembly and a second
socket assembly, with each of the first and second socket
assemblies comprising: …(weiterer Wortlaut komplett wie erteilte
Fassung, wobei nach deren letztem Wort “material” statt Punkt ein
Komma folgt und folgender Text):
wherein the first socket assembly is adapted to drive a fastener (5)
having a first size, and the second socket is adapted to drive a
fastener (5) having a second size different from the first size,
wherein the color of the outer periphery (21a) of the sleeve (2a) of
the first socket assembly is different from the color of the outer
periphery (21) of the sleeve (2) of the second socket assembly, so
as to provide respective identification of the size of the respective
fasteners (5) corresponding to the first and second socket
assembly, respectively.
An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 1 die
nunmehr auch auf ein „arrangement“ bzw. eine Anordnung gerichteten abhängigen
Unteransprüche 2 bis 9 an. Zudem enthält der Hilfsantrag 1 noch einen
zusätzlichen,
auf
eine
Verwendung
gerichteten
nebengeordneten
Patentanspruch 10, der
im Wesentlichen dem Wortlaut des
erteilten
Patentanspruchs 1 entspricht, abgesehen von der Eingangsformulierung („A socket
assembly for use in an arragement of any of the preceding claims …“) und dem
Wegfall des Attributs
„characterized by“. Der Patentanspruch 10 gemäß
Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:
10. A socket assembly for use in an arrangement of any of the
preceding claims, the socket assembly comprising:
a body (1) including a driving portion (11) and a transmission
portion (12), with the transmission portion (12) including a first end
(126) and a second end (127) spaced from the first end (126) along
a longitudinal axis (X), with the first end (126) of the transmission
portion (12) connected to the driving portion (11), with the driving
portion (11) adapted to be driven by a driving tool, with the
transmission portion (12) adapted to drive a fastener (5);
a sleeve (2, 2a) mounted to the second end (127) of the
transmission portion (12), with the sleeve (2, 2a) including an outer
periphery (21, 21a), with the outer periphery (21) of the sleeve (2)
having a color different from a color of the transmission portion (12)
of the body (1); and
a jacket (3, 3a) mounted around the transmission portion (12)
and the outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a), with the
jacket (3, 3a) including first and second ends (311, 312) spaced
from each other along the longitudinal axis (X), with the jacket (3,
3a) further including an outer periphery (313) extending between
the first and second ends (311, 312) of the jacket (3, 3a), with the
jacket (3, 3a) further including an inner periphery (314, 314a)
extending between the first and second ends (311, 312) of the
jacket (3, 3a) and surrounded by the outer periphery (313) of the
jacket (3), with the transmission portion (12) of the body (1) and the
outer periphery (21, 21a) of the sleeve (2, 2a) visible through the
outer and inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a),
with the jacket (3) made of a light- transmittable material allowing
the transmission portion (12) of the body (1) and the outer periphery
(21, 21a) of the sleeve (2, 2a) to be visible through the outer and
inner peripheries (313, 314, 314a) of the jacket (3, 3a), with the
jacket (3, 3a) made of plastic material.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthält abweichend von der erteilten
Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen
letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt, folgende Anfügung:
„…, wherein the jacket (3; 3a) includes a plurality of ribs (315a)
formed on the inner periphery of the jacket (3; 3a), wherein the ribs
(315a) are spaced from each other along the longitudinal axis (X),
with the ribs (315a) abutting the transmission portion (12) of the
body (1) and/or the outer periphery (21) of the sleeve (2; 2a), with a
plurality of gaps (316a) defined between the inner periphery (314a)
of the jacket (3; 3a) and the transmission portion (12) of the body
(1) and between the inner periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and
the outer periphery (21) of the sleeve (2; 2a), with the plurality of
gaps (316a) spaced from each other along the longitudinal axis (X).”
An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 2 die
abhängigen Unteransprüche 2 bis 9 an, die für sich dem Wortlaut der erteilten
Fassung entsprechen.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3, der eine Kombination der Hilfsanträge 1
und 2 darstellt,
enthält abweichend von der erteilten Fassung des
Patentanspruchs 1 die zusätzlichen Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß den
Hilfsanträgen 1 und 2 und lautet wie folgt (Abweichung gegenüber erteilter Fassung
unterstrichen):
1.
An arrangement having a first socket assembly and a
second socket assembly, with each of the first and second
socket assemblies comprising: …(weiterer Wortlaut komplett
wie erteilte Fassung, wobei nach deren letztem Wort “material”
statt Punkt ein Komma folgt und dann mit den Anfügungen wie
in Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 1):
wherein the jacket (3; 3a) includes a plurality of ribs (315a)
formed on the inner periphery of the jacket (3; 3a), wherein the
ribs (315a) are spaced from each other along the longitudinal
axis (X), with the ribs (315a) abutting the transmission portion
(12) of the body (1) and/or the outer periphery (21) of the
sleeve (2; 2a), with a plurality of gaps (316a) defined between
the inner periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and the
transmission portion (12) of the body (1) and between the inner
periphery (314a) of the jacket (3; 3a) and the outer periphery
(21) of the sleeve (2; 2a), with the plurality of gaps (316a)
spaced from each other along the longitudinal axis (X);
wherein the first socket assembly is adapted to drive a fastener
(5) having a first size, and the second socket is adapted to
drive a fastener (5) having a second size different from the first
size, wherein the color of the outer periphery (21a) of the
sleeve (2a) of the first socket assembly is different from the
color of the outer periphery (21) of the sleeve (2) of the second
socket assembly, so as to provide respective identification of
the size of the respective fasteners (5) corresponding to the
first and second socket assembly, respectively.
An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in der Fassung des Hilfsantrags 3 die
nunmehr auch auf ein „arrangement“ bzw. eine Anordnung gerichteten abhängigen
Unteransprüche 2 bis 9 an. Zudem enthält der Hilfsantrag 3 wie Hilfsantrag 1 noch
einen
zusätzlichen, auf eine Verwendung gerichteten nebengeordneten
Patentanspruch 10, der im Wortlaut der Fassung des Patentanspruchs 10 gemäß
Hilfsantrag 1 entspricht.
Die Hilfsanträge 4 bis 8 umfassen jeweils wieder nur einen auf dem erteilten
Patentanspruch 1 basierenden unabhängigen Patentanspruch.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 enthält abweichend von der erteilten
Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen
letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die dem
erteilten Unteranspruch 4 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in
der Fassung des Hilfsantrags 4 die erteilten Unteransprüche 2 und 3 sowie 5 bis 9
als abhängige Ansprüche 2 bis 8 an.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 enthält abweichend von der erteilten
Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen
letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die den erteilten
Unteransprüchen 4 und 5 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in
der Fassung des Hilfsantrags 5 die erteilten Unteransprüche 2, 3 und 6 bis 9 als
abhängige Ansprüche 2 bis 7 an.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 enthält abweichend von der erteilten
Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen
letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die den erteilten
Unteransprüchen 4 und 6 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in
der Fassung des Hilfsantrags 6 die erteilten Unteransprüche 2, 3, 5 und 7 bis 9 als
abhängige Ansprüche 2 bis 7 an.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 enthält abweichend von der erteilten
Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen
letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die den erteilten
Unteransprüchen 4 und 7 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in
der Fassung des Hilfsantrags 7 die erteilten Unteransprüche 2, 3, 5, 6, 8 und 9 als
abhängige Ansprüche 2 bis 7 an.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 8 enthält abweichend von der erteilten
Fassung des Patentanspruchs 1 am Ende des Anspruchs, wobei nach dessen
letztem Wort “material” statt Punkt ein Komma folgt, eine Anfügung, die dem
erteilten Unteranspruch 3 entspricht. An diesen Patentanspruch 1 schließen sich in
der Fassung des Hilfsantrags 8 die erteilten Unteransprüche 2 sowie 4 bis 9 als
abhängige Ansprüche 2 bis 8 an.
Wegen des Wortlauts der unabhängigen und abhängigen Patentansprüche in den
jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom
14. Januar 2022 verwiesen.
Die Klägerin stützt ihre Nichtigkeitsklage auf folgende Publikationen:
D1
EP 2 316 616 A1 mit deutscher Übersetzung
D11 EP 1 955 817 A2 mit deutscher Übersetzung
D12 Werkzeug-Handbuch 2009, Firma Hazet; Seite 103, online abrufbar unter
https://www.flipedia.com/de/397/
und auf die Druckschriften aus dem Prüfungsverfahren vor dem Europäischen
Patentamt (eingereicht als Anlagenkonvolut DN9):
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
US 6,138,538
US 2003/0192409 A1
US 2005/0022631 A1
TW 201006617 B
US 2008/0113565 A1
TW200800506 B
US 5,309,799
US 4,947,713
D10 US 7,082,864 B1,
sowie auf zusätzliche Druckschriften aus dem taiwanesischen Parallelverfahren,
CN 2010 42786 Y, CN 2004 39 191 U, EP 1 473 119 A2, US 7,946,199 B2, bzw.
aus dem US-Parallelverfahren: US 7,117,765 B1, US 7,836,801 B2, US 5,819,606,
US 8,516,930 B2.
Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe nicht auf
erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der als nächstliegender Stand der Technik
anzusehenden Druckschrift D1 in Verbindung mit D11. Die Merkmale des
Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 des Streitpatents seien aus D1 vorbekannt.
Dies werde bestätigt durch Absatz [0004] der Streitpatentschrift, dem zu entnehmen
sei, dass D1 eine Stecknusseinrichtung gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen
Patentanspruchs 1 des Streitpatents offenbare. Sämtliche Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 seien aus D11 vorbekannt, so dass
eine Kombination von D1 mit D11 alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1
offenbare, dem somit keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liege. Eine Anregung
zur Kombination sei gegeben, denn im Hinblick auf die Problemstellung des
Streitpatents werde sich der Fachmann ausgehend von D1 nach einschlägigem
bekannten Stand der Technik umsehen und daher die D11, die ebenfalls eine
Stecknuss und somit das gleiche technische Sachgebiet betreffe, in naheliegender
Weise berücksichtigen. Aber auch ohne die D11 sei für den Fachmann durch die
Kombination der Druckschriften D1 und D12 bzw. durch die Kombination der D1 mit
den bereits vorbekannten Stecknüssen mit farbigen Kunststoffhülsen die Lösung
des technischen Problems nahegelegt gewesen. Sowohl die Verwendung einer
Kunststoffhülle bei einer Eintreibvorrichtung zum Schutz von Beschädigungen des
bearbeiteten Werkstückes wie auch die Nutzung von Farben zur Kennzeichnung
verschiedener Werkzeuggrößen stelle jeweils eine technische Lösung dar, die als
generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel
ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns
gehöre und zu deren Heranziehung ohne weiteres Veranlassung bestanden habe.
Auch die zusätzlichen Merkmale der weiter angegriffenen Unteransprüche 2, 8 und
9 seien aus D1 oder D11 vorbekannt. In der mündlichen Verhandlung beruft sich
die Klägerin ferner darauf, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch
gegenüber der Druckschrift D3 in Verbindung mit D1 nicht auf erfinderischer
Tätigkeit beruhe.
Hinsichtlich der Hilfsanträge fehle es zum Teil schon an der Zulässigkeit der
Anspruchsfassungen, denn der jeweilige Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 3
und 8 sei unzulässig erweitert; zudem entsprächen die gemäß Hilfsantrag 2 zu der
erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 hinzugefügten Merkmale bis auf zwei
Änderungen dem nicht angegriffenen Unteranspruch 3. Die Gegenstände nach den
Hilfsanträgen 4 bis 7 beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
Die Klägerin beantragt,
den deutschen Teil des europäischen Patents 2 703 124 für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der
Ansprüche 1, 2, 8 und 9 für nichtig zu erklären.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das
Streitpatent in der Fassung der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung
gestellten Hilfsanträge 1 bis 8, eingereicht mit Schriftsatz vom
14. Januar 2022, richtet;
für den Fall, dass sich alle vorhergehenden Anträge als unzulässig
oder unbegründet erweisen sollten, wird das Streitpatent in einer
Fassung
verteidigt, bestehend aus
zwei nebengeordneten
Ansprüchen, von denen der erste aus der Kombination der erteilten
Ansprüche 1 und 3 und der zweite aus der Kombination der erteilten
Ansprüche 1 und 4 besteht, wobei die nicht angegriffenen, auf
Anspruch 4 der erteilten Fassung direkt oder indirekt rückbezogenen
Ansprüche Unteransprüche des zweiten unabhängigen Anspruchs
bilden, unter sinngemäßer Beibehaltung der entsprechenden
Rückbezüge.
Der Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und
erachtet das Streitpatent für patentfähig, zumindest
in der Fassung einer der
Hilfsanträge. Es sei
insbesondere keine konkrete Anregung gegeben, die
Druckschriften D1 und D11 miteinander zu kombinieren. Sie beruhten auf völlig
unterschiedlichen Konzepten. So sei hinsichtlich der Druckschrift D11 darauf
hinzuweisen, dass diese - im Gegensatz zur Lehre des Streitpatents - nicht eine
Hülle, der eine Schutzfunktion zukomme (Schutzhülle), offenbare, sondern eine
Auffanghülle bzw. -hülse („compartment jacket or sleeve“), so dass sich dem
Fachmann keineswegs aus D11 erschließe, dass er eine solche Auffanghülle als
Schutzhülle einsetzen könne. Dies gelte auch im Lichte des dafür geeigneten
Materials, denn die in D11 gelehrten Materialien (Plastik, Elastomer, Federstahl)
seien schlechthin nicht geeignet, Kratzer auf Aluminium-Felgen zu verhindern. Dies
gelte ebenso vor dem Hintergrund, dass die in D11 gelehrte Auffanghülse bzw. -
hülle aus gewebtem oder netzartigem Material bestehe, zumal D11 auch keine
Abmaße lehre, so dass sich auch aus derartigen Angaben nicht ableiten lasse, dass
die in D11 gezeigte Auffanghülle als Kratzschutz im Sinne des Streitpatents
geeignet wäre. Angesichts der Vielzahl der von D1 ausgehenden, grundsätzlich
geeigneten Lösungen für das technische Problem des Streitpatents liege noch nicht
einmal auf der Hand, dass die Lösung zwangsläufig in der Gestaltung der Stecknuss
zu suchen sei, erst recht nicht, dass die Lösung in einer Stecknuss mit
dreischichtigem Aufbau, bei dem radial außen eine Hülle aus transparentem
Kunststoff vorgesehen sei, zu erwarten sei.
Auch durch die Kombination der Druckschriften D1 und D12 werde der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht nahegelegt. Denn die aus D1
unbekannte transparente Hülle sei auch aus der D12 nicht bekannt. Durch die
Transparenz der Hülle gemäß Streitpatent werde die auf dem Verstärkungsring
(Körper der Stecknuss) vorgesehene Farbmarkierung zur Identifikation der
Schlüsselweite auf einfache Weise sichtbar, ohne dass die Gefahr von
Verwechslungen durch Aufbringen einer falschen Hülle bestehe. Die durch D12
vorgeschlagene Hülle ermögliche diesen Vorteil gerade nicht, so dass die
Kombination von D1 mit D12 per se ungeeignet sei, den durch das Streitpatent
erreichten Erfolg gleichermaßen zu erreichen. Der von D1 ausgehende Fachmann
würde zudem in D12 allenfalls die Anregung erhalten, dass er zur Lösung des in
Rede stehenden Problems die aus der D12 bekannte Hülle auf die Stecknuss der
D1 aufbringen könne. Damit würde der Fachmann, da er gerade keine transparente
Hülle verwende, die eine Schlüsselweite anzeigende Farbmarkierung am
Verstärkungsring sichtbar mache, allerdings nicht die Lehre des Streitpatents
verwirklichen.
Im Hinblick auf den klägerischen Vortrag zu einer Kombination der Druckschriften
D1 und D3 erachtet der Beklagte die Heranziehung von D3 für verspätetes
Vorbringen und hat vorsorglich Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung
gestellt. Den Antrag hat er damit begründet, es sei ihm in der vom Senat gewährten
kurzen Zeit nicht möglich gewesen, sich erschöpfend vorzubereiten und gegenüber
der D3 eine volle Verteidigungslinie aufzubauen, insbesondere hinsichtlich der
Frage der Transparenz von Nylon. Entsprechendes gelte für die in der mündlichen
Verhandlung bei der Einführung in den Sach- und Streitstand erwähnten
Druckschriften D6 und D9. In der Sache trägt der Beklagte u. a. vor, weder D6 noch
D9 lehrten, den Verstärkungsring einzufärben. So sei in D9 die Rede von einer
Kunststoffhülle, nicht von einem farbigen Verstärkungsring; wenn dort die Produkte
eingefärbt seien, dann der gesamte Körper, nicht nur der Verstärkungsring. In
Bezug auf D3 trägt der Beklagte insbesondere vor, allein aus der Angabe „Nylon“ in
D3 könne man nicht auf Transparenz schließen, es sei keine transparente Hülle
offenbart; zudem zeige D3 keinen Hinweis auf einen dreischichtigen Aufbau.
Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 23. November 2021 einen
qualifizierten gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilt sowie mit am
23. März 2022 erteilten Hinweis auf eine mögliche Relevanz der Druckschrift D3 für
die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und auf die Rechtsprechung zur
beschränkten Verteidigung aufmerksam gemacht, wenn das Streitpatent nur
teilweise angegriffen ist (BGH GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem). In der
mündlichen Verhandlung hat der Senat weitere Hinweise, insbesondere zu den von
dem Beklagten eingereichten Hilfsanträgen, gegeben.
Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 24. März 2022
verwiesen.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die Teilnichtigkeitsklage ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die auf den
Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a, Art. 54, 56 EPÜ) gestützte Klage ist begründet und
führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der angegriffenen
Patentansprüche 1, 2, 8 und 9, da sich dessen Gegenstand sowohl in der erteilten
Fassung als auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 als nicht patentfähig erweist.
In der Fassung des Hilfsantrags 1 fehlt es zudem an der Zulässigkeit der
Anspruchsfassung. Auch keiner der weiteren Hilfsanträge 2 bis 8 ist zulässig,
ebenso wenig die weiter nachrangig verfolgte Verteidigung des Streitpatents in einer
Fassung, bestehend aus zwei nebengeordneten Ansprüchen, von denen der erste
aus der Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 3 und der zweite aus der
Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 4 besteht.
I.
1. Das Streitpatent betrifft eine Stecknuss-Einrichtung und insbesondere eine
Stecknuss-Einrichtung
für Aluminiumlegierungs-Räder (vgl. Streitpatentschrift
Absatz [0001]).
In der Beschreibung der Streitpatentschrift ist angegeben, Aluminiumlegierungs-
Räder seien bei Verwendung konventioneller Stecknüsse beim Lösen und
Montieren anfällig
für Kratzer. Der Kratzer sei aufgrund von Vibration
schwerwiegender, wenn pneumatische Schraubenschlüssel verwendet würden,
was ein störendes und schwieriges Problem für Benutzer darstelle. In einer
Herangehensweise werde eine Farb-Kunststoffhülse um eine Stecknuss herum
montiert, wodurch eine direkte Einwirkung auf die Aluminiumlegierungs-Räder
vermieden werde, während die Größe der Stecknuss mittels der Farbe der
Kunststoffhülse angezeigt werde. Allerdings seien die Durchmesser von Schrauben
an Aluminiumlegierungs-Rädern kleiner als normale Schraubengrößen, so dass
diese Schrauben nicht mittels normaler Stecknüsse gedreht werden könnten. Daher
seien die Größenerfordernisse der Stecknüsse für Aluminiumlegierungs-Räder
strikt. Allerdings verringere sich die strukturelle Festigkeit einer Stecknuss für
Aluminiumlegierungs-Räder, wenn sich die Größe der Stecknuss verringere. Eine
Stecknuss mit einer vergrößerten Dicke zur Aufrechterhaltung der strukturellen
Festigkeit sei für ein Lösen/Montieren von Aluminiumlegierungs-Rädern nicht
geeignet (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0002]).
Daher bestehe Bedarf an einer neuartigen Stecknuss-Einrichtung, welche die
vorstehend genannten Nachteile abschwäche und/oder verhindere
(vgl.
Streitpatentschrift Absatz [0003]).
Die Druckschrift EP 2 316 616 A1 (D1) offenbare eine Stecknuss-Einrichtung
gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs 1, umfassend: einen
Körper mit einem Antriebsabschnitt und einem Übertragungsabschnitt, wobei der
Übertragungsabschnitt ein erstes Ende und ein zweites Ende aufweise, das von
dem ersten Ende entlang einer Längsachse beabstandet sei, wobei das erste Ende
des Übertragungsabschnitts, der mit dem Antriebsabschnitt verbunden sei, und
wobei der Antriebsabschnitt von einem Antriebswerkzeug angetrieben werden
könne, und wobei der Übertragungsabschnitt ein Befestigungselement antreiben
könne; und eine Hülse, die an dem zweiten Ende des Übertragungsabschnitts
angebracht sei, wobei die Hülse einen Außenumfang aufweise
(vgl.
Streitpatentschrift Absatz [0005]).
Das Streitpatent erfülle diesen Bedarf und löse andere Probleme in dem Gebiet von
Stecknüssen durch Bereitstellen einer Stecknuss-Einrichtung mit den Merkmalen
des unabhängigen Patentanspruchs 1 (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0006]).
2. Die Merkmale dieses Patentanspruchs 1 (erteilte Fassung nach Hauptantrag)
können in der Verfahrenssprache Englisch und in deutscher Übersetzung wie folgt
gegliedert werden:
A
socket
assembly
Eine Stecknuss-Einrichtung aufweisend:
comprising:
a body (1) including
einen Körper (1), der
2.1
a driving portion (11)
einen Antriebsabschnitt (11)
2.1.1
with the driving portion (11)
wobei
der Antriebsabschnitt
(11)
adapted to be driven by the
eingerichtet
ist,
um
von
einem
driving tool,
Antriebswerkzeug
angetrieben
zu
werden,
2.2
and a transmission portion
und einen Übertragungsabschnitt (12)
(12),
aufweist,
2.2.1
with the transmission portion
wobei der Übertragungsabschnitt (12)
(12) including a first end (126)
ein erstes Ende (126) und ein zweites
and a second end (127)
Ende
(127), welches entlang einer
spaced from the first end
Längsachse (X) im Abstand zu dem
(126) along a longitudinal axis
ersten Ende
(126) angeordnet
ist,
(X),
aufweist,
2.2.2
with the first end (126) of the
wobei das erste Ende
(126) des
transmission portion
(12)
Übertragungsabschnitts (12) mit dem
connected
to
the driving
Antriebsabschnitt (11) verbunden ist,
portion (11),
2.2.3
with the transmission portion
wobei der Übertragungsabschnitt (12)
(12) adapted
to drive a
eingerichtet
ist,
um
ein
fastener (5);
Befestigungselement (5) anzutreiben;
a sleeve (2, 2a)
eine Hülse (2, 2a),
3.1
mounted to the second end
welche an dem zweiten Ende (127) des
(127) of
the
transmission
Übertragungsabschnitts (12) angebracht
portion (12),
ist,
3.2
with
the sleeve
(2, 2a)
wobei die Hülse
(2, 2a) einen
including an outer periphery
Außenumfang (21, 21a) aufweist,
(21, 21a),
3.3
with the outer periphery (21)
wobei der Außenumfang (21) der Hülse
of the sleeve (2) having a
(2) eine Farbe hat, die unterschiedlich zu
color different from the color
einer Farbe des Übertragungsabschnitts
of the transmission portion
(12) des Körpers
(1)
ist; und
(12) of the body (1); and
gekennzeichnet durch
4.1
characterized by
a jacket (3, 3a)
eine Hülle (3, 3a),
mounted
around
the
welche um den Übertragungsabschnitt
transmission portion (12) and
(12) und den Außenumfang (21, 21a) der
the outer periphery (21, 21a)
Hülse (2, 2a) herum angebracht ist,
of the sleeve (2, 2a),
4.2
with
the
jacket
(3, 3a)
wobei die Hülle (3, 3a) ein erstes und ein
including
first and second
zweites Ende (311. 312) aufweist, die
ends (311, 312) spaced from
entlang der Längsachse (X) im Abstand
each
other
along
the
voneinander angeordnet sind,
longitudinal axis (X),
4.3
with the jacket (3, 3a) further
wobei die Hülle (3, 3a) ferner einen
including an outer periphery
Außenumfang (313) aufweist, der sich
(313) extending between the
zwischen dem ersten und dem zweiten
first and second ends (311,
Ende (311, 312) der Hülle (3, 3a)
312) of the jacket (3, 3a),
erstreckt,
4.4
with the jacket (3, 3a) further
wobei die Hülle (3, 3a) ferner einen
including an inner periphery
Innenumfang (314, 314a) aufweist, der
(314,
314a)
extending
sich zwischen dem ersten und dem
between the first and second
zweiten Ende (311, 312) der Hülle (3, 3a)
ends (311, 312) of the jacket
erstreckt und von dem Außenumfang
(3, 3a) and surrounded by the
(313) der Hülle (3) umgeben ist,
outer periphery (313) of the
jacket (3)
4.5
with the transmission portion
wobei der Übertragungsabschnitt (12)
(12) of the body (1) and the
des Körpers (1) und der Außenumfang
outer periphery (21, 21a) of
(21, 21a) der Hülse (2, 2a) durch den
the sleeve (2, 2a) visible
Außen- und den Innenumfang (313, 314,
through the outer and inner
314a) der Hülle (3, 3a) hindurch sichtbar
peripheries (313, 314, 314a)
sind,
of the jacket (3, 3a)
4.6
with the jacket (3) made of a
wobei die Hülle
(3) aus einem
light-transmittable material
lichtdurchlässigen Material gemacht ist,
allowing
the
transmission
welches
erlaubt,
dass
der
portion (12) of the body (1)
Übertragungsabschnitt (12) des Körpers
and the outer periphery (21,
(1) und der Außenumfang (21, 21a) der
21a) of the sleeve (2, 2a) to
Hülse (2, 2a) durch den Außen- und den
be visible through the outer
Innenumfang (313, 314, 314a) der Hülle
and inner peripheries (313,
(3, 3a) hindurch sichtbar sind,
314, 314a) of the jacket (3,
3a)
4.7
with the jacket (3, 3a) made of
wobei
die Hülle
(3,
3a)
aus
plastic material.
Kunststoffmaterial gemacht ist.
3. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es
insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die
Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein
Diplomingenieur des Maschinenwesens mit Fachhochschulabschluss oder
entsprechendem akademischen Grad anzusehen, der eine mehrjährige
Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Handwerkzeugen,
insbesondere von Stecknuss-Einrichtungen, mitbringt und mit den im Betrieb von
derartigen Handwerkzeugen auftretenden Belastungsverhältnissen vertraut ist.
II.
Das Streitpatent ist im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 8 und 9
weder in der erteilten Fassung nach Hauptantrag noch in einer der hilfsweise
verteidigten Fassungen rechtsbeständig.
1.
Die angegriffenen Patentansprüche sind
in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) nicht patentfähig.
a)
Der Gegenstand des unbestritten zulässigen Patentanspruchs 1 in der
erteilten Fassung ist unstreitig neu; die Neuheit ist seitens der Klägerin zurecht nicht
in Frage gestellt worden. Er ist dem Fachmann aber in Kenntnis der Druckschriften
D1 (EP 2 316 616 A1) mit D3 (US 2003/0192409 A1) nahegelegt.
aa)
Der Berücksichtigung der Druckschrift D3 steht weder der Umstand
entgegen, dass sie der Senat aufgegriffen hat, noch der Verspätungseinwand nach
Die Klägerin hat die Druckschrift D3 zusammen mit der Klageschrift als Bestandteil
des Anlagenkonvoluts DN9 eingereicht, mit dem sie die im Prüfungsverfahren vor
dem Europäischen Patentamt genannten Dokumente D2 bis D10 vorgelegt hat,
ohne allerdings insoweit vorzutragen. Das Gericht ist zwar nicht verpflichtet, die
Relevanz unkommentiert genannter Druckschriften zu untersuchen (vgl. BGH
GRUR 2013, 1272, Rn. 36 – Tretkurbeleinheit; GRUR 2015, 365, Rn. 49 –
Zwangsmischer; BPatG, Urteil vom 16.4.2013 – 4 Ni 1/12,
juris Rn. 65 –
Arretiervorrichtung). Andererseits ist das Gericht aber im Hinblick auf den auch für
das Nichtigkeitsverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz gemäß § 87 PatG
auch nicht gehindert, eine von den Parteien nicht eingeführte Druckschrift
einzuführen und zu berücksichtigen oder eine vorgelegte Druckschrift in Bezug auf
weitere Aspekte des Nichtigkeitsgrundes zu bewerten (vgl. BGH Mitt. 2004, 213 –
Gleitvorrichtung; BPatG, Urteil vom 4.5.2015, 5 Ni 60/12 (EP) – Amtsermittlung im
Nichtigkeitsverfahren; BPatG, Urteil vom 18.7.2019, 1 Ni 20/17 (EP), juris Rn. 59;
Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 87 Rn. 8a; Busse/Keukenschrijver, PatG,
liegt hier vor. Da die aus dem Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt
stammende D3 als eine von nur drei Schriften der Kategorie „Y“ in dem für das
Streitpatent erstellten europäischen Recherchenbericht genannt worden
ist
(Kategorie Y gemäß Erläuterung im European Search Report „particularly relevant
if combined with another document of the same category“), haben für den Senat
tatsächliche Anhaltspunkte vorgelegen, dass die von der Klägerin eingereichte D3
für die Patentfähigkeit des Streitpatents bzw. der hier angegriffenen
Patentansprüche von Bedeutung sein könnte, was der Senat den Parteien mit
Hinweis vom 23. März 2022 und auch in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt hat.
Der von dem Beklagten erhobene Verspätungseinwand gemäß § 83 Abs. 4 PatG
vermag unter diesen Umständen nicht durchzugreifen. Abgesehen davon, dass der
Verspätungseinwand schon deshalb nicht eingreifen dürfte, weil es sich vorliegend
um ein Aufgreifen einer Schrift durch den Senat und nicht durch die Klägerin
handelt, hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung den auf D3 gestützten
Angriff in Reaktion auf den diesbezüglichen gerichtlichen Hinweis geltend gemacht,
so dass kein unentschuldigtes, zurückzuweisendes Angriffsmittel i. S. v. § 83 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 PatG vorliegt. Auch die Erforderlichkeit einer Vertagung, § 83 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 PatG, ist zu verneinen, da es sich für den Beklagten um eine bereits
aus dem Erteilungsverfahren bekannte Druckschrift handelt, die mit der Klageschrift
eingereicht worden ist und auf die der Senat noch vor der mündlichen Verhandlung
hingewiesen hat. Daher war die Einbeziehung von D3, auf die sich der Beklagte
auch eingelassen hat, in die mündliche Verhandlung ohne weiteres möglich.
bb)
Die Stecknuss-Einrichtung nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung
nach Hauptantrag ist dem Fachmann ausgehend von der Druckschrift D1 unter
Hinzuziehung der Druckschrift D3 und des fachmännischen Wissens nahegelegt.
Als das vom Streitpatent in der Fassung des Hauptantrags gelöste Problem ist
anzusehen, eine besonders haltbare Stecknuss-Einrichtung bereitzustellen, die
empfindliche Werkstück-Oberflächen nicht beschädigt.
In diesem Zusammenhang ist aus der Druckschrift D1 (vgl. Patentanspruch 1,
Absätze [0008] bis [0011], [0015], Figuren 3, 4, 6) eine Stecknuss-Einrichtung
(fastener-driving sleeve assembly; M1) mit einem Körper (connecting sleeve 3; M2)
bekannt, der einen von einem Antriebswerkzeug (rotary driving tool) antreibbaren
Antriebsabschnitt
(tool-connecting portion 31; M2.1, M2.1.1) und einen
Übertragungsabschnitt (fastener-connecting portion 32; M2.2) zum Antreiben eines
Befestigungselements aufweist (fastener, nut; M2.2.3).
Der Übertragungsabschnitt 32 umfasst ein erstes, mit dem Antriebsabschnitt 31
verbundenes Ende (vgl. Figur 3, linkes Ende des zylindrischen Abschnitts 32;
M2.2.2) und ein entlang einer Längsachse beabstandetes zweites Ende (vgl. Figur
4, rechtes abgesetztes Ende der outer peripheral surface 322; M2.2.1).
Um die Haltbarkeit der Stecknuss-Einrichtung zu erhöhen (vgl. Absätze [0003],
[0017]), ist an dem zweiten Ende 322 eine Hülse (reinforcing ring 4; M3, M3.1)
angebracht. Der Außenumfang der Hülse weist eine zum Übertragungsabschnitt
des Körpers unterschiedliche Farbe auf, um das äußere Erscheinungsbild der
Stecknuss-Einrichtung zu verbessern (vgl. Absatz [0017], Spalte 4, Zeilen 14 bis 17;
M3.2, M3.3).
Zu einer Hülle gemäß Merkmalskomplex 4 des erteilten Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag ist in der Druckschrift D1 nichts angegeben.
Die Druckschrift D3 (vgl. Absätze [0010] bis [0023], Fig.) offenbart eine Hülle (outer
protective sleeve 3), welche um einen Übertragungsabschnitt (recessed end portion
2D) eines Körpers (body) einer Stecknuss-Einrichtung (wrench socket 1) herum
angebracht ist (M 4, Teilmerkmal 4.1). Diese Hülle (vgl. Figuren 2, 3) weist
merkmalsgemäße erste und zweite Enden (M4.2) und den geforderten Außen- und
Innenumfang auf (M4.3, M4.4) und ist aus einem Kunststoffmaterial in Form eines
haltbaren Polyamids bzw. Nylons hergestellt (durable nylon material; M4.7). Details
hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes der Kunststoffhülle in Form deren
Farbe oder Transparenz werden in der Druckschrift D3 nicht angegeben bzw.
bleiben dem Fachmann überlassen.
Mittels der offenbarten Hülle lassen sich Kratzer und Kerben bei Kontakt der
Stecknuss-Einrichtung mit der Bauteiloberfläche vermeiden (vgl. Absätze [0011],
[0024]).
Zur Lösung des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems ist der Fachmann
veranlasst, die mittels einer Hülse besonders haltbar ausgestaltete Stecknuss-
Einrichtung gemäß der Druckschrift D1 zum Schutz der Werkstückoberfläche vor
Kratzern um den Übertragungsabschnitt und den Außenumfang der Hülse herum
mit einer Hülle nach der Druckschrift D3 zu versehen (Teilmerkmal M4.1).
Sollte der farbig ausgestaltete Außenumfang der Hülse dabei durch die Polyamid-
Hülle hindurch nicht ohnehin schon gut sichtbar sein, so ist der Fachmann
veranlasst, die Hülle aus einem hinreichend lichtdurchlässigen bzw. transparenten
Material zu gestalten, um auch bei übergezogener Hülle das bewusst zweifarbig
gestaltete äußere Erscheinungsbild von Übertragungsabschnitt und Hülse auch
durch die Hülle hindurch erkennbar beibehalten zu können (M4.5, M4.6).
Transparente Kunststoff-Schutzhüllen, die den darunter befindlichen Gegenstand
auch bei übergezogener Schutzhülle für den Betrachter von außen erkennbar
machen, sind Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Die Verwendung von hierzu
dementsprechend
transparenten Kunststoffmaterialien bei Schutzhüllen sind
zudem auch im Fachgebiet der Stecknuss-Einrichtungen belegt (vgl. Druckschrift
D11, Abs. [0020], transparent elastomer for containment sleeve). Demnach handelt
es sich bei der ggfs. zusätzlich noch notwendigen Anpassung des Hüllenmaterials
um eine Arbeit im Rahmen der Fachroutine ohne erkennbare Schwierigkeiten für
den Fachmann (vgl. BGH GRUR 2006, 930, Rn. 34 - Mikrotom).
Ausgehend von der Druckschrift D1
ist dem Fachmann demnach unter
Berücksichtigung der Druckschrift D3 und ggfs. des fachmännischen Wissens eine
Stecknuss-Einrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Gegenstandes des erteilten
Patentanspruchs 1 des Streitpatents nahegelegt.
Soweit der Beklagte hierzu vorträgt, weil keine der Druckschriften D1 und D3 für
sich einen dreilagigen Aufbau der Stecknuss-Einrichtung lehre, sei eine derartige
Ausgestaltung auch nicht angezeigt, kann dem aber gerade nicht gefolgt werden.
Denn dem Fachmann ist, wie voranstehend aufgezeigt, nahegelegt, auch bei einer
zweilagig
aufgebauten
Stecknuss-Einrichtung
zum
Schutz
von
Werkstückoberflächen eine dritte Lage in Form der Schutzhülle vorzusehen. Somit
gelangt der Fachmann in naheliegender Weise zu dem anspruchsgemäßen
dreilagigen Aufbau der Stecknuss-Einrichtung aus Übertragungsabschnitt, Hülse
und Hülle.
b)
Auch die Gegenstände der angegriffenen abhängigen Patentansprüche 2, 8
und 9 beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
Der Anspruch 2 fordert zusätzlich eine Lippe, welche sich nach innen von dem
zweiten Ende der Hülle in einer Radialrichtung senkrecht zu der Längsachse (X)
erstreckt, wobei die Lippe an eine Endfläche der Hülse angrenzt, die von dem
Antriebsabschnitt des Körpers abgewandt ist.
Die Hülle der Druckschrift D3 zeigt eine merkmalsgemäße Lippe 3A (first end), die
bei Übernahme der Hülle auf die Stecknuss-Einrichtung der Druckschrift D1 auch
an die vom Antriebsabschnitt des Körpers abgewandte Endfläche 42 (end surface)
angrenzt.
Über den Anspruch 8
ist spezifiziert, dass das zweite Ende des
Übertragungsabschnitts des Körpers einen Innenumfang und einen Außenumfang
aufweist, wobei die Hülse an dem Außenumfang des zweiten Endes des
Übertragungsabschnitts angrenzt, wobei der Innenumfang des zweiten Endes des
Übertragungsabschnitts nicht-kreisförmige Querschnitte hat und ein Eingriffsloch
definiert, wobei das Eingriffsloch eingerichtet ist, um das Befestigungselement
aufzunehmen und anzutreiben.
Die Druckschrift D1 offenbart ein merkmalsgemäßes hexagonales Eingriffsloch
(fastener-receiving hole 329) für das Befestigungsmittel am Innenumfang des
zweiten Endes des Übertragungsabschnitts, wobei die Hülse 4 an den
Außenumfang (outer peripheral surface 322) des Übertragungsabschnitts angrenzt.
Das weitere Merkmal des Anspruchs 9, wonach der Körper aus einem ersten Metall
und die Hülse aus einem zweiten davon unterschiedlichen Metall gemacht ist, geht
auch aus der Druckschrift D1 hervor (vgl. Patentanspruch 3).
2.
Die Patentansprüche 1 und 10 nach Hilfsantrag 1 sind unzulässig, darüber
hinaus beruhen ihre Gegenstände nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
a)
Der Hilfsantrag 1 umfasst zwei nebengeordnete Patentansprüche 1 und 10.
Dabei unterscheidet sich der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nach Hauptantrag durch das gegenüber
Merkmal 1 geänderte Merkmal H1_1, den Entfall des Attributs „gekennzeichnet
durch“ beim Merkmal 3.3 und das zusätzliche, sich an das Merkmal 4.7
anschließende Merkmal H1_5:
H1_1
An arrangement having a first
Eine Anordnung mit einer ersten
socket assembly and a
Stecknuss-Einrichtung
und
einer
second socket assembly, with
zweiten Stecknuss-Einrichtung, wobei
each of the first and second
jeder der ersten und zweiten Stecknusssocket
assemblies
Einrichtung aufweist:
comprising:
H1_5
wherein
the
first socket
wobei die erste Stecknuss-Einrichtung
assembly is adapted to drive
angepasst ist, um ein Befestigungsteil
a fastener (5) having a first
(5) anzutreiben, das eine erste Weite
size, and the second socket is
hat, und wobei die zweite Stecknussadapted to drive a fastener (5)
Einrichtung angepasst
ist, um ein
having a second size different
Befestigungsteil (5) anzutreiben, das
from the first size, wherein the
eine zweite Weite hat, die von der ersten
color of the outer periphery
Weite verschieden ist, wobei die Farbe
(21a) of the sleeve (2a) of the
der äußeren Begrenzungsfläche (21a)
first socket assembly
is
der Hülse (2a) der ersten Stecknussdifferent from the color of the
Einrichtung von der Farbe der äußeren
outer periphery (21) of the
Begrenzungsfläche (21) der Hülse (2)
sleeve (2) of
the second
der
zweiten Stecknuss-Einrichtung
socket assembly, so as to
verschieden ist, um eine entsprechende
provide
respective
Kennzeichnung
der Weite
der
identification of the size of the
entsprechenden Befestigungsteile (5)
respective
fasteners
(5)
vorzusehen, die der ersten bzw. der
corresponding to the first and
zweiten
second
socket assembly,
Stecknuss-Einrichtung entsprechen.
respectively.
Der Patentanspruch 10 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das gegenüber Merkmal 1 geänderte
Merkmal H1_10 und durch den Entfall des Attributs „gekennzeichnet durch“ im
Merkmal 3.3:
H1_10 A socket assembly for use in
Eine
Stecknuss-Einrichtung
zur
an arrangement of any of the
Verwendung in einer Anordnung nach
preceding claims, the socket
einem der vorangehende Ansprüche,
assembly comprising:
wobei
die
Stecknuss-Einrichtung
aufweist:
b)
Die neu in die Patentansprüche 1 und 10 nach Hilfsantrag 1
aufgenommenen Merkmale H1_1 und H1_10 stellen eine unzulässige Erweiterung
dar.
Gemäß Merkmal H1_1 ist Patentanspruch 1 nunmehr auf eine Anordnung mit zwei
Stecknuss-Einrichtungen gerichtet, wobei diese
jeweils die Merkmale der
Stecknuss-Einrichtung des erteilten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag
aufweisen sollen. Über das weitere Merkmal H1_5 ist definiert, dass die beiden
Stecknuss-Einrichtungen Befestigungsteile unterschiedlicher Weiten antreiben
können und die äußeren Begrenzungsflächen der Hülsen verschiedene Farben zur
Kennzeichnung der den Stecknuss-Einrichtungen entsprechenden jeweiligen
Weiten der Befestigungsteile haben.
Hierzu ist der Streitpatentschrift im Absatz [0020] zu entnehmen, dass die äußere
Begrenzungsfläche der Hülse der in den Figuren 4 und 5 gezeigten Stecknuss-
Einrichtung eine andere Farbe aufweisen soll als die äußere Begrenzungsfläche der
Hülse der Stecknuss-Einrichtung der Figur 1. Somit ließe sich die Weite des der
Stecknuss-Einrichtung entsprechenden Befestigungsteils identifizieren. Dort sind
somit zwei Stecknuss-Einrichtungen gemäß Merkmal H1_5 des Patentanspruchs 1
nach Hilfsantrag 1 offenbart.
Zu einer Anordnung mit den beiden Stecknuss-Einrichtungen gemäß Merkmal H1_1
ist aber an dieser und an keiner anderen Stelle des Streitpatents etwas beschrieben
oder gezeigt.
Der Begriff der Anordnung (bzw. „arrangement“) kann demnach nur anhand seines
Wortsinns und seiner Verwendung im Anspruch verstanden werden.
Hierbei
ist
zunächst
beachtlich,
dass
der Patentanspruch 1
als
Vorrichtungsanspruch abgefasst und auf eine Vorrichtung in Form einer Anordnung
mit einer ersten und einer zweiten Stecknuss-Einrichtung gerichtet ist. In der
maßgeblichen englischen Anspruchsfassung „hat“ (vgl. „having“) die Anordnung die
beiden Stecknuss-Einrichtungen, somit umfasst sie bzw. verfügt über diese. Es ist
demnach nicht lediglich eine Anordnung von (bzw. arrangement of) den beiden
Stecknuss-Einrichtungen gefordert, sodass der Begriff der Anordnung nicht auf das
bloße Vorhandensein oder eine Formation der Stecknuss-Einrichtungen beschränkt
ist.
Vielmehr ist eine gegenständliche Ausbildung der Anordnung an sich gefordert und
die darüber hinaus definierten Stecknuss-Einrichtungen bilden zusätzliche
Elemente der Anordnung. Unter einer gegenständlich ausgebildeten Anordnung im
technischen Sinne könnte beispielsweise eine Packung, ein Gebinde oder auch
eine Halterung zur Aufnahme der beiden oder auch weiterer nicht definierter
Stecknuss-Einrichtungen verstanden werden.
Eine derart aufzufassende gegenständliche Anordnung ist aber im Streitpatent an
keiner Stelle unmittelbar und eindeutig, aber auch nicht implizit offenbart. Somit
stellt die Aufnahme des Merkmals H1_1 eine unzulässige Erweiterung des
Patentanspruchs 1 dar.
Gleiches gilt in der Folge auch für das Merkmal H1_10 und für den auf eine
Verwendung in einer so nicht ursprungsoffenbarten Anordnung einer Stecknuss-
Einrichtung gerichteten Patentanspruch 10.
c)
Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 10 nach Hilfsantrag 1 sind dem
Fachmann darüber hinaus auch in Zusammenschau der Druckschriften D1 und D3
unter Zuhilfenahme seines Fachwissens nahegelegt.
Hinsichtlich des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems kommen gegenüber
dem Hauptantrag beim Hilfsantrag 1 die zusätzlichen Aspekte mit hinzu, mehrere
Stecknuss-Einrichtungen
unterschiedlicher Schlüsselweite
geordnet
und
hinsichtlich
ihrer Schlüsselweite
für den Monteur einfach
identifizierbar
bereitzustellen.
Mehrere in Kästen oder Halterungen angeordnete Steckschlüssel-Einrichtungen
unterschiedlicher Schlüsselweite gehörten als Steckschlüssel-Sätze schon weit vor
dem Prioritätsdatum des Streitpatents zur Standardausrüstung von Monteuren. Um
dem Monteur für unterschiedliche Montageaufgaben die notwendigen Werkzeuge
kompakt und einfach zum Montageort transportabel bereitzustellen, ist der
Fachmann bereits im Rahmen seiner Fachroutine dazu veranlasst, mehrere der ihm
in der Zusammenschau der Druckschriften D1 mit D3 nahegelegten Steckschlüssel-
Einrichtungen gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag mit unterschiedlichen
Schlüsselweiten auch in einer gegenständlichen Anordnung in Form eines Kastens
oder einer Halterung zusammenfassend vorzusehen (Merkmal H1_1, Teilmerkmale
H1_5).
Die Farbcodierung ist ebenfalls eine dem Fachmann seit
langem bekannte
Maßnahme der Kennzeichnung von gleichartigen Werkzeugen zur visuellen
Identifizierung des Typs, der Größe bzw. der Schlüsselweite. Diesen Umstand hat
auch der Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich zugestanden.
Auch wenn in der Druckschrift D1 (vgl. Spalte 4, Zeilen 14 bis 17) das äußere
Erscheinungsbild als Grund für die Farbgebung der Hülse genannt ist, erschließt es
sich dem Fachmann dennoch unmittelbar, dass die Farbe der Hülse auch zur
Identifikation der Schlüsselweite der Stecknuss-Einrichtung dienen kann. Ohnehin
ist es dem fachmännischen Wissen zuzurechnen, speziell bei Steckschlüssel-
Einrichtungen am Übertragungsabschnitt Hülsen auch zur Farbcodierung der
Schlüsselweite zu verwenden.
Sieht der Fachmann mehrere der ihm in der Zusammenschau der Druckschriften
D1 mit D3 nahegelegten Steckschlüssel-Einrichtungen unterschiedlicher
Schlüsselweite vor und ordnet diese beispielsweise in einem Kasten an, so ist es
ebenfalls eine reine Routinemaßnahme, die äußeren Begrenzungsflächen der
Hülsen der Steckschlüssel-Einrichtungen jeweils in verschiedenen Farben zur
Identifikation der jeweiligen Schlüsselweite vorzusehen (Teilmerkmal H1_5).
Eine hierzu alternative Ausgestaltung könnte darin bestehen, anstelle der Hülsen
die Hüllen der Steckschlüsse-Einrichtungen eines Steckschlüssel-Satzes
verschiedenfarbig vorzusehen und dann ggfs. auf eine Farbgebung der Hülsen zu
verzichten. In beiden Alternativen erkennt der Fachmann technisch gleichwertige
Lösungen des dem Streitpatent
in der Fassung des Hilfsantrags 1
zugrundeliegenden Problems. Beide Alternativen kommen daher für den Fachmann
in Betracht und sind auch beide naheliegend; er entscheidet sich für eine der
Varianten, beispielsweise anhand von Designvorgaben (vgl. zur erfinderischen
Tätigkeit bei einer beliebigen Auswahl aus verschiedenen dem Fachmann zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten BGH GRUR 2008, 56, Rn. 25 - injizierbarer
Mikroschaum).
Somit gelangt der Fachmann in naheliegender Weise in der Zusammenschau der
Druckschriften D1 mit D3 unter Zuhilfenahme seines Fachwissens zu einer
anspruchsgemäßen Anordnung gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des
Hilfsantrags 1. Bei den hierzu notwendigen Schritten handelt es sich durchweg um
Routinearbeiten, ohne dass sich dem Fachmann dabei Schwierigkeiten in den Weg
gestellt hätten (vgl. BGH GRUR 2006, 930, Rn. 34 - Mikrotom).
Der Senat hat zum Beleg für das fachmännische Wissen bezüglich der
Farbcodierung bei Steckschlüssel-Einrichtungen mittels Hülsen auf
die
Druckschriften D6 (US 2008/0113565 A1, vgl. Absatz [0003]; color strips
…indicating the size of the socket; [0006], colored sleeve) und D9 (US 4,947,713,
vgl. Abstract, Spalte 3, Zeile 42; color coded sleeve) verwiesen. Dem Beklagten ist
sicherlich zuzustimmen, dass die speziellen Lehren dieser Druckschriften zur
besonderen Ausgestaltung der Hülsen, deren Profilierungen, den verwendeten
Materialien und den vorgeschlagenen Verfahren zur Herstellung der Hülsen und der
dazu ggfs. korrespondierenden konstruktiven Ausgestaltung des
jeweiligen
Übertragungsabschnitts der Stecknuss-Einrichtungen nicht zum Fachwissen des
Fachmanns gehören. Dies gilt aber eben nicht für die allgemeine übergeordnete
und auch durch diese Druckschriften belegte Lehre, bei Steckschlüssel-
Einrichtungen farbige am Außenumfang des Übertragungsabschnitts angebrachte
Hülsen als Mittel der Farbcodierung hinsichtlich der Schlüsselweite vorzusehen.
Diese ist dem Fachwissen des hier zuständigen Fachmanns zuzurechnen.
Im Hinblick auf den Patentanspruch 10 des Hilfsantrags 1 ist dem Fachmann in der
Zusammenschau der Druckschriften D1 mit D3 eine Stecknuss-Einrichtung gemäß
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nahegelegt (vgl. obenstehende
Ausführungen im Abschnitt II.1.a). Diese Stecknuss-Einrichtung für sich genommen
ist gegenständlich geeignet, in einer Anordnung gemäß Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 zusammen mit einer, eine andersfarbige Hülse aufweisenden zweiten
Stecknuss-Einrichtung verwendet zu werden.
Mit der ihm bereits in der Zusammenschau der Druckschriften D1 und D3
nahegelegten Stecknuss-Einrichtung nach Patentanspruch 1 in der erteilten
Fassung nach Hauptantrag gelangt der Fachmann auch zum Gegenstand des
Patentanspruchs 10 nach Hilfsantrag 1.
3.
Die Hilfsanträge 2 und 3 sind unzulässig.
a)
Beim einzigen unabhängigen Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 kommt
gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag am Ende das
Merkmal H2_5 mit hinzu:
H2_5
wherein the jacket (3; 3a)
wobei die Hülle (3a) eine Mehrzahl von
includes a plurality of ribs
Rippen (315a) aufweist, die an dem
(315a) formed on the inner
Innenumfang (314a) der Hülle (3a)
periphery of the jacket (3; 3a),
gebildet sind, wobei die Mehrzahl von
wherein the ribs (315a) are
Rippen (315a) entlang der Längsachse
spaced from each other along
(X) im Abstand voneinander angeordnet
the longitudinal axis (X), with
sind, wobei die Mehrzahl von Rippen
the ribs (315a) abutting the
(315a) an den Übertragungsabschnitt
transmission portion (12) of
(12) des Körpers (1) und/oder an den
the body (1) and/or the outer
Außenumfang (21) der Hülse
(2)
periphery (21) of the sleeve
angrenzen, wobei eine Mehrzahl von
(2; 2a), with a plurality of gaps
Lücken
(316a)
zwischen
dem
(316a) defined between the
Innenumfang (314a) der
inner periphery (314a) of the
Hülle
(3a)
und
dem
jacket
(3; 3a) and
the
Übertragungsabschnitt (12) des Körpers
transmission portion (12) of
(1) und zwischen dem Innenumfang
the body (1) and between the
(314a) der Hülle
(3a) und dem
inner periphery (314a) of the
Außenumfang
(21) der Hülse
(2)
jacket (3; 3a) and the outer
definiert sind, wobei die Mehrzahl von
periphery (21) of the sleeve
Lücken (316a) im Abstand voneinander
(2; 2a), with the plurality of
entlang der Längsachse (X) angeordnet
gaps
(316a) spaced
from
sind.
each
other
along
the
longitudinal axis (X).
Beim Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 werden somit die Merkmale des
erteilten Patentanspruchs 1 mit dem zusätzlichen Merkmal H2_5 kombiniert.
Der Hilfsantrag 3 umfasst zwei nebengeordnete Patentansprüche 1 und 10. Der
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass zwischen die Merkmale 4.7 und H1_5 noch das
Merkmal H2_5 aus dem Hilfsantrag 2 eingeschoben ist. Patentanspruch 10 bleibt
gegenüber seiner Fassung aus dem Hilfsantrag 1 unverändert.
b)
Im Wortlaut des Merkmals H2_5 ist eine unzulässige Verallgemeinerung
gegenüber der Ursprungsoffenbarung zu sehen.
Denn die beabstandete Anordnung der Rippen bzw. der Mehrzahl von Rippen
entlang der Längsachse ist in der Streitpatentschrift in den Absätzen [0008], [0021]
und im Patentanspruch 3 nur in regelmäßigen Intervallen („at regular intervals“)
beschrieben. Dementsprechend ist auch in Figur 6 des Streitpatents eine
regelmäßige Beabstandung der Rippen gezeigt. Gemäß der dortigen Lehre (vgl.
Patentanspruch 3, Absätze [0008], [0021], Figur 6) sollen die Rippen bzw. die
Mehrzahl der Rippen aber auch an den Übertragungsabschnitt und (vgl. „and“) an
den Außenumfang der Hülse angrenzen. Ausgestaltungen, bei denen die Rippen
nur an den Übertragungsabschnitt oder (vgl. „and/or“) nur an die Hülse angrenzen
sind dort gerade nicht beschrieben oder gezeigt.
Die Auffassung des Beklagten, der Streitpatentschrift sei dennoch im Absatz [0021]
eine allgemeine Lehre dahingehend zu entnehmen, wonach die Rippen auch in
unregelmäßigen Abständen voneinander angeordnet werden könnten und es dabei
auch nicht auf deren Positionierung sowohl am Übertragungsabschnitt und an der
Hülse ankäme, vermag demgegenüber nicht zu überzeugen. Denn im Absatz [0021]
ist beschrieben, dass sich mittels der Rippen eine freie Ausbreitung von Schmieröl
im Spalt zwischen der Hülle und dem Übertragungsabschnitt bzw. der Hülse
verhindern ließe. So könne das Schmieröl keine fleckigen Bereiche im Spalt
ausbilden, die die Erkennbarkeit des Farbunterschieds zwischen dem
Übertragungsabschnitt und der Hülse beeinträchtigen würden.
Demnach sollen die Rippen Barrieren bzw. Schotts gegen die Ausbreitung von
Schmieröl über die ganze Länge des Spaltes ausbilden. Auf eine gleichmäßige
Beabstandung der Rippen und eine entsprechend gleichgroße Bemessung der
dazwischenliegenden Lücken kommt es demnach genauso an wie auf das
Vorsehen der Rippen an der Hülse und am Übertragungsabschnitt. Diese Merkmale
fördern demnach nur gesamthaft den durch die Erfindung erreichten Erfolg und sind
demnach untrennbar miteinander verknüpft. Sie können somit auch nicht, wie im
Falle des Merkmals H2_5 geschehen, einzeln aus dem Ausführungsbeispiel in den
Patentanspruch aufgenommen werden (vgl. BGH GRUR 2002, 49, Rn. 39, 40 -
Drehmomentübertragungseinrichtung).
In der Fassung des Merkmals H2_5 ist nach all dem eine unzulässige
Verallgemeinerung des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 zu sehen. Der
Hilfsantrag 2 ist demnach unzulässig.
Das unzulässige Merkmal H2_5 hat aber auch Eingang in den Patentanspruch 1 in
der Fassung des Hilfsantrags 3 gefunden und bildet über den Rückbezug auf den
Patentanspruch 1 auch die
im Patentanspruch 10
für eine Verwendung
vorgesehene Stecknuss-Einrichtung in unzulässiger Art und Weise weiter.
Beide nebengeordnete Patentansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 3 sind demnach
bereits ungeachtet der ebenfalls als unzulässig geltenden Aufnahme des Begriffs
der „Anordnung“ unzulässig (vgl. obenstehende Ausführungen im Abschnitt II.2.b
zum Hilfsantrag 1).
4.
Die Hilfsanträge 4 bis 8 sind ebenfalls unzulässig.
Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur insoweit beschränkt verteidigt
werden, als es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Die beschränkte
Verteidigung des Streitpatents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs
mit einer oder mehreren Varianten eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist
grundsätzlich unzulässig (vgl. BGH GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem). Das
ist hier der Fall, da der angegriffene Patentanspruch 1 mit den Hilfsanträgen 4 bis 8
derart beschränkt wird, dass er jeweils mit einem oder mehreren der nicht
angegriffenen Unteransprüche 3 bis 7 kombiniert wird.
5.
Aus den unter 4. genannten Gründen ist auch die vom Beklagten weitere
nachrangig verfolgte Verteidigung des Streitpatents unzulässig, wonach das
Streitpatent eine Fassung, bestehend aus zwei nebengeordneten Ansprüchen, von
denen der erste aus der Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 3 und der
zweite aus der Kombination der erteilten Patentansprüche 1 und 4 besteht, erhalten
soll. Denn auch in dieser Fassung wird der angegriffene Patentanspruch 1 dadurch
beschränkt, dass er mit dem nicht angegriffenen Unteranspruch 3 bzw. 4 kombiniert
werden soll. Mit der beschränkten Verteidigung eines teilweise angegriffenen
Patents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen
rückbezogenen, aber mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Anspruch wird
das Streitpatent der Sache nach
im Umfang des nicht angegriffenen
Unteranspruchs zur gerichtlichen Überprüfung gestellt. Die Möglichkeit, das Patent
beschränkt
zu
verteidigen, dient aber allein der Verteidigung des
Nichtigkeitsbeklagten gegenüber dem vom Nichtigkeitskläger geführten Angriff auf
die Wirksamkeit des Patents und nicht auch der gerichtlichen Überprüfung des
Patents im Übrigen (vgl. BGH GRUR 2017, 604, Rn. 28 – Ankopplungssystem).
Hiervon abgesehen bedarf es einer derart beschränkten Verteidigung auch nicht.
Denn die nicht angegriffenen erteilten Patentansprüche 3 bis 7 sind von diesem
Urteil unberührt und bleiben mit ihrem unmittelbaren und mittelbaren Rückbezug auf
Patentanspruch 1
in dessen erteilter Fassung unverändert bestehen, was
klarstellend im Tenor unter II. ausgesprochen ist.
6.
Nachdem das Streitpatent im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 1,
2, 8 und 9 weder in der erteilten Fassung noch in einer der hilfsweise verteidigten
Fassungen rechtsbeständig ist, ist es in dem angegriffenen Umfang für nichtig zu
erklären.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1,
§ 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Soweit die Klägerin die Klage zurückgenommen hat,
nämlich bezüglich der Patentansprüche 6 und 7, hat sie entsprechend § 269 Abs. 3
Satz 2 ZPO die Kosten zu tragen, was der Senat mit 1/10 bewertet. Im Übrigen,
nämlich in überwiegendem Umfang, hat der Beklagte als Unterlegener die Kosten
zu tragen, denn die Teilnichtigkeitsklage ist erfolgreich gewesen.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
IV.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift muss von einer
in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet
und
innerhalb
eines Monats
beim Bundesgerichtshof,
Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten
Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.
Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Kopacek
Püschel
Dr. Schwenke
Gruber
Dr. Deibele