BPatG Urteil vom 27.06.2022 – 7 Ni 5/21 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 27. Juni 2022 …

7 Ni 5/21 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2022:270622U7Ni5.21EP.0

betreffend das europäische Patent …

(DE …)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 27. Juni 2022 durch die Vorsitzende Richterin

Kopacek, die Richterin Püschel sowie die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr.-Ing.

Schwenke, und Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Deibele

für Recht erkannt:

I.

Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

III. Das Urteil

ist

hinsichtlich

der

Kosten

gegen

Sicherheitsleistung

in Höhe von 120 % des

jeweils zu

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin, über deren Vermögen am 1. Juli 2022 und damit nach verkündetem

Endurteil vom 27. Juni 2022 das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, begehrt die

Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents … (im Folgenden: Streitpatent).

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache

erteilten Streitpatents, das am 13. Januar 2005 als internationale Anmeldung …

(veröffentlicht

als

…)

angemeldet

worden

ist und die Priorität der

internationalen Patentanmeldung …

vom

13. Januar 2004 in Anspruch nimmt; die Patenterteilung wurde am 20. Februar 2008

veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „…“ („…“) und wird beim Deutschen Patent-

und Markenamt unter der Nummer … geführt. Das Streitpatent umfasst in der

maßgeblichen Fassung, die es im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen

Patentamt erhalten hat (im Folgenden: erteilte Fassung) 29 Patentansprüche, die

sämtlich angegriffen sind. Patentanspruch 1 und die darauf rückbezogenen

Ansprüche 2 bis 25 beziehen sich auf … Der nebengeordnete Patentanspruch 26

und die darauf rückbezogenen Ansprüche 27 bis 29 beziehen sich auf … der

Ansprüche 1 bis 25 versehen ist.

Die erteilten, nebengeordneten Patentansprüche 1 und 26

lauten

in der

Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

…

Die deutsche Übersetzung der Patentansprüche 1 und 26 lautet gemäß der

Streitpatentschrift … wie folgt:

…

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 25 und 27 bis 29 wird auf die

Streitpatentschrift … Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit den

Hilfsanträgen 1 bis 11, hinsichtlich deren Wortlaut auf die Anlagen zu dem

Schriftsatz der Beklagten vom 29. März 2022 Bezug genommen wird.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der

unzulässigen Erweiterung geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m.

Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c, Art. 54, 56 EPÜ).

Sie reicht u. a. folgende Druckschriften und Dokumente ein:

NK1

NK2

Klageschrift im Verletzungsverfahren

Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom 22. Oktober

2010 im Einspruchsverfahren des Streitpatents

…, neue Patentschrift nach Einspruchsverfahren (Streitpatentschrift)

… (Übersetzung der geänderten europäischen Streitpatentschrift …)

… (Offenlegungsschrift zu Streitpatent)

…

…

…

…

D0

D0.1

D0.3

D1

D2

D3

D4

Die Klägerin macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des

Streitpatents gegenüber dem

Inhalt der Anmeldung

in der ursprünglich

eingereichten Fassung (s. internationale Veröffentlichung …, eingereicht als D0.3)

unzulässig erweitert sei. Dies betreffe das Merkmal des Patentanspruchs 1

(Merkmal 1.3.3 gemäß Merkmalsgliederung der Klägerin) …

Die Klägerin macht weiter geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des

Streitpatents sei nicht neu gegenüber einer der Druckschriften D1 oder D2. Die

Druckschrift D1, …

In der mündlichen Verhandlung trägt die Klägerin darüber hinaus mit näheren

Ausführungen vor, dass, wenn die D1 nicht als neuheitsschädlich angesehen

werden sollte, der Patentanspruch 1 des Streitpatents gegenüber der D1 nicht auf

erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Auch die Druckschrift D2, die einen…

Auch die Gegenstände der weiteren Patentansprüche seien entweder nicht neu

gegenüber D1 und/oder D2 oder beruhten zum Teil nicht auf erfinderischer Tätigkeit

ausgehend von D2 oder gegenüber einer Zusammenschau von D1 mit D3. Ebenso

wenig sei das Streitpatent in der Fassung einer der Hilfsanträge für rechtsbeständig

zu erachten. Sie seien zum Teil schon nicht durch die ursprünglichen

Anmeldungsunterlagen gestützt, zudem seien deren Gegenstände gegenüber dem

genannten Stand der Technik nicht neu oder beruhten zumindest nicht auf

erfinderischer Tätigkeit, wobei zur geltend gemachten mangelnden erfinderischen

Tätigkeit bei einem Teil der Hilfsanträge auch noch D4 genannt wird.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent … mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in

der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 11, eingereicht mit Schriftsatz vom

29. März 2022, richtet, in folgender Reihenfolge: Hilfsanträge 1 bis 5,

Hilfsantrag 8, Hilfsantrag 9, Hilfsanträge 6 und 7, Hilfsanträge 10 und 11.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält

das Streitpatent nicht für unzulässig erweitert sowie für patentfähig, zumindest in

der Fassung einer der Hilfsanträge. Eine unzulässige Erweiterung sei hinsichtlich

…

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei zudem neu gegenüber D1, denn die

Merkmale 1.2, 1.3.2, 1.3.3 und 1.4 seien dort nicht offenbart. Er beruhe gegenüber

D1 auch auf erfinderischer Tätigkeit, wobei zudem der Vortrag der Klägerin in der

mündlichen Verhandlung zum Naheliegen des erteilten Patentanspruchs 1

gegenüber D1 als verspätet gerügt werde. Ebenso wenig sei D2 neuheitsschädlich,

denn dort fehle es zumindest an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung

des Merkmals 1.3.3, dessen Aufnahme in den Patentanspruch 1 des Streitpatents

zur Aufrechterhaltung im Einspruchsverfahren geführt habe. Zudem sei das

Merkmal 1.3.2 in D2 nicht offenbart. Auch die weiteren Patentansprüche seien

patentfähig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 7. Februar 2022 einen qualifizierten

gerichtlichen Hinweis erteilt sowie weitere rechtliche Hinweise in der mündlichen

Verhandlung am 27. Juni 2022, insbesondere zu den von der Beklagten mit

Schriftsatz vom 29. März 2022 eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 11, gegeben.

Am 1. Juli 2022 ist über das Vermögen der Klägerin das Insolvenzverfahren eröffnet

worden (Amtsgericht …, Beschluss vom 1. Juli 2022, …).

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit

sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom

27. Juni 2022 verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist zulässig, in der Sache jedoch

nicht begründet. Die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden

Patentfähigkeit und unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3

IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c, Art. 54, 56 EPÜ) liegen nicht vor.

Da sich das Streitpatent in der erteilten Fassung als rechtsbeständig erweist, kommt

es auf die von der Beklagten gestellten Hilfsanträge nicht an.

I.

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Juli 2022 über das Vermögen der

Klägerin steht der Wirksamkeit des am 27. Juni 2022 verkündeten Urteils nicht

entgegen.

Das vorliegende Nichtigkeitsverfahren

ist zwar durch die Eröffnung des

Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Klägerin seit 1. Juli 2022 nach § 99

Abs. 1 PatG i. V. m. § 240 ZPO unterbrochen (vgl. BGH GRUR 1995, 394 –

Aufreißdeckel; GRUR 2021, 1382 – Oszillationsantrieb). Da die Unterbrechung im

vorliegenden Nichtigkeitsverfahren erst eingetreten ist, nachdem das Endurteil in

der mündlichen Verhandlung am 27. Juni 2022 verkündet worden ist, ist dieses

Urteil wirksam und bedarf der Begründung; es kann lediglich während der Dauer

der Unterbrechung nicht wirksam zugestellt werden (vgl. BGHZ 111, 104 = NJW

1990, 1854; Zöller/Greger, ZPO, 34. Aufl., § 249 Rdn. 2).

II.

1.

Das Streitpatent betrifft …

…

…

…

Die deutsche Fassung geht auf die in der Klageschrift wiedergegebene Fassung

zurück und enthält in Merkmal 1.4 eine kursiv hervorgehobene, von der Klageschrift

bzw. von der deutschen Übersetzung gemäß der Streitpatentschrift abweichende

Übersetzung.

3.

Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können

es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die

Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein

Diplomingenieur des Maschinenbaus mit Hochschulabschluss oder dergleichen

anzusehen, …

4.

Dieser Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des erteilten

Patentanspruchs 1 von folgendem Verständnis aus:

…

III.

Das Streitpatent ist weder unzulässig erweitert noch liegt der Nichtigkeitsgrund

mangelnder Patentfähigkeit vor.

1.

Der auf die erteilte Fassung gerichtete Hauptantrag ist zulässig.

…

2.

Das Streitpatent erweist sich in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag als

rechtsbeständig.

2.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu.

…

…

2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf erfinderischer

Tätigkeit.

…

c)

Auch die Druckschriften D3 und D4

legen den Gegenstand des

Patentanspruchs 1 für sich oder in Zusammenschau mit den anderen Druckschriften

nicht nahe.

d)

Unter den vorgenannten Umständen kann dahinstehen, ob der Vortrag der

Klägerin

in der mündlichen Verhandlung zum Naheliegen des erteilten

Patentanspruchs 1 schon wegen Verspätung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG

zurückzuweisen war.

…

…

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1

Satz 1 ZPO.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 709 ZPO.

V.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik

Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe

eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten

Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek

Püschel

Wiegele

Dr. Schwenke

Dr. Deibele