BPatG Beschluss vom 05.09.2022 – 12 W (pat) 12/21

BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 12/21 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2018 211 404.8

…

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 5. September 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dipl.- Ing. Univ. Rothe, der Richterin Uhlmann sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und

Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2022:050922B12Wpat12.21.0

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A63B des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 23. August 2021 wird aufgehoben und

das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Beschreibungsseiten 1 bis 10 vom 19. Juli 2022,

- Patentansprüche 1 bis 8 vom 19. Juli 2022,

- Figuren 1 bis 3 vom Anmeldetag, dem 10. Juli 2018.

G r ü n d e

I.

Die vorliegende Patentanmeldung 10 2018 211 404.8 wurde am 10. Juli 2018 beim

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet. Sie trug am Anmeldetag

die Bezeichnung

„Matte, insbesondere Yoga-Matte“

und wurde von der Prüfungsstelle A63B des DPMA mit Beschluss vom

23. August 2021 zurückgewiesen.

Die Prüfungsstelle begründete den Zurückweisungsbeschluss damit, dass der

Gegenstand sowohl gemäß dem damals geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5

wie in Folge dessen auch die – diesbezüglich – weitergehenden Gegenstände nach

dem Anspruch 1 des damaligen Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 4,

ausgehend von der Entgegenhaltung E5 in Verbindung mit offensichtlich den

Entgegenhaltungen E9 und E10 – im Beschluss sind diese als E10 bzw. E11

angegeben – mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig seien.

Gegen diesen am 26. August 2021 zugestellten Beschluss richtet sich die am

17. September 2021 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Anmelderinnen.

Die Beschwerdeführerinnen stellen sinngemäß die Anträge,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A63B des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 23. August 2021 aufzuheben und das

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 8 gemäß neuem Hauptantrag eingereicht als

Anlage zum Schriftsatz vom 19. Juli 2022,

- Beschreibungsseiten 1 bis 10 vom 19. Juli 2022,

- Figuren 1 bis 3 vom Anmeldetag, dem 10. Juli 2018;

2. hilfsweise das Patent im Umfang der Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1

bis 5 eingereicht am 10. November 2021 als Anlagen zum Schriftsatz vom

9. November 2021 jeweils mit geänderten Beschreibungsseiten eingereicht am

10. November 2021 als Anlagen zum Schriftsatz vom 9. November 2021 zu

erteilen;

3. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

An diesen Anspruch 1 schließen sich unmittelbar und mittelbar rückbezogene

Unteransprüche 2 bis 8 an. Der Anspruch 1 nach dem nunmehr geltenden

Hauptantrag entspricht Anspruch 1 des

dem Zurückweisungsbescheid

zugrundeliegenden Hilfsantrags 2.

Im Verfahren befinden sich folgende aus dem Prüfungsverfahren bekannten

Entgegenhaltungen:

E1:

E2:

E3:

E4:

E5:

E6:

DE 43 34 042 A1

US 2016/0375296 A1

US 2008/0214361 A1

DE 20 2011 004 448 U1

US 2014/0259399 A1

US 2015/0251045 A1

E7:

E8:

US 2017/0156479 A1

US 2004/0250346 A1

E9*:

S…; Z…: hejheij-mats closed-loop yogamatte.

Veröffentlicht: 01.10.2017, URL: https://www.startnext.com/hejhej-matsclosed-loop-yoga-mats [abgerufen am 26.11.2020]

E10*: JULOVEYOGA: hejhej mats Verlosung – Youtube, Veröffentlicht am

30.06.2018, URL: https://www.youtube.com/watch?v=ezn0kCgSXZs

[abgerufen am 26.11.2020]

E11*: JULOVEYOGA: hejhej-mats | VERLOSUNG |closed-loop Yogamatten | -

YouTube veröffentlicht am: 18.10.2017 URL:

https://www.youtube.com/watch?v=6d-OI7I-3WQ [abgerufen am

26.11.2020]

E12*: S…; Z…: Recycelte und closed-loop Yogamatten

– hejhej-mats, URL: https://www.hejhej-mats.com [abgerufen am

26.11.2020] Archiviert in

https://web.archive.org/web/20180102191452/https://www.hejhejmats.com/ [abgerufen am 26.11.2020]

E13: US 2009/0297811 A1

*) Zitierung der Internet-Quelle entsprechend dem Beschluss der Prüfungsstelle

A63B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. August 2021

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 8 sowie weiterer Einzelheiten des

Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1) Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie hat in der

Sache auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses

und zur Erteilung eines Gegenstands

führt, der

gegenüber den

im

Prüfungsverfahren vorliegenden und zurückgewiesenen Ansprüchen 1 nach

dortigem Hauptantrag sowie nach dortigem Hilfsantrag 1 beschränkt ist.

2) Als Fachmann für die Erfindung zuständig ist ein Ingenieur der Fachrichtung

Kunststofftechnik mit einem Abschluss als Dipl.-Ing. (FH)/Bachelor an einer

FH/HAW, der über mehrjährige Konstruktions- und Entwicklungserfahrung im

Bereich Sportmatten verfügt.

3) Der Wortlaut des Anspruchs 1 entsprechend dem geltenden Haupantrag wird für

die weitere Erörterung wie folgt gegliedert (im Beschwerdeverfahren hinzugefügte

Merkmale unterstrichen):

M1

M2

M2

Yoga-Matte

mit einer Hauptlage (3),

wobei die Yoga-Matte (1) recycelbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3

- die Hauptlage (3) aus einem Verbundschaumstoff ist, der aus recyceltem Material hergestellt ist,

M4

- an der Hauptlage (3) zumindest bereichsweise eine transparente

Oberflächenschicht (5) angeordnet ist,

M5

- das recycelte Material recyceltes Polyurethanschaummaterial

aufweist,

M6

- die transparente Oberflächenschicht (5)

M6.1

-- thermoplastisches Polyurethan (TPU) aufweist,

M6.2

-- als Folie ausgeführt ist, die an einer Oberseite (4) und an einer

Unterseite (6) der Hauptlage (3) aufgeschmolzen ist,

M6.3

-- eine Schichtdicke (DS) von 50 µm bis 200 µm aufweist.

4) Der Hauptantrag ist zulässig.

Die Unterlagen nach dem Hauptantrag wurden gegenüber der ursprünglichen

Fassung vom Anmeldetag wie folgt geändert:

In der Beschreibung des Hauptantrags wurde gegenüber der ursprünglichen

Fassung durchgängig die Bezeichnung „Matte, insbesondere Yoga-Matte“ in

„Yoga- Matte“ abgeändert, was dem neuen Anspruchsgegenstand entspricht.

Zum Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, wurden in der

Beschreibungseinleitung des Hauptantrags die im Prüfungsverfahren mitgeteilten

Entgegenhaltungen E3, E1, E2, E4 bis E6 (Reihenfolge in Beschreibung)

aufgeführt.

Auch wurden Hinweise auf diejenigen Unteransprüche,

in denen solche

Weiterbildungen des Gegenstands nach dem (ursprünglichen) Anspruch 1

aufgeführt waren, die nun Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag sind,

gestrichen und entsprechend zur Beschreibung des nun mit Anspruch 1

beanspruchten Erfindungsgegenstands hin verschoben.

Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist ebenfalls

ursprünglich offenbart.

Die Merkmale M1 bis M4 entsprechen dem Gegenstand des ursprünglichen

Anspruchs 1, wobei hinsichtlich des ursprünglichen Anspruchsgegenstands („Matte,

insbesondere Yoga-Matte“) die zur Bezeichnung „Matte“ nur fakultative Angabe

„insbesondere Yoga-Matte“ nun zu einem notwendigen Merkmal gemacht wurde.

Das Merkmal M5 („das recycelte Material recyceltes Polyurethanschaummaterial

aufweist“) ist ursprünglich offenbart mit dem auf die vorhergehenden Ansprüche

rückbezogenen ursprünglichen Unteranspruch 6 („6. Matte gemäß einem der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das recycelte Material

recyceltes Polyurethanschaummaterial,

insbesondere Polyurethanschnittreste,

aufweist“).

Die Merkmale M6 und M6.1 („- die transparente Oberflächenschicht (5)“/„--

thermoplastisches Polyurethan

(TPU) aufweist“) gehen hervor aus dem

ursprünglichen Unteranspruch 4 („4. Matte gemäß einem der vorstehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die transparente Oberflächenschicht (5)

thermoplastisches Polyurethan (TPU) aufweist“).

Das Merkmal M6.2 („[die transparente Oberflächenschicht (5) ist] als Folie

ausgeführt

[…], die an einer Oberseite (4) und an einer Unterseite (6) der

Hauptlage (3)

aufgeschmolzen

ist“)

ist

offenbart

im

ursprünglichen

Unteranspruch 5, dortige zweite (oder-)Alternative („5. Matte gemäß einem der

vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

transparente

Oberflächenschicht (5) als Folie ausgeführt ist, die insbesondere auf die

Hauptlage (3) aufgeklebt und/oder aufgeschmolzen ist“).

Das Merkmal M6.3 („[die transparente Oberflächenschicht (5) weist] eine

Schichtdicke (DS) von 50 µm bis 200 µm [auf]“) geht hervor aus der im

ursprünglichen Unteranspruch 8 angegebenen zweiten Alternative („8. Matte

gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Hauptlage (3) eine Lagendicke (DL) zwischen 2 mm und 10 mm und/oder die

transparente Oberflächenschicht (5) eine Schichtdicke (DS) von 50 µm bis 200 µm

mm aufweist“).

Die Gegenstände der Unteransprüche 2 bis 8 des Hauptantrags gehen hervor aus

den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 3 sowie 6 bis 10.

5) Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist patentfähig. Die dem Anspruch 1 nach

Hauptantrag entsprechende Yoga-Matte geht aus keinem im Verfahren befindlichen

Stand der Technik hervor und ist damit neu (§ 3 PatG). Sie ist hierdurch auch nicht

nahegelegt, weder in der Zusammenschau noch in Verbindung mit Fachwissen.

Daher beruht sie auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

a) Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart unmittelbar

und eindeutig eine Matte, bei der – entsprechend dem Merkmal M3 – die Hauptlage

aus Verbundschaumstoff ist.

Darüber hinaus zeigt keine der Entgegenhaltungen, dass – entsprechend den

Merkmalen M6.1 und M6.2 – eine als Folie ausgeführte,

thermoplastisches

Polyurethan (TPU) aufweisende,

transparente Oberflächenschicht an einer

Oberseite und an einer Unterseite der Hauptlage aufgeschmolzen ist. Der

Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher neu.

aa) Der E1 fehlt mit der dort ausschließlich aus schüttfähigem Material

bestehenden bindemittelfreien Füllung (diese entspricht der

im Anspruch

aufgeführten „Hauptlage“) das Merkmal M3, das stattdessen als Material der

Hauptlage Verbundschaumstoff fordert (s. E1, Sp. 1 Z. 49-59, insb. 52 u. 58; Sp. 2

Z 10-12, Z. 47-64; Sp. 3 Z. 3-5).

Zudem können zwar die Hülllagen der E1 – insofern entsprechend Merkmal M6 in

Verbindung mit Merkmal M6.2 – als Folie ausgeführt sein (Sp. 2 Z. 37 f.) und diese

verschweißt und damit entsprechend Merkmal M6.2 aufgeschmolzen sein (Sp. 1

letzter Satz, insb. Sp. 2 Z. 2 f.). Allerdings werden in der E1 ausschließlich die

Hülllagen miteinander verbunden (Sp. 1 Z. 60-63, Sp. 3 Z. Z. 3-7; Anspruch 1c,

Anspruch 2). Damit sind aber – anders als entsprechend Merkmal M6.2 – diese

Hülllagen nicht als anspruchsgemäße Oberflächenschicht an einer Oberseite und

an einer Unterseite der Hauptlage aufgeschmolzen (fehlendes Merkmal M6.2).

bb) Da die E2 zum Verbinden der dortigen Schichten ausschließlich Verkleben oder

„mechanische Adhäsion“ angibt (z.B. Abs. 0035 i.V.m. Abs. 0053 Z. 10), fehlt damit

bereits u. a. eine wie in Merkmal M6.2 geforderte Schmelzverbindung.

cc) Die E3 gibt zwar eine Matte an, deren einzelne Lagen u. a. durch Hitzeeintrag

miteinander verbunden sein können und damit dem Merkmal 6.2 entsprechen (E3,

Abs. 0022 Z. 16-20: „More specifically. the body portion of the exercise mat may

comprise at least two layers with generally matching planar surfaces joined together

through the use of high heat, pressure, and/or adhesives“). Allerdings fehlt in E3

u. a. eine transparente Oberflächenschicht, vgl. Materialangaben in E3, Abs. 0020

(fehlendes Merkmal M6). Auch besteht keine Lage aus Verbundschaumstoff

(fehlendes Merkmal M3). Ein Aufschmelzen einer Oberflächenschicht an der

Hauptlage wie entsprechend Merkmal M6.2 fehlt ebenfalls.

dd) Bei der E4 fehlen bzgl. dortiger Sportmatte sowohl Materialangaben wie auch

die Angaben zur Verbindungsart zwischen der inneren Schaumstoffschicht

(Mattenhülle 3) und deren transparenter Beschichtung 4 (s. Abs. 0016 i.V.m.

Fig. 2)(fehlende Merkmale M3, M6.1, M6.2, auch M6.3).

ee) Die E5 zeigt eine Yoga-Matte mit einer Hauptlage (foam layer 11) und einer

Oberflächenschicht (light-transmissive protective layer 31). Jedoch offenbart die E5

als Material für die Oberflächenschicht ausdrücklich nur den Kunststoff Polyurethan

(Abs. 0021 Z. 8 f.; Anspruch 3), nicht dagegen thermoplastisches Polyurethan

(TPU), wie es in E5 zur dortigen Hauptlage explizit als Alternative zu Polyurethan

(PU) angegeben ist (Abs. 0017, Z. 1-6) (fehlendes Merkmal M6.1).

Zudem ist die Oberflächenschicht (light-transmissive protective layer 31) der E5

auch nicht an einer Oberseite und an einer Unterseite der dortigen Hauptlage (foam

layer 11) vorgesehen, sondern lediglich auf der Oberseite. Insbesondere befinden

sich zwischen der „foam layer 11“ und der „light-transmissive protective layer 31“

eine erste Klebstoffschicht „first adhesive layer“ 18, eine zugfeste Lage „tensilestrained layer“ 16 und die zweite Klebstoffschicht „second adhesive layer“ 21.

Wegen dieser Zwischenschichten

ist auch ausgeschlossen, dass die

Oberflächenschicht 31 an der Hauptlage 11 aufgeschmolzen ist. Bestätigt wird dies

durch die in der E5 angegebene Wärmebehandlung der „second adhesive layer“ 21

in einen halbwegs ausgehärteten Zustand („semi-cured state“, s. Abs. 0019 Z. 1-4)

und der abschließenden Wärmebehandlung („heat-curing“) der Oberflächenschicht

31 nach Auftrag/Auflegen („coating“) auf die „second adhesive layer 21“ (Abs. 0021

Z. 12-15) (fehlendes Merkmal M6.2).

ff) Die E6 betrifft eine weitere mehrlagige Yoga-Matte. Soweit diese, nämlich in den

Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 2B und Fig. 2C, eine Oberflächenschicht (top

protective layer 16) aufweist, die auch transparent sein kann (Abs. 0043 Z. 1-3), ist

für diese jedoch in E6 – die zwischen Polyurethan und thermoplastischem

Polyurethan unterscheidet, vgl. Abs. 0037 und 0042, – nicht thermoplastisches

Polyurethan, sondern (nur) Polyurethan neben verschiedenen Gummiwerkstoffen

als Material angegeben (u. a. fehlendes Merkmal M6.1).

Auch ist die Oberflächenschicht 16 weder auf Ober- und Unterseite der dortigen

Hauptlage (base layer 12) angeordnet, noch direkt auf der Hauptlage 12, noch ist

sie aufgeschmolzen (fehlendes Merkmal M6.2):

Im Fall des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 2C erfolgt die Verbindung der

Oberflächenschicht (top protective layer 16), der Hauptlage (base layer 12) und der

dazwischen vorgesehenen zugfesten Lage (tensile strained layer 26) vielmehr

durch Klebemittelschichten (adhesive layers 24, 28) (Abs. 0048). Eine weitere

wärmebildgebende Lage (heat sensitive layer 14) kann auf der Unterseite der

Oberflächenschicht 16 oder der Oberseite der darunter angeordneten

Klebemittelschicht 28 z.B. durch Aufdrucken angebracht sein (Abs. 0049).

Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2B ist zwischen der Oberflächenschicht (top

protective layer 16), und der Hauptlage (base layer 12) eine wärmebildgebende

Lage (heat sensitive

layer 14) vorgesehen, die auf der Unterseite der

Oberflächenschicht 16 aufgedruckt sein kann, oder in einer eigenen zusätzlichen

Schicht eingekapselt sein kann (Abs. 0047). Hier wird ebenfalls vorgeschlagen, die

Oberflächenschicht (top protective layer 16) mittels eines Klebemittels (adhesive)

zu befestigen. Soweit noch die Möglichkeit erwähnt ist, die Oberflächenschicht 16

auf beliebige andere Weise zu befestigen (in other known manners), ist hiervon ein

Aufschmelzen der Oberflächenschicht 16 nicht

umfasst, weil

für die

Oberflächenschicht keine schmelzbaren Stoffe als Material vorgeschlagen sind

(Abs. 0043).

gg) Die E7 liegt mit dortiger Tragehilfe für Übungsmatten weiter ab.

hh) Die E8 betrifft eine Matte mit einem undurchsichtigen Gewebe (patterned upper

surface) als Oberflächenschicht (first layer 102) (fehlendes Merkmal M4). Dieses

Gewebe ist mittels einer Zwischenlage (intermediate layer 104), die als z.B. durch

Hitze zu aktivierende Klebeschicht (adhesive) dient, mit der zweiten Schicht 106

(second layer), die als Hauptlage dient, verbunden (vgl. Abs. 0004 u. Abs. 0020).

Ein Aufschmelzen der Lagen aneinander ist damit nicht offenbart (fehlendes

Merkmal M6.2).

ii) Auch durch die Entgegenhaltungen E9 bis E11 ist der Gegenstand der

Anmeldung gemäß Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen. Dabei

kann dahingestellt bleiben, ob die auf der Webseite E9 u. a. gezeigte Figur (s.u.)

sowie die in den Youtube-Filmen E10 und E11 offenbarten Matten jeweils ein und

das selbe Produkt zeigen.

Denn keine der Darstellungen offenbart unmittelbar und eindeutig das Material

Verbundschaum (fehlendes Merkmal M3) der dortigen Hauptlage sowie das

konkrete Material der zumindest in der E10 als transparent erkennbaren

Oberflächenschichten (fehlendes Merkmal M6.1). Auch bleibt offen, wie die

Oberflächenschichten mit der Hauptlage verbunden sind (fehlendes Merkmal

M6.2).

So ist in der E10 zwar erkennbar, dass die Oberflächenschicht transparent ist und

an der Hauptlage angeordnet ist (Merkmal M4). Siehe dazu E10, Darstellung in

Minute 1:11-1:18 (s.u.) und die Aussage in Minute 3:02-3:07 „nur die Oberfläche ist

irgendein Medizinprodukt“.

Ansonsten geht aus der E10 und den dort zum Mattenmaterial in Minute 2:59-3:28

getätigten Aussagen zusammen mit den Filmaufnahmen nur hervor: „die Matten

sind fast zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt […] nur die Oberfläche ist

irgendein Medizinprodukt aber ansonsten wird da einfach Abfall verarbeitet […]; […]

von Plastik […]; und die Matte ist dann auch […] zu 100 % recycelbar.“

E9: Ausschnitt

E10: Screenshot von Min. 1:14

jj) Die E13 liegt mit ihrer als textile Schicht (core textile layer 10) ausgeprägten

Oberflächenschicht ebenfalls weiter ab (fehlendes Merkmal M6). Die dortigen

Lagen werden darüber hinaus nur durch Laminieren, Disposition oder andere

chemische Adhäsion miteinander verbunden (Abs. 0042 letzter Satz: „The layers

are combined through lamination, disposition, or other chemical adhesion.“)

Aufgrund des Hinweises „or other chemical adhesion“

(etwa „oder andere

chemische Klebekraft)“ versteht der Fachmann die in E13 angegebene „lamination“

nicht als Aufschmelzen und dabei erfolgendes Verbinden zweier Materialen,

sondern als Verbinden von zwei Materialen mit Kalt- oder Heißklebstoffen, zumal in

E13 entweder „layers of textile“ miteinander verbunden werden (Abs. 0053 Z. 4 f.;

Abs. 0057 Z. 5 f.) oder zumindest eine Textillage vorhanden ist (Abs. 0054 insb.

Z. 1-3 iVm letztem Satz; Abs. 0083 f.) (fehlendes Merkmal 6.2). Der Begriff

„disposition“ i.S.v. „Aufbringen“ eines insbesondere flüssigen Materials (Abs. 0088)

führt auch nicht weiter.

b) Der Gegenstand nach Anspruch 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4

PatG).

aa) Die E10, die filmische Vorstellung und Verlosung einer sogenannten „hejhejmats“ Yogamatte durch eine Yogatherapeutin, zeigt eine gesprenkelte Yogamatte

mit transparenten Oberflächenschichten und aus recyeltem Kunststoffmaterial

hergestellter Hauptlage, die nach der im Film getroffenen mündlichen Aussage voll

recylebar ist, insofern einen Gegenstand mit zumindest den Merkmalen M1, M2, M4

und M6.

Allerdings geht aus der E10 nicht unmittelbar und eindeutig hervor, aus welchem

Material die Hauptlage besteht (fehlendes Merkmal M3). Es kann dabei

dahingestellt bleiben, ob der Fachmann aufgrund seines Fachwissens

Verbundschaum (Merkmal M3), speziell Polyurethanschaummaterial (Merkmal M5),

aus dem Filmmaterial entsprechend E10 ersehen konnte.

Denn aus welchem Material die

transparente Oberflächenschicht besteht

(fehlendes Merkmal M6.1: thermoplastisches Polyurethan) und wie dieses Material

mit der Hauptlage verbunden ist (Merkmal M6.2: als Folie an Ober- und Unterseite

der Hauptlage aufgeschmolzen), geht aus der E10 nicht hervor.

Über diese Entgegenhaltungen hinausgehende

Informationen waren der

Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. Nach den vorgelegten Unterlagen ist nicht

davon auszugehen, dass die in der E10 gezeigte und verloste „hejhej-mats“

Yogamatte, die von der Beschwerdeführerin zu 2) über eine Gesellschaft vertrieben

wird, bereits im Anmeldezeitpunkt durch Benutzung oder auf sonstige Weise der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, sodass dahinstehen kann, ob sie mit

der Erfindung übereinstimmt. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist der

Gegenstand einer Anmeldung erst dann, wenn ein unbegrenzter Personenkreis die

Möglichkeit der Kenntnisnahme hat oder hatte. Die Veräußerung eines

Gegenstands, der die Lehre des Streitpatents vorwegnimmt, ohne Begründung

einer Geheimhaltungspflicht genügt

für sich genommen noch nicht

zu

Offenkundigkeit. Darüber hinaus muss vielmehr die nicht nur theoretische oder

entfernt liegende Möglichkeit eröffnet sein, dass beliebige Dritte und damit auch

Fachkundige zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen

(BGH Urteil vom 21. April 2020, X ZR 75/18 – Konditionierverfahren, Rdnr. 28 f.

m. w. N.). Im konkreten Fall hätten das Material der Oberflächenschicht und ihre

Verbindung mit der Hauptlage nur dadurch erkannt werden können, dass andere

Sachverständige (als der Hersteller der Matte nach E10) daran eine Untersuchung

hätten vornehmen können. Davon ist im konkreten Fall nach den vorliegenden

Unterlagen nicht auszugehen. Denn weder ist die Youtuberin JULOVEYOGA als

Sachverständige im Sinne des vorliegenden Fachmanns anzusehen noch belegen

die E10 und die weiteren Unterlagen, dass die dortige Yogamatte an Dritte vor dem

Anmeldetag ausgeliefert worden wäre. Die Matte war der Youtuberin nach dem

Inhalt des Videos nur in einem einzigen Exemplar zu Vorstellung und Verlosung

überlassen worden. Der in E10 unterhalb des Videos vorliegende Blogverlauf zeigt

aufgrund der eingetragenen Datumsangaben („vor drei Jahren“; Stand:

22. Juli 2022), dass die Matte zumindestens nicht vor dem Juni 2019 und damit auf

alle Fälle, wenn überhaupt, erst nach dem Anmeldetag, dem 10. Juli 2018, an einen

Gewinner des Preisausschreibens der Youtuberin ausgeliefert werden konnte.

Folglich hatte zuvor auch kein anderer Sachverständiger überhaupt die

Gelegenheit, die Matte zu untersuchen. Nichts anderes ergeben auch die

Abbildungen auf den Websites E9 und E12, aus denen hervorgeht, dass die

besagten Matten im ersten Halbjahr 2018 lediglich vorbestellt werden konnten.

Daher geht der Senat davon aus, dass nur die aus der E9 und E10 ersichtlichen

Informationen der Öffentlichkeit im Anmeldezeitpunkt zugänglich waren.

Eine Aufschmelzverbindung gemäß Merkmal M6.2 ist danach aus dem Stand der

Technik ebenfalls nicht nahegelegt.

Weil bei der in dem Youtube-Film entsprechend E10 zu sehenden Matte offenbleibt,

wie die dort angesprochene und offensichtlich vorhandene durchsichtige Schicht

auf die dortige Hauptlage aufgebracht ist, bestand für den Fachmann zwar Anlass,

die E5 zu berücksichtigen, die ebenfalls das Aufbringen einer zumindest

lichtdurchlässigen Lage als Folie, allerdings aus Polyurethan und nicht aus

thermoplastischem Polyurethan (fehlendes Merkmal 6.1) zeigt. Ein solches

thermoplastisches Polyurethan ist dort auch nicht erforderlich, denn das Verbinden

erfolgt dort mittels einer Klebelage (adhesive layer 21). Ein Gegenstand, bei dem

– wie in Merkmal M6.1 – die Oberflächenschicht thermoplastisches Polyurethan

aufweist und diese Folie an den Oberflächen der Hauptlage aufgeschmolzen ist, wie

im Merkmal M6.2 gefordert, ergibt sich daher durch die Übertragung der E5 auf die

E10 nicht.

bb) Die E3 zeigt zwar als einzige Entgegenhaltung das Verbinden der Oberflächen

zweier Schichten durch hohe Hitze und Druck (Sp. 2 Abs. 0022 vorletzter Satz) und

damit eine wie in Merkmal M6.2 geforderte Schmelzverbindung zwischen einer

Oberflächenschicht mit einer (unmittelbar) darunter liegenden Schicht. Wie oben zur

Neuheit angegeben, fehlt der E3 aber eine transparente Oberflächenschicht, vgl.

E3, Abs. 0020 (fehlendes Merkmal M6). Auch besteht keine Lage aus

Verbundschaumstoff (fehlendes Merkmal M3). Insbesondere stellt die E3 aber auf

zusätzliche Polsterungen („padded portions“) in Yogamatten für Ältere, Schwangere

etc. ab.

Aus diesem Grund hatte der von E10 ausgehende, nach einem geeigneten

durchsichtigen Material der Oberflächenschicht und der Verbindung dieses

Materials mit der Hauptlage suchende Fachmann auch keinen Anlass, die E3 zu

berücksichtigen, da die E10 keine zusätzlichen Polsterungen wie die E3 aufweist

und auch keinen Hinweis darauf liefert.

6) Die auf Anspruch 1 unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2

bis 8 betreffen Weiterbildungen des Gegenstands nach Anspruch 1 und werden von

diesem getragen.

7) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nicht anzuordnen.

Billigkeitsgründe, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3

PatG ausnahmsweise rechtfertigen, sind nicht vorgetragen und aus der Gesamtheit

des Verfahrens auch nicht ersichtlich. Der bloße Umstand einer von der

Entscheidung der Prüfungsstelle abweichenden Sachentscheidung genügt dafür

nicht, zumal die Beschwerde nicht im ursprünglich verfolgten Umfang, sondern nur

im Rahmen eines nach Hinweis des Berichterstatters eingeschränkten Antrags

Erfolg hatte.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu

unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe,

einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf

beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rothe

Uhlmann

Dr. Krüger

Ausfelder