Rechtsprechung / BPatG / 2022
BPatG Beschluss vom 08.09.2022 – 6 Ni 26/16 (EP)
6. Senat · ECLI:DE:BPatG:2022:080922B6Ni26.16EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
6 Ni 26/16 (EP)
verbunden mit
6 Ni 27/16 (EP)
6 Ni 28/17 (EP)
KoF 70/21 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BPatG:2022:080922B6Ni26.16EP.0
betreffend das europäische Patent …
(DE …)
(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)
hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter
Dipl.-Ing. Matter und Dr. Söchtig
beschlossen:
1. Die Erinnerung der Klägerin zu 1 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin zu 1.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 18.159,75 Euro.
Gründe§
I.
Die Klägerin zu 1, Berufungsklägerin, Berufungsbeklagte und Erinnerungsführerin
wendet sich gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. April 2022.
Zusammen mit drei weiteren Klägerinnen hatte sie das europäische Patent
… angegriffen. Durch Senatsurteil vom 25. September 2018 wurde das
Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise
für nichtig erklärt. In der Berufungsinstanz wurde das erstinstanzliche Urteil mit
Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 18. Mai 2021 – X ZR 23/19
abgeändert. In der Kostengrundentscheidung vom 18. Mai 2021 wurden die Kosten
des Berufungsverfahrens wie folgt verteilt: „Die Klägerinnen zu 3 und 4 tragen ein
Fünftel ihrer außergerichtlichen Kosten sowie jeweils ein Zwanzigstel der
Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Beklagten. Die übrigen
Kosten trägt die Beklagte.“
Der Streitwert
für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wurde auf
7.500.000,00 Euro festgesetzt.
In ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 20. Mai 2021 hat die Klägerin zu 1 für ihre
Vertretung
in der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2021 vor dem
Bundesgerichtshof in Karlsruhe u. a. die Hälfte einer 1,5 Terminsgebühr in Höhe
von 18.159,75 Euro für den zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof
zugelassenen
Rechtsanwalt
R…,
eine
weitere
Hälfte
einer
1,5 Terminsgebühr
für
den
weiteren Rechtsanwalt
N… und
eine
1,5 Terminsgebühr für einen Patentanwalt beansprucht.
Zur Begründung hat die Klägerin zu 1 u. a. ausgeführt, nachdem zwei der
ursprünglich
vier
in der Berufungsinstanz
durch Rechtsanwalt R…
vertretenen Klägerinnen
ihr Rechtsmittel
im Laufe des Verfahrens
zurückgenommen hätten, verteile sich dessen 1,5 Terminsgebühr anteilig zu jeweils
einer Hälfte auf die verbliebenen zwei Klägerinnen, zu denen auch die Klägerin zu 1
zählt. Diese sei
im Termin vom 18. Mai 2021 zudem durch Rechtsanwalt
N… vertreten worden,
der
auf Rechtsanwaltsseite
das
parallele
Verletzungsverfahren ausschließlich geführt habe.
Die Beklagte hat dem Kostenfestsetzungsantrag teilweise widersprochen und u. a.
ausgeführt, eine Vertretung durch zwei Rechtsanwälte sei im Berufungsverfahren
nicht notwendig gewesen.
Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. April 2022 hat die Rechtspflegerin am
Bundespatentgericht die von der Beklagten an die Klägerin zu 1 zu erstattenden
(weiteren) Kosten auf 198.052,87 Euro festgesetzt, eine Verzinsung des zu
erstattenden Betrages
angeordnet
und
den weitergehenden Antrag
zurückgewiesen.
In den Gründen des Kostenfestsetzungsbeschlusses ist u. a.
ausgeführt, dass die Terminsgebühr des Rechtsanwalts zur Vertretung der Klägerin
zu 1 im Termin vom 18. Mai 2021 in Karlsruhe insgesamt in Höhe der Hälfte einer
1,5 Terminsgebühr gemäß §§ 2, 13, § 33, § 2 Abs. 2 RVG, Nr. 3210 VV RVG,
insgesamt in Höhe von 18.159,75 Euro, und bezogen auf die Tätigkeit des
Rechtsanwalts R…, zu erstatten sei.
Rechtsanwalt R… habe mit Schriftsatz vom 6. Juni 2019 die weitere
Vertretung der Klägerinnen 1 bis 4 angezeigt; als weiterhin mitwirkend seien die
Rechts-
und
Patentanwälte
L…,
insbesondere
Rechtsanwalt
N1…
und
die
Patentanwälte
H…
und
Herr
T…
(...) angeführt worden. Ab diesem Zeitpunkt sei Rechtsanwalt R… beim
Bundesgerichtshof als Prozessbevollmächtigter geführt und als mitwirkend die
Kanzlei
L…
Partnerschaft
mbB
angegeben worden. Dies sei auch aus dem Rubrum des Urteils des
Bundesgerichtshofs ersichtlich. Die Klägerin habe ab diesem Zeitpunkt neben dem
für das Patentnichtigkeitsverfahren als notwendig anerkannten, patentanwaltlichen
Beistand rechtsanwaltlichen Beistand durch Rechtsanwalt R… gehabt.
Es sei der Klägerin zu 1 nicht verwehrt gewesen, zusätzlich weiterhin Rechtsanwalt
N1… am Verfahren zu beteiligen, jedoch habe sie keinen Anspruch darauf,
die dadurch anfallenden Mehrkosten von der Gegenseite erstattet zu verlangen. Es
sei, so wird im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 6. Dezember 2021 unter Verweis
auf den Beschuss des Bundesspatentgerichts vom 4. April 2017 – 1 ZA (pat) 6/16,
veröffentlicht in juris, ausgeführt, auch nicht zwingend erforderlich, dass zwischen
dem Rechtsanwalt des Verletzungsverfahrens und dem Rechtsanwalt des
Nichtigkeitsverfahrens Personenidentität bestehe.
Als Kosten des Rechtsanwalts seinen seit der Übernahme des Mandats durch
Rechtsanwalt R… nur dessen Kosten zu berücksichtigen. Da dieser
in
der mündlichen Verhandlung für zwei Klägerinnen aufgetreten sei, sei die
Terminsgebühr im gegenständlichen Verfahren nur zur Hälfte erstattungsfähig.
Reisekosten für einen Rechtsanwalt seien nicht zu erstatten, da die Klägerin zu 1 in
der mündlichen Verhandlung beim Bundesgerichtshof durch Rechtsanwalt
R… vertreten gewesen sei, dessen Kanzlei in Karlsruhe ansässig sei.
Gegen den ihr am 28. April 2022 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die
Klägerin zu 1 mit Schriftsatz vom 12. Mai 2022 Erinnerung eingelegt.
Mit ihrer Erinnerung verfolgt die Klägerin zu 1 die Erstattung der Kosten für die am
Berufungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwälte bis zur Höhe einer vollen
1,5 Terminsgebühr weiter. Zur Begründung trägt sie sinngemäß vor, sie habe
bereits mit Beginn des Nichtigkeitsberufungsverfahrens neben dem beauftragten
Patentanwalt Rechtsanwalt N1… bestellt und sich dann
im Laufe des
Nichtigkeitsberufungsverfahrens dazu entschieden, sich rechtsanwaltlich zusätzlich
zu
Rechtsanwalt
N1… durch
Rechtsanwalt R… vertreten
zu
lassen, welchem Untervollmacht erteilt worden sei. Dies könne nicht dazu führen,
dass der Klägerin die Erstattungsfähigkeit der durch die Vertretung durch
Rechtsanwalt
N1… entstandenen
Kosten
verwehrt
werde.
Die
Zivilprozessordnung sehe vor, dass die Einschaltung mehrerer Rechtsanwälte
möglich sei und normiere in § 91 Abs. 2 S. 2: „Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte
sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht
übersteigen (...).“. Dass bei der Vertretung durch mehrere Rechtsanwälte nur die
Kosten eines Rechtsanwalts erstattungsfähig seien, ergebe sich hieraus gerade
nicht.
Die
Mandatierung
von
Rechtsanwalt N1…
im
Nichtigkeitsberufungsverfahren sei notwendig gewesen, da das Rechtsanwalt
R… erteilte Mandat es nicht umfasst habe, sich so akribisch
in das
parallele Verletzungsverfahren einzuarbeiten, wie dies notwendig gewesen und
durch Rechtsanwalt N1… durch die Vertretung der Klägerin zu 1 im
Verletzungsrechtsstreit bereits geschehen sei. Auch im Nichtigkeitsverfahren sei
gerade die Rechtsverteidigung durch denjenigen anwaltlichen Vertreter notwendig,
der mit der Vertretung einer Partei im Verletzungsrechtsstreit betraut sei.
Im Ergebnis
sei die Teilnahme
von Rechtsanwalt N1… in der
Nichtigkeitsberufungsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof
erforderlich
gewesen. Erstattungsfähig seien daher eine volle 1,5 Terminsgebühr sowie die
Reisekosten
von
Rechtsanwalt N1… zum
Verhandlungstermin
vom
8. September 2020.
Die Klägerin zu 1 und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,
den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. April 2022 dahingehend zu
ändern, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu 1 erstattenden Kosten
hinsichtlich der Terminsgebühr
für den Rechtsanwalt betreffend die
mündliche
Verhandlung
vom
18. Mai 2021
im
Nichtigkeitsberufungsverfahren X ZR 23/19 um weitere 18.159,75 Euro auf
eine volle 1,5 Terminsgebühr erhöht werden.
Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,
die Erinnerung kostenpflichtig zurückzuweisen.
Sie widerspricht der Klägerin zu 1 in allen Punkten und hält die Erinnerung für
unbegründet. Die Kostenerstattung
für einen zweiten Rechtsanwalt – im
vorliegenden Fall Rechtsanwalt N1… – sei ausgeschlossen. § 91 Abs. 2
S. 2 ZPO lasse sich nicht entnehmen, dass bei der Beauftragung mehrerer
Rechtsanwälte immer die vollen Kosten für einen Rechtsanwalt zu erstatten seien.
Vielmehr handele es sich bei dieser Regelung um eine Obergrenze
erstattungsfähigen Kosten bei der Einschaltung mehrerer Rechtsanwälte. Auch
seien die Kosten
von Rechtsanwalt N1… nicht aus dem Grunde
erstattungsfähig, weil dieser der mit dem Verletzungsverfahren betraute Anwalt sei.
Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat
zur Entscheidung vorgelegt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und
Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze
verwiesen.
II.
Die Erinnerung der Klägerin zu 1 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom
28. April 2022 ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3
ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG zulässig, in der Sache hat sie jedoch
keinen Erfolg.
Die geltend gemachte hälftige 1,5 Terminsgebühr
für die Vertretung durch
Rechtsanwalt N1… im Verhandlungstermin vom 18. Mai 2021 ist nicht
zusätzlich zu dem für die Vertretung durch Rechtsanwalt R… in diesem
Termin
bereits
festgesetzten Betrag
erstattungsfähig,
da
sie
zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung insoweit nicht
notwendig war, § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 S. 2 PatG.
Als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden die Kosten für solche
Handlungen angesehen, die zur Zeit ihrer Vornahme objektiv erforderlich und
geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen.
Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die
kostenauslösende Maßnahme zum damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich
ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt
(vgl. Zöller/Herget, ZPO, 34. Aufl., § 91 Rdnr. 12). Danach hat jede Partei die
Kosten ihrer Prozessführung, die sie im Falle ihres Sieges vom Gegner erstattet
verlangen will, so niedrig zu halten, wie sich dies mit der vollen Wahrung ihrer
berechtigten prozessualen Belange vereinbaren lässt
(BGH, Beschluss vom
3. Juni 2003 – VIII ZB 19/03, MDR 2003, 1140, Rdnr. 7; BGH, Beschluss vom
2. Mai 2007 – XII ZB 156/06, MDR 2007, 1160, 1161, Rdnr. 12; vgl. dazu BVerfG,
Kammerbeschluss vom 30. Januar 1990 – 2 BvR 1085/89, NJW 1990, 3072, 3073).
Die aus der Sicht einer wirtschaftlich denkenden Partei nicht als erforderlich
erscheinenden Aufwendungen sind daher grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Die
aus dem Prozessrechtsverhältnis ausfließende Pflicht, die Prozesskosten niedrig zu
halten, beruht letztlich auf Treu und Glauben (vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom
3. April 1998 – 2 WF 25/98, FamRZ 1999, 175, Rdnr. 7).
Gemäß § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO sind die Kosten mehrerer Anwälte nur insoweit zu
erstatten, als sie die Kosten eines Anwalts nicht übersteigen oder in der Person des
Anwalts ein Wechsel stattfinden musste. Es findet also eine Deckelung der
erstattungsfähigen Kosten statt
(vgl. Münchner Kommentar zur ZPO/Schulz,
6. Auflage 2020, § 91 Rdnr. 84).
Zwischen den Parteien steht nicht
im Streit, dass Rechtsanwalt N1… für die
Klägerin bereits
vor der Mandatierung
von Rechtsanwalt R… am
Nichtigkeitsberufungsverfahren mitgewirkt hat. Entsprechend wurde auch die ihm
insoweit entstandene Verfahrensgebühr in voller Höhe als erstattungsfähig
festgesetzt.
Die Festsetzung
der Hälfte
einer
1,5 Terminsgebühr
für Rechtsanwalt
R… basierend auf der Vertretung von
insgesamt zwei Klägerinnen in
der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2021 unterliegt ebenfalls keinen
rechtlichen Bedenken und wird von der Klägerin zu 1 auch nicht beanstandet.
Auf die Erstattung einer weiteren Hälfte einer 1,5 Terminsgebühr für Rechtsanwalt
N1… besteht hingegen kein Anspruch, da seine Mitwirkung an der
Berufungsverhandlung im Sinne des § 91 Abs. 2 ZPO nicht notwendig war.
Indem der zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwalt
R… mit Schriftsatz vom 6. Juni 2019 dort die weitere Vertretung der
Klägerinnen zu 1 bis 4 angezeigt und als weiterhin mitwirkend u. a. Rechtsanwalt
N1… angeführt hat, hat die Klägerin zu 1 zu erkennen gegeben, sich im
Berufungsnichtigkeitsverfahren
nunmehr
federführend
von Rechtsanwalt
R… vertreten lassen zu wollen. Dieser hat im Übrigen nicht nur an der
mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2021 mitgewirkt, sondern als zur Vertretung
vor dem Bundesgerichtshof berechtigter Rechtsanwalt auch sämtliche diese
Verhandlung vorbereitenden Schriftsätze unterzeichnet.
Hieran muss sich die Klägerin zu 1 auch im Kostenfestsetzungsverfahren festhalten
lassen, so dass hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der rechtsanwaltlichen
Terminsgebühr im Berufungsnichtigkeitsverfahren ausschließlich auf die Tätigkeit
von Rechtsanwalt R… abzustellen ist.
Der Umstand, dass Rechtsanwalt N1… die Klägerin zu 1
im parallelen
Verletzungsverfahren anwaltlich betreut hat, begründet keinen über den
zuerkannten Betrag hinausgehenden Kostenerstattungsanspruch.
Der Klägerin zu 1 ist zwar dahingehend beizustimmen, dass die Zuziehung eines
Rechtsanwalts
neben
einem Patentanwalt
typischerweise
als
zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im
Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO anzusehen ist, wenn zeitgleich mit dem
Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit
anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich
verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 –
X ZB 11/12, GRUR 2013, 427 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren
(Leitsatz); Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz,
2. Auflage 2018, § 91 ZPO, Rdnr. 118 ff). Dies betrifft jedoch lediglich die Frage
einer Doppelvertretung sowohl durch einen Patentanwalt, als auch durch einen
Rechtsanwalt. Aus vorgenanntem Grundsatz folgt hingegen nicht, dass in
Patentnichtigkeitsverfahren
zweiter
Instanz
die Hinzuziehung des
im
Verletzungsverfahren tätigen Rechtsanwalts zusätzlich zu dem zur Vertretung vor
dem Bundesgerichtshof zugelassenen,
im Patentnichtigkeitsverfahren erster
Instanz nicht tätig gewordenen Rechtsanwalts im Sinne des § 91 Abs. 2 ZPO
erforderlich
wäre.
Im Gegenteil:
Personenidentität
zwischen
dem
rechtsanwaltlichen Vertreter
im Verletzungsverfahren und demjenigen
im
Patentnichtigkeitsverfahren ist regelmäßig nicht erforderlich (vgl. BPatG, Beschluss
vom 4. April 2017, Az.: 1 ZA (pat) 6/16 zu 1 Ni 25/14 (EP)). Abstimmungsbedarf zur
Vorbereitung des Berufungsverfahrens entsteht im Patentnichtigkeitsverfahren
regelmäßig bereits durch die oftmals erstmalige Beteiligung des zur Vertretung vor
dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalts. Insbesondere, wenn dieser,
wie hier, zusätzlich zu einem Patentanwalt tätig wird, setzt eine sachgerechte
Vertretung der Partei im Termin vor dem Bundesgerichtshof aber nicht die
zusätzliche Hinzuziehung eines weiteren, bereits im Verletzungsverfahren tätigen
Rechtsanwalts voraus.
Die Vorschrift des § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO hat zudem nicht zum Inhalt, dass auch bei
der Beauftragung mehrerer Rechtsanwälte
regelmäßig
immer eine volle
Verfahrens- und/oder Terminsgebühr geltend gemacht werden und diese ggf. nach
Belieben des jeweiligen Kostengläubigers auf beteiligte Vertreter anteilig verteilt
werden
kann.
Auch
dies
widerspräche
dem Grundsatz
des
Kostenschonungsgebots.
War somit im Ergebnis die zusätzliche Teilnahme des Rechtsanwalts N1…
an der Nichtigkeitsberufungsverhandlung nicht erforderlich, so steht dies dem
geltend gemachten Kostenerstattungsanspruch hinsichtlich der hierauf bezogenen,
anteiligen Terminsgebühr seitens der Klägerin zu 1 entgegen.
Aus diesen Gründen war die Erinnerung zurückzuweisen.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Den Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens hat der Senat auf
18.159,75 Euro festgesetzt.
Dieser Gegenstandswert ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung
gestellten Betrag im Sinne derjenigen Differenz, um die sich die Erinnerungsführerin
verbessern möchte (vgl. hierzu BayObLG Beschl. v. 15. September 2000 –
1Z BR 104/00, FamRZ 2001, 299, Rdnr. 13 ff.; BPatG München, Beschluss vom
21. Oktober 2015 – 5 ZA (pat) 31/15 und 5 ZA (pat) 32/15, BPatGE 55, 205, 213).
Eine volle 1,5 Terminsgebühr für einen Rechtsanwalt aus einem Streitwert von
Die Hälfte hiervon beträgt 18.159,75 Euro.
IV.
Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine offene
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war und weder die
Fortbildung des Rechts, noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern.
Dr. Schnurr
Matter
Dr. Söchtig